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一、UPC與臺灣企業的關聯性
統一專利法院(UPC)自2023年6月開始運行,目前已涵蓋18個成員國,未來可能擴展至24國(註1),允許專利持有人在成員國內統一執法,大幅提升效率並降低成本,已成為歐洲專利訴訟的關鍵平台,並改變了全球專利執法的格局,有稱之為美國專利訴訟的精簡版。迄本文截稿時止,與臺灣企業相關者已有聯發科子公司HFI Innovation於今年中對華為五間子公司就其LTE通訊專利(EP2689624)提起之侵權訴訟, 臺企作為全球半導體等科技產業的重要參與者,在歐洲市場取得專利保護之需求日增,考量此一嶄新機制快速及統一的審理風格和廣泛管轄權對全球帶來的影響力,值得在此新制度發展的過渡期間,觀察是否帶來新的機會或者潛在風險,以決定是否在過渡期結束後「選擇退出」或者了解參與其中的遊戲規則。本文彙整近兩年餘的觀察筆記,報導UPC最新發展,以期有助於臺灣IP從業人員之策略性參考。
二、UPC運作兩年餘的關鍵發展與審判特色
(一) 逼近九百大關的案件受理數量,主要訴訟為侵權訴訟
根據UPC 於2025年6月發布的統計報告,截至2025年5月,UPC一審法院共受理883件案件,其中包括320件侵權訴訟和369件撤銷訴訟,且案件量仍在持續穩定上升(註2)。
(二) 管轄法院偏好及判決趨勢
1. 德國地區法院居於UPC核心地位:3/4左右的案件在德國四個地區分庭(慕尼黑、杜塞道夫、曼海姆和漢堡)提起,顯示該國法院在UPC中的核心地位。但海牙以及巴黎地區分庭的案件受理數量也呈正向上升,成為處理部分技術領域或非核心案件的替代選擇,選擇該等法院有助於分散案件負荷並再提升審理速度。
2. 多數侵權及撤銷訴訟由同一法院具技術背景法官及專業輔佐人員一併審理:由於UPC制度本即採取侵權和撤銷案件不分離審理的規劃,目前繫屬案件的數據,亦反映此一制度運作結果。過去兩年間,撤銷訴訟大多以反訴的形式在侵權訴訟中提出,僅65件獨立撤銷訴訟被單獨提出,其中47件在巴黎中央分庭提起。其餘304件撤銷訴訟是以反訴的形式在174件侵權訴訟中被多名被告各自提出。
3. 實體判決對專利權人友善,大量案件以和解收場:迄至2025年2月,UPC已作出70項實體判決,包括侵權和撤銷專利案件。侵權勝訴率顯示UPC對專利權人友善的傾向,但歐洲當地的專利事務所報導,有更多的案件以和解的方式收場(註3)。
(三) 快節奏的審理效率
1. UPC一審程序制度上即被設定在一年內應完成侵權與有效性問題的聽審程序,運行兩年之後實際審理結果亦顯示各地區法院平均可在10至12個月內作出判決。
2. 快速的審理風格配套採用「限期書面先行程序」,訴訟雙方皆有需根據預定的緊湊時間表提出相關論點及證據。而口頭聽證會的時間較短(僅有一天),並關注於審查實體問題。程序問題在書面意見交換期間即已被陸續以中間裁決等方式處理,而實體議題亦配置具技術背景之法官及專業輔佐人員可自行判斷專利有效性。
3. 相較於其他司法管轄區域
(1) 相比在美國進行的專利侵權訴訟:
一年完成實體聽審並裁判的時程在美國原則上並不可行,因為美國採證據開示程序(Discovery),允許當事人更多時間蒐集相關證據以表達侵權和有效性的主張。因此,在平行的訴訟中,當美國透過證據開示程序另外找到事證時,UPC可能已做出裁判,有認為UPC審理的時程可與美國國際貿易委員(ITC)調查程序相媲美。
(2) 相較於歐洲各國:
德國的專利侵權以及有效性是由不同的法院分別進行,而法國和義大利則可由同一法院審理,各國有別的審理模式使得權利人需特別根據國情研究在不同地區的維權模式,UPC單一法院統一處理紛爭的審理制度相對更顯精簡。
(四) 選擇退出(opt-out)的趨勢
1. 在 UPC 預備啟動的Sunrise期間(2023年3月至5月底),選擇退出 UPC 管轄的專利數量激增,短短三個月內即有約42萬件歐洲專利或專利申請提出退出聲明,佔當時有效專利總數約三分之一。此現象反映多數專利權人基於風險考量對新法院體系採取觀望或保守態度(註4)。
2. 在 UPC 運作進入第一年後,至2024年6月底,退出總數成長至約 54萬件。這一階段的增長多因權利人補提退出聲明。根據當時有效專利及申請數,此時退出比例約為 25% 左右,並有部分案件撤回opt-out申請,整體數據略低於Sunrise 時期的高峰值,但仍維持穩定增幅(註5)。
3. 運作兩年後,至2025年6月,累計退出專利數達到約60萬件,比例穩定在35%左右,顯示退出增長趨緩並進入穩定階段(註6)。同時,不同技術領域及主要專利權人在選擇退出與申請統一專利(UP)間採取多層次性的策略,業界觀察指出,高價值專利、潛在訴訟標的仍較傾向opt-out(例如生物技術和製藥領域),以避免未來UPC管轄的相關專利統一被認定無效或侵權的訴訟風險;而希望快速統一解決爭議的領域(如電信領域)或技術更新的專利則未選擇退出。
4. 臺灣企業在考量是否將歐洲專利納入 UPC 執法體系時可考慮以下因素:
(1) 根據產業特性採取不同的策略,例如根據已經選擇退出的數據顯示,生技、醫藥領域佔較高比例,而電子、通訊類專利則可評估是否主動進入系統以增加執法效益。
(2) 應留意opt-out的不可逆性:
原則上,在2030年6月1日之「過渡期滿」前,選擇退出UPC的權利人可在任何時間「撤銷退出」,使專利重新受UPC管轄(opt-in),但撤銷後即不允許再提出退出。此外,根據AIM Sport Vision AG v. Supponor Oy 案UPC上訴法院之解釋,opt-in只限於從2023年6月1日起算七年之過渡期內未有另外向歐盟國家法院提起訴訟之情形,一旦專利涉及UPC訴訟,即不可退出(註7)。
三、專利權人之維權利器及相對人之防禦措施-臨時權利保護措施與保護函
(一) 臨時禁制令(Preliminary Injunctions)的審查要件
1. 根據統一專利法院協議(UPC Agreement,下簡稱UPCA)第62條及其程序規則(Rules of Procedure,下簡稱RoP)第211條,法院可依專利權人之聲請對涉嫌侵權者或協助侵權的中介機構發布禁制令,以防止即將發生的侵權行為,或暫時禁止涉嫌侵權行為的持續進行,並可視情況要求提供擔保。法院在核發臨時禁制令時,會考量的因素包括:
(1) 聲請人有權提起訴訟,以及專利之有效性。
(2) 侵權可能性:聲請人通常需提交具體證據證明侵權存在或者迫在眉睫。
(3) 利益衡量(雙方損害之比較):法院需平衡兼顧聲請人與被告的利益,確保禁制令符合比例原則。
(4) 案件緊急性及核發必要性:須證明若不核發禁制令,將導致不可修復的損害,如價格侵蝕或市場損失。
2. 舉證之程度-「更有可能(more likely than not)」標準:
(1) UPC自10x Genomics, Inc. etc v. NanoString Technologies 案之後即採取「更有可能(more likely than not)」審查標準(解釋上應是超過50%的機率),權衡爭議專利之有效性及侵權可能性,並綜合判斷核發禁制令是否可能對任一方造成不可挽回之損害。
(2) 相較於在美國聲請禁制令的舉證責任須達到使法院相信其本案「實質上可能勝訴」的程度,一般認為UPC目前核發禁制令的審查標準較美國寬鬆。
(3) 再者,在前述案例中,相對人NanoString向UPC慕尼黑地區分庭援引德國判例,抗辯聲請人應證明:爭議專利之有效性達到「近乎確定/壓倒性之可能(preponderant likelihood)」程度,慕尼黑地區分庭基於UPCA並未明文規範專利權人應負的舉證責任程度,且其立法本旨在於追求效率、以適時合理維護專利權人利益,於判決理由明文表示無須採納如德國傳統判例更嚴謹之審查標準(註8)。
3. 在UPC運作甫滿一週年之際,曾有評論認為UPC對於臨時禁制令的核發標準較為寬鬆,且對專利權人較友善。但在運行兩週年之際,累積的案例顯示UPC會針對產業類別及案件性質靈活的以個案審查方式衡量前述要件。例如:
(1) 在製藥領域,學名藥取得行政機構的上市許可不代表「侵權迫在眉睫」(註9)。
(2) 聲請臨時禁制令並無截止期限,在知悉侵權行為後兩個月內提出聲請屬於普遍認定的合理聲請時程(業界稱此為「安全港期間」);但例外時專利權人仍可舉證證明因「實驗」等必要性,釋明其他合理時程(註10)。
(3) 以另一方面,倘若情況極端緊急(例如,若聽取對方意見會對聲請人造成無法彌補的損害,或有明顯風險會導致證據被破壞或消失),UPC也會在不通知對方之情形下,依單方聲請核發臨時禁制令(ex parte preliminary injunction),數件在大型展會前夕或參展期間核發的臨時禁制令即是實證(註11)。
4. 因此,現階段累積的案例顯示UPC對於臨時禁制令的核發標準已有平衡兼顧專利權人和相對人的趨勢,由於相關審理案例仍在累積當中,權利人與相對人均宜持續留意此部分發展動態。
(二) 證據保全程序
1. UPC雖未如美國司法制度採取訴前證據開示程序,但受到大陸法系國家的影響,也對應建置判決前之證據保全臨時措施,並採取「低證明度」審查門檻,以便利專利權人快速有效地取得侵權證據:涉嫌侵權產品的照片、影片、手冊、證詞等簡單證據,即使未涵蓋所有專利特徵即足以單方聲請獲准證據保全,僅在侵權態樣明確以及過於推測性的情形始例外否准聲請案。且基於避免相對人湮滅證據等考量,通常不會事先通知涉嫌侵權者(註12)。
2. 一般認為證據保全聲請之審查門檻低於臨時禁制令,反映為未來潛在訴訟保留證據、而非確定案件實體有無理由的制度本質,且有利於專利權人快速收集侵權證據。
(三) 暫時權利保護措施的特點-精簡快速的審查時程
1. 「緊急性」本身即是臨時禁制令等暫時權利保護措施的衡量要件:聲請人須留意儘量在「安全港期間」提出聲請,花費過多時間準備可能會導致聲請被認定缺乏「緊急性」而被拒絕。
2. 法院可能在極短時間內據單方聲請核發臨時禁制令:例如Ballinno v. UEFA and Kinexon 等案件,甚至在聽審結束後數小時內即被核准,數件參展中核發的暫時性權利保護措施更反映此項特色。倘若採取兩造聽審之模式審理,也僅會在半天或一天之時程內完成該程序,因此兩造都應充分準備,能在聽證會當場深入陳述各自論點,或者立即以口頭討論書狀中未論及的重要細項。
3. 至於臨時禁制令的上訴程序,同樣精簡:敗訴方只有 15 天的時間提出上訴,另一方則需在15 天內提交上訴答辯,在重大案件中,這對兩造而言都是一大挑戰。10x Genomics, Inc. etc v. NanoString Technologies 案被快速核發禁制令,又在短期內被上訴法院推翻,且無論地區或者上級法院都詳細審理有效性議題,快速精準的裁判風格令業界印象深刻(註13)。
4. 如前所述UPC採取前述簡短的聽證審理風格,是因搭配「限期書面先行提交程序」:案件實體問題會透過書面先進行審查,因此權利人聲請臨時禁制令時應盡可能在書狀內檢附涉嫌侵權的具體證據。之後即使進行口頭聽證會,也不一定會給予第二輪書面陳述的機會。有意參與UPC程序者,應十分留意快速的審理流程,對於證據的彙整及主張之提出,應有配合法院快節奏操作之準備。
(四) 保護函(Protective Letters)- 相對人的風險管制措施
1. 由於前述臨時性處置措施都可能因「緊急性」或者「避免重要證據被湮滅」等考量而據「單方聲請」即核發。站在相對人之角度,則相對產生受到突襲性檢查、取證之風險。其中,高比例單方核發的禁制令是針對大型展會的廠商,經常參與歐洲貿易展覽的企業,宜考慮根據統一專利法院協議(UPCA)施行細則(Rules of Procedure, 下簡稱RoP)第207條在參展前向UPC申請註冊保護函,以適度控管風險。
2. 保護函的內容應包含強而有力且令人信服的論點:從相關裁判理由可見,如果保護函缺乏說服力,可能會適得其反。例如MyStromer v. Revolt Zycling案(註14),相對人之保護函對被控侵權品的結構陳述詳細、卻未敘明不構成侵權或者足以影響專利有效性之證據,反而更促成法院認定應核發單方禁制令。
(下期待續)
※ 註釋 ※
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