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一、前言

實務上，請求項的解讀是專利爭訟上核心議題之一，往往與專利是否有效，乃至於是否成立侵權息息相關。特別是，請求項使用「當(when)」或「若(if)」等附條件技術要件來決定步驟是否進行時，此種請求項會被如何解讀呢？本則智財報導旨在探討美國聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱CAFC)於2025年3月10日Sierra Wireless ULC v. Sisvel S.p.A.判決中，關於界定有附條件技術要件的請求項的解讀。

二、系爭專利以及引證案技術內涵

本案爭議的專利案是2011年1月11日核准公告的美國專利US 7,869,396 B2 (下稱系爭專利)。核准後，系爭專利讓與Sisvel公司。Sierra等多家公司因為被控侵權而於2021年向美國專利審理暨訴願委員會提起第三方複審(註1)，以Sachs為證據挑戰系爭專利請求項1至10。以下僅就系爭專利獨立請求項1進行討論，僅就與此請求項相關論點摘述如下。

(一)系爭專利技術內容

系爭專利涉及一種自動重傳請求(ARQ)技術。該技術中，傳送器將數個資料塊(例如協議數據單元Protocol Data Unit, PDU)傳送到接收器，當接收器偵測到未從傳送器接收到資料塊(亦即偵測到資料塊丟失)，接收器可將狀態報告傳送到傳送器，傳送器可確認傳送失敗並重傳該資料塊。

技術重點在於引入計時器控制狀態報告回報的時機，避免觸發不必要的重傳請求。具體言之，當偵測到一資料塊丟失，啟動計時器，若在計時器時限內成功接收到該資料塊，則停止計時器；若計時結束時仍沒有接收到，則傳送狀態報告回報給傳送器，該狀態報告包含哪些資料已經成功收到的肯定確認。該技術可提高服務品質(Quality of Service, QoS)且減少無線資源(Radio Resource)的浪費(註2)。

為便於討論，筆者翻譯系爭專利請求項1如下：

(二)證據案技術內容

另一方面，引證案WO 02/091659 A2 (下稱Sachs)揭露一種在傳送實體與接收實體之間執行資料傳輸的方法。傳送實體以順序資料封包(例如協議數據單元Protocol Data Unit, PDU)的形式，依序提供資料。惟，實際上資料封包可能錯序接收。當接收到不符合順序的資料封包時，接收實體可透過一延遲參數來延遲接收端的重排程序，且透過一控制參數來控制在延遲期間陸續傳過來的其他資料封包，以建立接收端的資料順序。該延遲參數例如為一計時器，該控制參數例如為一追蹤重排程序的狀態變數(註3)。

具體言之，在Sachs圖4中，接收器預期接收到PDU1及PDU2，但實際上先接收到PDU5及PDU6，接收器察覺到錯序接收，啟動一重排計時器T_reorder。該重排計時器到期，PDU3及PDU4仍未到達，此時接收器傳送狀態報告，該狀態報告包含肯定確認ACK 15以及未接收到PDU3及PDU4的負向確認NACK {3,4}。

Sachs圖5的情境係與圖4類似。亦即，先接收到PDU5及PDU6，接收器察覺到錯序接收，啟動一重排計時器。不同之處是，當收到PDU3及PDU4且重新建立PDU1、2、3、4、5、6、7、8的順序，該重排計時器即因此停下。狀態報告未產生。為便於參照，筆者重製Sachs圖4以及圖5如下：

三、兩造論點與PTAB決定

(一)第三方複審請求人Sierra論點

PTAB在過往案件中曾有以下見解：界定有「若符合條件a則進行X步驟，若不符合條件a則進行Y步驟」之方法請求項，在條件式解讀下，因「符合條件a」與「不符合條件a」互斥，X步驟以及Y步驟擇一執行即可。故此類方法步驟是可選的，並非全部都要被執行。請求人Sierra援引PTAB過往此類案件作成的決定(註4)，主張方法請求項中條件式步驟是可選的，不需要被執行，亦即證據不需要揭示該步驟亦可證明所請方法無效。基於此前提，請求人進一步指稱，系爭專利請求項1要件1c及要件1d係為互斥，因為要件1b界定出「一計時器」，要件1c要求「停止該計時器」，要件1d要求「該計時器到期」，要件1c及要件1d都指向要件1b所界定出的單一個計時器，所請方法執行結果只會是要件1c及要件1d兩種情況中之一者，「該計時器」只能因為接收到丟失的資料塊而被停下，或者因為未接收到丟失的資料塊而到期，無法同時得到這兩種結果，即便使用「以及(and)」來連接要件1c以及1d亦然。因此，請求人認為只需要指出證據揭示要件1a、1b、1c，或者揭示要件1a、1b、1d，即可證明系爭專利請求項1無效。

請求人認為證據Sachs揭示了要件1a、1b、1c，也揭示了要件1a、1b、1d。詳言之，在Sachs圖4中，計時器在偵測到PDU1至PDU4丟失時被啟動，當計時器到期且仍未接收到PDU3及PDU4，即傳送狀態報告。亦即，圖4揭示要件1a、1b、1d。另一方面，Sachs的圖5揭示計時器在偵測到PDU1至PDU4丟失時被啟動，在計時器到期前，丟失的PDU1至PDU4全部被接收到，計時器被停止，並未產生狀態報告。亦即，圖5揭示要件1a、1b、1c。縱使專利權人爭執Sachs圖5的計時器是在接收到丟失的PDU3及PDU4「且」重新建立PDU1至8的順序才因此停下，請求人認為重新建立資料的順序並不是一個分開而獨立的步驟，正是因為接收端已接收到丟失的PDU3及PDU4，才得以重新建立PDU1至8的順序(註5)。

(二) 專利權人Sisvel論點

專利權人Sisvel主張請求人係錯誤地適用PTAB過往的決定，且主張要件1c以及要件1d並非如同請求人所指稱的係為互斥，系爭專利請求項1係使用「以及(and)」來連接要件1c以及1d，所請發明係為單一個方法。專利權人進一步爭論，Sachs圖5沒有教示技術要件1c，因為圖5的計時器只有在PDU重排完成後才會停止，且圖5中的計時器停下不是為了「在該計時器到期前阻止觸發一狀態報告」(註6)。

(三) PTAB決定

PTAB於2022年9月12日發出最終書面決定。其中，主要意見大致認同請求人Sierra的論理。亦即，要件1c以及1d中的計時器均指向要件1b中所界定的單一個計時器，在同一組刺激之下，該計時器只能被停止或到期，不會同時發生兩種結果。要件1c以及1d係為互斥。請求人只需要證明證據揭示「要件1a、1b、1c」或「要件1a、1b、1d」兩者之一即可(註7)。

縱使專利權人曾進一步爭辯Sachs圖5中的計時器旨在延遲重排的程序，並非用來觸發狀態報告的產生，計時器只有在重排完成後才會停止，不同於系爭專利，但PTAB未採用專利權人的看法，仍認同請求人提出的兩個立論均站得住腳，亦即Sachs圖4確實揭示了要件1a、1b、1d，且Sachs圖5確實揭示了要件1a、1b、1c。

專利權人Sisvel不服PTAB的最終書面決定，遂向CAFC提出上訴。

四、CAFC見解

在上訴中，專利權人Sisvel主張 (1) PTAB錯誤地將要件1c以及1d解釋為條件式；以及(2) PTAB認為Sachs揭示要件1c是沒有根據的。CAFC在判決中同意Sisvel此等觀點。

兩造在PTAB面前援引前例且爭執要件1c以及1d是否為互斥、是否可以同時發生。但對此，CAFC並未正面回應。CAFC法官引用判例指出：雖然請求項解釋的原則教導我們，解釋時應盡量維持請求項的推定有效性，但這項原則只有在用盡所有其他可用的解釋方法後請求項仍然存在歧義時才適用；而系爭專利請求項1文義並無歧異。據此，CAFC拒絕適用PTAB的條件式解讀。法官認為，系爭專利請求項1文義清楚指出，此方法在當要件1c及1d各自的前提條件適用的狀況下，要執行要件1c以及1d；該請求項1係界定出：當該至少一資料塊在該計時器正運行時自該傳送器被接收到，停止該計時器，以在該計時器到期前阻止觸發一狀態報告；「以及」在該計時器到期後傳送該狀態報告，其中該狀態報告包含一表示有收到至少一個接收到的資料塊的肯定確認。

針對PTAB認定Sachs圖5揭示了要件1c，CAFC亦指出此認定未獲實質證據支持。CAFC認為Sachs圖5的計時器是在資料封包重新建立排序後才停止。法官引用Sachs說明書內容：「較佳地，在收到所有未接收到的PDU且重新建立傳送的順序後，停止重新排序的延遲。這可以透過在重新排序完成後停止計時器T_reorder的持續時間來實現。此實施例係為如圖5所示。」法官亦指出，甚至，請求人的專家也認為計時器不是在接收到丟失的資料封包即停止，專家認為圖5揭示的是在收到丟失的資料封包「且」重新建立順序後計時器才停止。PTAB判定系爭專利相較於Sachs欠缺新穎性或進步性的決定係錯誤地立基於Sachs圖5已揭示系爭專利的要件1c。因此，CAFC 撤銷該決定，並且發回重審。

五、討論以及後續結果

由此判決可明顯觀察到CAFC對請求項的解讀是由語言形式與技術內涵雙重觀之。首先，從語言形式觀之，系爭專利請求項1以「以及(and)」連接要件1c以及要件1d，顯見專利權人無意將要件1c及1d界定為可選的。此外，詳細閱讀要件1c及1d的內涵，可以發現要件1c及1d事實上指向技術的不同層面。詳言之，要件1d界定的是計時器「期限屆滿」後要執行什麼動作；與之相對地，要件1c則界定計時器的「停止條件」，亦即收到丟失的資料塊，停下計時器。要件1c及1d分別界定一個方法的不同層面，兩者合在一起構成完整的單一個方法，不可任意捨棄其中一者。本案上述爭點亦提醒，在專利請求項的撰寫上，若需使用條件式作為構成要件之一，應留意條件式相關步驟彼此關係，以降低在解讀上的爭議。

本案被發回之後，PTAB於2025年9月29日發出最終書面決定。其中，PTAB援用CACF的見解，認為系爭專利請求項1界定的是一種方法，該方法在收到丟失的資料塊時，以一方式運行，且在未收到丟失的資料塊時，以另一方式運行(註8)；Sachs圖5揭示的是在收到丟失的資料封包「且」重新建立順序後，計時器才停止，而請求人並未證明Sachs有揭示出在收到丟失的資料封包時，計時器即停止。據此，PTAB認為請求人並未證明系爭專利請求項１相較於Sachs欠缺新穎性或進步性。

※ 註釋 ※