實務報導

電腦實施手段功能用語請求項要件的認定及明確性 ─ Fintiv v. PayPal案

賴蘇民 律師

一、前言 ─ PayPal幫成員:彼得‧提爾與伊隆‧馬斯克

2025年6月,好不容易世界經濟局勢才由4月初美國總統川普的對等關稅措施衝擊之後陸續回穩中,川普總統的好友馬斯克卻告別了美國政府效率部(DOGE),並為了大而美法案等原因與川普總統翻臉,一同演出分分合合的連續劇,同時,美國國內又因洛杉磯移民示威引發暴動,國外也有以色列與伊朗的戰爭衝突。紛擾之際,於2025年4月30日,美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)作成二件在智財領域關於行動支付金融服務技術的美國專利侵權訴訟判決,並不會特別引人關注。二件訴訟的上訴人(即原告專利權人)是Fintiv, Inc.(下稱Fintiv公司,其前身原名為Mozido, Inc.),被上訴人一件是Apple Inc.(下稱Apple公司)因為Apple Wallet的Apple Pay被控侵權(註1),本文介紹的是另外一件,被上訴人則是網路銀行公司PayPal Holdings, Inc.(下稱PayPal公司) (註2)

說到PayPal公司,免不了要提到主要創辦人彼得‧提爾(Peter Thiel)這個百億美元級別的矽谷科技大亨。提爾畢業於史丹佛法學院,在華爾街當了一陣子不得志的律師,之後回到灣區在1998年創立PayPal公司主攻網路轉帳第三方支付,提爾創業之始,馬斯克也在PayPal公司同一層樓的對門創立了業務內容相同的網路支付公司X.com。在搭上了網際網路及電子商務飆速成長的順風車後,二間公司於2000年合併而由馬斯克出任執行長,但在公司面臨網路泡沫衝擊之際,提爾卻趁馬斯克出國渡蜜月到雪梨看奧運時密謀並聯合董事會將馬斯克解除執行長職務。提爾在2002年讓PayPal公司上市,沒多久便把公司賣給了eBay,拿下一大桶金後跨足創投與避險基金事業。擅長逆向思維的提爾慧眼獨具,是臉書祖克柏早年第一個外部投資者,也曾任職臉書董事成為祖克柏的商業導師。提爾領導著PayPal幫(PayPal Mafia,馬斯克也算是成員之一)不斷擴大影響力,由矽谷到白宮,在2016年成功幫助川普贏得總統大選。提爾所創立另外一間專注於資料探勘及人工智慧的軟體公司Palantir,也順勢從川普政府的移民局及國防部拿到不少合約迅速壯大。雖然2024年川普第二任勝選枱面上的頭號金主及助選員變成了馬斯克,但提爾以其保守派政治立場持續多方壓寶共和黨的政治明星,其中包括大手筆贊助現任副總統范斯(JD Vance)在2022年選上俄亥俄州參議員,而范斯這位暢銷書「絕望者之歌(Hillbilly Elegy)」作者於2016年出版這本自傳時,正任職於由提爾所創立的Mithril Capital創投公司 (註3)

商場上沒有永遠的敵人或朋友,這話適用於馬斯克與川普間,也適用於馬斯克與提爾之間,提爾當年雖傷害過馬斯克,但兩人仍是朋友,提爾也投資了馬斯克的SpaceX公司。只是提爾的性格內斂且諱莫如深,目前已鮮少公開露面,這點與個性外放而熱情洋溢的馬斯克成為對照組。然而不可否認的是,像提爾這種在形式上不露鋒芒,常隱身幕後發揮關鍵性實質影響力的特色,並不容忽視。而這正如同本文介紹Fintiv v. PayPal案其中專利之手段功能用語(means-plus-function terms)所扮演的角色。

二、手段功能用語請求項要件的認定 ─ 「付款處理器(payment handler)」用語

本文介紹的案件與網路金融技術專利爭議有關。具體而言,是這一類專利請求項的手段功能用語認定與明確性問題。2022年4月,Fintiv公司向美國德州西區地方法院起訴主張PayPal公司侵害其四件美國專利:U.S. Patent Nos. 9,892,386(下稱'386專利)、11,120,413(下稱'413專利)、9,208,488(下稱'488專利)及10,438,196(下稱'196專利)(下合稱系爭專利),地方法院的Alan D. Albright法官(由川普總統在第一任內時提名)解釋專利範圍後認定Fintiv公司主張侵害的系爭專利求項構成專利申請時美國專利法第112條第6項(現行第112條第(f)項)的手段功能用語,且該等請求項因不明確(indefiniteness)而無效(專利申請時第112條第2項,即現行第112條第(b)項) (註4)。經Fintiv公司上訴,CAFC審理後係認同地方法院的見解而駁回上訴。順帶一提, Fintiv公司另一件起訴Apple公司的案件,地方法院則是認為Fintiv公司無法證明Apple公司有實施專利的「widget」要件而不構成侵害,判決Fintiv公司敗訴。而Fintiv公司對Apple公司的上訴,CAFC則以本件Fintiv v. PayPal案上訴既已認定專利無效,此上訴案也因無爭執必要且無審判實益,予以一併駁回。

這4件系爭專利的說明書所揭示內容實質上非常近似,專利技術涉及雲端基礎交易系統,行動錢包之平台、程式與交易系統,行動金融服務(mobile financial services, mFS)平台,或電子付款系統等。為便利讀者理解請求項中「付款處理器(payment handler)」這個爭議要件如何被認定為功能性用語,以下列舉出相關請求項內容係以法院解讀功能性用語的解析方式,即「要件用語/連結用語(connecting terms)/功能性描述」(如「means/for/function」),來加以區隔標示:

'386專利請求項1至3之請求標的為「一貨幣交易系統(A monetary transaction system)…」,要件包含:「一付款處理器服務(payment handler service)/可操作以(operable to)/使用(use)不同付款處理商的應用程式介面(APIs),包括銀行卡、信用卡、簽帳卡處理商及帳單付款處理商的一個或多個應用程式介面(APIs)」。

'413專利請求項1之請求標的亦為「一貨幣交易系統(A monetary transaction system)…」請求項2為方法項而內容相似,要件皆包含:「一付款處理器(payment handler)/配置以(configured to)/使用(use)不同付款處理商的應用程式介面(APIs),包括銀行卡、信用卡、簽帳卡處理商及帳單付款處理商的一個或多個應用程式介面(APIs)」。

'488專利請求項1係與'196專利請求項1相同,請求標的為「一計算系統用以促進一行動錢包的管理(A computing system for facilitating management of a mobile wallet)」,要件包含:「一付款處理器(payment handler)/以(that)/顯露(exposes)一共同的應用程式介面(API),用以與不同付款處理商互動」。

首先,關於上述付款處理器(payment handler)用語是否該當第112條第6項的手段功能用語,地方法院先是注意到形式上固然並未出現「手段(means)」這個字眼,可作為強力推定成立的基礎,惟地方法院正確適用了2015年CAFC以en banc作成的Williamson判決 (註5)中所採取的實質認定立場,指出此種形式推定得以請求項要件實質上僅「描述了功能,但並未描述用以執行該功能的結構」而予以推翻。地方法院認為,PayPal公司成功克服了形式推定,因為付款處理器用語乃「使用與傳統手段功能用語相符合的格式撰寫,且僅是將『手段』這個用語以『付款處理器』或『付款處理器服務』來予以取代而已」另外,地方法院也認為付款處理器用語之後的「連接用語(connecting terms)」,係使用「可操作以(operable to)、配置以(configured to)、以(that)」這種與會構成功能性用語所使用的相一致,本身明顯並未傳達出任何結構上意義。

CAFC同意地方法院上述見解,並進一步指出,關於請求項用語是否為手段功能用語,雖然系爭專利請求項在形式上用的是付款處理器而不是手段,然Williamson案指出,若請求項用語實質上「未揭示充分明確的結構」或「揭示了功能但未揭示用以執行該功能的充分結構」,則仍應被認定是手段功能用語。CAFC認同地方法院關於付款處理器用語描述的是功能且並未描述用以執行該功能充分結構之見解,另外CAFC也特別指出,PayPal公司的專家證人證稱,付款處理器用語「並沒有比一個空盒子(blank box)提供更多的結構,且重要的是,技藝人士將無法理解如何執行所請功能」。

上訴時,Fintiv公司固然主張像是處理器(handler)本身或付款處理器這些用語有結構意義,但CAFC並不同意,反而認為地方法院有正確的將處理器(handler)類比為「模組(module)」這個用語─這種被CAFC認定是一種用來執行某特定功能的軟體或硬體的上位描述。至於在前面修飾的付款(payment)用語,地方法院亦認為並未引入任何結構至處理器,而僅描述處理器的功能是為了付款。其次,在連接用語上,Fintiv公司主張請求項所用「可操作以(operable to)、配置以(configured to)、以(that)」,依以往一些案例可看出係屬常會應用在結構而不是非結構的用語。對此CAFC並不認同,甚至表示「配置以(configured to)」這種連接用語在先前Rain Computing案例(註6)中早被認定無法必定可避免會成為手段功能用語。其實,CAFC並未對連接用語可自動被認定為結構乙事有提供任何通用規則,反而第112條第6項的適用應與爭議專利的特定上下文相關。換言之,在連接用語部分也是實質判斷重於形式。

此外,Fintiv公司還主張由於付款處理器用語是一種Dyfan案例(註7)之下的電腦軟體專利類別,而有Dyfan案的適用。對此CAFC則認為二者在適用上的情況有別,因為Dyfan案中CAFC注意到請求項用語中的「程式碼(code)」及「應用程式(application)」確實並未使用「手段(means)」這個用語,但「程式碼」及「應用程式」在Dyfan案之所以被認定為非屬於功能性用語,其依據包括當時被告自己的專家證人也作證指出,技藝人士將理解到「程式碼」及「應用程式」要件意味著一種結構,且Dyfan案請求項要件的功能可使用「現成的(off-the-shelf)」程式碼及應用程式來執行。然而在本案中,PayPal公司專家證人從未表示付款處理器用語有結構意涵。所以CAFC認為付款處理器用語只如同是一個黑盒子般的結構描述,可以置換為「手段」這個用語,且技藝人士無法理解該如何去執行所請功能。

因此,不論是基於內部證據或是外部證據,CAFC肯定地方法院的意見,認為付款處理器用語確實構成第112條第6項的手段功能用語。

三、電腦實施手段功能用語請求項要件的明確性

既然付款處理器用語是手段功能用語,依第112條第6項規定,解釋功能性用語的專利範圍時,需依據說明書所揭示對應該功能的結構及其均等範圍來予以限縮,所以接下來就要在說明書中辨認出該功能性用語的對應結構。依據Williamson案,所謂說明書中的對應結構係指內部證據清楚連結該結構或將該結構關聯至請求項中的功能性用語。再依Rain Computing案,若該功能是由一般用途電腦或微處理器來執行,則其對應結構會進一步要求說明書有揭示電腦執行該功能的演算法(algorithm)。對此,地方法院指出,系爭專利的說明書並未揭露足夠的結構來對應請求項的功能性描述(即前述之:「使用(use)不同付款處理商的應用程式介面(APIs),包括銀行卡、信用卡、簽帳卡處理商及帳單付款處理商的一個或多個應用程式介面(APIs)」('386專利及'413專利),及「顯露(exposes)一共同的應用程式介面(API),用以與不同付款處理商互動」('488專利及'196專利))。更具體而言,地方法院認為系爭專利說明書並未揭露任何的演算法(algorithm)來執行所請功能。

CAFC表示同意地方法院關於系爭專利的說明書並未揭露足夠的結構來對應請求項的功能描述,以及系爭專利說明書並未揭露任何演算法以執行所請求的功能。雖然上訴中,Fintiv公司主張系爭專利說明書敘述中有揭示一個關於付款處理器的二步驟演算法:「(1)包裹(wraps)不同付款處理商(例如銀行)的應用程式介面(APIs) 」及「(2)顯露(exposes)一共同的應用程式介面(API),用以促進與許多不同種類的付款處理商互動」。CAFC對此並不同意,認為Fintiv公司所主張系爭專利說明書的二步驟演算法,不過是請求項用語的重述而已,而除了使用上位用語來記載付款處理器用語的功能外,說明書的敘述實際上並未提供額外的結構揭示,也未提供任何有關用來執行「使用(use)不同付款處理商的應用程式介面(APIs),包括銀行卡、信用卡、簽帳卡處理商及帳單付款處理商的一個或多個應用程式介面(APIs)」及「顯露(exposes)一共同的應用程式介面(API),用以與不同付款處理商互動」等功能的演算法細節。

基於上述,CAFC認為光是描述一個未特定演算法的操作結果,並不足以該當第112條第6項所要求的充分結構揭示。而因為欠缺演算法來達成電腦實施功能性用語請求項中的功能描述,或更一般而言,說明書並未揭示充分對應結構,所以該付款處理器用語確實並不明確,Fintiv公司的上訴應予駁回。

四、結論

系爭專利技術內容涉及行動金融服務交易系統,屬於電腦軟體類型的專利爭議,伴隨著人工智慧科技的蓬勃發展,本案地方法院以及CAFC的見解,可供此類型專利撰寫者參考,以避免未來請求項被違背本意而解讀成手段功能用語,或避免說明書敘述因無法提供充足的結構揭示而衍生專利不明確的問題。另外,由訴訟攻防上被告選擇防禦武器的觀點,本文介紹美國專利法第112條第6項(現行第112條第(f)項)的手段功能用語,也是被告在面對專利侵害指控時,必需仔細檢視考量是否提出的一種重要抗辯策略。一旦法院認定是功能性用語,至少可依據說明書所揭示對應結構及其均等範圍來限縮專利的範圍,提高專利不侵的機率,更進一步,甚至有可能如同本案因專利說明書並未揭示足夠的對應結構(例如電腦軟體類型的專利未揭露任何執行所請功能的演算法),導致請求項用語不明確而無效。當然,在進入解釋專利範圍認定有無功能性用語的層次之前,被告尚可檢視原告的電腦軟體或人工智慧專利,較之於抽象概念本身是否具備有更多技術上的意義,有無構成美國專利法第101條非適格專利標的。

同屬PayPal幫的成員,也同樣在美國政壇發揮重大影響力,馬斯克的一舉一動大開大闔,在鎂光燈照射下散發強烈的戲劇性張力,吸引著眾人目光。相較之下,提爾低調的行事風格如同本件Fintiv v. PayPal案中的付款處理器用語般,在被告PayPal公司成功說服法院認定是手段功能用語之後方浮出水面,成為案件的決勝關鍵。

※ 註釋 ※

  1.

Fintiv, Inc. v. Apple Inc., No. 2024-1345 (Fed. Cir. Apr. 30, 2025)。

  2.

Fintiv, Inc. v. PayPal Holdings, Inc., No. 2023-2312 (Fed. Cir. Apr. 30, 2025)。

  3.

相關內容主要參考二本著作:(1)馬克斯‧查夫金所著,「彼得‧提爾:從矽谷到白宮,創投天王野心勃勃的權力擴張之路」,2023年2月版;(2)彼得‧提爾所著「從0到1」,2024年3月版。

  4.

Fintiv, Inc. v. PayPal Holdings, Inc., No. 23-0490, 2023 WL 5423082 (W.D. Tex. July 21, 2023)。

  5.

Williamson v. Citrix Online, LLC (Fed. Cir. 2015)。

  6.

Rain Computing, Inc. v. Samsung Electronics America, Inc. (Fed. Cir. 2021)。

  7.

Dyfan, LLC v. Target Corp. (Fed. Cir. 2022)。

-----------------------------------------------------------------------
以上內容僅為一般性之討論,非法律意見,不適用於具體事件。若有實際問題,請與我們聯繫。

回列表