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由於營業秘密的定義廣泛，在美國營業秘密侵害訴訟中，法院通常會要求原告具體指明涉訟的營業秘密範圍，且若原告未先具體特定其營業秘密範圍，亦可能會造成被告難以具體答辯。本文介紹之判決DeWolff, Boberg & Associates, Inc. v. Pethick, No. 24-10375 (5th Cir. 2025)，即表示原告雖主張營業秘密受侵害，惟僅將大量資料標示為營業秘密，未具體特定其營業秘密範圍，亦未能舉證被告未經授權使用營業秘密，因此維持地方法院簡易判決結果，駁回原告主張營業秘密受侵害之訴。
一、案件背景
DeWolff, Boberg & Associates, Inc.(下稱DB&A)是一家成立於1987年的全球性管理顧問公司，其總部設於德州達拉斯。DB&A為電子業、食品業、製造業及國防承包商等各行業提供顧問服務。一位DB&A的前員工Randall Powers，於2008年創立了自己的管理顧問公司Randall Powers Company(下稱Powers Co.)。DB&A主張Powers Co.是其直接競爭對手。
DB&A的業務由三個階段構成：(1) 銷售與市場營銷、(2) 分析，以及(3) 營運／執行。在銷售與市場營銷階段，DB&A的業務開發代表會尋找潛在客戶的聯絡窗口，並安排他們與DB&A的區域副總裁見面。區域副總裁負責向潛在客戶推銷一項為期兩週的分析服務，即DB&A業務的第二階段。於分析期間，DB&A的團隊觀察客戶的內部作業流程，並找出改善生產力的機會。此階段以一份專案的提案作結，若客戶接受該提案，便會進入營運／執行階段。
DB&A主張，由於管理顧問業在爭取客戶方面高度競爭，因此其發展出使DB&A在市場中具有競爭優勢的銷售與市場營銷流程及策略，並為這些流程與策略提供防護措施。DB&A將這些資訊與資料置於由Salesforce維護的資料庫中(下稱Salesforce資料庫)。此外，DB&A亦於其SharePoint資料庫(下稱SharePoint資料庫)中保存資料，包括一份針對國防產業潛在客戶所彙整的名單(下稱DOD名單)。
DB&A的客戶與潛在客戶皆在Salesforce資料庫中有帳戶，該資料庫中據稱包含非公開資訊，包括通話紀錄與會議紀錄、行銷策略，以及關鍵主管與決策者的聯絡資訊。DB&A主張其已實施多項措施防止Salesforce資料庫中的資料外洩，例如要求員工簽署競業禁止協議、禁止招攬協議及保密協議。該資料庫的存取權限僅限部分員工在有需要時使用。
DB&A於2018年10月聘用Justin Pethick擔任區域副總裁。Pethick在該職位上有權存取Salesforce資料庫。Pethick簽署了保密協議、競業禁止協議及禁止招攬協議，且其對Salesforce資料庫的存取權亦有密碼保護。
2020年4月，Powers Co.在Pethick仍於DB&A任職期間聯繫他，討論至Powers Co.任職的機會。Pethick表示有興趣。於4月24日，Powers Co.寄發銷售副總裁職位的聘書給Pethick，Pethick當日即接受。儘管已接受該職位，Pethick仍繼續在DB&A工作。Pethick堅稱他接受Powers Co.的職務是因為當時在DB&A其正面臨無薪假的威脅。
2020年5月15日，DB&A發現Powers Co.的一名員工在Pethick的指示下，曾發送電子郵件給DB&A的一位客戶。DB&A的高階主管們與Pethick對質，Pethick告知其當日將自DB&A離職。DB&A隨即撤銷Pethick對Salesforce資料庫的存取權限。
DB&A主張，Pethick將三家潛在客戶自DB&A轉至Powers Co.，即：(1) Sechan Electronics(下稱Sechan)、(2) Arcosa Wind Towers(下稱Arcosa)，以及(3) Beyond Meat。
2020年6月10日，DB&A對Pethick提起訴訟，指控其違約及違反受任人義務。DB&A隨後修正起訴狀，新增不當得利的主張。幾個月後，地方法院允許DB&A再次修正其起訴狀，增列Powers Co.為被告，並新增多項主張，包括侵害營業秘密。隨後，Pethick及Powers Co.(下合稱被告)依據聯邦民事訴訟規則12(b)(6) (註1)提出駁回動議，地方法院部分准許、部分駁回該動議。地方法院保留了DB&A的部分主張，包括對被告提出的侵害營業秘密的主張。
DB&A聘請Dr. Stuart B. Miller擔任專家證人，並委託其計算若Sechan、Arcosa與Beyond Meat選擇聘任DB&A而非Powers Co.提供顧問服務時，DB&A原可獲得之利益。被告隨後提出Daubert動議請求排除Miller之證詞，並聲請簡易判決。地方法院准許該兩項動議，排除Miller之證詞，並駁回DB&A所有剩餘主張。
DB&A於上訴時，僅就地方法院排除Miller之證詞及對侵害營業秘密主張作成簡易判決駁回之部分提出爭執。而被告曾於地方法院提出其他足以支持簡易判決之替代理由，該等理由不受法院對Daubert動議裁定之影響。地方法院未審酌該等理由，係因其認為排除Miller之證詞即足以作成簡易判決。由於被告有權依該等替代理由取得簡易判決，因此，上訴法院即將焦點置於該等理由，而無須處理地方法院對Daubert動議之裁定。
二、聯邦巡迴上訴法院見解
上訴法院指出，依德州法律，為成立侵害營業秘密，原告須證明： (1) 營業秘密存在 (a trade secret existed)；(2) 該營業秘密係透過違反保密關係取得，或係以不正當手段發現；以及 ( the trade secret was acquired through a breach of a confidential relationship or discovered by improper means, and) (3) 被告未經原告授權即使用該營業秘密(the defendant used the trade secret without authorization from the plaintiff)。
被告提出的第一個替代理由為，DB&A所主張其保護之營業秘密資訊不符營業秘密之資格。DB&A反駁稱其已自Salesforce及Share Point資料庫識別出營業秘密。其Salesforce資料庫中的營業秘密資訊據稱包括：(1) Arcosa、Sechan與Beyond Meat的機密聯絡資訊；(2) 該三家潛在客戶之人口統計資料、歷史資料、先前會議紀錄及關於特定需求或問題之紀錄；以及 (3) 包含與該等潛在客戶商機相關之機密資訊的文件及電子儲存資訊(ESI)。在Share Point資料庫方面，DB&A識別出DOD名單及其他文件。作為支持上述營業秘密主張之證據，DB&A引用大量取自Salesforce資料庫的資料，標示為「Exhibit X」，以及DOD名單。
被告認為DB&A將資料庫中大量資訊一律標示為營業秘密，範圍過廣，且未能區分其Salesforce資料庫中的公開資訊與非公開資訊，上訴法院認為被告此主張正確。更重要的是，DB&A未明確指出資料庫中哪些特定資訊構成營業秘密。DB&A雖向法院表示留意Exhibit X，但其多處內容被刪減，DB&A亦未區分Exhibit X中的資料何者為營業秘密，何者非營業秘密。DB&A僅概括描述「機密聯絡資料」或「先前會議紀錄」，但未具體識別出該等資料。上訴法院並表示，法院無義務詳查卷宗資料尋找支持當事人反對簡易判決之證據。
DOD名單亦有同樣的問題。僅表面觀察文件，尚難認定DOD名單包含機密或專有資訊。DB&A雖曾向地方法院主張該名單內含其他公司的機密聯絡人，但該文件所列人員皆隸屬於DB&A。倘無其他補充資料，上訴法院無從認定DOD名單在關於DB&A是否已提出合法營業秘密方面，構成了真正的重大事實爭議。雖然地方法院並未以此為由准許簡易判決，但只要卷宗資料中有所支持，上訴法院即可基於任何理由維持原審判決；而DB&A未能特定營業秘密即屬此類理由之一。
即使假設Salesforce資料庫與DOD名單中確實包含合法之營業秘密，簡易判決仍屬適當，理由為被告所提出之第二個理由，即並無任何證據顯示Pethick或Powers Co.曾使用或揭露任何營業秘密。主張侵害營業秘密之第三要件為未經授權即使用該營業秘密，其中所稱「使用」，係指商業性使用，亦即一實體試圖藉此獲利。
除了潛在客戶在Pethick離開DB&A後即聘用Powers Co.此一被指稱為可疑之時間軸外，DB&A試圖證明Pethick實際使用或揭露營業秘密的唯一證據，是一封Pethick離職前要求取得DOD名單副本的電子郵件。但如被告所指出，當Pethick請鑑識專家協助刪除其電腦中的DB&A資料時，DOD名單並不在其電腦中。DB&A並無任何證據顯示Pethick在任職Powers Co.期間實際持有DOD名單。DB&A未能證明Pethick或Powers Co.使用任何據稱的營業秘密，故被告亦得以此為由請求簡易判決。
因此，上訴法院基於上述替代理由，確認駁回DB&A關於營業秘密侵害主張之簡易判決。
三、台灣法院亦有判決指出原告應先特定所主張之營業秘密內容及範圍
如前所述，原告未能明確特定其營業秘密的範圍，僅廣泛將大量資料標示為營業秘密，未能有效區分公開資訊與保密資訊，導致法院駁回其主張營業秘密受侵害之訴。在台灣亦有判決指出(註2)原告既主張其所有之營業秘密遭被告使用或洩漏予第三人，則原告首應特定所主張之營業秘密之內容及範圍。由於該案原告起訴主張並未陳明所謂「資訊」之具體內容，於民事準備一狀亦未具體特定所主張之「營業秘密」內容，因特定資訊既為原告主張之營業秘密，則何謂及何以係其應受保護之營業秘密，法院認為應由主張擁有營業秘密之原告予以陳明，而非由司法審判機關在該等資訊所載之載體為其尋覓特定。法院並於言詞辯論期日訊問，經原告訴訟代理人當庭表示請依照目前所提書狀來認定營業秘密，而該案原告所提書狀內容，並未指出營業秘密之內容，故法院認為，原告既未特定營業秘密之內容，則原告主張營業秘密遭被告侵害云云，自無理由。
※ 註釋 ※
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1.
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Federal Rule of Civil Procedure 12(b)(6): (b) How to Present Defenses. Every defense to a claim for relief in any pleading must be asserted in the responsive pleading if one is required. But a party may assert the following defenses by motion: (6) failure to state a claim upon which relief can be granted。
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2.
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智慧財產及商業法院110年度民營訴字第3號民事判決。
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