智慧財產專業團體

一、前言

在3C(computer，communication，consumer electronics)產品日新月異的現今，其推陳出新的速度、乃至於各個層面都以瞬息萬變方式演進，並且反應在了各式各樣新穎的電子產品，都合併多樣化的複合式功能上，其中當然也包括了可穿戴式裝置。近年來最著名的可穿戴式裝置之一，便是由蘋果(Apple)公司(註1)所研發及販售的智慧型手錶—Apple Watch，其結合了運動追蹤、健康監測與無線通訊等諸多功能。然而，這樣一款引領智慧型手錶市場的電子產品，在2023年10月被美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission，下稱ITC)(註2)裁定其侵犯了以醫療技術聞名的Masimo公司(註3)所擁有之專利，並隨後禁止該涉侵權之產品在美國境內的銷售。由Masimo開始，兩公司展開了一連串專利攻防戰，至今戰火仍在持續延燒。

二、案件背景

在2015年，Apple首次發布第一代的Apple Watch，自此以每年更新的頻率推出新一系列的產品，如今Apple Watch在全球市佔率高達49%，位居首位，令其他競爭對手望塵莫及。相較於總資產超過3238億美元的Apple，總資產僅34億的Masimo，以其脈搏血氧測定技術享譽醫界，且在一開始並未推出任何的穿戴式健康手錶，而是以生產監控病患的相關醫療設備為主。

Apple與Masimo兩者的專利紛爭，始於Masimo指控在拒絕與Apple合作或與其合夥後，後者挖角了Masimo的工程師並竊取Masimo的脈搏血氧測定技術。Masimo因而分別向地方法院及ITC提起訴訟，而後者作出了對Masimo有利的判決(註4)，對Apple下達了禁止在美國進口侵犯Masimo專利的Apple Watch型號(註5)(註6)，這對Apple而言無疑是一個重大且持續性的挫折。

雖然Apple之後也向地方法院針對Masimo新推出的健康手錶提出侵權訴訟，陪審團裁定後者的手錶確實侵犯了Apple的專利，但最終Apple只獲判一筆低於單支Apple Watch、僅250美元的賠償金(註7)。除非Apple在未來再提出有效的解決方案，否則該禁令原則上將持續到2028年8月專利權失效為止，而在美國境內銷售的Apple Watch都不能具有脈搏血氧測定之功能。

為使讀者能更易理解各事件發生的前後歷程，筆者繪製了此案時間線的簡圖如下：

三、ITC之審理原則

ITC(註8)是一個獨立且非黨派性質的准司法聯邦機構，對不公平貿易(例如，商標、專利侵權等)採取措施以保護貿易利益，在維護邊境利益和智慧財產權方面扮演了至關重要角色。ITC的調查是基於美國法典(註9)第19章第337條，向ITC提起訴訟的那一方需證明兩大關鍵要素：(1) 進口的產品侵犯了有效及可實施的智慧財產權；(2) 為美國已存在或正建立中之相關產業。

一旦起訴人提交了起訴狀，ITC會在30天內決定是否立案展開調查。倘若調查啟動，則會由行政法官(ALJ)進行監督調查，最後再由ITC作出最終裁決，而美國總統會在60天內核定是否同意裁決結果。涉案中的任一方均可再向美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提出上訴。相較於聯邦法院的訴訟動輒數年，ITC基於第337條的調查通常約13個月左右就可完成，在訴訟時間上展現出巨大優勢，是能迅速且有效解決智財糾紛的重要機構。

四、Masimo之訴訟策略

2020年1月，Masimo先向加州地方法院提起訴訟(註10)，指控Apple竊取其商業機密，侵犯了Masimo的10項專利，不過最後以無效審判告終。

2020年9月，Apple發行Apple Watch Series 6，並在其中引入脈搏血氧測定功能。而Masimo則迅速提交了延續其脈搏血氧測定技術專利的申請，隨後獲得核准。Masimo聲稱此脈搏血氧測定技術與Apple Watch Series 6相似。

2021年6月，在獲得這些專利僅三個月後，Masimo向ITC提起侵權訴訟，指控Apple Watch Series 6侵犯了其五項脈搏血氧測定技術專利，請求禁止Apple Watch的進口和銷售。

而為達到「為美國已存在或正建立中之相關產業」的條件，原為生產醫療設備而並未發展任何健康手錶產業的Masimo，在向ITC投訴後於2022年5月宣布推出自家的W1手錶。Apple在2022年10月向德拉瓦州地方法院對Masimo的W1手錶提起侵權訴訟(註11)，指控其侵犯了Apple的設計及實用專利。這場訴訟可能使Apple獲得一項可證明Masimo並未涉足美國國內相關產業的禁制令，以阻止Apple Watch在美國將面臨被禁售的結果。面對此次訴訟，Masimo推出更新版本之W1手錶，停產了最初版本的W1手錶，更發布了另一款健康手錶—Freedom，這策略可維持ITC要求訴訟方「為美國已存在或正建立中之相關產業」的條件。

五、Apple之訴訟策略

2022年7月，Apple雖提交了當事人複審(INTER PARTES REVIEW，IPR)申請，企圖使Masimo的專利無效，但並未成功。隔年1月，專利審判和上訴委員會(PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD，PTAB)下令不再進行審判，進而強化了Masimo的專利。最終，ITC裁定Apple侵犯了Masimo兩項專利—US 10,912,502 B2 和US 10,945,648 B2(註12)，並終止了調查。

2022年10月，Apple向德拉瓦州地方法院對Masimo的W1手錶提起侵權訴訟(註13)，指控其侵犯了Apple的設計及實用專利。

2024年10月，陪審團得出結論，在判決中指出Masimo已停產的最初版本W1手錶及其充電器侵犯了Apple的設計專利D947,842及D735,131，且為故意侵權。然而，Masimo更新版本的W1手錶及Freedom手錶則並未侵犯Apple的專利。而在實用專利方面，Apple並未獲得任何有利判決。

最終，德拉瓦州地方法院象徵性地判給Apple 250美元，亦即，美國侵權的法定最低賠償金額。此判決顯示Masimo已停產的最初版本W1手錶及其充電器確實有所侵權，但卻不會對其目前市場上正販售的產品有所影響。

六、ITC之裁決

ITC在此調查中認定Apple的確有違背337條款，並發布了以下兩項裁決：

(一) 一項有限制的排除令(Limited Exclusion Order，LEO)，因Apple Watch Series 6侵犯了Masimo之US 10,912,502 B2 或US 10,945,648 B2兩個專利之部分申請專利範圍，所以針對經由被告Apple公司或其任何附屬公司、母公司、子公司或其他相關商業實體、或其繼承者或受讓人所製造或代表、或所進口之具有以光為基礎的脈搏血氧測定功能的可穿戴式電子裝置及其組件，禁止其未經授權而進入美國本土；

(二) 一項禁制令(Cease and Desist Order，CDO)，針對Apple公司或其任何附屬公司、母公司、子公司或其他相關商業實體、或其繼承者或受讓人已經輸入美國本土的侵權產品，禁止繼續銷售並要求停止其侵權行為。

Masimo因此獲得了勝利，導致2023年10月美國禁止進口和銷售具有脈搏血氧測定技術的Apple Watch。

2023年12月，由於拜登總統並未否決ITC的禁令，Apple被禁止進口和銷售帶有脈搏血氧測定功能的Apple Watch Series 9及Ultra 2，並透過軟體取消了在美國銷售的手錶型號中之脈搏血氧測定功能，這對Apple來說是一大重挫。

七、評論

從本案例可以看出Masimo在脈搏血氧測定技術專利的完整專利佈局應是本次訴訟獲得有利結果之重要關鍵因素。從Masimo早在2008年起就針對其所研發之脈搏血氧測定技術提出許多臨時案，以進行天羅地網之佈局，並在隨後提出正式案及許多延續案。在此前提下，Masimo才可以在Apple於2020年9月發行Apple Watch Series 6之後，針對此產品迅速提交了延續其脈搏血氧測定技術專利的申請，且在此延續案是基於原始申請內容的基礎下而獲得核准，據此得以禁止Apple Watch的進口和銷售。

至於Apple向德拉瓦州地方法院對Masimo的W1手錶提起侵權訴訟的這個案例中，法院僅判給蘋果公司250美元的賠償，這表明法官可能認為蘋果公司實際上沒有遭受重大的直接經濟損失，或者Masimo的侵權行為並沒有為其帶來顯著利潤，因此按照法定最低賠償額進行賠償。

此外，這種低額賠償也可能是對案件特定情況的一種反映，例如侵權產品的市場影響非常有限。此種情況下，法院提供的賠償可能僅象徵性地認定了侵權行為的存在，而沒有基於實際的經濟損害進行較高額的賠償判決。

八、結論

眼下，Apple有一些未來的策略選擇，例如，Apple可將其電子手錶生產鏈轉移到美國本地，這樣其產品便不用以進口貿易的管道入境美國，而不受ITC禁令之限制，但在大多數供應商仍遠在亞洲的情況下，這條路漫長且不切實際；或者，Apple可以什麼都不做，靜靜等到2028年8月Masimo的專利到期，或持續不使用脈搏血氧測定技術，但在3C產業變異如此快速下，這等待時間太長了；又或者，在聯邦巡迴上訴法院審理階段，Apple可辯稱Masimo最初版本的手錶在向ITC提起申訴時尚未做好上市準備，但考量聯邦法院往來訴訟所需花費的時間，這亦是個十分漫長的過程。事實上，Masimo貌似有意授權其專利，但Apple似乎正在開發一種能將脈搏血氧測定功能納入其新推出手錶中之解決方案。無論是何種方式，面對牽涉數十億美元利益的影響，Apple應該會採取有效的策略，我們可靜待後續之進展。

※ 註釋 ※

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