智慧財產專業團體

一、前言

眾所周知，取得專利之發明必須符合新穎性，而依照美國專利法第102條的規定，若在早於申請專利一年之前即已開始販售所請發明，則所請發明不得取得專利保護(註1)，此一規範又被稱作「銷售阻卻(On-sale bar)」。另一方面，相較於僅提供限期(通常為20年)保護的專利權，營業秘密保護是許多企業用來避免公開技術的方式，理論上只要資訊保持秘密，其保護期可以無限長。許多企業對於其發展之技術，經常面臨專利保護和營業秘密保護之間的選擇問題。企業可能一開始希望利用營業秘密保護其技術(尤其是方法製程)，之後又尋求專利保護。然而，美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱為CAFC)於2024年8月在Celanese Intl. Corp. v. International Trade Commission (ITC)案(註2)中作出了一項判決，強調即使企業依賴營業秘密來保護其製程技術，只要由這些製程技術所生產的產品已經進入市場超過一年，爾後才在美國提出申請的製程專利仍然會因為觸發專利法中的「銷售阻卻」而無效。本文旨在以此判決作為借鏡，提醒企業在制定其技術保護策略時，需要在專利申請和營業秘密保護之間進行更審慎的選擇，並且留意產品進入市場以及申請美國專利的時間點以免專利無效。

二、案件背景

Celanese International Corporation、Celanese (Malta) Company 2 Limited和Celanese U.S. Ltd.(以下統稱為Celanese公司)是總部位在美國的知名化工企業，他們其中一個專業是食品添加劑的生產。此案的爭議涉及一種俗稱安賽蜜(acesulfame potassium，以下簡稱為Ace-K)的人工甜味劑。Celanese公司於2020年發現一家中國大陸公司－安徽金禾實業股份有限公司(Anhui Jinhe Industrial Co.，以下連同其美國分公司簡稱為金禾公司)進口Ace-K到美國，有侵害Celanese公司的專利權之虞。隨後，Celanese公司向美國國際貿易委員會(International Trade Commission，以下簡稱為ITC)提出基於美國關稅法(Tariff Act)第337條的調查申請，指稱金禾公司所進口的Ace-K是使用侵害Celanese公司的專利(美國第10,023,546號專利請求項11和27、美國第10,208,004號專利請求項7、28和33，及美國第10,590,095號專利請求項1、19和34，以下統稱為系爭專利)之技術所生產，要求調查金禾公司的侵權行為(以下稱此程序為ITC程序)。系爭專利的有效申請日(effective filing date)均為2016年9月21日，因此適用2011年美國新修訂的美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act，以下簡稱 AIA法案)。

本案不爭執的事實有二，其一是在2015年9月21日此關鍵日期之前，即，系爭專利的有效申請日之前一年以前，Celanese公司的專利製程已在歐洲秘密使用，其二是Celanese公司在關鍵日期之前已在美國銷售了採用該專利製程生產的Ace‑K產品。

在ITC程序中，金禾公司主張早於系爭專利的申請日的一年之前，Celanese公司就有販售Ace-K，而此銷售行為有銷售阻卻之適用，因此違反美國專利法第102條(a)(1)項之規定而使系爭專利無效，並據此聲請作出未違反關稅法第337條的即決決定(Summary Determination)。Celanese公司對於在美國專利法的舊法(Patent Act of 1952，以下簡稱pre-AIA法案)之下，銷售由秘密方法製造的產品會觸發銷售阻卻，致使製造方法不符合專利要件一事並不爭執。相反地，Celanese公司是主張AIA法案改變了pre-AIA法案的銷售阻卻原則，因此Celanese公司在2015年以前販售使用其秘密方法製造的Ace-K的行為並不會觸發銷售阻卻。

ITC 的行政法官不認同Celanese公司的論點，其援引2019年最高法院在Helsinn案的判決(Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., No. 17-1229)，認為國會無意在AIA法案中改變pre-AIA法案時期所建立，關於銷售阻卻的判例法。由於Celanese公司開始銷售Ace-K產品的時間點早於提出專利申請的一年之前，此行為已經觸發了銷售阻卻原則，據此，ITC的行政法官認定系爭專利無效(註3)，並作出金禾公司未違反關稅法第337條的即決決定(Summary Determination)，以此做為ITC的初步決定(Initial Determination)。Celanese公司不服此初步決定，遂向ITC委員會提起復審(Petition for Review)遭拒，Celanese公司再向CAFC起訴。

三、CAFC的見解

銷售阻卻在AIA法案下之適用為法律問題，因此CAFC針對此問題進行了重新審理(review de novo)。

本案的核心問題在於，AIA法案究竟有無改變「銷售阻卻」的原則與適用方式，致使Celanese公司在2015年以前銷售由秘密方法所製造的Ace-K產品的行為不構成銷售阻卻，進而不會使Celanese公司後來針對該方法尋求的專利保護無效。依據最高法院在Helsinn案的判決，CAFC同意ITC的觀點，即，AIA法案並未對「銷售阻卻」做出改變。

(一) 「銷售阻卻」的歷史

CAFC首先探討了「銷售阻卻」的歷史及pre-AIA時期的判例。CAFC指出，國會最早是在1836年的專利法將「銷售阻卻」明文化。至此之後的每一部專利法典皆保留了「銷售阻卻」作為分析可專利性的條件之一。在pre-AIA法案中，專利法第102條規定若早於專利申請日的一年之前，一個發明已在美國公開使用或銷售(in public use or on sale)，則不得取得專利(註4)。針對pre-AIA法案的「銷售」條款，CAFC長期主張在關鍵日期(即有效申請日前一年)之前，進行由秘密方法製造而得的產品之銷售行為，會構成該方法的可專利性障礙。CAFC回顧了四十多年前一件與本案狀況極度相似的D.L. Auld Co. v. Chroma Graphics Corp., 714 F.2d 1144, 1147 (Fed. Cir. 1983)判例，該案所涉及的專利是有關一個製造徽章的方法；早於專利申請日的一年之前，Auld利用該方法製造了一批徽章樣品，並為販售之要約，同時將該方法保密；CAFC認定Auld的專利無效，理由是「銷售阻卻」背後的目的是要阻止發明人在尋求專利之前，試圖從其發明的商業利用中獲利超過一年；由於Auld將使用其方法製作的徽章作為販售要約的標的物，並試圖在關鍵日期之前從這種使用中獲利，Auld便喪失了「就該方法獲授有效專利的任何權利」。CAFC也在其他案件中重申了相同的裁定。

CAFC稱其判決與最高法院最早可追溯至1800年代的先例是一致的。在1829年的Pennock v. Dialogue, 27 U.S. 1, 19-24 (1829)案中，最高法院做出了一個開創性的判決，針對發明人在銷售採用專利方法製造的產品之同時，對公眾隱瞞其發明細節的情況做出了處置。最高法院認為，若允許發明人通過替該項發明取得專利來擴大其獨佔權，將「嚴重阻礙科學和實用技藝之進步，並為那些最沒能及時傳達其發現(發明)的人給予優待(註5)」。CAFC又引述了Learned Hand法官在1946年一個關於銷售阻卻的判決中的說法：發明人不得在一項發現(發明)已經可以去申請專利的情況下(也就是技術發展完成之後)，不當地利用該項發現(發明)進行競爭行為；他要不維持其保密性，要不就合法壟斷(也就是取得專利 )(註6)。而在更為近期的Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 525 U.S. 55, 68 (1998)的判決中，最高法院重聲，「銷售阻卻」作為專利性的「限制性規定」，意在防止人們在尋求專利保護之前，通過商業利用一項發明來將專利獨佔擴大到法定期限之外。發明人在關鍵日期前透過商業銷售利用其發明的「自願行為」構成了對專利權的「放棄」。這樣的論理在專利法的歷史中迴盪，且至今仍然適用。

基於以上的論述，CAFC表示，根據長時間確立下來的pre-AIA判例法，在關鍵日期前銷售使用秘密方法所製得之產品，會觸發銷售阻卻，使得爾後申請之方法專利無效。

(二) AIA法案中「銷售阻卻」之法律解釋

國會在2011年制訂了AIA法案，將美國的專利法從先發明(first to invent)原則轉換到發明人先申請(first inventor to file)原則。在制訂AIA法案的過程中，國會修正了第102條，其中與本案相關的部分是規定：若所請發明在有效申請日之前，已受專利保護、已見於公開文獻，或者已公開使用、販售，或以其他方式為公眾所知悉，則不得取得專利(註7)。

在Helsinn案中，CAFC和最高法院都有論述到AIA法案中關於銷售阻卻的立法問題。Helsinn案涉及一項請求特定劑量的palonosetron藥物，其用於治療化療引起的噁心和嘔吐。在關鍵日期前，Helsinn公司就簽訂了提供專利所請劑量的藥物的商業合約，但Helsinn公司要求行銷合作夥伴對劑量保密。根據pre-AIA的銷售阻卻先例，以此合約為基礎之銷售將導致專利無效。然而，Helsinn公司辯稱 AIA 推翻了 pre-AIA法律。CAFC駁回了這個論點，且最高法院也維持了CAFC的判決。最高法院解釋，國會是在已有大量法律解釋§102的銷售阻卻的背景下，重新制定了「銷售」用語。所謂的「大量法律」包含了聯邦巡迴法院過往對於「銷售」一詞之解釋。正如最高法院所承認的，聯邦巡迴法院長期以來一直認為，要觸發銷售阻卻，銷售行為無需向公眾揭露發明的細節。有鑑於早已確立的pre-AIA先例，最高法院推定，當國會在AIA中重新制定相同的語言時，國會採納了該用語過往的司法解釋。最高法院檢視了Helsinn公司所引用的文字變動、法律架構和立法歷史，並認定它們未能表明國會有意推翻這一長期確定的先例。

CAFC援引最高法院在Helsinn案的論理方式，認為即使製程技術本身是秘密的，只要專利權人在關鍵日期前已經對使用該技術製造的產品進行了銷售，那麼「銷售阻卻」就會適用。CAFC推定，當國會在 AIA 中將「銷售」一詞再次寫入法典(reenact)，國會有意識到pre-AIA先例之存在，並採納了該用語過往已確立的司法解釋。這樣的推定是合理的，尤其當此用語在制訂新法時已經有既定的司法解釋時，法院通常會維持既定的司法解釋，除非國會曾表明他們有意作出改變。針對國會是否對於「銷售」用語有意圖去廢止既定的司法解釋，CAFC以上述為前提進行了一番審視。

Celanese公司主張，根據AIA的修訂，國會有意改變銷售阻卻的定義與適用，也因此，Celanese公司在2015年前販售使用其秘密方法製造的Ace-K的行為並不會觸發銷售阻卻。為了支持這一論點，Celanese公司引用了§102修法前後的用語變化、AIA法案的其他章節，以及在立法過程中的特定幾段節錄。

Celanese公司指出AIA法案的§102(a)將pre-AIA法案的「發明(invention)」改成「所請發明(claimed invention)」，並加入了「以其他方式為公眾所知悉(otherwise available to the public)」這個總括性用語。基於這些用語上的修改，Celanese公司主張加入了「所請」一詞表示AIA法案底下的銷售阻卻需要是「所請發明」本身為銷售之標的才算數，而在未公開製造方法的情況下，販售由該方法所製成之產品，將不再觸發銷售阻卻。據此，Celanese公司主張他們販售的是專利方法所製成的產品，而非專利方法的技術本身，因此，銷售Ace-K的行為不會觸發銷售阻卻。然而，CAFC駁回了這一論點。

首先，CAFC檢視了修法時將「發明」改成「所請發明」一事。CAFC認為毫無爭議的是系爭專利中所請發明指的是用於製造Ace-K的方法。而本案有爭議的點在於：將所請之製程發明置於被銷售的狀態，並觸發銷售阻卻(註8)意味著什麼？Celanese公司的主張若成立的話，將會是就方法專利而言，銷售阻卻這項可專利要件的根本性改變。CAFC認為加入「所請」一詞並無法支持這樣的根本性改變，因為修法前後的用語－「發明」和「所請發明」－指的都是申請人企圖尋求專利保護的標的。而且，涉及銷售阻卻的判例法裡，經常可見「發明」和「所請發明」兩詞交替使用。CAFC認為，國會在制訂AIA法案時，僅僅是將用詞作了修飾，使其在符合現有的司法解釋的情況下更為精確，並無意圖改變其實質意涵。

CAFC接著檢視「以其他方式為公眾所知悉」這個總括性用語。Celanese公司主張這個總括性用語可以佐證AIA法案下的「銷售」條款已排除未揭露方法發明的產品銷售。Celanese公司的見解是：在AIA法案底下，適用銷售阻卻的前提是所請發明的細節需要被公開於眾。回頭檢視Helsinn案會發現，Helsinn公司提出了與Celanese公司相同的見解而被最高法院明確地駁回了。CAFC亦得到相同的結論，CAFC的論述是：美國專利法第102條列舉了幾類「專利授與條件」，其中包括所請發明不能「已受專利保護」、「已見於刊物」或者「已銷售」。正如最高法院解釋般，「已銷售」類別從未要求適用的商業銷售向公眾披露所請發明的細節。而「以其他方式為公眾所知悉」這個總括性用語是為了納入那些本就該被涵蓋但無法用前述幾項類別所涵蓋的情況。在法條中加入這個總括性用語並無法證明國會意圖改變「銷售」的意涵。

CAFC所得結論可從「銷售阻卻」背後的法理獲得進一步的支持。無論是甚麼類型的發明，銷售阻卻存在的目的都是為了阻止人們先對發明進行商業利用，爾後再透過專利持續利用，從而實質上延長了法定的專利期限。從合約的角度上來看，從專利產品中獲利的銷售，與從專利製程中獲利的銷售，兩者在形式上或許有所不同，而不論是最高法院或是CAFC的先例都有認知到這個差異並認知到這個差異對於銷售阻卻原則的重要性。CAFC強調，就專利方法而言，當有人在關鍵日期前藉由實施專利方法而獲取商業利益時，則銷售阻卻便適用。CAFC不認為國會有意圖改變針對專利方法的銷售阻卻，也無意破壞相關判例法的根本論理。

(三) Celanese公司的其他主張

Celanese公司另外主張§102(b)給予發明人自己的「揭露」提供一年的優惠期，倘若銷售阻卻能適用到發明人的「秘密」商業行為的話，則針對發明人「沒有實際揭露發明」的行為，就形同沒有優惠期了。CAFC採納金禾公司的看法，指出Celanese公司的銷售行為落於一年的優惠期之外，拒絕在本案中對§102(b)進行解釋。CAFC認為Celanese公司真正的主張是，只有當技術本身在商業銷售中公開時，才會觸發銷售阻卻，而這個主張已如前述遭CAFC駁回。

至於Celanese公司關於271(g)(第三人的侵權行為)和273(a)(第三人的侵權抗辯)亦能佐證國會意圖改變銷售阻卻之主張，也都因為專利性(或專利有效性)與侵權是涉及不同行為、不同行為人，有著不同論理基礎與不同法律架構的不同問題， 而被CAFC認為與本案著重探討的銷售阻卻無關而遭駁回。

Celanese公司另外還引用在一個委員會報告註腳中，兩位參議員之間的對話內容，企圖佐證國會有意在AIA法案中對銷售阻卻加入需要對公眾揭露發明細節的限制條件。Helsinn公司在Helsinn案也引用了相同的對話內容並作出與Celanese公司相同的主張，但所引內容至多與第102條的另一個用語－「公開使用(public use)」－有關，並無法支持對於「銷售阻卻」的根本性改變。再者，最高法院一再警告不能依賴委員會報告等立法資料，或者個別立法者的觀點來解釋法典文本(「立法歷史本身經常是混濁、模糊且矛盾的(註9)」)。因此個別立法者的觀點並不能有效地確立國會的意圖。

(四) 小結

CAFC強調，「銷售阻卻」背後的公共政策是防止發明人首先利用營業秘密在未申請專利的情況下長期商業化一項發明，然後再通過專利申請來延長其獨佔期間。這一原則的核心目的是避免企業在享受營業秘密保護的同時，又通過專利保護獲得額外的獨佔期。CAFC並重申AIA法案並未改變「銷售阻卻」的司法解釋和基本適用範圍，而在關鍵日期前銷售使用秘密方法所製得之產品，會觸發銷售阻卻，使得爾後申請之方法專利無效。

由於Celanese公司未能證明AIA法案推翻了長期以來的先例，因此Celanese公司在2015年以前針對由秘密方法製得之Ace-K的銷售行為觸發了銷售阻卻，致使系爭方法專利無效。

四、總結

專利制度的初衷在於鼓勵創新並促進產業發展，透過授予發明人一段時間的獨佔權，去激勵創新者投入時間、資源和精力去開發新技術，同時要求發明人公開其技術細節，以助於技術的分享與傳播，從而推動整個社會的技術進步。專利制度平衡了專利權人的利益與社會的需求，一方面保護創新者，另一方面在專利期限屆滿後，讓技術進入公共領域，使更多人受益。以上述美國判例來看，倘若專利法准許專利權人在不公開發明細節的情況下獲得收益超過一年才申請專利，試圖以專利權獲得獨佔權，這將違反美國專利制度的初衷。

本案判決重申，在AIA法案下，銷售阻卻的適用與pre-AIA制度下相同，在專利申請前一年這個關鍵日期之前，只要涉及該項技術的產品在市場上銷售，使得專利權人獲得商業利益，就會觸發銷售阻卻，實際上技術的公開與否並不重要。這意味著，當專利保護的是製程，不論技術細節是否公開，銷售行為一經發生就會影響專利申請，導致後續申請的專利受到銷售阻卻的限制而無效，即便銷售的標的是由一製程所製造出來的產品而非製程本身也一樣。此判決進一步鞏固了銷售阻卻在美國專利法中的重要地位，並闡明了銷售阻卻的適用範圍。

對有意在美國進行專利佈局的企業而言，在對一項技術進行商業銷售之前，必須充分衡量營業秘密的優勢及潛在的專利風險，確保不會因為過早的商業行為而失去專利保護。

※ 註釋 ※