智慧財產專業團體

　　專利法第59條明定了專利權效力所不及的七種具體事由，其中第三種「於申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者」即為學說上所稱先使用權或先用權之規定，為專利侵權抗辯事由之一。而所謂在國內實施，係指已經在國內開始製造相同之物品或使用相同之方法，包括販賣、使用或進口相同之物品或是依據相同方法直接製成之物品，且不以自己實施為限，委託他人實施者，亦適用本規定。前開規定，於新型專利及設計專利準用之，此亦為同法第120及142條所明定。

　　在一些先使用權抗辯的專利侵害案件，有的提出對經銷商發送且載明系爭產品照片、規格、建議售價、新品販售日期等的電子郵件及航空貨運單等，證明已就系爭產品在國內向經銷商為販賣之邀約，並為上述目的而進口系爭產品，進而推廣之實施行為(智慧財產法院109年度民專訴字第25號民事判決)、有的提出系爭產品的產品圖面確認單及受委託製造毛胚產品之訴外公司的具結等，證明系爭產品與毛胚成品的外觀、結構均相同，主張申請日前已在國內實施或已完成必須之準備，為專利權效力所不及(智慧財產法院108年度民專訴字第81號民事判決)，而這些先使用權的抗辯多見於與發明專利及新型專利有關的案件。在近期的一個侵害專利權有關財產權爭議的民事訴訟中，則是針對設計專利權主張先使用權，以下就該案件的先使用權抗辯的部分介紹如下。

　　系爭中華民國公告第D208862 號「框料」設計專利權人以被控侵權人製造、販售的「電動窗之框料」（下稱系爭產品）侵害前開設計專利為由，對之提起民事侵權訴訟。

　　訴訟中，被控侵權人提出伊於系爭專利之申請日前委請訴外人A公司為系爭產品開模、製作板型之製圖確認單(下稱系爭設計圖)及出貨對帳單，用以證明其在系爭專利申請日前即已公開實施系爭技藝，主張系爭產品為系爭專利之專利權效力所不及，作為抗辯理由。

　　關於被控侵權人的先使用權抗辯，智慧財產及商業法院審理後認為，系爭設計圖係關於鋁窗窗框之設計圖，與系爭專利所應用之物品相同。系爭設計圖係以各部位之間距、寬度、厚度及形狀等相關參數之剖面圖呈現。而依該設計圖所示，系爭設計圖之整體設計外觀與系爭專利前、後視圖所呈現之整體外觀互為比對，可知系爭設計圖已揭露系爭專利之「翼部」、「板體」、「底板」及其彼此間之對應關係及相對位置等主要識別特徵，兩者整體外觀呈現相同或高度近似。

　　綜合系爭設計圖右下方所記載的日期早於系爭專利申請日、出貨單內容與A公司業務人員證詞，堪認被控侵權人在系爭專利申請日前業已委請A公司為系爭產品開模，A公司亦已依約交貨等情，是系爭被控侵權人援引專利法規定，主張系爭產品為先實施，乃系爭專利之專利權效力所不及，為有理由。

　　從本件判決可知，先使用權的主張是否可被法院接受，係於所提供的證據是否足以證明在申請日前已有在國內實施或完成必要的準備的事實，而與特徵在構件的組成之發明和新型不同，設計是指物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩及其結合，當設計的重點是在物品內部的形狀、花紋或色彩、以及圖像設計(使用者介面、ICON)時，除了本判決中提示的設計圖之外，宜保存可具體顯現該等設計特徵的相關資料(例如型錄、照片及參展照片等)及資料製作的日期，相互勾稽。而在證據的鞏固與保存的部分，除了可透過如本案中由與被控侵權人有業務往來之民間第三人的資料和證詞之外，也可透過公正的第三方，例如一些標準化組織所制定的制度(iso制度)、以及資料的公證程序等來進行保存，甚至可利用國外之法律上規定的電子資料保存方法，例如日本的e-文書法(又稱電子文書法，訂定資料上附有時間戳記的規則等)，來將重要資料進行數位保存，這是產品要在國內實施的相關業者對資料的獲取及鞏固上，一開始便需思考及注意的。