依台灣現行法規,若專利權人或舉發人不服經濟部智慧財產局(下稱智慧局)作成專利舉發審定時,得向經濟部提起訴願,而後續訴願程序仍被駁回時,則係以智慧局為被告向智慧財產及商業法院(下稱智財商業法院)提起行政訴訟進行救濟。智財商業法院現行對此類案件常會命當時舉發程序的相對人作為參加人進入此行政訴訟程序中,而此參加人在訴訟中可提出獨立之攻擊或防禦方法,並會受到判決效力之拘束。雖然統計上行政訴訟中推翻原先舉發審定的案件較少,然而,若參加人未參與行政訴訟,還是可能會對訴訟走向造成一定影響,甚至導致最後撤銷智慧局原先舉發審定,本件智財商業法院在2021年9月所作成之110年度行專訴字第9號行政判決即為適例。
該判決所涉及台灣發明專利I317967之技術內容為可自我定位的光罩載具(下稱系爭專利),專利權人為美商安堤格里斯公司公司(ENTEGRIS, INC.,下稱Entegris公司),舉發人為家登精密工業股份有限公司(下稱家登公司)。本案背景係於2015年開始Entegris公司以系爭專利主張家登公司侵權而進行專利侵權訴訟,一審階段之智財商業法院104年度民專訴字第36號判決於2019年3月判決家登公司敗訴並應賠償約新台幣9.7億元,屬台灣專利侵權訴訟少見高賠償金額案件。家登公司不服提起上訴,且在民事訴訟期間同時對系爭專利向智慧局提起數次舉發案,惟多以失敗收場。最後到了2019年4月提出之N06舉發案,即系爭專利所面對的第六次舉發案,家登公司補強新引證,並成功說服智慧局於2020年4月作出舉發成立審定。系爭專利遭舉發成立而無效之狀態,事實上也促成兩造於2020年底時在民事訴訟達成和解。
縱然雙方已經在民事訴訟和解,系爭專利的行政救濟仍在持續進行。專利權人Entegris公司對於智慧局之N06舉發審定先是提起訴願,並於訴願被駁回後提起本件行政訴訟。在此行政訴訟中,智財商業法院認同專利權人Entegris公司的主張,質疑被告智慧局對於涉訟請求項可由前述新引證為簡單變更的理由不夠充分、並未考量新引證與涉訟專利所欲解決問題,且對進步性的判斷並非遵守整體審查原則等,法院並於開庭時多次請本件行政訴訟的被告智慧局對該等議題提出說明。然而,智慧局之回應大多仍是維持原先舉發審定理由之論述,故智財商業法院判決智慧局的舉發審定有理由不備之情形,從而撤銷智慧局原先之舉發成立審定。本件判決書援引最高行政法院109年度上字第722號判決意旨,表示行政訴訟法院雖可職權調查事實關係,不受當事人主張之拘束,但於智慧局在未改變舉發審定之結果、基於審定時已存在之理由、無礙當事人之程序保障權等前提下,得允許智慧局可補充理由及法律依據,但智慧局實際上並未補充。
對於法院此類專利有效性之技術議題,實則最適宜由原先舉發程序中的相對人作為訴訟參加人來進行回應,畢竟參加人曾參與舉發程序,相較於被告智慧局方為利害關係相對立的實質當事人。智慧局雖然作為被告,但實務上在行政訴訟中經常只援引參加人的回應,以補充原先舉發審定之理由。然而於本件行政訴訟中,法院雖曾命家登公司為參加人,但家登公司可能因與Entegris公司達成民事訴訟和解或有其他考量因素而未參與訴訟,導致被告智慧局未積極於訴訟中補充理由,法院最後以原審定舉發成立之理由不完備為由判決被告智慧局及參加人家登公司敗訴。
此案判決結果突顯台灣現行專利舉發案件行政訴訟之重要問題,即一方面智慧局於舉發程序是專利有效性的裁判者,但另方面案件進入行政訴訟後卻成為被告。若立於實質對立關係的舉發人或權利人未積極參與訴訟提供意見,則可能難以期待被告智慧局之答辯理由會超出其原先舉發審定理由之範疇。對於此等問題,智慧局於2020年底提出在專利舉發行政訴訟案件中改採兩造對審制的專利法修正案,希冀修法通過後直接由專利權人及舉發人於訴訟上進行攻防,此部分本所已於2021年第1季的智財新知對此項專利法修法議題有詳盡介紹(可參考連結:http://www.saint-island.com.tw/TW/Knowledge/Knowledge_List.aspx?IT=Know_1_1&CID=620)。目前在現行制度下,作為訴訟參加人之舉發人或專利權利人,除非有其他考量,仍建議應積極參加訴訟及提供意見,避免喪失在該審級充分攻防的機會,否則一旦法院判決撤銷智慧局原先舉發審定,參加人仍會受此判決效力所拘束。
-----------------------------------------------------------------------
以上內容僅為一般性之討論,非法律意見,不適用於具體事件。若有實際問題,請與我們聯繫。