經濟部智慧財產局(下稱智慧局)於2020年底發布專利法修正草案,目前尚在徵求公眾意見之階段。其修正目的與內容概要,本刊另有專文綜述。本文專就修正草案於「專利申請案審查」與其救濟方面之相關內容,作一縱剖面之簡介。
壹、發明專利申請案審查
關於發明專利申請案之審查,修正草案與現行制度之主要區別,如下圖所示。

從上圖可知,修正草案規劃之主要變革包括:
一、以「核駁複審」取代再審查與訴願
關於發明專利實體審查,起訴前之程序,依現行制度,為「初審—再審查—訴願」三階段,前二階段皆由智慧局審查,且為接續審查。
修正草案則簡化為「審查—核駁複審」,免除訴願並取消再審查程序,以核駁複審包括取代之。依草案規劃,智慧局未來將設立獨立專責之「複審及爭議審議會(簡稱審議會)」,其職權即包括核駁複審之審議。
從程序面言,智慧局實體審查,若結果為核駁,即為核駁審定。申請人若不服,可於收到核駁審定書後2個月內向審議會申請核駁審議。
專利申請案中,凡在現行法下能成為行政訴訟標的之智慧局處分或決定(例如認定優先權主張不合法),依修正草案之規劃,當事人若有不服,亦可向審議會提出複審,再有不服,則免除訴願程序,逕向智慧財產及商業法院起訴。
二、審議會之組織與審議程序
依修正草案規劃,審議會將隸屬於智慧局,但為獨立專責單位,由資深專利審查官或法律專家組成。
(一) 前置程序 v. 合議審議
參考鄰國立法例,修正草案規劃:核駁複審申請人,可於申請時一併提出專利修正。此時,審議會進行「前置程序」,由原審查人員或其他審查官為前置審查,且為獨任審議。若前置審查結果認為申請案修正後內容符合專利要件,即逕為核准審定,核駁複審案視為撤回。
若未於申請時併提修正,或修正後仍不被認為符合專利要件,則核駁複審案進入合議審議程序,合議人員3到5位,其中一人為審議長。
(二) 核駁複審,以書面審議為原則
草案明定:核駁複審案以書面審議為原則,但審議會可依職權或依申請,行言詞審議。
(三) 重新審查
依草案修正理由,核駁複審之審議範圍,為重新審查該發明申請案是否有不予專利之情事。因此,審議會對於核駁審定書未載明不予專利之事由,可審酌之。
三、關於分割申請之規定趨嚴
依草案之規劃,專利申請案進入核駁複審程序後,不接受分割申請;與現行制度相較,其分割申請之時限大幅提前(請參下表)。

四、關於修正之規範亦趨嚴格
依修正草案之規劃,申請人可於如下時點申請修正:
(一) 收到智慧局審查意見函前,均可主動修正;
(二) 收到智慧局審查意見通知限期申復及修正時,可修正;
(三) 申請核駁複審時,可併提修正;
(四) 核駁複審程序中,收到審議會通知限期申復及修正時,亦可修正。
相較於現行制度(尤其再審查制度之修正規定),草案似表達出希望申請人在進入核駁複審前及早修正之意旨。
五、專利申請行政訴訟之變革
(一) 管轄法院與訴訟程序之變化
依修正草案之規劃,申請人若對審議會之核駁決定不服,免經訴願,可於收到決定書後2個月內,以審議會為被告向智慧財產及商業法院提起訴訟。若再有不服,則向最高法院(而非最高行政法院)提起上訴。又依草案規劃,凡現行一切專利行政訴訟,包括專利申請行政訴訟,皆改為準用民事訴訟程序,惟法院應依職權調查事實關係及證據,不受當事人主張與自認之拘束。
(二) 智慧財產及商業法院之審判
依草案之規劃,專利申請核駁訴訟之訴訟標的,為審議會決定之適法性。申請人做為原告,可視情形,請求法院判決「撤銷或變更智慧局原處分與審議會決定」或「命智慧局作成核准專利申請之處分」。
貳、設計專利與新型專利申請之審查
設計專利之申請案,亦經實審。因此,修正草案關於發明專利申請案審查之規劃,原則上亦適用於設計專利。此外,草案規劃:設計專利之優惠期,將由現行之6個月放寬為12個月。
至於新型專利之申請案,由於不經實審,因此修正草案規劃之變革,於新型專利之申請,原則上只包括:若智慧局經形式審查不予專利時,申請人之救濟,亦為向審議會提出複審,之後免經訴願,向智慧財產及商業法院提起訴訟。
參、尚待釐清之事項
一、關於智慧局之審查
依現行實務,智慧局於初審核駁前,基本上只寄發一次審查意見通知書。但依草案之規劃,分割與修正之時點皆被壓縮,第一階段審查之重要性將隨之提高。智慧局是否將借鑒他國制度與實務,在核駁審定前,寄發數次審查意見通知書,給予申請人多次申復機會,便利分割與修正及早提出,值得觀察。
二、關於核駁複審
現行制度關於「再審查理由後補期限」之規定,對申請人頗為友善。修正草案未提及關於「核駁複審」是否將沿襲現行制度之精神,給予申請人友善之理由補正期限。此部分可能將在審查基準之未來相應修正中獲得規範。
三、關於分割
如前所述,依修正草案之規劃,專利申請案進入核駁複審程序後,不接受分割申請,對申請人權益影響頗鉅。惟智慧局已於公聽會中表示:當前規劃之內容尚非定案,未來容有修改。
另外,專利申請案於核駁複審程序中,經前置審查而逕受核准(核駁複審隨之視為撤回),此時可否適用「核准審定書送達後3個月內分割」之規定,亦有待釐清。