智慧財產專業團體

陳巧宜  律師

一、前言

        西元(下同)2019年5月10日，日本設計專利法之新法通過，並於同年17日公布，有了相當大幅度的修正，目前預計於今年4月1日正式施行。

        新法中較值得一提的是，將舊法(即現行法)原本所稱的「設計專利」之定義大幅修正。

        舊法之「設計專利」，原指「物品的…形狀、花紋或色彩或其結合，透過視覺引起美感者」(舊法第2條第1項)，包括「供物品操作之用的圖像」，包含與該物品或與其一體使用之物品上標示者(舊法第2項)。上開內容，皆與物品本身密切相關。

        然而新法的特殊性在於，設計專利之保護，與舊法時代的「物品/動產」脫鉤，除了將無法儲存、標示於物品上的電腦圖像(例如僅儲存在雲端上，透過網路方得顯示之圖像)等列入保護，最特殊的是，亦將建築物外觀(新法第2條第1項)，甚至是將建築物內部整體「引起統一美感」之室內設計一併列入保護(新法第8條之2)(註1)。

        當然，相較於過往，現今企業及經營者多相當在意營造企業整體的識別形象，各店面常會營造成相同、一系列的外觀或特色來吸引消費者及建立品牌形象，因此保護諸如一系列連鎖店外觀、室內設計等等的需求亦水漲船高。如同近年來臺灣智慧財產法院不乏未申請設計專利或立體商標的實用物品外觀、室內設計，請求以傳統的著作權法及公平交易法保護，同樣地在日本也不乏有類似案件，請求以日本的著作權法及不正競爭防止法進行保護，讓這個議題持續發酵，也催生了本次修法明文以「設計專利」保護建築物外觀等之契機。以下謹介紹幾件過往與此議題相關之重要日本實務案例。

二、請求以「建築著作」保護建築物外觀之案例：“Good Design獎”之實品屋事件(註2)

日本著作權法(註3)第2條第1項第1款規定，所謂「著作」指「創作性地表達思想或感情的創作，屬於文藝、學術、美術或音樂的範疇者」，而第10條第1項第5款中亦明文保護「建築著作」。然而，與我國法較不相同之處，即日本著作權法考量「建築著作」可能因其實用性而有必須變動調整之可能，為避免實際上認定為「建築著作」後而有實際使用上窒礙難行之處，於該法第20條第1項(同一性保持權)以外，並另行規定了同條第2項第2款建築著作的合理使用：「Ⅰ著作權擁有保持就其著作與標題同一性之權利，不受違反其意之變更、切除或其他改變。Ⅱ該當以下各款之改變，不適用前項規定：…2建築物之增建、改建、修繕，或因改裝所為之改變」，讓被認定為建築著作之建築可以進行合理的改建、修繕，而不至於侵害到著作權人之同一性保持權。然而縱有此規定，日本法院依然不輕易於案例中認定「建築著作」，保持極度嚴謹之態度。謹以以下知名事例，榮獲「“Good Design獎”之實品屋事件」進行說明。

(一) 背景

原告X公司係為日本知名大建商，其主張所興建之高級訂製住宅X建物曾獲得日本通商產業省所頒發之“Good Design”獎，而遭Y公司之Y建物模仿等語，主張其為建築著作之重製、改作權之侵害等，於2002年向大阪地方法院起訴請求排除侵害及損害賠償。

(二) 法院見解：

一審大阪地方法院作成「大阪地方法院平成14年(ワ)第1989號判決」，認為原告X公司無理由。原告不服上訴二審大阪高等法院，大阪高等法院依然以「平成15年(ネ)第3575號判決」，駁回上訴人即原告X之訴。

根據判決書，二審大阪高等法院認為，若實用品除實用性或機能性外尚可獨立作為美的鑑賞對象，則仍有成為美術著作之可能性；而建築物有類似單品製作之美術工藝品的一面，準此，「作為著作權法『建築著作』保護之建築物，參照同法第2條第1項第1款所訂著作之定義，為知性、文化的精神活動之產出，必須具備美感表現上的創作性，即作為造型藝術之美術性，一般常見的建築物應不得謂該當為『建築著作』。即使是一般住宅，在整體構造及屋頂、柱、壁、窗、玄關及上開彼此之配置關係上，不只有實用性及機能性(住起來的感覺、使用上的方便及經濟性等)，一般而言，也會添加美感要素(外觀及表面之美觀性)，於具備這些要件之情況下再進行設計與建築；然若僅以因一般住宅建築上通常會添加一定程度的美感創作性，即肯定其為『建築著作』並依著作權法給予保護時，參照同法第2條第1項第1款的規定，將失之過廣，與社會上一般住宅建築之實情不符。亦即，同法將建築物做為『建築著作』保護之意旨係為避免建築物的美感形象遭模仿建築盜用，如果連一般住宅中常見者也拿來作為著作保護的話，正因一般住宅具有實用性及機能性等，是則後續的住宅建築，特別是像近來常見之分售型公寓大廈，因其係規格化設計並將在工廠內所製造的素材在現場組裝、量產，此類建築將會有侵害重製權之虞。因此，可謂為同法第10條第1項第5款『建築著作』者，客觀上從外型觀之，若美感創作性超過一般住宅建築中通常會添加之程度，除作為居住用建物之實用性及機能性等外，得以之獨立作為美感鑑賞對象，足以讓人感知建築家‧設計者之思想或感情這一類的文化精神性，具有作為造型藝術之美術性時，方解為『建築著作』，實為相當。」X公司主張，由於不動產建築物無法作為設計專利註冊保護，故更應該以著作權法進行保護。然而法院認為「此專係立法政策之問題，不能以此為由主張未達上開程度者，得為著作權法所保護之建築著作」。

大阪高等法院提及，X建物綜合三角屋頂、做出陰影之深屋簷、翼牆、整體的水平線之類的日式建築之要素，結合內陽台、陽台、扁平天然石堆成牆壁之洋式建築要素等，足認其一再嘗試改良配置及構成，不只有實用性和機能性，不否認於美感面而言還是有其相應的創作性，亦係為知性活動之成果無疑。然而，「在現代，建築和風之一般住宅時，上開種種要素於設計、建築過程中經過一再嘗試改良而配置、構築的這種狀況，本即可想而知。如本件雖為高級訂製住宅，然而建商把其規劃為系列之作，作成實品屋來吸引顧客，其係針對一般民眾為購買客群而興建多數為同樣設計之一般住宅，從而，本件比起一般的訂製住宅，與工業性大量生產的實用品有更高之類似性，縱使該實品屋之建築物於建築上施有通常程度美感創作，仍不得不謂其並未構成『建築著作』…」。

而至於該建築物曾獲得“Good Design”獎，原審大阪地方法院認定該獎項之審查範圍不只有外觀的美感，並且就機能部份亦多所重視，審酌該獎項年鑑、網頁內容之獲獎理由可知多半均強調機能性，而關於美感僅止於抽象之指摘，「可推認本件獲獎係因極其重視機能面」，但不足為其美感已臻「建築著作」之程度，此部分見解亦獲得上訴審之維持。

該案件中Ｘ公司提出關於其「創作建築物」之獨特性與新穎性云云，原審法院認為，例如原告所強調之內陽台(inner balcony)，或一些設計元素的組合，內陽台或這些設計元素之組合為業界之前早已存在之配置，縱使之前不存在與原告建物之內陽台完全相同之內陽台，或完全相同的設計元素配置方式，然此不過為之前業界已存在之配置的「延伸」而已，不應作為原告建物有美術性、藝術性之根據，此部分見解亦獲上訴審維持。

Ｘ公司主張提出某藝術大學研究所教授A所做成之鑑定報告書，說明其和風、洋風之綜合樣式具有高度之審美性。法院認為，毋寧說近來純和風或純洋風的建築反而較少，兩者樣式之折衷並不少，無法作為其具有美術性、藝術性之證據。

 (三) 小結

綜上所述，日本實務相當嚴謹地判斷，如只要是建築即構成「建築著作」，則失之過廣，不符合社會實情，貿然認定其有著作權，將會導致日漸增加之規格化、現場組裝、量產者成為侵害著作權之對象。一般而言，設計師設計上本即多多少少會添加一定程度之美感創作性；惟是否可以作為著作來保護，則須視扣除實用性與機能性之公共財後，是否得以單獨作為美感鑑賞對象，足以讓人感知建築家‧設計者之思想或感情這一類的文化精神性，具有作為造型藝術之美術性來判斷。

三、以「不正競爭防止法」請求保護店面外觀之案例：「飯屋」食堂案件(註4)

日本不正競爭防止法(下稱「不競法」)第2條第1項第1款規定(註5)，為他人所周知標示(註6)遭混淆誤認之情形，為不公平競爭：「本法所謂『不正競爭』，指下列各款情形：1他人的商品等標示(關於他人業務的姓名、商號或公司名稱、商標、標章、商品的容器或包裝、其他的商品抑或標示營業之用者之謂。下同)，於消費者間廣為認知者，使用上開同一或類似商品等標示，抑或將使用該商品等標示者轉讓、交付、為轉讓或交付而展示、輸出、輸入、或透過電信通訊提供，使與他人商品或營業產生混淆之行為」。亦曾發生連鎖食堂以上開條文，請求保護店名、店面整體之案例。

(一) 背景

兩造皆為加盟連鎖店，原告之店名標示為「御飯屋 銘謝惠顧 ○○食堂」、被告之店名標示為「飯屋食堂」(註7)。起因於網路上有人討論，還有客戶留言，原告認為消費者有混淆誤認兩間企業主體之虞，因此2006年，原告提起民事訴訟，先位請求被告之店名，備位請求被告之店鋪外觀均有不公平競爭之行為，違反日本「不競法」第2條第1項第1款周知標示遭混淆等(註8)，提起民事訴訟請求排除侵害。

(二) 法院判斷

一審大阪地方法院認定兩造之店名並不近似(註9)。其次，就店面外觀，一審法院並未就周知性先進行論斷，而係直接針對店面外觀之招牌、菜單招牌、外觀配色、樹立式招牌、店內菜單招牌及店內裝潢等進行比較。

法院首先明確肯定，特別的店面外觀歷經長年的使用，店面外觀整體非謂無取得「後天識別性」之可能，因此難謂原告店面外觀整體並無取得識別性之可能。然而，法院指出「縱使認店面外觀主體已有周知營業識別性，以此為前提，來探討店面外觀整體的類似與否時，僅以店舖外觀整體所見時之大概印象、氣氛，或者關於店面外觀的概念為相類似來判斷並不足夠，應解為，至少引起消費者注目的特徵或者主要的構成部分相同或為高度近似，其結果須導致餐廳的使用者即消費者就店面的營業主體之同一性客觀上產生混淆誤認之虞者」。於是法院就最具特徵的店面招牌、樹立式招牌進行判斷，認定並不類似，且這兩個部分的差異造成兩造店面外觀整體已有差異，加上其他個別要素的差異性，法院認定原告店面為較復古食堂之感，被告店面則較為近代風，認定兩造店面外觀並不近似，消費者亦無混淆誤認之虞。而至於店內裝潢，法院認為，雖然原告主張兩造皆有玉子燒專區及暖色系照明，但此皆為司空見慣之配置，也不容原告獨佔。

原告復主張，縱使兩者店面有所差異，有些對營業主體標示毫無關心或不太注意的消費者還是可能會因為兩造店面整體外觀相似而造成混淆，而誤進被告店面之中，因此主張縱使個別要素存在差異，但整體類似的話，仍應符合不競法上的「類似」要件云云。然而法院認定，本條款主要設計的目的係為了抑止著名表徵遭到搭便車的侵害，然而這些對營業主體標示毫無關心或不太注意的消費者並非是誤認乙店為甲店而走入乙店，「只不過正是其對營業主體標示毫無關心乃至不注意，才沒發現彼此之間的差異。如本件般價格便宜的大眾食堂，以低廉的價格提供白飯、玉子燒、煮鯖魚等基本品項，此種類的店舖，無論營業主體，不少消費者應該就是大概選擇寓目可見最近的食堂。以這樣的消費族群來說，以前曾去過原告的店，就算偶而看見被告店鋪這種較有名、也是以同樣營業型態提供同種基本品項的店舖，而選擇了被告的店，也不能斷定就是混淆營業主體之結果」。準此，法院認為預先設想這樣的消費族群而放寬類似判斷，並不相當。

於一審中，原告即提出美國法中“trade dress”的概念，主張參考該法理，其店鋪外觀已成為營業上表徵云云，一審法院並未回應。而二審大阪高等法院則認為，姑不論該法理是否可以直接在日本法的架構下適用，若以本件兩造店鋪外觀最具特徵並且可謂最主要的構成要素的差異程度來論，依然不能說兩造的店舖整體係為類似。

(三) 小結

此案之重要性，係日本法院首次明確表示，店面外觀本身有可能藉由使用構成後天識別性，而有構成著名表徵之可能。然而個案中，法院亦相當嚴謹地一一比對店面外觀之個別要素，指出並不能以店面大概的印象或氣氛蓋然地觀察，而必須再研求主要引起消費者注意的主要部分為何，及實際在客觀上是否會產生混淆誤認之虞；法院也對兩造皆具的特定配置(例如特設玉子燒專區)極度謹慎，認為此配置既為業界已見，不容獨佔。最後，值得注意的是，法院也考量該「產業特性」及相關消費者的「交易習慣」，認為這種平價食堂的消費族群大概就是選擇方便就近即可，就算選擇了被告食堂，也不能必然斷定係為混淆誤認之結果。

四、以「不競法」請求保護店面外觀：「KOMEDA」咖啡店排除侵害假處分事件(註10)

(一) 背景

經過上開「飯屋」食堂事件後，連鎖店外觀近似的問題依然時有所聞，而其中諸如大阪的連鎖居酒屋「鳥貴族」主張京都的「鳥二郎」居酒屋店內裝潢甚至連店員制服風格都很相似，因而侵害其營業利益等為由，向大阪地方法院提起排除侵害民事訴訟，其後兩造和解。之後，關於此議題最有名的案件，莫過於「KOMEDA」咖啡店假處分事件了。

假處分聲請人(即債權人公司)所開設之「KOMEDA」咖啡店為日本知名之咖啡連鎖店。本件起因係2013年時，債務人公司考慮將自己旗下位於和歌山縣的土地用以加盟「KOMEDA」咖啡店，於是就與聲請人公司進行洽談，然而聲請人公司由於在和歌山縣內已與其他業者締結加盟契約，最終拒絕了債務人公司的請求，復告知若為其他地區則可以考慮看看。然而此後債務人公司就未再與聲請人公司有任何聯絡。

翌年，聲請人公司發現，債務人公司在其距離和歌山市店30分鐘車程處開設了「MASAKI」咖啡店之1號店，聲請人公司稱其接獲不少消費者詢問兩造是否有關係的內容。聲請人公司於是對債務人公司寄發警告函，債務人公司則置之不理。於是，2015年，聲請人公司以債務人公司所開設之「MASAKI」咖啡店之1號店店鋪外觀高度近似，違反日本不競法第2條第1項第1款周知標示遭混淆(註11)為由，向東京地方法院聲請排除侵害假處分(註12)。

【左側為「KOMEDA」咖啡郊外型店鋪，右側為「MASAKI」咖啡外觀。圖片來源：「KOMEDA」之控股公司對於本件假處分之官方說明文稿】(註13)

(二) 法院判斷

就店面外觀是否該當不競法第2條第1項第1款保護客體「商品等標示」，東京地方法院明示：「店鋪之外觀(店鋪的外觀裝潢、店內構造及室內裝潢)雖然通常並非係為了當作識別營業主體來源而擇用，然而視情況而定，仍存在為了具體呈現營業主體店鋪形象為目的而擇用之情形。就此，參酌①店鋪的外觀客觀上與其他同種類店鋪外觀之明顯相異的特徵②該外觀由特定事業(包含其繼受者)繼續‧獨占性地使用之期間長短、就包含該外觀之經營內容等之宣傳」，於消費者間已產生周知的表彰來源識別性，則可以認為已符合不競法中所保護之「商品等標示」。

而系爭「KOMEDA」咖啡店鋪外觀之諸多特徵，法院認為難謂為建築功能而採用，由各種裝飾性元素綜合起來已成為一個整體顯著的特徵(註14)已係為營造讓客戶如在家中客廳般放鬆的柔和空間而擇用，與業界其他同種類店鋪顯有不同，而且藉由長期使用此小木屋(log house)外觀宣傳並就該外觀特別介紹，因此認定聲請人所提出之釋明資料業足認該外觀已達到周知程度(註15)。
經過類似性比對之後，東京地方法院認定有類似並且有使消費者混淆誤認之虞，而認定排除侵害假處分為有理由。法院並指出，由於系爭「KOMEDA」咖啡店外觀之具體內容，有許多並非建築功能性必備，而純係裝飾性的元素，加以特定並一再限縮而構成，因此縱使讓其獨佔該外觀，弊害應極小。

最後，就保全必要性而言，法院認為，當初債務人公司因為被拒絕加盟之後，馬上興建了跟聲請人公司店面外觀酷似之店面，而且至今依然持續使用，造成消費者的混淆誤認情形，使聲請人公司之品牌形象遭到稀釋，蒙受有形或無形的不利益，而且被聲請本件假處分之後依然繼續設置2號店，毫無停止跡象，因此綜合考慮上情，應認為有保全必要性。

(三) 小結

本件係為日本法上首件法院明文以不競法之著名標示保護店鋪外觀之案例，然而必須注意本件之特殊性。首先是本件終究係一「假處分」，而非本案判決。日本法院認可假處分有理由之比率爾來甚高，舉例而言，根據本件所做成時之2016年(平成28年)日本法院司法統計，當年度於地方法院聲請假處分件數共有5,657件，扣除和解、撤回等，實際上結案者為3,575件，其中3,128件認定有理由做成假處分裁定，准許率高達87% (註16)。而當年度於簡易法庭結案者，628件有619件認定有理由做成假處分裁定，准許率高達98%，僅有5件駁回(註17)。假處分准許率如此高，況且債權人供擔保制度亦一定程度保護了債務人，因此可知爾來日本法院審理假處分之整體傾向似為，盡量肯認權利人之權利，准許假處分之聲請，並將具體紛爭留至本案訴訟解決。而日本法上假處分之舉證程度亦以「釋明」即可，因此證明程度終究無法如本案判決一般嚴謹，如為本案判決，勢必在判斷上又會更加慎重。

而本件中亦可推知影響法院心證的另一大原因是，債務人公司先前被聲請人拒絕加盟，後來依然在離聲請人公司店面車程30分鐘處開設外觀近似的店面，而且經聲請人公司警告亦不加理會，還在假處分審理期間開設2號店之情事。且雖債務人亦為大公司，然而其所設置之「MASAKI」咖啡才剛展店到第二間，或許暫時准許命其排除侵害，影響不致過大。況且，於本件假處分審理中，「KOMEDA」咖啡店鋪外觀亦獲准註冊第5851632號立體商標之註冊(如下圖) (註18)，亦為法院最終認定其著名性推波助瀾。

五、結語

加強對店面外觀及內部設計的一致性與一貫性，現在已經漸漸成為許多企業營造品牌形象重要的一環。日本法上關於如何保護店面外觀之甚囂塵上的議論，也在設計專利法通過之後暫時平息；然而並未申請以設計專利保護者，將來亦不乏依然會繼續主張著作權或不公平競爭之可能。

至於參考上開判決，日本法對於認定店面外觀為諸如表徵，抑或為建築著作，其判斷都極其慎重。日本如同臺灣，著作權亦無須註冊且擁有極長年限，權利範圍亦相當廣，包含改作等，甚至有刑事處罰，係為一威力強大之權利。

固然近年來權利保護呼聲極高，以較為開明的角度來看，如果可以分別跨過不同權利的門檻，自然可以分別以不同法律予以保護，此亦為近年之風潮，日本法院近年之判決中亦不乏此類見解。惟，建築物外觀具有高度實用性，其中組成部分不乏規格化、現場組裝、量產部分，日本法院亦了解到如輕率認定一建築物外觀為建築著作，可能會對產業造成一定影響。況且，建築物會因為市場動向、汰舊換新、客戶喜好，可能有進行汰換、修繕等需求而靈活改變之必要；且亦由於其高度實用性，許多規劃設計原已包含業界智慧的累積與共識，一旦成其為「著作」，改變其內容則可能有動輒得咎之虞(註19)，甚至進行該改變之人也可能根本沒有受刑事處罰的預見可能性。是以，認可建築物之外觀是否以著作權法保護，法院自然會傾向極其慎重地認定，就其內容仔細研求其原創性何在，以及其中是否具有公共財之部分。

而至於如欲以不競法之著名表徵進行保護，於上開判決及假處分裁定中，日本法院除了細緻地比較兩造異同之處，其亦意識到，認定一店面外觀為表徵之後，對相關業界可能會造成一定程度之影響，此外，法院也考量了產業特性及交易習慣。我們也可以觀察到，「KOMEDA」咖啡店乙案中，法院也是在該外觀各種裝飾性元素一再地限縮權利範圍下，認為如此限縮權利之狀況下之後近似者只可能會是刻意抄襲其外觀者，方認定其為著名表徵而應予保護；此外，個案中債務人公司的惡意，以及執行假處分影響層面尚小，也是最終法院認可假處分之原因。

時下需要獲得保護的權利樣態及內容漸趨多元，已遠遠超過立法者當時立法所設想之藍圖。日新月異的時代腳步長驅直進，然而法律只能步履蹣跚地在後追趕，如何在目前的法律架構下，能夠一定程度保護新型態的權利人，然又不至過於速斷，是所有當前法律人共同的課題。

※ 註釋 ※