在2019年11月1日施行之專利法第34 與107條修正條文中,關於發明及新型(申請)案分割之規定已被放寬(參本所2019/4/18之News報導)。在此之前,發明案僅得於初審審定書送達後三十日內或再審查審定前進行分割。在放寬後,發明案不僅在「初審階段核准後」可分割,於「再審階段核准後」亦可分割,且於此二階段核准後的分割期限均為三個月。同時,新型案亦放寬為處分前及核准後三個月內均可分割。此愈趨彈性之變化非常有利於申請人。
與此同時,新修正專利法對於分割案之標的範圍,規範更趨周全。修正條文明定:核准審定後所提分割案之請求項範圍僅得為原申請案說明書或圖式所揭露之內容,但不能與母案核准之請求項屬於「相同發明」,否則分割申請將被核駁,縱使准予分割且核准專利,上述情形亦構成舉發事由(舊法僅規範於施行細則且未明定構成舉發事由)。申請人對上述限制應特別留意,以確保精心之分割申請布局不致落空。
再者,因應此波專利法修正,智慧局對應地修正了專利分割相關之審查基準,並且進一步地明確化以下幾點操作實務:
一、關於前述是否有「相同發明」之判斷,係於申請分割後之實體審查時進行。
二、於原申請案核准審定後所提出分割案,雖原申請案經申請人放棄繳費領證,若分割案之請求項與原申請案核准審定之請求項有任一項屬相同發明者,仍會被核駁。
此點為此次基準修正中爭議較大的部分,雖然此要求是源自於避免重複授予專利權,但申請人務必要注意,依據最新基準,一旦一發明在母案被核准,即無法透過核准後分割改於子案請求該相同發明,在考量母案是否領證時,需將此點納入考量,避免落得兩頭空。
三、發明案於「初審階段核准後」及「再審階段核准後」之三個月內提出之分割案,係分別續行初審及再審查之審查程序;類似地,新型案於形式審查核准後三個月內申請分割者,續行形式審查程序。
另外,依據近期智慧局於一外部會議所揭示之統計數據可知,不少申請人近幾年來已善用2013年專利法修法放寬允許初審核准後三十日內分割之制度,近八年來,發明申請案之分割比例明顯逐年上升,只在2018年微幅下降。至於分割之時段與態樣,依據智慧局之統計,近六年來,在所有分割態樣中,「核准後分割」態樣佔比最高,約佔發明分割申請案之6成。預估在今年進一步放寬核准後(包含再審查准後)分割之適用範圍及時限之後,此種類型之分割申請數量會進一步提高。
然而,必須提醒:台灣目前不論是何種類型之專利申請案,均尚未允許在「核駁審定後」進行分割,此限制或與審查負荷有關。由該外部會議亦可瞭解到,智慧局目前正在比較日本、韓國、中國大陸、美國、歐洲及台灣之分割規定之異同,並且留意到:允許在「核駁審定後」一定期間內(例如三十日內、三個月內,甚至放棄前或核駁確定前)申請分割是國際潮流,是以,智慧局未來不無追隨國際主流進一步放寬分割條件續行修法之可能。
又,針對分割是否超出原申請時說明書、申請專利範圍及圖式揭露之範圍(是否有新事項)之比對,部分國家除了以「母案」為比對基礎,亦有將「第一次申請之母案」納為比對基礎。台灣目前實務上係以母案(原申請案)為比對基礎,但比對之方法步驟,仍待專利審查基準更詳盡之規範。
整體而言,近十年來專利法修法針對分割制度有明顯逐步放寬之趨勢,特別是發明與新型案部分,顯見推動修法之各界及立法者希望與國際接軌並提供申請人就其創新發明更靈活、彈性布局之善意,申請人可多加利用。