智慧財產專業團體

吳俊彥  專利師

一、前言

        美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office，以下稱USPTO)於2019年1月4日發布「2019年修訂專利標的適格性指南(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance)(註1)」以及「審查電腦實施功能用語請求項界定是否符合美國專利法第112條(Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance with 35 U.S.C. 112，以下稱「第112條審查指南(註2)」)」指南，分別對於美國專利法第101條對專利標的適格性以及第112條對功能用語請求項界定的審查實務進行調整。由於指南的指導原則均是基於美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC)的判決先例，因此並不涉及法律制度的改變，但仍對現行審查實務的調整有實質的影響。

        由於「第112條審查指南」彙整了CAFC近年來對美國專利法第112條審查的判決先例，對美國專利法第112條的審查具有指導性的作用，故以下便以「第112條審查指南」進一步了解目前在美國電腦實施功能用語請求項界定的審查實務。

二、概要

        「第112條審查指南」是為協助USPTO人員審查包含功能語句的專利申請案的申請專利範圍，特別是使用功能語句來主張電腦實施發明的專利申請案。

        「第112條審查指南」分兩部分，第I部分是審查涉及具有手段功能用語(means-plus-function)界定的電腦實施功能用語申請專利範圍(computer-implemented functional claims)的議題。第II部分是審查僅記載問題(problem)的解法(solution)或結果(outcome)的概念，但沒有充分記載如何完成該解法或結果的具體內容的電腦實施功能用語申請專利範圍，有關書面說明(written description)和可實施性(enablement)的議題。

        「第112條審查指南」補充提到，專利審查過程必須確保：(1)申請案的申請專利範圍根據美國專利法第112條(a)項規定在該申請案揭露內容中具有適切的書面說明和可實施性支持，以及(2)功能用語界定(即，請求項的界定是以執行的功能來定義一元件，而不是描述執行該功能的結構、材料或動作)根據美國專利法第112條(f)項規定適切地以手段(或步驟)功能用語界定來處理，並且根據美國專利法第112條(b)項規定足夠明確。上述要件與電腦實施的功能用語申請專利範圍尤其相關。

        CAFC已認知到專利案件中存在著寬廣的功能用語主張但在說明書中卻沒有足夠的結構支持的問題。如在Williamson v. Citrix Online, LLC.案(註3)(以下稱Williamson案)中推翻先前缺少「手段(means)」一詞的請求項界定不受美國專利法第112條(f)項約束的「強力」推定，以處理因此強力推定所導致不受美國專利法第112條(f)項規範的功能用語請求項增多之結果；在Function Media, LLC v. Google, Inc.案(註4)引用Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Tech.案(註5) (以下稱Aristocrat案)提到「美國專利法第112條(f)項旨在防止純粹功能用語的專利範圍主張」；以及在Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly and Co.案(註6) (以下稱Ariad案)中論及「簡單以主張期望的結果」來定義上位的功能用語申請專利範圍，「而沒有敘述達成該結果的下位內容」的問題。而另在檢視美國專利法第101條的法定要件時，CAFC也批評了不當的功能用語主張，即在Elec. Power Group., LLC v. Alstom S.A.案(註7)中注意到系爭專利「申請專利範圍並沒有超出在特定領域中收集、分析和顯示可用資訊，其以一般的用語宣稱功能，而沒有界定出用於執行比傳統的電腦和網路技術進步之功能的技術手段」；亦於Intellectual Ventures I LLC v. Symantec Corp.案(註8)述及「軟體專利通常…採用有意的模糊和寬廣的語句敘述軟體的特定目標或目的」。功能用語主張的問題，亦即當請求項的本質純粹是功能性的，而沒有記載達成所主張功能的任何特別方法時，根據美國專利法第112條長久以來眾所周知的原則是可以予以有效的處理。也因此USPTO就美國專利法第112條在審查過程中的適用提供了進一步指南。

        「第112條審查指南」的第I部分著重於根據美國專利法第112條(f)項的請求項解釋和美國專利法第112條(b)項的明確性要件，例如CAFC在Williamson案和Aristocrat案中的論述。第II部分著重於美國專利法第112條(a)項相對於書面說明和可實施性的要件，例如CAFC在Vasudevan Software, Inc. v. MicroStrategy, Inc.案(註9) (以下稱Vasudevan案)中的論述。

三、美國專利法第112條(f)項和第112條(b)項審查相關議題

        「第112條審查指南」第I部分檢視根據美國專利法第112條(f)項和第112條(b)項審查電腦實施功能用語請求項界定相關的議題，在Williamson案聯席會議的決定中，CAFC認知到其先前的一些看法建立了一個高度的障礙，就是在不使用「手段(means)」一詞的情況下以功能語句表達的界定不受美國專利法第112條(f)項拘束的推定，並認為這樣高度的負擔不甚公平。CAFC在Williamson案表示將此推定賦予強而有力的特性「已經改變了國會在通過美國專利法第112條(f)項時所取得的平衡，並導致不受第112條(f)項制約而逸脫法條規範約束的功能用語請求項的增多」。因此將適用美國專利法第112條(f)項與否的標準改為

(一) 請求項解釋：

        審查申請專利範圍的第一步是確定請求項的最寬廣合理解釋(the broadest reasonable interpretation, BRI)。在決定最寬廣合理解釋時，審查人員應如同熟悉該領域技術人員解釋般地確立每一請求項用語與說明書一致的含義，包括識別和解讀功能用語請求項界定。如果請求項界定記載了一個詞語和相關聯的功能語句，審查人員應決定請求項界定是否適用美國專利法第112條(f)項。美國專利法第112條(f)項的適用是由請求項語句所決定，而非由申請人的意向或僅在說明書中或在審查期間作出相反的聲明所決定。如果請求項界定符合專利審查程序手冊(第9版)(the Manual of Patent Examining Procedure ，以下稱MPEP)§ 2181第I節中規定的三部分析(3-prong analysis)，則將適用美國專利法第112條(f)項。大體來說，前述的三部分析包含評估：請求項界定的用語是否使用「手段」(或「步驟(step)」)用語或是一般性代用語(a generic placeholder)、該用語是否由功能語句修飾，以及該用語是否並未以足夠執行功能的結構、材料或動作修飾(註10)。

        當請求項界定明確使用「手段」一詞並包括功能語句時，推定適用美國專利法第112條(f)項。當界定進一步包括執行所述功能所必要的結構時，便推翻了適用美國專利法第112條(f)項的推定，參見 MPEP §2181第I節。相反地，不使用「手段」一詞的請求項界定將導致不適用美國專利法第112條(f)項的推定。但即便是面對這樣的推定，審查人員仍應考慮這樣的推定是否會被推翻。

        USPTO對於不使用「手段」用語的請求項界定採行不適用美國專利法第112條(f)項之推定的審查實務，是基於Williamson案中CAFC闡述的標準。當請求項用語未能「記載足夠明確的結構」或記載「功能而沒有記載足夠執行該功能的結構」時，不適用美國專利法第112條(f)項的推定將被推翻，此已載入於MPEP § 2181第I節。在不使用「手段」一詞的情況下，替代用語可以充當「手段」一詞的一般性代用語，這些用語不會被熟悉該領域技術人員認為是足夠明確而能執行所主張功能的結構。以下是可能適用美國專利法第112條(f)項的非結構一般性代用語(non-structural generic placeholders)的示例：「機制用以(mechanism for)」，「模組用以(module for)」，「裝置用以(device for)」，「單元用以(unit for)」，「組件用以(component for)」，「元件用以(element for)」，「構件用以(member for)」，「設備用以(apparatus for)」，「機器用以(machine for)』或「系統用以(system for)」，具體參見 MPEP § 2181第I節A段。上述所列並非詳盡無遺，類似的一般性代用語仍可能導致美國專利法第112條(f)項的適用。應當注意並沒有必定會導致以美國專利法第112條(f)項解讀的一般性代用語的既定用語列表，同樣也沒有必定可避免以美國專利法第112條(f)項解讀的詞彙的既定用語列表。每個案件都將因其個案事實而有所不同。

        即使請求項界定使用「手段」用語或「手段」用語的一般性代用語，如果存在進一步描述「手段」用語或一般性代用語的結構修飾語，則該界定亦將不會導致美國專利法第112條(f)項的適用。在Compare Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc.案(註11)中便認為「掣止機制(detent mechanism)」一詞沒有引入AIA前專利法第112條第6段，因為修飾語「掣止(detent)」表示一種結構裝置，其在機械領域中具有通常理解的含義。而在Massachusetts Institute of Technology v. Abacus Software案(註12)則認定「著色劑選擇機制(colorant selection mechanism)」用語須援用AIA前專利法第112條第6段，因為修飾語「著色劑選擇」對於熟悉該領域技術人員而言並不意味著足夠的結構。要決定帶有功能的單詞(word)、詞語(term)或片語(phrase)是否表示結構，審查人員應檢查：(1)說明書是否提供足以告知熟悉該領域技術人員該用語表示結構的描述；(2)一般及專業字典是否提供足以使該用語被認定如同表示結構的名詞的證據；(3)現有技術是否提供該用語具有該領域認可而能執行所主張功能的結構的證據。更多一般性代用語的指導內容可參見MPEP § 2181第I節。

        Williamson案的議題是在分佈式學習系統的申請專利範圍中，「分佈式學習控制模組(distributed learning control module)」界定是否應該被解釋為手段功能用語。CAFC認為「『分佈式學習控制模組』的界定未記載足夠明確的結構，而推翻了非屬手段功能用語請求項的推定」。CAFC所持理由是確定「『模組(module)』一詞並沒有提供任何結構的意思，因其用於提供相同特定功能的結構敘述猶如黑盒子般，就如同使用「手段」用語一樣」，而「前綴用語『分佈式學習控制(distributed learning control)』不會賦予『模組(module)』結構的特徵」，且「書面說明未能賦予該用語任何結構意義」。

        鑑於Williamson案，審查人員應採適用的推定和三部分析，適當地根據美國專利法第112條(f)項來解釋電腦實施的功能用語請求項界定，包括決定請求項是否闡述足夠執行所述功能的結構。確定根據美國專利法第112條(f)項解釋的請求項應在審查意見中明確說明。在答覆審查意見時，若申請人不希望是根據美國專利法第112條(f)項解釋請求項界定，申請人可以：(1)充分證明確立請求項界定已記載足夠執行所主張功能的結構，以避免根據美國專利法第112條(f)項進行解釋；或(2)修改請求項界定以避免根據美國專利法第112條(f)項進行解釋(例如，藉由載入足夠執行所主張功能的結構)。

        受美國專利法第112條(f)項拘束的請求項界定的最寬廣合理解釋「是說明書中描述執行全部所主張功能的結構、材料或動作以及所揭露的結構、材料或動作的等同物」，參見MPEP § 2181。因此，若根據美國專利法第112條(f)項解釋請求項界定，則必須參考說明書以確定用於執行所主張功能的相應結構、材料或動作。更多關於根據美國專利法第112條(f)項解釋請求項界定的指導內容可參見 MPEP § 2181第I節。一般而言，除非是藉由說明書清楚且不會被誤解的闡述特殊定義或放棄(disavowal)請求項範圍所做的界定，否則採用最寬廣合理解釋原則來解釋不適用美國專利法第112條(f)項請求項用語時，是解釋其字面意義(plain meaning)，(注意，藉由描述特殊定義或放棄請求項範圍來改變請求項用語的字面意義並不常見)參見MPEP § 2111.01,第I、IV節。字面意義是熟悉該領域技術人員在有效申請日給予該用語的通常(ordinary)和慣用(customary)意義，可由如申請專利範圍本身、說明書、圖式和現有技術的文字來證明。在審查時如何應用最寬廣合理解釋的具體指導內容可參閱MPEP §2111。

(二) 根據美國專利法第112條(b)項的明確性：

        對於適用美國專利法第112條(f)項的電腦實施的請求項界定，說明書必須揭露用於執行所主張特定電腦功能的演算法(algorithm)，否則該請求項根據美國專利法第112條(b)項是不明確的。此可見於Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc.案(註13)判決。而在Noah Sys., Inc. v. Intuit Inc.案(註14) (以下稱Noah案)引用Aristocrat案論述在「涉及專用電腦實施的手段功能用語界定的情況下，『CAFC不斷地要求說明書中揭露的結構不能僅僅只是一般用途電腦或微處理器』，說明書必須揭露用於執行所主張功能的演算法」。因此，用於執行特定電腦功能的對應結構本身不再是單純的一般用途電腦，而是編程(programmed)後為執行其所揭演算法的特殊用途電腦。在In re Aoyama案(註15)中，法院引用WMS Gaming, Inc. v. Int'l Game Tech.案(註16)所述當所揭露的結構是被編程為執行演算法的電腦時，「所揭露的結構不是一般用途電腦，而是被編程為執行所揭露演算法的特殊用途電腦。」。例如依據微軟電腦詞典(Microsoft Computer Dictionary)2002年第5版，演算法被定義為「用於解決邏輯或數學問題或執行任務的有限步驟序列」。申請人可以「以任何可理解的用語表達該演算法，包括數學公式、文字描述、或流程圖，或任何其他能提供足夠結構的方式。」如同在Finisar Corp. v. DirecTV Grp., Inc. 案(註17)(以下稱Finisar案)所述。

        當說明書未揭露執行所主張功能的演算法時，適用美國專利法第112條(f)項的特定用途電腦實施請求項界定將根據美國專利法第112條(b)項被認定不明確。例如，在Advanced Ground Information Systems, Inc. v. Life360, Inc.案(註18)中CAFC確定「符號發生器(symbol generator)」用語是一種電腦實施的手段功能用語界定，且「專利說明書沒有揭露用於請求項元件可使之成為『符號發生器』的可操作演算法」。CAFC維持地方法院的判決，即「符號發生器」一詞是不明確的，並注意到「儘管地方法院同意該說明書以一般性的用語描述了符號是根據參與者的緯度和經度生成的，但仍然確定說明書未揭露如何實際生成這些符號的演算法或描述」。另在Blackboard, Inc. v. Desire2Learn, Inc.案(註19)(以下稱Blackboard案)中亦認為伺服器電腦的「進入控制管理器(access control manager)」軟體特徵的敘述未充分揭露對應結構，無法支持電腦實施「分配手段(means for assigning)」的界定，因為「專利稱之為『進入控制管理器』只是一個抽象、描述了控制程序資料進入的功能… 但如何做的卻未揭露」；以及在Aristocrat案說明「專利實施例的敘述僅是對所主張功能的結果的描述，而不是對結構的描述，即被編程為執行特定演算法的電腦」。       

  (下期待續)

※ 註釋