日盛金融控股股份有限公司(下稱日盛金控)於2012年初即引據同一集團旗下日盛證劵股份有限公司(下稱日盛證劵)之註冊商標,針對日盛保全股份有限公司(下稱日盛保全)與日盛國際租賃股份有限公司(下稱日盛租賃)於智慧財產局所註冊之14件各類「日盛○○及盛圖」商標,提起異議,智慧財產局於2014年底就全部異議案均給予「異議不成立」之處分,日盛金控嗣經訴願,仍遭駁回,日盛金控遂決定向智慧財產法院提起行政訴訟救濟。
於斯時,日盛證劵亦向智慧財產法院起訴,並表示欲與日盛金控共同作為行政訴訟原告。日盛證劵之理由為日盛金控提出異議時所根據之商標,除有日盛金控自己之商標外,亦包括日盛證劵之商標,而日盛保全與日盛租賃之註冊商標與日盛證劵商標相較下,是否有應撤銷之事由,不得為相異之判斷,是有合一確定之必要。
對於日盛證劵之起訴主張,智慧財產法院經不同法官審理後,紛紛於2016年底作出判決或裁定,但理由略有不同,智慧財產法院之理由可概分成三派意見,第一種意見是認為日盛證劵之起訴違反行政訴訟法第5條「課予義務訴訟」之要件,而應直接以起訴不合法裁定駁回;次則,另一派意見則認為依照最高行政法院93年9月份庭長法官聯席會議決議意旨,日盛證劵得以因為係據以異議商標之商標權人,例外地而得合法提起訴訟,但因商標法第48條第1項規定任何人均得提出異議,日盛證劵本得依法自行提出異議,而無須與日盛金控之異議案合一確定,故日盛證劵當事人不適格,判決駁回之;第三派意見,則認為日盛證劵應與日盛金控之異議案合一確定,日盛證劵不僅起訴合法,且有當事人適格。然而,三派意見雖對日盛證劵之起訴合法與否與當事人適格問題,各有所見,但採此三派意見的法官均不認為日盛保全與日盛租賃之商標有應撤銷事由,故造成智慧財產法院所有判決均仍維持原處分之結果。從而日盛金控及/或日盛證劵所提之訴訟於第一審敗訴。
因日盛金控及/或日盛證劵將前開敗訴判決上訴至最高行政法院,在2017年底,最高行政法院藉此定調了對於前開起訴合法與否與當事人適格之看法,最高行政法院採取前述第一種意見之見解,表示行政訴訟法第5條「課予義務訴訟」有其法律明定之要件,日盛證劵既然並非當初提出異議之人,更非經訴願程序之當事人,當不得依法提起行政訴訟。此外,日盛證劵亦非屬訴訟標的應合一確定之人,當無例外給予起訴之資格,因此,本案應以行政訴訟法第107條第1項第10款之規定直接予以裁定駁回。至於智慧財產法院第二派與第三派意見之駁回判決,雖有不當,但係以比裁定駁回更慎重之判決駁回,故無需撤銷原判而維持。此一據以異議商標之商標權人,若非提出異議及訴願程序之當事人,是否得提起直接提出課予義務訴訟及是否有當事人適格之爭議,終塵埃落定。
在現實情況中,國內經銷商拿國外品牌商之註冊商標作為據以異議商標,以此異議他人商標之情況所在多有,另如前開日盛異議案一般,集團中領頭公司拿旗下公司之註冊商標去異議他人商標的情況,亦屢見不鮮,在如今最高行政法院已明白表示「據以異議商標權人如非當初提起異議之人,不得直接提起課予義務行政訴訟」之定論下,若在商標權人不知情的狀況下,其商標被提起商標異議之人拿來異議他人之商標,商標權人自己不僅無法參與嗣後行政訴訟,最後若提起異議之人於該行政訴訟遭敗訴之判決,還要承擔自己商標須與他人的商標併存,而識別性被稀釋、弱化的風險,實屬不利。建議不論是品牌商或集團中握有註冊商標之公司,均應自行或委請專業之智慧財產團體隨時監管自己之商標狀態,且與當地經銷商或集團中其他成員保持智慧財產布局與維權之默契、甚至擬定策略為宜。
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