陳佳甫 專利師
一、 前言
混合式請求項的明確性問題在下列兩種狀況中被提出：當一個裝置請求項記載了由使用者所執行的動作時，或是當一個裝置請求項記載了該裝置的動作而所述動作未能結合該裝置的結構特徵時。
美國聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱CAFC)在2017年十月的MasterMine Software, Inc. v. Microsoft Corp.(以下簡稱MasterMine案)判決中闡明了如何去認定上述混合式請求項的明確性問題。藉由將動作式語言(active language)與裝置的結構特徵連結在一起，動作式語言可能表達出該裝置的功能而非使用該裝置的方法。換句話說，一個請求項，其限制在一個裝置的結構以及該裝置的功能性可能被認定為明確的。
本文將針對CAFC在上述MasterMine案之判決內容做一介紹，藉以了解近期美國CAFC對於混合式請求項之明確性的判斷態度。
二、案件背景
(一) 系爭專利簡介
客戶關係管理(Customer Relationship Management, CRM)軟體應用程式可提供企業用於建立客戶、維持客戶關係、管理訂單、產品銷售及報表產出等功能，其藉由將一個公司的銷售力量、處理程序、銷售管道和客戶整合至同一個環境中而被使用來管理客戶關係的所有面向。
本案系爭專利為美國專利編號第7,945,850號(以下簡稱’850專利)及第8,429,518號(以下簡稱’518專利)，上述兩件專利揭露技術允許使用者容易地針對CRM軟體應用程式所維護的資料進行資料探勘及分析(mine and report)。兩案互為連續案，前後於2011年5月17日及2013年4月23日獲證，專利權人皆為MasterMine Software, Inc.。
該等兩個系爭專利的說明書敘述一個電子工作表(electronic worksheet)藉由一個程序而被自動的建立起來。在這個電子工作表之內，一個被稱為樞紐分析表(pivot table)之多重維度的分析表格可「允許使用者快速並且容易地摘述或是概觀大量的CRM資料」。該等兩個系爭專利進一步敘述使用者能夠藉由該樞紐分析表來「分析所擷取到的CRM資料並且『探勘』以洞察(insight)該資料」。
其中’850專利請求項8之內容摘錄如下：
「一種系統，其包含：
一報導模組，被安裝在該CRM軟體應用程式內…
其中被安裝在該CRM軟體應用程式內之該報導模組顯示基於所選的報導工具包之報導樣型的一列表、並且接收該等一或更多報導樣型之一選擇，
其中該報導模組…呈現一組使用者可選的資料庫範疇作為所選報導樣型的函數、接收來自該使用者之一或更多使用者可選的資料庫範疇之一選擇、並且產生一資料庫詢問作為該使用者所選資料庫範疇的函數…」(註1)
(二) 訴訟程序歷史
2013年4月25日，MasterMine向美國明尼蘇達州的地方法院提起訴訟，控告Microsoft的Office、Excel與Microsoft Dynamics CRM相關軟體應用程式產品侵害其’850專利的請求項1、8、10和12以及’518專利的請求項1、2和3，並要求核發永久禁制令及請求損害賠償。地方法院接著進行申請專利範圍的解釋去解讀「樞紐分析表」此一名詞，並認定該名詞意指「一個以行與列被顯示的互動式資料組，其可以不同的方式被旋轉以及過濾用來摘述或是概觀資料」。
被告Microsoft進一步請求法院宣布’850專利的請求項8和10以及’518專利的請求項1、2和3皆因為不明確而無效。地方法院贊同Microsoft，認定該等請求項因為不適當的請求了兩種不同的發明標的類型而不明確。接著，雙方協議同意(stipulated)未侵權及因為不明確而專利無效的終局判決(final judgment)，且MasterMine保留對於地方法院的申請專利範圍解讀上訴之權利。基於雙方的協議同意，地方法院進入終局判決，而MasterMine向CAFC提起上訴。
三、聯邦巡迴上訴法院CAFC之見解
(一) 有關申請專利範圍之解讀
MasterMine提出理由認為地方法院不適當地解讀了名詞「樞紐分析表」，該名詞應該被解讀為「界定一互動式表格的電腦軟體物件(或是結構)，其可以用多於一種排列的方式顯示來自一列表或是一資料庫的相同資料」。換句話說，MasterMine主張地方法院的解讀是錯誤的，因為它排除了沒有顯示資料的表格。據MasterMine所述，其申請專利範圍解讀與該等系爭專利的說明書一致並且當(說明書內容)讀入請求項時容易符合。然而，CAFC並不同意。
首先，請求項之文字支持該地方法院的解讀。因為每次當在請求項中敘述到一樞紐分析表的產生時，就會在該相同限制內進一步敘述所產生的樞紐分析表含有資料或是呈現資料。
其次，該等系爭專利所共用的同一說明書更支持了地方法院的解讀。例如，於摘要中解釋樞紐分析表之目的：「該報表是被自動產生而包括用於顯示資料的樞紐分析表。」於說明書中進一步解釋多維度分析表格14，其「代表一分析的函數，通常被稱為樞紐分析表…允許使用者快速並且容易地摘述或是概觀大量的CRM資料。」於說明書中補充「…在表格14被產生之後，使用者可與試算表應用程式6互動來維護表格14，為了要分析所擷取到的CRM資料並且『探勘』以洞察該資料」。
因此，上述對於說明書的理解與地方法院的解讀相稱，亦即：表格含有資料，其「可被旋轉以及過濾以用不同的方式來摘述或是概觀資料。」
最後，該等系爭專利的審查歷史提供對於地方法院解讀的進一步支持。在一個相關聯母案的審查期間，申請人在嘗試要克服先前技術的核駁時，區辨了一個稱為Conlon的先前引證(US 6411313 B1)，並且強調一樞紐分析表在填滿資料後被建立起來。
有鑒於上述請求項文字、說明書以及審查歷史，CAFC認為MasterMine在支持其矛盾的請求項解讀的論點上是沒有說服力的，並且判定地方法院已經適當的將名詞「樞紐分析表」解讀成意指「一個以行與列被顯示的互動式資料組，其可用不同的方式被旋轉以及過濾用來摘述或是概觀資料」。
(二) 有關請求項明確性之問題
依照美國專利法修法生效前的第112條第2項(35 U.S.C. §112, ¶2)之規定(註2)，專利說明書結尾必須包含一個或多個請求項，該(等)請求項需指明並明確地描述申請人所認為的發明標的(註3)。最高法院已經在Nautilus案判定此一明確性規定必須是要求專利請求項，在基於說明書及申請歷史檔案加以檢視後，能夠以合理的確定性(reasonable certainty)告知所屬技術領域中具有通常知識者發明範圍(註4)。
以CAFC先前的判例來說，IPXL Holdings案和Rembrandt案等案皆針對申請專利範圍中動作式語言的不明確問題進行討論及判定。
在最初的IPXL Holdings (2005)案中，CAFC判定單一請求項同時涵蓋了裝置以及使用該裝置的方法在§112, ¶2之規定下是不明確的。因為CAFC考量到這樣的請求項導致不清楚究竟是當所請求之系統被製造出來的情況下要判斷是否侵權，或是當使用者實際以一個侵權的方式去使用該系統的情況下才判斷是否侵權。IPXL Holdings專利的請求項25例示如下：
「如請求項2之系統(包括一輸入構件)，其中該預測的交易資訊包含一交易類型及與該交易類型相關聯的多個交易參數兩者，並且該使用者使用該輸入構件來改變該預測的交易資訊或是接受該交易類型及該等交易參數。」(註5)
在IPXL Holdings案之後，CAFC已經在數個不同案例中，對系爭請求項檢視此一判定的應用。如下面將例示的，雖然一個同時針對方法與裝置進行界定的請求項可能是不明確的，但裝置請求項並不見得會因為使用了功能性語言(functional language)就變得不明確。
於MEC(2008)案中，CAFC認定其請求項7是明確的限制在「一管線化處理器具有所載的結構」並且「能夠執行所載的功能」，且因此根據IPXL Holdings案並非不明確的。
MEC案中所討論的請求項7：
「一種用於執行指令之管線化處理器，其包含：
一條件式執行判定邏輯管線站...；
....
該條件式執行判定邏輯管線站進行該條件碼與上述條件式執行指定符的一個布林代數評估，並且產生帶有至少真和假兩個狀態的一致能寫入；
上述致能寫入係當狀態為真的時候致能上述寫入管線化階段之該指令結果的寫入，且當狀態為假的時候失能上述寫入管線化階段之該指令結果的寫入；
....
該條件式執行判定邏輯管線站，當藉由該條件式執行指定符所指定時，判定該致能寫入使用該布林代數評估；….」(註6)
事實上，在「means plus function」形式的請求項中使用功能性語言是明確地由法規所授權認可的，並且功能性語言也可以被利用在限制請求項上而不需使用「means plus function」形式。
相較之下，在In re Katz (2011)案(註7)中所討論的請求項包含了「一種具有『介面構件』以提供自動化的聲音訊息的系統…給該等獨立之來電者中的某幾位，其中該等某幾位獨立來電者數位式地輸入資料…」。CAFC判定In re Katz案的請求項不明確，因為該等請求項係針對系統以及藉由「來電者」所執行的行動兩者所構成，進而對於何種情況下才發生直接侵權的判斷產生困擾。
另一方面，CAFC在HTC (2012)案(註8)認定裝置請求項並未因為不明確而被判無效，儘管它使用了功能性語言。
HTC案中所討論的請求項 1 :
「一種與包括一第一基地台和一第二基地台的網路一起使用之行動站台，其藉由以下動作完成從該第一基地台至該第二基地台的一個交遞(handover)：
儲存用於在第一基地台中之一鏈結的鏈結資料，
保持備用於該第一基地台的鏈結資源，並且
當該鏈結要被交遞給該第二基地台時：
最初維持該鏈結資料的儲存在該第一基地台中，
最初導致該第一基地台的資源繼續保持備用，並且
在藉由於該交遞開始時預先定義的一固定時間期間而被決定之一個稍後的時點上，從該第一基地台刪除該鏈結資料以及釋放出該第一基地台的資源，該行動站台包含：
一個以該第一基地台使該鏈結再度活動之安排，如果該交遞不成功的話。」
CAFC認定HTC案和在IPXL Holdings案中的請求項不同，上述請求項1並非「敘述一個行動站台然後要該行動站台執行前面六個列舉的功能」，替代地，上述請求項1僅僅是建立這些功能作為該行動站台運作的基礎網路環境。據此，CAFC認定此一請求項「非傳統的形式(unconventional format)」並未將其排除在明確性之外，因為它明確表示出「侵權發生在當有人製造、使用、為販賣之要約、販賣所請求的裝置：該行動站台─其必須被使用在一個特定的網路環境中。」
最近，在UltimatePointer (2016)案(註9)中所討論的多個請求項係關於一種手持式裝置，包括：「一影像感測器，該影像感測器產生資料」以及其他類似「產生資料」的限制。CAFC認定這些請求項不像是在IPXL Holdings案或In re Katz案中的請求項，因為它們明確表示「產生資料」的限制是反映出結構的功能性而非使用者的行動，以及並未反映出要請求裝置及方法兩者的企圖，反而是請求一個裝置帶有特定的功能性。
CAFC表示本案系爭專利中的請求項是類似於在MEC案、HTC案和UltimatePointer案中的請求項，並認定雖然’850專利中的請求項8包括動作式語言(呈現、接收和產生)，但這些動詞代表可允許的功能性語言，其係被使用來敘述「該報導模組」的功能。CAFC區別出在MasterMine案的請求項8與在IPXL Holdings案(該使用者使用該輸入構件)和In re Katz案(該等某幾位獨立來電者數位式地輸入資料)中的不明確請求項，因為MasterMine案的請求項8並未記載任何由使用者執行的動作。
此外，CAFC進一步補充’850專利中的請求項8藉由將動作式語言與所請求之系統的「該報導模組」結構特徵連結在一起，而不像是在Rembrandt案(註10)中的請求項3具有分開獨立的方法步驟(傳輸經格狀編碼之該等訊框)。據此，由於本案系爭專利中的請求項是以合理的確定性告知所屬技術領域中具有通常知識者發明範圍，CAFC駁回了該地院針對’850專利的請求項8和10以及’518專利的請求項1、2和3因為不明確而無效的判決。
四、結語
在MasterMine案上訴過程中，CAFC闡明了在IPXL Holdings案和Rembrandt案中並未在本質上(per se)禁止動作式語言在裝置請求項中的使用。替代地，在IPXL Holdings案中的問題是該動作式語言界定了一個由使用者所執行的動作；也因此，不清楚要判定侵權需要的是所請求之該系統的製造或是要有一使用者去執行所述的動作。而在Rembrandt案中的問題是該請求項沒有將該動作式語言(傳輸)與所請求之該裝置的結構特徵連結在一起。因此，不清楚要判定侵權需要的是製造所請求之該系統或是執行所述的動作。
在Nautilus案中，最高法院已將請求項之明確性的標準提高為「合理的確定」，也因此降低了挑戰混合式請求項基於不明確而無效之門檻。可惜的是，CAFC在MasterMine案中僅僅簡略引用Nautilus案而並未闡述「合理的確定」之標準如何影響本案判決的結果。觀察CAFC在IPXL Holdings案中所討論的請求項摘述以及後來的判例，從CAFC的見解中可以發現，雖然CAFC已經在過去的數個案例中做出了分別，但要去區辨引用方法步驟的裝置請求項相對於只有引用功能性敘述的裝置請求項還是有爭論空間的。
由於在裝置請求項中使用動作式或功能性語言在有些案件中並非總是可以避免，透過CAFC在本案判例中的舉例及闡述，期有助於申請人以及從業人員更加了解混合式請求項在主張權利時可能面臨的挑戰，進而留意請求項的表達方式。(註11)
※ 註釋
| 1. |
’850專利請求項8之原文部分摘錄為：
「8. A system comprising:
a database adapted to store customer relationship management (CRM) records containing CRM data;
a programmable processor adapted to execute a CRM software application and a spreadsheet software application;
a reporting module installed within the CRM software application …
wherein the reporting module … is adapted to … examine a schema …
wherein the reporting module installed within the CRM software application displays a list of the report templates based on the selected report toolkit and receives a selection of one of the one or more report templates,
wherein the reporting module installed within the CRM software application presents a set of user-selectable database fields as a function of the selected report template, receives from the user a selection of one or more of the user-selectable database fields, and generates a database query as a function of the user selected database fields,
wherein the reporting module invokes the spreadsheet software application…
wherein, in response, the spreadsheet software application generates the pivot table within the electronic worksheet to present the CRM data in accordance with the report parameters.」
|
| 2. |
因為’850專利以及’518專利兩者都是在採用Leahy-Smith America Invents Act, Pub. L. No. 112-29, §4(e), 125 Stat. 284, 296-98 (2011)之前被提申的案子，所以其應該是由在AIA生效之前的第112條版本所管轄。 |
| 3. |
35 U.S.C. §112, ¶2法條原文：「The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.」 |
| 4. |
參閱「美國專利之明確性判斷標準—美國最高法院Nautilus v. Biosig案介紹」(聖島國際智慧財產權實務報導第16卷10期，張玲誼，2014年10月)。 |
| 5. |
CAFC 2005之判決IPXL Holdings LLC v. Amazon.com, Inc., 430 F.3d 1377, 1384 (Fed. Cir. 2005)，其中US 6149055A請求項25之原文為：
「25. The system of claim 2 wherein the predicted transaction information comprises both a transaction type and transaction parameters associated with that transaction type, and the user uses the input means to either change the predicted transaction information or accept the displayed transaction type and transaction parameters.」 |
| 6. |
CAFC 2008之判決Microprocessor Enhancement Corp. v. Tex. Instruments Inc., 520 F.3d 1367, 1375 (Fed. Cir. 2008)，其中US 5471593 B1請求項7之原文部分摘錄為：
「7. A pipelined processor for executing instructions comprising:
a conditional execution decision logic pipeline stage…;
….
the conditional execution decision logic pipeline stage performing a boolean algebraic evaluation of the condition code and said conditional execution specifier and producing an enable-write with at least two states, true and false;
said enable-write when true enabling and when false disabling the writing of instruction results at said write pipeline stage;
….
the conditional execution decision logic pipeline stage, when specified by the conditional execution specifier, determining the enable-write using the boolean algebraic evaluation; ….」
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| 7. |
CAFC 2011之判決In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation, 639 F.3d, 1303, 1318 (Fed. Cir. 2011)，其中所引述請求項之原文為：
「A system with an interface means for providing automated voice messages … to certain of said individual callers, wherein said certain of said individual callers digitally enter data.」 |
| 8. |
CAFC 2012之判決HTC Corp. v. IPCom GmbH & Co., KG, 667 F.3d 1270 (Fed. Cir. 2012)，其中US 6879830 B1請求項1之原文為：
「1. A mobile station for use with a network including a first base station and a second base station that achieves a handover from the first base station to the second base station by:
storing link data for a link in a first base station,
holding in reserve for the link resources of the first base station, and
when the link is to be handed over to the second base station:
initially maintaining a storage of the link data in the first base station,
initially causing the resources of the first base station to remain held in reserve, and
at a later timepoint determined by a fixed period of time predefined at a beginning of the handover, deleting the link data from the first base station and freeing up the resources of the first base station, the mobile station comprising:
an arrangement for reactivating the link with the first base station if the handover is unsuccessful.」
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| 9. |
CAFC 2016之判決Ultimatepointer, L.L.C. v. Nintendo Co., Ltd., 816 F.3d, 826 (Fed. Cir. 2016)。 |
| 10. |
CAFC 2011之判決Rembrandt Data Techs., LP v. AOL, LLC, 641 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2011)，其中US 5251236A請求項3之原文部分摘錄為：
「3. A data transmitting device for transmitting signals corresponding to an incoming steam of bits, comprising:
first buffer means for partitioning…;
fractional encoding means for receiving…;
second buffer means for combining…;
trellis encoding means for trellis encoding the frames from said second buffer means; and
transmitting the trellis encoded frames.」
|
| 11. |
本案另可參閱「由CAFC 對Cox v. Sprint 案之判決探討美國專利之明確性判斷標準」(聖島國際智慧財產權實務報導第18卷12期，鍾瑩，2016年12月)。 |