智慧財產專業團體

賴蘇民 律師

一、前言

美國2011年AIA專利法修正案施行至今，在諸多的變革當中，若要說是什麼引發了最多問題與爭議，則非多方複審(Inter Partes Review，下稱IPR)程序莫屬。這個由USPTO專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，下稱PTAB)所職掌審理的行政複審程序，確實提供了被控侵權者在法院以外的另一種極為快速有效的可專利性爭執管道。由USPTO公佈截至2017年10月的PTAB案件統計數據(註1)來看，IPR程序自2012年9月實施以來，已有高達7,074件聲請提出，提出聲請後有一半以上的案件可以成功立案(instituted)，而在已作成最終決定的一千八百多件中，有高達80%以上的案件有一部或全部的請求項被認定不具可專利性(註2)。

想要在IPR成功挑戰一個專利的新穎性或進步性(註3)，在聲請人這一方面，提出高素質的前案證據與論述自然是不可或缺，這也應該是PTAB審理內容的核心。至於在專利權人這邊，除了必需在可專利性的議題上正面迎擊以外，面對如此高的防禦失敗率，也會從IPR程序的制度面向出發，思考在整個遊戲規則的設計與運作上，是否偏向有利於聲請人這一邊，而這樣的反思也反映在後續法院個案中的許多爭議問題上。本文將介紹兩個關於IPR的重要判決，第一個是美國最高法院2016年6月20日判決的Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee案(下稱Cuozzo案)，是最高法院第一個關於IPR的判決，第二個則是CAFC在2017年10月4日的en banc判決Aqua Products, Inc. v. Metal案(下稱Aqua Products案)，都是這方面的案例。

最新的發展是，最高法院在2017年6月受理的Oil States Energy Services LLC v. Greene's Energy Group, LLC 案(下稱Oil States案)，於2017年11月進行了辯論。本案已經在探討IPR制度是否違憲，上訴人係主張專利權這個私有財產的消滅應只能透過美國憲法第三條規定的法院系統來行使，且依憲法第七條修正案亦應受有陪審團審判的權利，所以行政體系下USPTO的IPR撤銷專利制度有違憲之嫌。Oil States案最高法院預計在2018年6月左右會作出判決(註4)。本文透過Cuozzo案與Aqua Products兩案的介紹，除了案件討論到的議題之外，也希望藉此對讀者了解相關後續的發展能有所助益。

二、Cuozzo案議題一：USPTO就IPR聲請是否立案的決定不受司法審查

Cuozzo案中，專利權人Cuozzo Speed Technologies LLC (下稱Cuozzo)擁有的專利U.S. Patent No. 6,778,074，被Garmin International, Inc.及Garmin USA, Inc.(下合稱Garmin)聲請IPR，經USPTO准予立案審理後認定請求項第10, 14及17等3項不具進步性，Cuozzo不服而一路上訴到最高法院。最高法院主要討論兩個問題，第一個是對USPTO就IPR聲請是否立案的行政決定可否上訴到法院而受司法審查；第二個則是USPTO在IPR程序解釋專利範圍的標準與法院在訴訟程序的解釋標準應否一致。Cuozzo提出這兩點來質疑IPR程序的規則設計有不利於專利權人之嫌。

按，美國專利法第314(a)條規定聲請IPR可以立案的門檻為，審酌聲請人的聲請理由以及專利權人的答辯後，「有合理的可能性聲請人將在所聲請挑戰的請求項中至少有一項會成功」(註5)。若經USPTO決定立案，專利審判及上訴委員會PTAB即必需作出一個最終書面決定(Final Written Decision)，審定被挑戰請求項的可專利性(註6)，對此最終決定固然可以向CAFC上訴，但問題是，就之前USPTO同意立案審理的決定，是否也可以提起上訴？或至少也可以在最終書面決定的上訴中並受上訴法院審理？

對此，主要因為國會所制定的美國專利法第314(d)條已明白規定立案與否的決定不可上訴：「No Appeal.—The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.」，所以最高法院給了一個否定的看法，即使在本案Cuozzo主張PTAB竟然擅自同意也讓請求項第10及14項立案，而這兩項其實未經Garmin聲請主張(註7)。雖然第314(d)條已清楚規定，問題較不複雜，但最高法院在判決理由中也不是完全沒有保留的否定上訴權，而是指出該不可上訴的規定限於「本條 (under this section)」的決定，所謂本條即第314條係規定了IPR立案的：(a)門檻；(b)時間；(c)通知；及(d)不可上訴等事項。所以最高法院表示，在此並不需要(也並未)針對不在本條射程範圍內，或其他較不相關法條的問題，甚或涉及憲法問題的其他上訴，來決定第314(d)條的確切效果如何(註8)。而這樣的說法也正巧為最高法院日後受理的Oil States違憲審查案埋下伏筆。

三、Cuozzo案議題二：USPTO規定IPR程序中專利範圍的解釋採取最寬廣合理標準，乃合理行使立法者所授予的法規制定權 ─ Chevron Deference簡介

     (一) USPTO解釋專利範圍所採取的最寬廣合理解釋(Broadest Reasonable Interpretation)標準，與法院的解釋標準並不完全一致

解釋專利範圍是探討專利實質問題如侵害比對與有效性分析的起始前題，其重要性自不待言。所以直覺上會認為，官方機構如USPTO在IPR處理可專利性問題時與法院在訴訟上處理侵害及有效性等問題時，在解釋專利範圍上應採取相同的標準以求取範圍解釋的一致性。然而實情卻非如此，先簡單講一下結論：依USPTO制定的施行細則37 CFR §42.100(b) (註9)，USPTO審理IPR案件時解釋專利範圍是採用「最寬廣合理的解釋(Broadest Reasonable Interpretation,下稱BRI)」的標準；而法院並不是採用USPTO的BRI標準，而是在判例法發展下的一種姑且稱之為「通常意義解釋(Ordinary Meaning Construction)」的標準。

在討論Cuozzo案最高法院的意見前，本文要先指出幾個要點，首先，USPTO對專利範圍的解釋向來採取BRI標準，例如在申請專利的審查時即是如此，詳細內容讀者若有興趣可以參閱MPEP 2111 “Claim Interpretation; Broadest Reasonable Interpretation”及以下章節2111.01 “Plain Meaning”的規定。在此摘要出其中幾個與本文討論較相關的MPEP解釋重點有：「請求項必需被賦予其依據專利說明書之最寬廣合理解釋」(註10)、「請求項文字必需被賦予其“普通意義(plain meaning)”，除非此等意義與專利說明書不一致」(註11)、以及「“普通意義”指對所屬領域通常技藝人士而言該用語的通常及習慣的意義(ordinary and customary meaning)」(註12)，等等。至於法院的解釋方法可見於許多案例，其中CAFC在2005年所作的一個重要的en banc判決Philips v. AWH Corp.案頗值得參考，Philips案強調法院在解釋時對訴訟上內部證據的考慮應優先於外部證據，然而當法院在解釋專利範圍用語的意義時也是採用文字的「普通意義(plain meaning)」，亦即是用語對技藝人士而言所能理解的通常且習慣的意義(ordinary and customary meaning)，此部分與上述專利審查時MPEP的規定或IPR複審時§42.100(b)的規定在文字形式上並無太大差異，所以在個案的實際操作上兩邊不必然就會產生多麼不一致的解釋結果。然而，由於USPTO係採取最寬廣(broadest)且合理的標準，所以在邏輯上不應有比USPTO更廣的合理解釋存在，包括法院的解釋結果在內。另外，也應注意到，畢竟IPR這個行政程序與法院的訴訟程序，兩者無論在制度的目的、審理機關、審理程序與規則、審理資料內容，以及決策形成方式等等方面都有所差異，所以實質上難以期待兩邊的解釋標準與結果會完全相同一致。

再回到Cuozzo案，因為有請求項被USPTO複審後撤銷，Cuozzo認為USPTO採取比法院更廣的專利範圍解釋方法也是原因之一，是以Cuozzo針對USPTO所制定關於最寬廣解釋標準的§42.100(b)規定，質疑USPTO根本欠缺法律授權。Cuozzo主要提出三個理由，一是主張IPR制度在性質上是比較像兩造對立的法院審判程序，所以IPR有必要採取法院的通常意義專利範圍解釋標準。其二是，USPTO固然在專利申請審查時採用BRI標準，但若在專利核准後的IPR程序仍然採用BRI標準則會對專利權人有所不公平，因為在申請審查時專利申請人擁有較佳的修正專利機會，相對的，在IPR程序時專利權人的修正機會極為有限，且實際聲請修正的核准率也非常低(註13)。第二點理由會與本文以下Aqua Products案處理到的議題有直接闗係。第三點則是質疑USPTO與法院專利範圍解釋標準的不一致，適必將導致許多不必要的困惑結果。

惟最高法院並不同意Cuozzo的論點，首先指出USPTO制定§42.100(b)來要求PTAB適用最寬廣合理解釋標準，其授權依據明定於美國專利法第316(a)(4)條(註14)，且是基於該授權的一種合理行使。在此最高法院對於行政行為合理性的判斷牽涉到美國公法領域的問題，用我國公法學的概念來理解，則與行政機關依法行政原則與法規命令的適法性審查較為相關。而Cuozzo案中，美國最高法院對此一合理性的判斷則是基於該院在1984年所作的重要判決Chevron案(註15)中所建立的標準，Chevron案處理到三權分立下行政機關對於立法機關所定法律的解釋與相關行政作為(例如制定法規命令及行政規則等)，法院應否介入審查或應予以尊重的判斷標準為何。

     (二) Chevron案兩步驟判斷法

Chevron案建立了法院關於行政機關解釋法律的爭議問題之兩步驟判斷法，首先，法院第一步需先判斷立法者有否明確規定或意圖，若有，則法院及行政機關都必需遵守此一明確規定或意圖，判斷就到此結束；若無，即在法律欠缺規定(a statue “gap”)或有含糊不清(“ambiguous”)的情況，則進入第二步驟的合理性審查。在第二步驟，法院需審查行政機關對於法律的解釋或是解釋法律後而為相關行政行為是否合理(“reasonable”)，只要行政機關是合理解釋法律，原則上法院必需予以尊重(稱為Chevron deference(註16)，下稱Chevron尊重)，這種行政機關對法律的合理解釋也稱為可允許的解釋(“permissible interpretation”)，基於Chevron尊重法院就不能自為解釋。而Chevron尊重可說是權力分立架構下，基於對近代行政機關專業與效能的要求所展現出來的一種行政自由性。

回到本案，最高法院認為立法者固未明白規定USPTO該採用何種標準來解釋專利範圍，所以在上述Chevron判斷步驟一，屬欠缺規定或沒有明確意圖的情況，再進入第二步驟判斷，最高法院認為USPTO制定了IPR程序應採最寬廣合理解釋標準的規定，乃具備合理性而應予Chevron尊重。理由如下：

首先，就Cuozzo所主張IPR制度性質上像兩造對立的法院審判所以有必要採取法院的專利範圍解釋標準，最高法院則認為，其實IPR在其他方面更像一個特殊行政程序，所以這表示國會所設計的是一種混合程序(hybrid proceeding)，IPR的目的不只是為了解決當事人之間的專利爭議，也含有為了保護公眾利益使專利獨占權可被保持在妥當的範圍內的目的。其次，最高法院指出，USPTO在專利申請審查時採用BRI標準已超過100年，這個最寬廣合理的標準除有助於申請人撰寫出更精確的專利請求項，也能使大眾可以清楚知悉專利權的界限，至於Cuozzo提到在IPR程序時專利權人修正專利範圍的機會極為有限而有不公平，最高法院則表示，由於在專利申請階段就有多次機會可以修正，IPR程序時專利權人也至少可以提出一次修正的聲請，所以採用BRI標準並沒有不公平。而Cuozzo指出極低IPR中修正請求項核准率，姑不論在本件個案Cuozzo的修正其實是擴大而非減縮專利範圍而並不符合規定，在其他的否准案件，有可能是該專利本身就不應獲准，何況這個問題也不在本案最高法院審理範圍內。最後Cuozzo所質疑USPTO與法院不同解釋標準會導致不一致的問題，最高法院更講明了兩邊不一致又何妨，因為美國專利系統本來就提供了USPTO與法院雙軌不同的專利審查或判決機制，除了解釋專利標準不同外，兩者對於專利無效的證明程度也有不一樣的標準，這代表不一致的可能性本就隱含在立法者的制度設計上。所以最高法院認可USPTO規定BRI標準的合理性，至於在BRI標準之外有無其他更佳替代方案乃是政策問題，不是由法院來決定。

四、Aqua Products案：USPTO不得要求專利權人來負證明所聲請修正請求項具可專利性的舉證責任

CAFC在Aqua Products案處理的是在IPR程序中專利權人聲請修正請求項(Motion to Amend)的問題，這個en banc判決中的11位法官有許多不同或協同意見，導致整份判決連同意見書共多達快一百五十頁，透過前述關於Chevron案的說明，或可稍微容易掌握到重點。

前註13有提到，直到2015年6月30日止，專利權人在IPR聲請了86件修正專利範圍，卻只有5件被准許。另外，參考一份2016年4月30日USPTO關於PTAB修正聲請的研究(註17)，若是單純刪除請求項則可以准許而不用審查，除此以外涉及替換請求項的聲請修正(註18)，在PTAB有下決定的118件聲請中高達95%即112件被駁回，只有6件准許(含一部准許)。這麼低的修正准許率也是本件Aqua Products案的背景事實基礎。本案主要在探討IPR程序中專利權人聲請修正請求項時，PTAB在實務上會要求專利權人負證明修正案可專利性的舉證責任是否妥當。CAFC在Aqua Products案多次提到上述Cuozzo案，因為最高法院表示由於申請專利時有多次修正機會，且IPR程序時專利權人至少可以提一次修正聲請，這樣的修正機會也是USPTO採BRI解釋具備合理性的基礎之一。

誰應負舉證責任會涉及兩個規定，首先，美國專利法第316(e)條(註19)規定，IPR立案後聲請人要負證明請求項具不可專利性(“unpatentability”)的優勢證據舉證責任。然而PTAB針對專利權人聲請修正請求項這件事，在實務上的作法，卻是要求專利權人負證明其修正案具可專利性(“patentability”)的舉證責任，因而導致極低的核准率。PTAB這麼做的法源依據是施行細則37 CFR §42.20(c)(註20)的規定，修正聲請依法必需以motion聲請，而§ 42.20(c)規定提出motion的聲請人要負聲請事項的證明責任。

這兩個規定乍看之下似乎有所衝突，但仔細看其實兩者適用的條件並不相同，所以這裡應是如何針對不同事項正確適用法規的問題。依法美國IPR程序中修正請求項必需以減縮範圍為限且不能變更實質(註21)，此點與我國在舉發程序中更正專利範圍的限制類似，若把IPR程序中的聲請修正類比我國舉發程序中申請更正，則美國專利法第316(e)條規定IPR案件由聲請人負證明請求項不具可專利性的舉證責任，對照我國就是說舉發案中舉發人應提出舉發理由與證據，而美國專利施行細則§ 42.20(c)規定由聲請人負聲請事項的證明責任，若把專利權人聲請修正放到本條來看，對照過來就好比說若專利權人在舉發案申請更正，則專利權人自應說明其更正符合應准許更正的要件，至於更正後的請求項是否符合可專利性要件則還是由舉發人負舉證責任，不會因為有更正就會轉換到專利權人上。所以，PTAB要求專利權人負證明其修正案具可專利性舉證責任的作法在法規適用上就顯得有點奇怪。

CAFC在Aqua Products案的結論內容並不多，就是USPTO不得要求專利權人來負證明其修正案具可專利性的舉證責任。之所以內容不多是因為11位法官也只有在這一個結論上有共識，至於達成結論的理由則眾說紛紜，意見分歧到連同意見書整份判決加起來一共要148頁來交待，其中大部分內容在探討前述的Chevron二步驟判斷問題。依Chevron案法院第一步先判斷立法者有無明確規定，若有，則法院及行政機關都需遵守規定；若法律欠缺規定或含糊不清時，則法院要進入第二步驟審查合理性，若行政機關係合理解釋法律法院就必需予以尊重，換言之，必需是行政機關的解釋不合理，法院才能介入負責進行法律解釋。Aqua Products案11位法官中有5位認為，針對IPR程序中專利權人聲請修正的舉證責任問題，若透過文義、體系、歷史等等法律解釋法來看美國專利法第316(e)條，即可知本條已清楚規定是由IPR聲請人(而非專利權人)來負證明修正請求項不具可專利性的舉證責任，所以是屬於法律有清楚規定的情況，並沒有必要進入Chevron第二步驟判斷。但其他6位法官則認為，本爭議問題法律並沒有清楚明確的規定，所以需要進入第二步驟審查合理性，是否進入Chevron第二步驟判斷以及該如何判斷這部分論述的發散，當是本案判決篇幅冗長的主因。最後CAFC認為，USPTO並沒有採用一個可以被Chevron尊重的法規得以要求專利權人來負證明修正案具可專利性的舉證責任，既然不需Chevron尊重，法院即可自行解釋法律，而得到上述USPTO不得要求專利權人來負證明修正案具可專利性舉證責任的結論。

五、結論

美國USPTO的多方複審程序運作到現在也才五年多，但問題與爭議已經很多。本文介紹兩個重要判決，分別是2016年6月最高法院的Cuozzo案與2017年10月CAFC的Aqua Products案，本文討論到判決中的三個議題法院的見解為：(1)聲請立案與否USPTO的決定不受司法審查；(2)USPTO解釋專利範圍可以採取最寬廣合理的解釋標準而與法院在訴訟上的解釋標準不完全一致；以及(3)不應該由專利權人負聲請修正請求項可專利性的舉證責任。本文也介紹了在兩個判決裡都有用到的公法上Chevron案例，可見USPTO的IPR程序與美國法院專利民事訴訟的私法上爭議在性質上存有差異，套用最高法院Cuozzo案的說法，IPR程序是立法者所設計的一種混合程序，其制度目的並非僅限於解決當事人之間的專利爭議，也包括為了保護公眾利益使專利獨占權得以被保持在妥當的範圍內。

除了本文討論到的以外，關於IPR程序其實還有很多其他重要的問題，例如，同時進行的法院訴訟會不會被暫停？還有，相同理由證據之一事不再理的要件或範圍如何？等等，都值得留意。再者，統計數據顯示透過IPR程序挑戰專利效力有著極高的成功率，所以前CAFC的Chief Judge Rader稱呼PTAB為專利暗殺隊(death squad)。對那些樹大招風而常被NPE騷擾的科技公司像是Apple或Samsung等公司來講，IPR程序是一個快又有效的防堵途徑(註22)，但另方面對專利權人來說就顯得非常不利。所以未來最高法院將在Oil States案探討IPR制度有否違憲問題，後續也值得觀察追蹤。

我國智慧財產案件審理法第16條規定法院應對專利無效事由自為判斷，所以在我國被控侵權的民事訴訟被告也一樣有向智慧財產局提出專利舉發或向法院提起無效抗辯雙軌可茲運用，而智慧財產法院自2008年7月成立運作至今已邁向第十年，就民事案件專利無效方面也作出不少判決。當然在制度面上無論是專利舉發或是訴訟上效力抗辯，我國也有不少檢討改進的聲音，例如對於舉發案件的行政訴訟是否調整而強化為兩造對抗制？專利舉發中更正專利範圍與舉發審理或行政爭訟程序的互動如何？更為根本的是，我國的雙軌制有無調整的必要以及應如何調整？由本文所提到美國最高法院與CAFC這兩個判決處理到專利效力相關議題時會產生多方分歧的看法，可以了解到當情況在專利權人與被控侵權人兩造立場極度對立時，這些問題並不容易處理。本文介紹的判決中有些意見的交換與激盪或可供大家參考，期待能進一步集思廣益，以打造出一個適合我國且為雙方當事人都能信賴的專利效力爭執制度。

※ 註釋