智慧財產專業團體

 壹、 前言

民事專利侵害訴訟當中，被控侵權人經常會抗辯其產品或方法等被控侵權標的未侵害系爭專利，或者系爭專利不具可專利性。此外，在被控侵權標的與系爭專利之技術特徵被認定有實質相同時，被控侵權人也常主張該被控侵權標的是實施先前技術之成果，此即「先前技術阻卻」之抗辯。先前技術阻卻之抗辯在我國實務上發展多年，智慧財產法院成立後亦累積相當的判決，本文即是以我國智慧財產法院（下稱智財法院）相關判決為基礎，分析探討智財法院對「先前技術阻卻」抗辯之裁判。

貳、 先前技術阻卻之內涵

專利制度的本質在透過對於特定內涵的技術、創作，賦予權利人排除他人使用的權限，以達成鼓勵、保護、利用創作而促進產業發展之目的(註1)，故所授予的專利權必須符合產業利用性、新穎性及進步性等專利要件之規定(註2)。此外，由於以文字精確、完整描述專利權人所申請之專利範圍，有其先天上無法克服的困難，故基於保障專利權人的立場，避免他人僅就申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，而規避專利侵權的責任，各國專利實務均肯認專利權範圍得擴張至申請專利範圍之技術特徵的均等範圍，而不應僅侷限於申請專利範圍之文義範圍，我國專利審查基準即明訂均等論之侵害鑑定流程的步驟(註3)，我國智財法院對於均等論的適用也已累積相當多的判決。

然而，專利權既然是符合專利要件所賦予的法定排他權，必然具備與先前技術之差異的新穎性，以及較先前技術為超越的進步性，則申請專利範圍之技術內涵的界限及專利權的行使，即不得擴張至較諸先前技術並無差異或未有技術超越的部分(註4)。我國現行專利侵害鑑定要點即規範：「先前技術屬於公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉『均等論』擴張而涵括先前技術」，專利侵害鑑定要點亦規範「先前技術阻卻」成立之要件及注意事項，智財法院則大致操作專利侵害鑑定要點之規範而為是否構成「先前技術阻卻」之判斷。

參、 先前技術阻卻抗辯之判定

   一、先前技術之定義與範圍

專利權的本質在於賦與權利人一定期間實施技術的排他權，而換取專利權人公開其技術內容，故對已存在於公眾領域之所謂「先前技術」，則不得再為排他權之技術標的。我國現行專利侵害鑑定要點所規範的「先前技術」，係指涵蓋申請日（主張優先權者，則為優先權日）之前所有能為公眾得知之資訊。專利侵害鑑定要點對此「先前技術」的定義，與現行專利審查基準對新穎性及進步性審查「先前技術」之解釋一致(註5)。因此，專利侵害鑑定要點所謂「能為公眾得知之資訊」，也應同於審查基準之規範，即指已公開而處於公眾得獲知其技術內容的狀態，不以公眾實際上已真正獲知其技術內容為必要。而專利侵害鑑定要點所規範之「先前技術」，也同於審查基準之規範，均不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等均可為「先前技術」之來源。智財法院也同樣認定「先前技術」應公開於系爭專利申請之前，例如智財法院98年度民專訴字第136號判決中即謂：「適格之先前技術必須於系爭專利申請日之前已為公眾所知悉者。因被告所主張之義大利專利，在系爭專利申請日前仍未為公開或公告，其尚屬於申請階段而未為公眾所能得知之狀態，故義大利專利相對於系爭專利非為適格之先前技術，無法據此主張先前技術阻卻」。

又，專利侵害鑑定要點對於先前技術之意義亦規範：「先前技術屬於公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉『均等論』擴張而涵括先前技術。」，但實務上卻常見被控侵權人以先前專利文件作為先前技術阻卻之抗辯，而該等先前專利文件固然屬於「能為公眾得知之資訊」，但卻不必然屬於任何人均得實施的「公共財」，而被控侵權人也不見得已得到該等先前專利之權利人的授權。我國學者對此大多認為該等先前技術並不必然為「公共財」，縱使先前技術受到其他在前專利的保護，仍得作為侵權抗辯之依據(註6)，至於被控侵權人是否侵害其他在前專利，或得其他在前專利之權利人的授權或同意，則另屬其他侵權案件(註7)。

智財法院99年度民專上字第24號判決雖謂：「易言之，上訴人自承申請第94209537號專利案之浪管接頭早於93年1 月30日已為公開使用的結構，復查，申請第94209537號專利案之浪管接頭即為被上訴人之浪管接頭（即系爭浪管接頭）。承上可知，系爭浪管接頭早於93年1 月30日已為公開使用，且系爭專利申請日為94年5 月18日，是以系爭浪管接頭早在系爭專利申請前已公開，系爭浪管接頭該等技術相對於系爭專利為先前技術，既為先前技術屬於公共財，任何人均不得據為己有，當然亦不容許任何專利權人藉均等論擴張而涵括先前技術，準此，系爭浪管接頭有先前技術阻卻之適用。」似乎採用了專利侵害鑑定要點關於「先前技術屬於公共財」之描述，但智財法院該判決之內容及結果，仍採先前專利案可為先前技術阻卻抗辯之見解。實際上，在智財法院成立先前技術阻卻的判決中，也往往採認先前專利案可為「先前技術」的觀點，而未進一步論及該等先前專利案是否已成為「公共財」。例如，在智財法院認為成立先前技術阻卻之判決中，97年度民專訴字第32號、101年度民專訴字第14號及101年度民專上字第53號判決均以先前美國專利案為「先前技術」，99年度民專上更(二)字第6號、99年度民專上字第70號、98年度民專上字第53號及99年度民專上字第24號判決則以我國先前專利案為「先前技術」，98年度民專上易字第16號判決則是以書籍實物揭示內容為「先前技術」，該等判決均未再進一步論及該等先前專利案或技術是否已為「公共財」。此外，在智財法院認為先前專利案不成立先前技術阻卻抗辯之判決中，也多進行該等先前專利案之內容並非同於系爭產品之實體技術比對，而未論及該等先前專利案是否已為「公共財」(註8)。

   二、 先前技術阻卻抗辯之舉證責任

我國民事訴訟法第277條前段對於舉證責任分配之原則規定：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。」我國專利侵害鑑定要點則規範：「主張『先前技術阻卻』有利於被告，故應由被告負舉證責任。若被告未主張「先前技術阻卻」，他人不得主動提供相關先前技術資料，以判斷待鑑定對象是否適用『先前技術阻卻』。」因此，在民事專利侵害訴訟中，被告或被控侵權人主張其被控侵權標的為實施先前技術之抗辯時，則應就此有利於己之事實負舉證責任。在智財法院判斷成立的先前技術阻卻的案件中，均是由被告或被控侵權人提出先前技術之文件，而為先前技術阻卻之抗辯(註9)。若被告或被控侵權人未提出先前技術阻卻之抗辯，智財法院則表明無庸審酌之意旨(註10)；又若被控侵權標的被認定為均等侵害，但被告或被控侵權人並未提出先前技術阻卻之抗辯，則智財法院同樣會判決認定被控方敗訴(註11)。

   三、先前技術阻卻之判斷時點

我國專利侵害鑑定要點規範：「待鑑定對象適用『均等論』，但不適用『禁反言』及『先前技術阻卻』者，應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍。」、「即使待鑑定對象適用『均等論』，若被告主張適用『先前技術阻卻』…」故專利侵害鑑定要點規範先前技術阻卻之判斷時點，應在被控侵權標的成立均等侵害後為之。

學說上對於先前技術阻卻之判斷時點，有從符合訴訟經濟原則、簡化侵權判斷流程及減輕法官審理負擔之觀點觀之，認為先前技術抗辯適用於文義侵害之阻卻；另有學說從避免被告逃避專利無效訴訟較重舉證責任、確保行政權對專利權有效性及授予之職權分立原則等觀點觀之，則認為先前技術抗辯僅能適用於均等侵害之阻卻(註12)。此外，亦有學者認為先前技術的法理基礎，係建構於新穎性與進步性概念下對於法定排他權的節制，並認為新穎性意義下的先前技術阻卻能作為專利文義侵害的抗辯，進步性意義下的先前技術阻卻則能為均等論適用下的侵權抗辯(註13)。

對於先前技術阻卻抗辯之判斷時點，智財法院99年度民專上字第2號判決表示：「被上訴人等雖主張先前技術阻卻，故未侵害系爭專利云云，惟按，先前技術阻卻係基於衡平原則而限縮專利權之均等範圍，尚不得據此限縮專利權之文義範圍，倘被控侵權對象既與先前技術相同或依先前技術所能輕易完成，又落入專利權之文義範圍，應係該專利違反專利要件，被控侵權人自不得主張先前技術阻卻而不構成侵害，查被上訴人遠傳公司所販售具備NFC功能而可讀取RFID感應服務圖示之手機既係落入系爭專利申請專利範圍第28項而構成文義侵害，業如前述，倘該手機之結構與先前技術相同或依先前技術所能輕易完成，則被上訴人僅得對系爭專利之有效性提出抗辯，尚不得主張先前技術阻卻而不構成侵害。」智財法院該則判決認為先前技術阻卻是限縮專利權的均等範圍，而非限縮文義範圍，故先前技術阻卻抗辯的判斷是與均等侵害有關，而先前技術相對於文義侵害層次的攻防則應以專利效力抗辯為之(註14)。由此可見，智財法院亦是認為在被控侵權標的成立均等侵害後，才進入先前技術阻卻之判斷(註15)；而未成立均等侵害之案件，當然也不用進入先前技術阻卻之判斷(註16)。此外，智財法院判決亦同樣認為成立文義侵害之案件，毋庸進行均等論及先前技術阻卻之分析(註17)。

   四、先前技術阻卻之實質判斷

對於先前技術阻卻之實質判斷，學者及外國實務曾有介紹採用「相對接近比較法」及「虛擬請求項測試法」。所謂「相對接近比較法」，係指將被控侵害標的與系爭專利及先前技術進行比對，來判斷彼此間之相近程度，如若被控侵害標的與系爭專利較為相近則構成侵害，反之則不構成侵害(註18)。又，所謂「虛擬請求項測試法」，係先將系爭專利之請求項範圍修正為文義上涵蓋被控侵權標的之均等技術特徵（此即虛擬請求項），再將該虛擬請求項依原專利申請日的熟習技藝人士水準，進行該等先前技術的專利效力判斷，若該虛擬請求項仍具有新穎性及進步性，則被控侵權標的仍構成均等侵害，反之若判斷為不具新穎性及進步性，則被控侵權標的不構成侵害(註19)。

我國專利侵害鑑定要點對於先前技術阻卻抗辯之判斷，則是規範：「即使待鑑定對象適用『均等論』，若被告主張適用『先前技術阻卻』，且經判斷待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，則適用『先前技術阻卻』。例如申請專利範圍之技術特徵為A、B、C，待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係為A、B、D’，先前技術之對應元件、成分、步驟或其結合關係為A、B、D。雖然於侵權行為發生時，以該發明所屬技術領域中所具有通常知識者之技術水準而言，C與D’之間無實質差異，適用『均等論』，若D’與D相同或為D與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合時，則適用『先前技術阻卻』。」

在先前技術阻卻之判斷上，專利侵害鑑定要點係進行被控侵權標的對於先前技術之比對。而此比對內容，係關於系爭專利對於被控侵權標的及先前技術之相關技術特徵。智財法院102年度民專訴字第31號判決揭示：「雖被告紘全商行辯稱系爭專利要件編號1A、1B之內容為政府法規制定之專屬名稱及必備元件屬公共器材，不應納入其申請專利範圍中受專利法保護，並不應列入侵權範圍比對云云，惟按待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，則適用『先前技術阻卻』，因此『先前技術阻卻』係指被控侵權物與某一先前技術整體結構相同，比對之對象為被控侵權物與先前技術之整體結構，而非系爭專利與先前技術之整體結構，經查被告紘全商行主張系爭專利申請專利範圍第1 項之要件編號1A及1B為先前技術，並不符合上述『先前技術阻卻』之比對對象及需整體比對之要件，是以被告紘全商行所辯並不足採。」故先前技術所比對者應為被控侵權標的，而比對內容則是要相關於系爭專利之相關技術特徵。

又，前揭專利侵害鑑定要點在被控侵權標的與先前技術之比對係謂：「經判斷待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合」。因此，在除了被控侵權標的是被認定為先前專利的實施物品外(註20)，智財法院的判決實務常見將被控侵權標的對單一先前技術進行比對，若被控侵權標的與單一先前技術相同，則當然構成先前技術阻卻；若被控侵權標的與單一先前技術相較具有差異，則會判斷該等差異是否可為所屬技術領域中之通常知識的簡單組合所達成。

例如，智財法院99年度民專上更(二)字第6號判決：「系爭產品編號a至f要件之元件及元件間的結合關係已揭露於被證2。…被證2之熱管冷卻器雖固定於半導體發熱元件（即中央處理器），惟並未明確揭示其固定之方式，是以系爭產品並未揭露編號g要件『於散熱座的兩側面底部形成透空部，於底座上並位於散熱座的透空部可供一I字型夾具橫向穿設，並可藉由I字型夾具之上下夾片將散熱器穩固的以螺絲及螺帽鎖合固定於電腦內部的中央處理器固定座上者』，系爭產品因其散熱座罩於導熱及散熱元件（導熱管、散熱片）外部之長度較短，故於散熱座的兩側面底部形成透空部，惟散熱座罩於導熱及散熱元件（導熱管、散熱片）外部之長度變化，並無實質上功效之差異，業如前述，顯為通常知識人士所能輕易變化，另依被證4之專利說明書第4頁第8至9行所示，以螺絲將散熱裝置螺合於中央處理器係習知之技術，而為系爭專利申請前之通常知識，業如前述，準此，系爭產品為被證2及其所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，依前揭說明，即有先前技術阻卻之適用，故系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍第1項之均等範圍。」智財法院以被證2揭示系爭產品除了編號g要件之鎖固特徵外之其餘技術內容，而該等鎖固特徵又係如被證4等系爭專利申請前之通常知識，故認為系爭產品為被證2之先前技術及其所屬技術領域中之通常知識的簡單組合。

又，智財法院99年度民專上字第70號判決：「兩者差異僅為：系爭產品磁芯外罩只具有一端呈中空開放狀之中空部，被證4 則為兩端開放中空開放之中空槽孔，惟系爭產品之磁芯外罩僅具一端呈中空開放狀之技術特徵為電子零件技術領域之通常知識，故系爭產品為被證4 與電子零件技術領域之通常知識的簡單組合，系爭產品適用先前技術阻卻，而未落入100年9 月1 日申請更正之系爭專利申請專利範圍第1 項。」在該案中，系爭產品之磁芯外罩為一端呈中空開放狀之中空部，而被證4之磁芯外罩為僅具一端呈中空開放狀，法院判決雖然只是簡述系爭產品可為被證4與電子零件技術領域之通常知識之簡單組合，但前後比對該判決在均等比對及先前技術阻卻之判斷，卻可發現法院已認定被證4與系爭專利之磁芯外罩均為僅具一端呈中空開放狀之結構，並已先認定系爭產品就此技術特徵構成均等侵害，故其後亦認為系爭產品與被證4（或系爭專利）該項技術特徵的差異可為被證4與通常知識之簡單組合(註21)。

此外，智財法院101年度民專上字第45號判決：「然適用先前技術阻卻係以單一先前技術與系爭產品比對，兩者為相同或兩者之差異為所屬技術領域中之通常知識。被上訴人將系爭產品部分技術特徵與系爭專利說明書所載之先前技術、被證2 1997年6 月出廠BMW 車系所用汽車頭枕板座及被證5 等先前技術之組合加以比較，顯誤將先前技術阻卻之判斷原則等同於專利要件之進步性判斷原則，此與先前技術阻卻之目的限制均等論擴張或公共財的利用顯不相符，若依被上訴人之辯解，判斷系爭產品是否適用先前技術阻卻僅須比對系爭專利之進步性要件即可，則無須有先前技術阻卻之理論存在。且縱如被上訴人所言，系爭產品之『以支撐桿調節角度之頭枕』，其組成元件包括：板座、支撐架、卡置部、套夾件等技術特徵見於被證2，然如上揭範例所述，系爭產品A、B 技術特徵與先前技術A、B 技術特徵相同，系爭產品D'技術特徵與先前技術D 技術特徵為D 與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合時，才有先前技術阻卻之適用，系爭專利說明書所記載之先前技術僅揭示系爭產品之頭枕、支撐桿及埋設電視技術特徵，尚難由上開之先前技術而輕易推知系爭產品之板座、支撐架、卡置部、套夾件等技術特徵。」法院指出系爭產品應與單一先前技術進行比對，並判斷其差異之處可否為所屬技術領域之通常知識所輕易組合，不能僅一單一先前技術揭示主要元件，就可推得相關組立元件或連結關係可為所屬領域通常知識的簡單組合而得。

是以，分析智財法院評斷先前技術阻卻抗辯之案件，法院主要是以單一先前技術來與被控標的進行比對，而對於該先前技術與被控標的之關於系爭專利技術特徵之技術差異，被控方必須盡力說明何以該差異可從所屬領域通常知識的簡單組合而得，或輔以該等差異的技術彌補可常見於其他先前技術。

肆、 結論

我國智財法院對於「先前技術阻卻」之裁判，大致上仍是按照我國專利侵害鑑定要點之內容來進行判斷，即在被控侵權標的成立均等侵害後，進行被控侵權標的與先前技術相關於系爭專利技術特徵之比對分析。而智財法院所採認的「先前技術」，必須在系爭專利申請為公眾可知之技術，但非以任何人均可使用的公共財為限。又在被控侵權標的與先前技術之實質比對中，智財法院會去區別被控侵權標的與先前技術之差異，並判斷該等差異是否可為所屬技術領域中之通常知識的簡單組合所達成，而被控方對於該等差異則可多方提出資料，佐證該等差異如何可被通常知識所簡單達成，以說服法院認定成立「先前技術阻卻」之抗辯。

※ 註釋：