台灣之專利舉發程序,任何人得就已核准之專利提出舉發聲明、理由及前案證據,並具體說明前案證據所揭示內容與請求項技術特徵之對應關係及比對結果。台灣智慧財產局(下稱智慧局)會以舉發聲明、理由及前案證據構成爭點,並於爭點內進行證據調查及專利效力審查。當智慧局使用舉發前案證據中舉發人未引用段落而作出舉發成立之審定時,受不利結果的專利權人可能以程序不利益為由提起行政救濟。在近期一件關於台灣發明專利第I691922號的舉發案中,智慧局就以舉發人未引用之段落為基礎作出專利不具進步性之審定,專利權人隨後則以智慧局係發動職權審查但卻未給予其機會表示意見為由提起訴願,並於訴願失敗後向智慧財產及商業法院(下稱智財法院)提起行政訴訟。
智財法院作成113年度行專訴字第57號判決駁回專利權人之訴,表示智慧局係於舉發人提出之爭點範圍內所為判斷,不受當事人陳述內容之拘束。智財法院認為本案從舉發至行政訴訟之爭點均為前案證據之組合是否可證明專利不具進步性,而智慧局所引用前案段落雖然與舉發人引用段落不同,但未超出該等證據及爭點範圍。此外,智財法院在實體部分仍認同該等舉發證據可證明專利不具進步性。專利權人對之不服又上訴至最高行政法院,最高行政法院則於2026年8月13日作成114年度上字第522號判決,強調智慧局在舉發聲明範圍內,斟酌當事人之全部陳述及調查事實、證據之結果,依論理法則及經驗法則予以判斷,故即使舉發審定與舉發人主張之對應關係及比對結果有所不同,仍屬於智慧局於爭點範圍之判斷,從而駁回專利權人之上訴。
專利權人於行政救濟時一再主張,舉發審定引用舉發人未引用段落,係違反專利法第75條所規定智慧局職權審酌舉發人未提出之理由及證據時應通知專利權人答辯之規定。對此最高行政法院表示,專利法第75條之「職權審酌」必須是智慧局於舉發爭點外基於公益目的而發動之例外。其狀況例如已有民事侵權訴訟判決涉及專利無效之其他證據時,或智慧局合併審查多件舉發案時發現不同舉發案之證據可互為補強,此際智慧局可以職權審酌舉發人未提出之理由或證據,並給予專利權人答辯之機會。但就本案而言,智慧局所引用之證據段落未超出爭點範圍,故最高行政法院認為本案並非專利法第75條之情形。
依上述法院判決及智慧局實務,智慧局審理舉發案時斟酌當事人陳述及調查該前案證據而進行判斷,並不以當事人就前案證據之引用段落內容為限,故若舉發審定引用不同於舉發理由之證據段落,則仍可能被認為並未脫離舉發爭點範圍。因此,對被提起舉發之專利權人而言,除了應面對舉發人所提出舉發理由及引用之證據段落外,亦應一併留意舉發人所未引用之其他舉發證據段落,作為舉發答辯或專利更正之考量基礎。
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