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一、前言

美國專利法第171條規定：「任何人發明新穎、原創且具有裝飾性的外觀設計，均得依本法之規定取得專利」。此外，美國聯邦巡迴上訴法院(以下稱CAFC)於1995年在Elmer(註1)案判決中確立，「在設計專利中，雖然僅保護裝飾性特徵，但是其權利範圍是依圖式中所揭露之實質內容，任何以實線所揭示的設計元件(what is shown)均是建構權利範圍的限制條件」。

嗣後，美國最高法院於1996年在Markman(註2)案判決中進一步確立，專利權利範圍之解釋與建構(包括權利範圍中技術用語之解釋)屬於法律問題，應交由法官判斷，而非由陪審團決定；至於涉及事實認定之問題，則應由陪審團而非法院裁決。又，CAFC於1996年在Phillips(註3)案判決中闡明，專利權利範圍之解釋，應以發明時相關技術領域中該用語對所屬技術領域通常知識者而言之「通常含義」為基礎，並依據請求項本身之文字脈絡，以及整體專利文件(包括說明書)之內容進行理解與判斷。

綜上，本文將以CAFC於Smartrend Manufacturing Group, Inc v. Opti-Luxx Inc. (註4)一案之判決為核心，分析其事實背景及法律意涵，並進一步探討本案對於美國專利說明書撰寫及權利範圍解釋所帶來之啟示。

二、案件背景

本案原告Smartrend Manufacturing Group, Inc.(以下稱SMG)是一家專門的代工生產(也就是俗稱的OEM, Original Equipment Manufacturer)，致力於為交通運輸、工業領域的客戶提供客製化生產與組裝產品等服務，其擁有美國設計專利第D932,930號(以下稱D930專利)，以及美國發明專利第11,348,491號(以下稱491專利)，D930專利名稱為「LED light panel」，491專利名稱為「Illuminated signs for vehicles, mounting systems therefor and related methods」，而D930專利與491專利兩項專利均與校車的發光標牌相關。本案被告Opti-Luxx Inc.(以下稱OLI)則是鴻利智匯集團旗下的子公司，專注於商用車、特種車輛(特別是校車)的LED照明以及校車標牌的設計、研發與銷售，其工廠坐落於美國密西根州，是SMG的競爭對手。

SMG在密西根州西區地方法院(以下稱地方法院)對OLI提起專利侵權訴訟，指控OLI所銷售的「一體式校車標牌」侵害了SMG所擁有的D930專利和491專利。在地方法院的審判中，陪審團認定OLI侵害了SMG該兩項專利，所以地方法院駁回了OLI針對491專利提出的依法律判決(Judgment as a Matter of Law，以下稱JMOL) (註5)，並對OLI發布了永久禁令。然而，OLI對此判決提出上訴。

(一) 被控侵權產品

OLI的被控侵權產品「一體式校車標牌」，外觀是黑色硬塑膠的一體式外殼，且外殼與標牌的其他部分不可分離，內部後側含有LED燈板，表面為半透明、光線可以穿過的黃色透鏡，並在表面上印有不透明黑色字樣，其產品外觀如下方所示。

(二) D930專利

關於D930專利，於2017/12/20提出申請，係請求保護「如圖所示和所述的LED燈板的裝飾設計」的一種LED燈板，並在說明書中揭示「在前視圖以及立體圖中可見的斜陰影線表示透明度」的描述內容，其中圖式共有10張圖，擷取其圖1至圖3如下方所示。

(三) 491專利

關於491專利，於2021/8/5提出申請，係涉及一種車輛的發光標牌、相關安裝系統及方法，請求項共計14項，其中請求項1為獨立項，其內容如下。

一種用於直接安裝在校車上的發光標牌，該標牌包含：

不透明字母，位於半透明面板前表面或其上；

不透明後面板，位於半透明面板對面並與其間隔設置，以在兩者之間形成空間；

光源，由多個LED組成，位於不透明後面板相鄰空間並指向標牌前方；以及

框架，環繞半透明面板的周圍以形成標牌的周邊，用於將標牌安裝到校車上；

其中，半透明面板與LED之間由間隔件隔開，以在LED和半透明面板之間形成間隙；

其中，間隔件環繞LED並支撐半透明面板的背面，其支撐範圍覆蓋半透明面板的整個周邊；

其中，半透明面板的整個周圍透過半透明面板與間隔件之間的密封件以防風雨的方式密封。

三、地方法院審理

就D930專利而言，在D930專利說明書「在前視圖以及立體圖中可見的斜陰影線表示透明度」的描述內容，成為本案判決的決定性因素，原因在於地方法院認為「透明度(transparency)」一詞解釋涵蓋了「透明(transparent)」和「半透明(translucent)」，並據此來告知陪審團，後續陪審團也正是按照地方法院的解釋，來認定被控侵權產品構成侵權。

就491專利而言，地方法院根據491專利說明書，將專利範圍中的「框架」一詞解釋為「一個獨立且不同的」的部件，並與標牌的其餘部分分離，基於被控侵權產品中不包含獨立的框架，地方法院認為「框架」沒有落入491專利的文義範圍，但是構成了均等侵權，據此，地方法院准許了OLI提出的JMOL文義侵權，但是否絕了OLI提出的JMOL均等論侵權，後續地方法院便基於均等論原則進行審理。其次，SMG派出「LED照明和發光標牌」領域的專家，以普通觀察者為角度作證，認為被控侵權產品的框架與491專利中框架的功能相同，也就是具有「環繞標牌的周邊和形成標牌的周邊以便安裝到校車上」的功能，但是被控侵權產品的框架則不具備491專利中框架的其他功能(包括可拆卸地安裝標牌、便於更換維修，以及可客製化訂製)。

在地方法院的審判中，儘管OLI提出異議，並主張被控侵權產品的框架與標牌的其他部分不可分離，因而無法實現491專利中框架具備的所有功能(例如可拆卸地安裝標牌、便於更換維修，以及可客製化訂製)，但仍遭地方法院認定所需功能是一個事實問題而駁回，因此，陪審團認定OLI的被控侵權產品對於SMG的D930專利和491專利構成侵權，並且地方法院駁回了OLI針對491專利所提出的JMOL。在審判結束後，OLI提出上訴，並質疑地方法院對於D930專利的權利範圍解釋，以及地方法院基於均等論原則對於491專利的侵權認定。

四、CAFC見解

美國專利法暨施行細則第37卷第1.153(a)條規定：「設計名稱必須指明具體物品。在通常情況下，除了圖式之外，無需其他描述。請求保護權利範圍應以正式用語表述所示物品的裝飾性設計，或如圖所示並加以說明」。又，CAFC於2019年在Curver(註7)一案的判決中確立，「雖然傳統上圖式決定設計專利的範圍，但當圖式本身未顯現具體製品時，請求項中的文字描述可以限制其範圍，而不僅僅是圖式來識別所要求保護的產品」。

在CAFC的審判中，就D930專利而言，CAFC認為地方法院對於「透明度」一詞的解釋在法律上是錯誤的。根據《專利審查程序手冊》(MPEP)的規定，雖然本領域技術人員應瞭解斜陰影線可能表示「透明、半透明以及高度拋光或反射的表面」(註8))，但是參照D930專利說明書的描述內容，「斜陰影線」僅是表示「透明」，其權利範圍只能限於具有透明的表面，由此可見，D930專利說明書明顯縮小了斜陰影線的適用範圍，況且，「透明」與「半透明」並不是同義詞，這也意謂著「透明」不等同於「半透明」，所以「透明度」也不代表既「透明」又「半透明」(註9)，因此，地方法院顯然不恰當地擴大D930專利的權利範圍，使其權利範圍既包含「透明」特徵也包含「半透明」特徵。根據CAFC的裁決內容，圖式中可能包含透明、半透明或反光表面的設計專利，申請時必須經過謹慎評估，斜陰影線和表面裝飾都要審慎使用，假設擬將使用斜陰影線，在說明書中有關斜陰影線用語的描述是不必要的，較明智的建議作法是在說明書中完全省略關於斜陰影線的任何描述，以避免無意中落入狹義解釋限制的困境，從而導致設計專利請求保護範圍的限縮。

就491專利而言，CAFC指出，地方法院可以考慮外部證據，例如專家認為被控侵權產品的框架與491專利中框架的功能相同的證詞，然而，事實上，491專利的請求項已界定「框架，環繞半透明面板的周圍以形成標牌的周邊，用於將標牌安裝到校車上」的特徵。除此之外，491專利的說明書已明確記載「該框架配置成可拆卸地安裝標牌」、「無需從車輛上拆卸整個裝置即可對標牌進行維修或更換」、「標牌在發生故障時可以更換，或者在計劃將服務類型從校車更改為活動巴士時，或者在巴士轉移到語言要求不同的服務區域時，可以更換為帶有不同校車標識的標牌」、「採用獨立的框架還可以讓製造商透過預先製作各種標牌，可以輕鬆將其插入已安裝的框架中，從而高效地為客戶定製車輛」的內容，491專利中框架具有的這些功能都無法透過一體式框架的標牌來實現，被控侵權產品是否執行與491專利中所公開的功能相同是事實問題，故不能據此採用專家證詞以相較491專利說明書本身更狹義方式定義「框架」功能的觀點，況且，當專利說明書已明確記載權利範圍中所請特徵元件的所有功能時，即便是權利範圍中並沒有逐字逐句地列出某些功能，也不能允許以均等論為由，來規避抹殺說明書中已明確記載但是並未揭示於權利範圍的功能，因此，CAFC認為地方法院對於被控侵權產品的框架與491專利中框架具有相同功能的結論解釋存在錯誤，雖然OLI的被控侵權產品與491專利權利範圍不完全相同(即文義不侵權)，但是如果進一步採用均等論中「功能-方式-結果(Function-Way-Result, FWR)」三要件分析法來衡量是否涉及侵權，判斷被控侵權產品與491專利是否能執行「以實質相同的方式達成實質相同的功能，從而獲得實質相同的結果」，事實上，被控侵權產品的「一體式框架」在功能上並無法實現與491專利中的「獨立並與標牌其餘部分分離的框架」實質相同的功能，被控侵權產品的框架不能達成491專利中框架具有「可拆卸地安裝標牌、在拆卸整個裝置的情況下進行維修或更換或定製標牌」等功能，也就是說，被控侵權產品與491專利在「功能」方面存在實質差異，導致整體技術實質不相同，據此，CAFC判定OLI的被控侵權產品未構成均等侵權。

基於上述理由，CAFC最終做出撤銷地方法院關於D930專利的侵權判決的裁定，並將案件發回地方法院進行重審。CAFC還撤銷地方法院對於491專利的侵權判決，推翻關於491專利侵權的JMOL，並撤銷永久禁令。

五、結論

本案的關鍵爭議點在於美國專利請求項相關用語之解釋，以及該等解釋如何進一步影響侵權判斷。由此可見，在專利實務中，權利範圍文字描述的精確性仍扮演極為重要的角色。因此，在進行專利撰寫時，應審慎選用說明書以及專利權利範圍中的專利用語或措辭，並充分考量其技術意涵及通常理解之定義，以避免因使用過於狹義之專利用語或描述方式，而導致專利請求保護範圍受到不必要的限縮。

※ 註釋 ※