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一、前言
美國專利法第101條所規範之專利適格性問題,近十餘年來因Alice Corp. v. CLS Bank International判決(註1)而成為專利訴訟攻防之核心。Alice案建立之「二步驟分析法」(two-step framework),使大量電腦軟體與商業方法專利遭到無效挑戰,亦引發外界對法院是否過度擴張『抽象概念』範圍之質疑與討論。
然而,近年美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)逐漸在若干案件中限縮抽象概念之適用範圍,特別是當發明涉及具體技術改良時,法院傾向認定其符合專利適格性。2025年8月11日,CAFC於 PowerBlock v. iFit 一案中撤銷地方法院依第101條所為之無效判決,認定涉案之機械發明並非抽象概念,而屬具體機械改良。本文將針對該判決進行介紹與分析,並探討其對機械與機電發明適格性審查之意義。
二、案件背景
由PowerBlock Holdings, Inc. v. iFit, Inc.一案可知,PowerBlock Holdings, Inc.(以下稱PowerBlock)主張iFit, Inc.侵害其美國第7,578,771號專利(以下稱'771專利)。該專利涉及一種可調式選擇式啞鈴之重量選擇與自動調節系統,其核心在於透過電動馬達與配重選擇器之操作性連結,使使用者得以透過自動化方式完成啞鈴配重之調整。
'771專利說明書背景部分指出,傳統選擇式啞鈴雖已大幅提升重量訓練之便利性,但其重量調節機構仍為純機械式選擇器,須由使用者直接握持並手動插設或定位。此種設計存在多項缺陷。首先,由於選擇器可由使用者自行定位,若未完全或正確插入,可能導致部分配重塊在使用過程中自手柄脫落,增加使用者受傷或器材損壞之風險。其次,在雙手訓練情境下,兩個啞鈴須分別設定重量,使用者必須自行確認左右選擇器位置一致,否則將造成配重不對稱之問題。此外,傳統調整方式需逐一手動操作,不僅程序繁瑣,也高度依賴使用者之精確性與注意力。基於上述技術問題,本發明旨在提供一種能夠自動且簡化調整選擇式啞鈴重量之系統,以提升安全性、準確性與使用便利性。
在技術內容上,'771專利之獨立請求項(包括請求項1與請求項20)概括揭示一種具有左右巢狀配重片之選擇式啞鈴結構,配備一可移動之選擇器以決定耦合之配重片數量,並透過一與選擇器操作性連接之電動馬達,在使用者選定所需重量時,實際物理移動選擇器至對應位置,以完成重量調節。換言之,該發明並非僅描述『調整重量』之結果,而是在既有選擇式啞鈴結構基礎上加入電動驅動機制,使配重選擇過程得以自動完成。
然而,地方法院依據 Alice Corp. v. CLS Bank International 所建立之二步驟分析法進行審查,認定除請求項19以外的請求項均指向「自動重量堆疊」之抽象概念,以下以請求項1作為代表加以說明。法院認為,相關請求項僅係將既有機械式選擇程序加以自動化,未在抽象概念之上增加足以構成「顯著更多」(significantly more)之發明概念,因此不具專利適格性。基於此,地方法院宣告多數請求項依美國專利法第101條無效。PowerBlock 對此判決不服,遂提起上訴至聯邦巡迴上訴法院(CAFC),進而形成後續之上訴審理。
三、地方法院之見解
過去最高法院於2014年Alice Corp. v. CLS Bank International判決中建立「二步驟分析法」(two-step framework),用以判定涉及商業方法及電腦實現發明之專利適格性。其第一步驟在於判斷系爭請求項是否指向不具專利適格性的概念,例如抽象概念;若屬之,則進入第二步驟,進一步將請求項之特定元件以「個別且有條理之組合」方式加以考量,以判定該等元件是否足以將請求項之本質轉化為具有專利適格性的應用,即是否包含所謂「顯著更多」(significantly more)之發明概念。
本案地方法院即依據Alice Corp. v. CLS Bank International所建立之二步驟架構進行審查。於第一步分析中,法院將系爭請求項1高度概括為「自動化選擇式啞鈴重量堆疊之結果」,認為其核心僅在於將既有重量選擇流程予以自動化。法院指出,該等請求項「指向抽象概念,並使用通用組件實現,這些組件需要執行相同的基本流程」。在其看來,即便結合整體專利內容觀察,請求項所呈現的仍只是「自動選擇堆疊啞鈴重量」的最終效果,而非具體機械技術改良。由於相關元件僅為兩至三個所謂「通用」組件,且未對自動化如何具體實現提供進一步技術限制,法院因此認定該等請求項指向抽象概念。
進入第二步分析後,地方法院進一步審酌請求項中所記載之元件是否能夠將該抽象概念轉化為專利適格之應用。然而,法院認為,即使將電動馬達與選擇器等機械元件加以整體考量,其組合仍僅是以通用方式完成自動化操作,並未在「自動選擇啞鈴重量」這一抽象概念之外增加任何實質性內容。換言之,該發明僅是將既有選擇式啞鈴的機械式調整程序加以自動化,未提供足以構成「顯著更多」(significantly more)的發明概念。基於此,法院判定請求項1未通過Alice二步驟檢驗,不符合第101條之專利適格性要求。
四、CAFC之見解
於 PowerBlock Holdings, Inc. v. iFit, Inc.一案中,本案係地方法院在案件初期依「未陳述可救濟請求」(Rule 12(b)(6))動議逕行駁回,亦即在未進行證據調查前,即認定專利依法律上不具適格性。
因此,案件上訴後,CAFC採取「重新審查」(de novo review),不必受限於地方法院的法律判決,而是自行重新進行專利法第101條之適格性分析。以下將CAFC之審查分為三部分進行說明。
(一) 第101條之基本原則與Alice架構
CAFC重申,美國專利法第101條涵蓋「任何新的、有用的工藝、機器、製品或物質組成,或其任何新的、有用的改進」。然而,最高法院已確立三項司法例外,即自然規律、自然現象與抽象概念。依Alice Corp. v. CLS Bank International所建立之兩步驟測試,第一步須整體審視請求項,判斷其「整體性質」是否述及司法例外;若答案為否,即無須進入第二步。僅在確認其指向抽象概念後,始須進一步檢視是否存在足以將之轉化為專利適格應用之「附加發明概念」。
如CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc. (註2)所指出,該例外之核心考量在於避免「先佔」(preemption)問題,亦即防止「預先佔有」了基礎的自然規律、自然現象或抽象概念,從而妨礙他人利用該基礎原理進行進一步的研究或開發,而排除後續創新。然而,法院同時強調,發明並非僅因涉及抽象概念即喪失專利適格性;將概念具體應用於技術領域,仍可能構成可專利標的。
(二) 對請求項1之具體判斷
CAFC認為,地方法院之錯誤在於將請求項1概括為「自動配重堆疊」之抽象結果,並認定其僅係以通用元件自動化既有流程,因而產生先佔疑慮。然而,依據Alice第一步之要求,法院應整體考量請求項,而非僅以高度抽象之方式重新表述其目的。
在CAFC看來,請求項1雖範圍不狹,卻並非毫無限制地涵蓋所有重量選擇與調節系統。其「有明確限定於特定類型之選擇式啞鈴結構」,包括:嵌套之左右配重片組、具有左右端之手柄、具多個調節位置之可移動選擇器,以及一電動馬達「操作性地連接」於選擇器,並實際將其移動至對應重量之位置。
法院指出,這些限制並非僅描述「自動調整重量」之結果,而係對實現方式提供具體結構與物理操作限定。請求項所保護者,乃帶有選擇器之啞鈴技術改進的特定實施方式,而非抽象之自動化概念本身。因此,其並未引發對抽象概念本身之先佔問題。
因此,CAFC認定請求項1於Alice第一步即未指向抽象概念,無須進入第二步分析,並據此撤銷地方法院之判決。
(三) 方法論澄清與制度性提醒
除前述個案判斷外,CAFC亦藉本案重申第101條審查之方法論界線。首先,法院駁斥iFit主張應忽略既有技術元件之說法。即便某些結構屬既有技術,於第101條第一步分析中仍須納入整體考量。正如Diamond v. Diehr (註3) 所確立之原則,不得將請求項分解為新舊元素,並在適格性分析中忽略所謂「舊元素」之存在。
法院亦提醒,必須避免過度簡化請求項。若僅以概括性語言重述其欲達成之結果,而忽略具體限制,將容易錯誤地將任何技術改良描述為抽象概念。幾乎所有發明在某種程度上都涉及概念或原理,若僅因其「涉及概念」即排除,將與專利制度鼓勵技術創新的宗旨相違。
更重要的是,CAFC明確區分第101條與第102、103條之功能。法院引用Parker v. Flook (註4)與Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. (註5),指出適格性判斷須先於新穎性與顯而易見性審查,且不得將創新程度之判斷混入第一步分析。
換言之,第101條適格性所關切者在於是否透過抽象概念過度壟斷其技術,而非技術是否具備足夠創新性。若請求項已對具體結構與操作方式作出技術限定,則其是否屬既有技術或是否顯而易見,應由第102條與第103條處理,而不應於第101條即予排除。
五、結論
PowerBlock Holdings, Inc. v. iFit, Inc.一案為機械與機電發明於第101條專利適格性判斷上提供了重要指引。CAFC明確指出,只要請求項從整體觀察展現具體的機械結構、清楚的操作關係及實際的物理動作,而非僅停留於功能性結果的抽象陳述,即不應輕率地被歸類為抽象概念。本案特別強調,「自動化」本身並不當然等同於抽象概念,關鍵在於請求項是否對自動化的實現方式作出具體技術限定。當發明已於物理結構與操作機制層面提出明確規範時,其性質即屬於技術改良,而非對概念本身的壟斷。
從近年判決發展觀察,本案延續了限縮抽象概念適用範圍的方向。整體來說,第101條所排除的標的,愈發集中於純資訊處理流程、僅以功能性語言概括結果,以及缺乏具體技術手段支撐的請求項。相對地,對於明確揭示物理結構、元件配置與實際運作機制之機械或機電發明,法院展現出較為審慎且克制的態度,避免過度抽象化解釋其技術內容。
對專利撰寫實務而言,此一發展方向具有明確啟示:說明書與請求項應強化技術面向之呈現,具體交代機械結構如何配置、各元件如何互動,以及該等設計如何解決特定技術問題並產生可辨識之技術效果。若僅以功能宣示或最終成果作為描述核心,而未揭示實際實現方式,則可能在適格性審查中遭到嚴格審視。
總結而言,PowerBlock v. iFit所揭示的立場相當清楚:當請求項整體呈現為具體的技術改良,並明確界定實際結構與運作方式,而非僅停留於抽象結果的概括表述時,第101條不應被用作過度排除機械與機電創新的工具,更不宜動輒以「抽象概念」為由否定其專利適格性。對專利權人而言,關鍵在於清楚展示請求項如何界定特定結構與具體方法,而非僅止於結果描述;唯有如此,方能有效回應並克服專利適格性上的挑戰。
※ 註釋 ※
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1.
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參見Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, 573 U. S. Case No. 13–298 (2014),本案另可參閱「由美國最高法院對 Alice v. CLS 案之判決探討電腦實施請求項的專利適格性」(聖島國際智慧財產權實務報導第16卷12期,莊閔捷,2014年12月)。
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2.
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參見 CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358, 1367 (Fed. Cir. 2020).
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3.
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參見Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 188 (1981).
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4.
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參見Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 593 (1978).
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5.
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參見Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66, 71 (2012).
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