在台灣,平行輸入商品(俗稱水貨)向來於市場頗為盛行。若同一或近似商標在台灣與國外之商標權人係同一人,則從國外輸入該商標之平行輸入商品,原則上適用權利耗盡原則,不構成侵權。至於在台灣與國外分別屬不同商標權人之情形,最高法院在民國2020年於108年度台上字第397號民事判決中指出,若此等不同之商標權人間存在經濟上或法律上關係,則仍適用權利耗盡原則。(請參見本所報導)。又,最高法院另在113年度台上字第882號民事判決進一步揭示,倘其各地商標權人間具有授權或經銷契約、同一關係企業或集團、控股與附屬公司、獨家銷售,或以全球單一商標之形象而為行銷,或採共同商標行銷策略等情形,應屬判斷有無權利耗盡原則適用之重要考量因素。(請參見本所報導)
智慧財產及商業法院(下稱智商法院)於最近的113年度民商訴字第56號民事判決中,就此進一步指出,若其本質上排他權仍源於同一權利人,縱使通過特殊安排塑造台灣商標權人與國外商標權人之間不具經濟上或法律上關係之外觀,仍不能排除耗盡原則之適用。
在上述智商法院之判決中,原告A公司為使用「菠丹妮」、「BOTANICUS」、「botanicus」等字樣之六個商標(下合稱「系爭商標」)之商標權人。原告因被告自然人B未經其同意或授權,即於蝦皮賣場販售載有系爭商標之商品,遂對被告提起民事訴訟。對此,被告抗辯系爭商品源於捷克籍之BOTANICUS公司,且原告自訴外人C公司受讓六個系爭商標中的三個商標(以下合稱系爭商標1至3)後,即已繼受C公司與BOTANICUS公司間之授權關係。此外,原告亦曾向BOTANICUS公司進貨代理銷售該公司之商品。因此,原告與BOTANICUS公司存在經濟或法律上關係,其商標排他權本質上源自同一人,本案已適用權利耗盡原則,原告自不得主張被告侵害其商標權。
就此商標爭議案件,智商法院在判決中,先援引最高法院108年度台上字第397號民事判決意旨,指出:當國外之商標權人與台灣之商標權人間具有授權或法律上之關係時,雖在屬地主義概念下該國外商標與在台灣之商標之商標權有所不同,但若其圖樣相同,且本質上排他權的發生亦源自於同一權利人,則對經授權在台灣註冊該商標之台灣商標權人亦發生商標權耗盡之結果。
至於BOTANICUS公司與原告之間是否具有經濟上或法律上關係,智商法院經調查後,確認了以下事實:(1)C公司為BOTANICUS公司之亞洲總代理、而C公司又授權訴外人D公司為台灣總代理。(2)C公司及D公司將台灣代理權授與E公司(即原告A公司前身)。(3)原告自C公司處受讓系爭商標1至3後、又進而自行申請另外三個系爭商標。(4)原告於受讓代理權及系爭商標權1至3後,曾向BOTANICUS公司進貨。基於上述事實,智商法院遂認定BOTANICUS公司與原告具有經濟上或法律上關係。
此外,原告主張其自民國(下同)109年後即再未向BOTANICUS公司進貨,兩者間已無代理之經濟上或法律上關係。惟智商法院認為系爭商標1至3之所以得在台灣註冊,當係經BOTANICUS公司同意;倘若僅因後續不再存續代理之經濟上或法律上關係,即否定BOTANICUS公司之商品得以真品平行輸入之方式在台灣國內市場加以流通,顯非事理之平。
智商法院另依其調查證據所得之事實指出:原告於109年將BOTANICUS公司之代理權讓與訴外人F公司,並由F公司持續向BOTANICUS公司進貨至台灣國內銷售,惟F公司與原告之法定代理人實為同一人。據上,智商法院認為:於本件中,當前國內之代理權與商標權分屬不同權利人之外觀當屬刻意安排之結果,以切斷經濟上及法律上關係;不能僅憑當前之表面安排,即認無權利耗盡原則之適用。

本次智商法院判決,可說是前述最高法院數件判決的進一步延伸,無疑是一件對平行輸入業者有利之判決。本案目前似已提起二審上訴(仍由智商法院審理),二審法院是否會維持原判,值得後續觀察。
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