台灣專利法第23條為「擬制喪失新穎性」之規定:「申請專利之發明,與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者,不得取得發明專利。」。台灣專利審查基準規範「擬制喪失新穎性」之審查,係以申請案的每一請求項所載技術內容與先申請案比對是否「內容相同」。而所謂「內容相同」係指:(1)完全相同;(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵;(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念;或(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。前述(1)至(3)與新穎性在判斷是否「內容相同」之情況一致,至於(4)則是擬制喪失新穎性所獨有之情況。過往實務對如何適用該「直接置換」基準,以及如何與進步性之判斷相區隔有所爭議。對此,最高行政法院於2026年3月12日作成114年度上字第577號關於擬制喪失新穎性之判決可供參考。
該判決所涉專利(TW M567542,下稱542專利)是界定一種用於封閉菌菇培植包開口之封蓋,該封蓋包含透氣片、本體及底壁等元件。542專利描述透氣片會膠合於本體上方以封閉蓋體中間之貫孔,本體底部側壁則設置與底壁相接的孔洞,形成從透氣片、貫孔至側壁孔洞的水氣通道,用以保持培植包內部培養基的潮濕,並避免側壁孔洞被培養基堵塞。舉發人則以先申請案(TW M562560)主張542專利擬制喪失新穎性,而專利權人主要抗辯先申請案與542專利間具有技術特徵差異,例如蓋體之側壁孔洞並未相接於底壁、透氣墊只是蓋設於蓋底上方而非膠合,且此等差異並非技藝人士能直接置換的技術特徵。然而,智慧財產局及訴願會審酌皆認為該等差異為可直接置換的技術,並判定該先申請案可使542專利擬制喪失新穎性。專利權人不服即向智慧財產及商業法院(下稱智財法院)提起行政訴訟。智財法院114年度行專訴字第1號判決仍認定技藝人士依照依照說明書及專利範圍可知542專利此二技術特徵之功能為「保持孔洞透氣性」及「將透氣墊接合於蓋體」,且先申請案之差異技術特徵具有相同功能,故判定此為依通常知識可直接置換的技術特徵。專利權人不服並上訴至最高行政法院,質疑智財法院所謂「可依通常知識直接置換」論點實為進步性判斷原則,並主張智財法院該判決有適用法規不當之違法。
最高行政法院在114年度上字第577號判決表示,台灣之擬制喪失新穎性是採用擴大新穎性之認定方式,即除了新穎性判斷原則外,若後專利申請案與先申請案之技術特徵差異可由技藝人士利用一般知識與普通技能即可直接置換時,就可認定後申請案不具新穎性;其中差異技術特徵是否可「直接置換」之判斷,則是要考量置換前後之技術特徵依通常知識是否具有「相同功能」。最高行政法院並強調「直接置換」之判斷要件是考量個別置換後技術特徵之功效異同,此有別於進步性審查時須考量置換技術特徵前後之整體技術手段是否產生相同功效之判斷要件,故無專利權人所謂將進步性判斷要件不當引入擬制喪失新穎性判斷之疑慮。基於上述,最高行政法院認為智財法院在判斷技藝人士可知悉542專利與先申請案之差異技術特徵具有相同功能,且依通常知識可直接置換之論理並無違誤,仍維持542專利擬制喪失新穎性結果。
此則最高行政法院判決表示,專利與先申請案之差異技術特徵是否可依通常知識即能直接置換之判斷,應考量該之差異技術特徵置換前後是否具相同功能,而非考慮置換技術特徵前後之整體技術手段是否產生相同功能。而智財法院在先前不同民事訴訟(例如111年度民專上字第19號判決),以及行政訴訟(例如113年度行專訴字第17號判決)亦曾有類似見解。特別對於提出擬制喪失新穎性之舉發人或民事訴訟被告而言,最高行政法院此則判決之見解適可作為在檢索適合先申請案及準備相關議題時之參考。
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