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一、前言
各國專利制度皆採屬地主義，僅有在已取得專利的地區，方可主張專利權，在未取得專利權的地區，則無法排除他人實施。日本特許法第2條第3項所述的「實施」，向來也是指在日本國內的行為。
另一方面，現今網路之基礎建設發達，許多服務得以跨國進行，國與國之間的距離不再遙遠。然而，這也代表在世界各處皆可容易地實施與網路相關的發明，而能輕易在其他地區設立伺服器，並對專利權人持有專利之地區提供服務。面對這樣的處境，對於專利權人的保障是否足夠是一個值得思考的問題。
對此，日本最高法院於2025年3日3日作出「令和5年(受)第2028號」(註1)判決，給出了日本專利界乃至國際一個思考的方向，供讀者參考。
二、案情簡介
(一) 訴訟背景
本案為位於日本的專利權人-多玩國股份有限公司(株式会社ドワンゴ，DWANGO Co., Ltd.)，對位於美國的FC2有限公司(FC2, Inc.)以及位於日本的HPS股份有限公司(株式会社ホームページシステム)提出請求停止實施及損害賠償的訴訟，原告主張被告FC2所經營的FC2動畫等服務(下稱「被告服務」)之系統(下稱「被告系統」)落入原告所擁有的發明專利JP6526304B2(下稱「系爭專利」)之權利範圍內，而被告HPS由於在日本國內對被告系統進行維護、管理等，實質上與被告FC2為一體而侵害系爭專利之專利權。
系爭專利是一留言發布系統(原文：コメント配信システム)，該留言發布系統具備伺服器及複數個終端裝置，伺服器透過網路將影片內容及影片留言播送至使用者的終端裝置，影片留言能夠直接與影片重疊地顯示於影片上，並且在影片上水平移動(此種留言形式俗稱「彈幕」)，其發明重點在於將兩則留言調整為互不重疊來顯示。
被告FC2是設立於美國內華達州的法人，其在美國設置網路伺服器、留言配信用伺服器及影片配信用伺服器，並由網路伺服器透過網際網路來對日本國內的使用者終端傳送影片檔案及留言檔案，而使用者在日本國內透過終端來訪問用於視聽影片的網頁，即可下載由美國之網路伺服器所發送來的內容。並且被告系統包含將接收到的檔案調整為留言彼此不重疊而顯示在影片上之技術內容。
(二) 案件爭點
本案爭點主要在於被告FC2在美國設立伺服器並對日本的使用者終端提供服務而產出被告系統的行為，是否屬於日本特許法第2條第3項第1款之「生產」。對此兩造主張如下。
1. 原告的主張
原告於一審時即主張被告是從伺服器透過網際網路將留言檔案及影片檔案發布給日本的使用者終端，而產出附留言影片發布系統(即被告系統)，被告系統的構成當中，多數的使用者終端位於日本國內，即便伺服器設置於美國，也只是代表「生產」之行為是從國外開始，大部分「生產」之行為仍是在日本進行，整體來看被告的實施行為可視同在日本國內進行。且被告系統在日本國內進行重要的實施行為(在使用者終端使兩則留言不重疊地顯示於影片)，以侵害的結果來說，實施行為整體可以視為在日本國內進行。被告系統無論以量的觀點來看還是以質的觀點來看，其大部分都是在日本國內產出的「物」，被告所為的「生產」可被認為是在日本國內進行。
2. 被告的主張
從屬地主義的原則顯知日本的專利權僅及於在日本國內的實施，從所謂實施要滿足全部之發明的構成要件的觀點來看，實施的一部分在國外進行時，日本的專利權便不及於該行為。既然作為實施的「生產」之一部分在國外開始，則日本的專利權就沒有對被告系統行使的餘地。況且，以「生產的行為之大部分在日本國內」等極為曖昧的主張而違反屬地主義的原則來行使日本國內的專利權是不應被認可的，原告的主張並不恰當。
三、法院見解
(一) 東京地方法院-令和元年(ワ)第25152號(註2)
一審東京地方法院認為被告系統確實滿足系爭專利的各構成要件，然特許法第2條第3項第1款之「生產」應解釋為滿足發明的各構成要件之物必須是在日本國內產出，即便被告FC2產出的系統滿足系爭專利之構成要件，也是產出具有存在於美國境內的影片發布用伺服器及留言發布伺服器，以及存在於日本國內的使用者終端之留言發布系統。只以被告系統當中之日本國內的構成要件(使用者終端)無法滿足系爭專利之全部的構成要件，無法認其是在日本國內生產。並且從要使專利權所及的範圍明確的觀點來看，在沒有明文規定的情況下，物的構成要件之大部分在日本國內產出不相當於物之發明的「實施」中的「生產」。東京地方法院遂認定被告FC2並無生產系爭專利之發明的行為。
(二) 智財高等法院-令和4年(ネ)第10046號(註3)
智財高等法院認為在網路系統中，將伺服器設置於國外已非常普遍，即便伺服器存在於國外，只要構成該系統的終端存在於日本國內，即可在日本國內利用該系統，該利用可能會影響到專利權人在日本國內實施其專利權可獲得的經濟利益。若將構成系統之一部分的要件(伺服器)存在於國外作為理由，而一律認為不符合特許法第2條第3項之「實施」，則只要將伺服器設置於國外即可迴避專利，而無法充分保護專利權，故此認定並不妥當。然而，若是將構成系統之一部分的要件(終端)存在於日本國內為理由而一律認為符合特許法第2條第3項之「實施」，則會構成專利權的過份保護，而造成經濟活動的阻礙，亦不妥當。
因此，對於產出網路系統的行為是否符合特許法第2條第3項第1款之「生產」之判斷，即便構成該系統的一部分之伺服器存在於國外，仍需綜合考慮(1)行為的具體態樣、(2)構成系統之各要件當中存在於日本國內之要件在系爭專利中所發揮的功能、(3)利用該系統可得到系爭專利之效果的場所，及(4)該系統的利用對專利權人的經濟利益造成之影響等，當可以將該行為視為在日本領域內進行時，即符合特許法第2條第3項第1款之「生產」。被告系統之態樣是從美國的伺服器發送檔案至日本國內的使用者終端，日本國內的使用者終端接收檔案，發送及接收是一體的行為，可視為收發送是在日本國內進行。被告系統是由存在於美國之被告FC2的伺服器與存在於日本國內之使用者終端所構成，而存在於日本國內之使用者終端可發揮系爭專利之主要功能，即：為了使在影片上的留言彼此顯示在不重疊的位置所需要之功能。被告系統為透過上述使用者終端而從日本國內所利用，且在日本國內可見系爭專利的效果，即提升利用了留言之交流的娛樂性，並且影響到上訴人多玩國在日本國內利用系爭專利可獲得之經濟利益。綜上考量，被訴人FC2的行為相當於特許法第2條第3項第1款之「生產」。
(三) 最高法院-令和5(受)2028號
對於智財高等法院的判斷，FC2雖表示反對，主張專利權的屬地性向來採嚴謹認定，若要做出與以往不同的例外認定，應先立法規定，然主張不為智財高等法院所採納，遂上訴至最高法院，主張依照專利權的屬地主義之原則，國內專利權不及於被告系統，原審錯誤解釋法條且違反過往判例。
對此，最高法院採取與智財高等法院類似的見解，認為在資訊透過通訊線路跨越國境流通極為容易的現代，即便系統的一部分所在為日本領域外而包含在日本領域外的行為或構成，若總是認為日本的專利權不及於此，而使產出該系統的行為不符合特許法第2條第3項第1款之「生產」的話，將違反特許法第1條所述保護發明、透過獎勵幫助產業發展的目的。因此，即便在這樣的情況下，仍應對產出之行為或該行為所產出的系統整體觀之，當該行為被評價為實質上符合日本領域內的生產，即應解釋為日本專利權的效力所及。
基於此一基準，最高法院認為在被告系統已實質構成系爭專利，且已確實對專利權人造成經濟上的影響之情況下，被告系統的構築符合特許法第2條第3項第1款之「生產」。
至此，最高法院的法官意見一致駁回FC2的上訴，判決確定。
四、結語
此事件之最終判決與過往對於專利權效力僅及於有專利權的地區之印象有所出入，特許法制定之初，應未設想物品可跨越國際，然而在可以將網路系統視作為「物」之發明來申請的現今，確實能夠容易將伺服器設置於國外並達到與伺服器設置於國內相同的效果，而依照過往對於屬地主義的嚴格解釋，亦能規避國內之專利權。依照此種手法規避專利權，即使一部分是在國外實施，也確實能對專利權人造成與全部在國內實施近乎相同的利益損害，使得專利權人的權益難以得到保障。因此，日本智財高等法院與最高法院綜合考量了有侵權疑慮之系統的整體之態樣以及對於專利權人實質上的影響來做判斷。經過此判決，未來各國網路服務業者在實施面向多國之網路服務時，可能需事先針對日本進行專利檢索，視情況判斷是否開放對日本的服務。
另一方面，此事件影響到的可能不只是日本，也可能是未來其他國家處理類似之爭議訴訟時所參考的對象，若未來各國皆採用對於專利權人實質上的影響來作為網路系統是否侵權的參考，則對於網路服務業者來說，難以對世界各國一一調查是否已存在相關專利權，似乎極為容易在沒有注意到的情況下侵害他國專利權，而必須將服務限縮在特定的國家，可能會對網路服務的型態造成影響。面對專利權人的保障與對產業的衝擊之間的平衡，可能是各國專利界要審慎對待的課題。
※ 註釋 ※
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