|
一、前言
在專利審查過程中，如果審查委員認為申請專利範圍已被先前技術所揭示，將會發出核駁審查意見，以不具可專利性為由，核駁專利申請案。這時，專利申請人提出修正或陳述，說明所申請的專利範圍與先前技術不同。如果說服審查委員，將可獲得專利權。
由於設計專利在申請時是以圖式為主，而不是以文字為主。則設計專利在經過陳述而獲准後，正確的專利範圍解讀為何？而此專利範圍解讀，又是否會對侵權訴訟產生影響？
以下以美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱「CAFC」)於2025年7月17日Top Brand LLC v. Cozy Comfort Company LLC一案，探討審查歷程放棄聲明(prosecution history disclaimer)於設計專利的適用性、設計專利範圍解讀，及在案例中如何分析被控侵權產品是否侵權。
二、背景
Top Brand和Cozy Comfort在過大尺寸連帽運動衫的市場上是競爭對手。
Top Brand 是John Ngan，及他所擁有之Top Brand等四家公司的統稱，透過例如Amazon.com等網站，販售連帽運動衫及可穿在身上的毯子。Cozy Comfort則是Cozy Comfort Company LLC、Brian Speciale、 Michael Speciale的統稱，主要販賣一種過大尺寸的「可穿著的毯子」，類似於一種過大尺寸的運動衫。Cozy Comfort擁有美國公告D859,788號設計專利(下稱「D788專利」)，及另外2項商標。D788專利的名稱為「加大外衣---具有提高之袋類動物的口袋 (Enlarged Over-Garment with an Elevated Marsupial Pocket)」。表1是在D788專利的其中6個圖式。
Cozy Comfort指控Top Brand侵犯其設計專利與商標權。經審理，地方法院判定Top Brand侵犯Cozy Comfort的設計專利權與商標權。接下來，就設計專利部分，進行案例簡介。
Cozy Comfort指控，Top Brand的一些連帽運動衫與可穿戴的毯子，侵犯其D788專利。在訴訟過程中，Top Brand基於Cozy Comfort於D788專利的審理過程，對D788專利做出詳細的限制性解讀。然而，地方法院拒絕採用Top Brand所主張的解讀，地方法院的陪審團判定Top Brand的七款產品(統稱為「被控侵權產品」) (註1)侵犯D788專利，且判定Top Brand需要支付1540萬美金之侵犯D788專利的所得利益。
Top Brand不服地方法院的判決，因而提起上訴。美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱「CAFC」)依據28 U.S.C. § 1295(a)(1)有管轄權。
三、討論
本案的爭點在於：地方法院拒絕依據審查歷程放棄聲明(prosecution history disclaimer)進行限縮解讀設計專利範圍，是否構成錯誤。而更核心議題在於：專利範圍如何被解讀。
以下就「A法律程序」、「B審查歷程放棄聲明適用於設計專利」、「C回顧審查歷程」、「D侵權議題」，依序討論。
A 法律程序
首先，Cozy Comfort辯稱，是Top Brand未對陪審團的指示提出異議(object)，而放棄了對專利範圍解讀的爭論。CAFC不同意這個說法。
在發明(Utility)專利情境中，CAFC曾經判定(註2)，若已經在先前的程序中提出專利範圍解讀，則在上訴階段中，因專利範圍解讀爭論之處相同而未再次提出專利範圍解讀異議的話，並不構成對專利範圍解讀之權利的放棄。
相同的原則，適用於設計專利案件。
無疑地，Top Brand已經在地方法院階段確定專利範圍解讀的立場，是地方法院駁回Top Brand提出的解讀；且Top Brand在上訴中的專利範圍解讀立場，與在地方法院的專利範圍解讀立場相同。
因此，基於Top Brand的權利，Top Brand不需提出異議，即可保留對地方法院的判決提出上訴的權利。
B 審查歷程放棄聲明適用於設計專利
接著，Cozy Comfort辯稱，由於設計專利的本質，造成任何欲否認的事情都模糊不清，故審查歷程放棄聲明，不適用於設計專利。CAFC不同意Cozy Comfort的看法。
審查歷程放棄聲明的原則已在發明專利中被明確建立，是探討專利審查過程中放棄專利範圍的議題(註3))。放棄聲明可以經由向PTO提出專利範圍的修正、答辯而產生(註4)，且沒有理由區分為透過修正的放棄聲明，或是透過答辯的放棄聲明(註5)。因此，在審查過程中，申請人可以利用向專利局提出的說明，放棄設計專利的專利範圍。況且，如果允許在訴訟過程中提所出的論點，與專利權人在審查過程中為了讓專利核准所提出的說明相反，以重獲已放棄的專利範圍，這將與設計專利審查的目的背道而馳((註6)。
因此，CAFC認定，審查歷程放棄聲明的原則，適用於設計專利。
C 回顧審查歷程
在D788專利案的審查過程中，審查委員依據審查階段的引證案White的揭露內容，以可被預期(anticipated)為審查理由，核駁所請求的設計。
為了獲得D788專利的專利權，Cozy Comfort於審查過程中爭論：根據普通觀察者測試法(ordinary observer test)，可以區別所請求設計與先前技藝White設計的整體裝飾。Cozy Comfort透過諸如袋類動物口袋的形狀與設置位置，及下擺線條的形狀等特定特徵，來解釋所請求設計與先前技藝White設計之間的區別。
因此，地方法院未考量Cozy Comfort在審查歷程所做的說明對案件造成的影響，是錯誤的。為與先前技藝區別，Cozy Comfort顯然已放棄依據所放棄之專利範圍來主張侵權的能力。
D 侵權議題
最後，回到設計專利的侵權議題。
為了證明侵權，申請人必須解釋，普通觀察者如何基於「被控設計在整體上，是否挪用了所主張的設計」的評估標準，分析被控設計和所主張設計「實質相同(註7)」。分析需要著重在：所主張設計與被控設計之各個特徵的相似點或不同點，及非共同特徵的存在與這些特徵在整體設計中的布置。
CAFC認為，關於本案，沒有合理的事實認定者在依據正確專利範圍解讀的情況之下，還會認定本案「普通觀察者在已考慮先前技藝的情況之下，還相信被控設計與專利設計相同」。詳細說明如下：
首先，需要考量審查歷程放棄聲明的範圍，及在先前分析上的影響。
在考慮被控侵權產品與所主張設計的不同特徵，對普通觀察者而言，是否創造出一個新的整體印象時，需要先排除審查歷程中排除的任何特徵。在本案中，Cozy Comfort放棄了專利範圍，以獲得D788專利。則為了證明侵權，Cozy Comfort不能再依賴與White相似而在審查歷程中被放棄的四個特徵：(1) 口袋比例、(2) 口袋形狀、(3) 口袋位置、(4)下擺線條。以下就四個特徵分別說明。
(1) 口袋比例
參考下表2，在審查歷程中，Cozy Comfort爭論，由於所請求設計之位於驅幹前側的口袋，約是驅幹寬度的三分之一；然而，White的口袋佔了驅幹寬度的90%。因此，所請求設計的口袋，實質上不同於White的設計。
然而，證據無爭議地顯示出，被控侵權產品的前側口袋就像White一樣(且與所主張設計不同)，覆蓋驅幹寬度的大部分，所以，在「口袋比例」的特徵上，由於在被控侵權產品的前側口袋類似於White設計，而未落入D788專利所放棄的範圍。
(2) 口袋形狀
參閱下表3，Cozy Comfort還於審查過程表示，White的口袋更加有稜角，且成梯形，而與所請求專利之類似方形的口袋形狀不同。由於Cozy Comfort曾經做出這些論述，且被控侵權產品的口袋形狀與White梯形的口袋類似，而屬於Cozy Comfort放棄的範圍。
(3) 口袋位置
參閱下表4，再來，Cozy Comfort爭論所請求設計之袖孔的底側，是位於袋類動物口袋的頂端下方；相反的，White的袖孔位於袋類動物口袋的頂端上方，並特別說明這種差異並非不重要，反而是普通消費者可以察覺的。於是，Cozy Comfort再次放棄了所請求的範圍。
而在被控侵權產品中，口袋位於袖孔的下方，就像White一樣。
(4) 下擺線條
參閱下表5，最後，Cozy Comfort於審查過程中爭論，所請求設計的下擺底緣角度與先前技藝White設計的不同。White連帽衫的下擺底緣是從前往後向上傾斜。在本設計中，下擺底緣向下傾斜。據此，專利範圍再次被放棄。
被控侵權產品不具有在所主張設計中往下傾斜的下擺線條。
從以上第(1)~(4)點可以得知，被控侵權產品在許多重要的層面中，與Cozy Comfort在審查歷程中所排除的部分相同。況且，Cozy Comfort在論述侵權時，並沒有指出其他相似特徵(也就是未被排除的特徵)，因此，不能依賴上述口袋比例、口袋形狀、口袋位置、下擺線條，就證明被控產品侵權。
因此，CAFC判定，在D788專利範圍的正確解讀之下，即使Cozy Comfort已利用優勢證據(preponderance)，假定的普通觀察者，仍然無法支持侵權認定。
基於上述理由，CAFC推翻地方法院駁回未侵權的判決。
四、結論
經由Top Brand LLC v. Cozy Comfort Company LLC案判定，審查歷程放棄聲明的原則，亦適用於設計專利。
由於設計專利的特性顯現於圖式的視覺外觀，故在申請設計專利時，專利範圍以圖式表示。在審查過程中，專利申請人可能透過文字陳述，來區隔出設計專利與先前技藝之間的差異，專利申請人可據此說服審查委員，而獲得設計專利權。
因此，在獲得專利權後，申請人需要注意，未來主張設計專利權利時，在審查過程中經由文字陳述答辯的特徵，將會作為比對是否侵權的排除事項；需要提出以不同於先前技藝的特徵，作為與被控侵權物品比對的相似點。
※ 註釋 ※
|
1.
|
The jury found that seven of the Top Brand Companies’ product lines infringed the D788 patent: HD100, HD100S1, HD120, HD200, HD201, HD210, and HD250 (collectively, “the accused products”). J.A. 14524. For purposes of this appeal, we treat the HD250 product as representative.
|
|
2.
|
O2 Micro Int’l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co., 521 F.3d 1351, 1359 (Fed. Cir. 2008)
|
|
3.
|
O2 Micro Int’l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co., 521 F.3d 1351, 1359 (Fed. Cir. 2008)
|
|
4.
|
Tech.Props. Ltd. v. Huawei Techs. Co., 849 F.3d 1349, 1357(Fed. Cir. 2017); see also Cordis Corp. v. Medtronic Ave,Inc., 511 F.3d 1157, 1177 (Fed. Cir. 2008)
|
|
5.
|
Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (en banc)
|
|
6.
|
See, e.g., Fenner Invs.,Ltd. v. Cellco P’ship, 778 F.3d 1320, 1325–26 (Fed. Cir.2015)
|
|
7.
|
GorhamCo. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 528 (1871); see alsoCrocs, Inc. v. Int’l Trade Comm’n, 598 F.3d 1294, 1303(Fed. Cir. 2010)
|
|