智慧財產專業團體

一、前言

美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC)於西元(下同)2025年12月8日就纏訟十年的Coda Development v. Goodyear Tire & Rubber Company營業祕密案件(下簡稱Coda案)做出了裁判，認為原審原告方未能具體描述其遭侵害營業秘密的客體，因而維持原審法院撤銷陪審團命被告賠償高達6,400萬美金賠償的裁決(Verdict) (註1)。台灣近年來智權保護意識提升，營業秘密也逐漸成為企業保護自身研發與競爭優勢的關鍵所在，然根據調查資料(註2)，對於營業秘密如何舉證，不少企業主仍認為不甚理解或有管理營業秘密之困難，往往成為維權時的關卡。本文以下擬先透過簡介美國實務中原告對於營業秘密客體的舉證義務，說明營業秘密的客體究竟應如何特定，並例示其舉證方式；其次，再探究Coda案的案情與法院見解，析述美國法院所闡述的營業秘密客體之舉證原則；最後，基於上述背景，觀察台灣目前智慧財產及商業法院相關營業秘密案件的客體描述情形，並據此提出幾點觀察與分析。

二、美國實務中原告特定營業秘密客體之義務

(一) 營業秘密客體的特定(specificity requirement)

於美國營業秘密之訴訟實務，有所謂原告就營業秘密客體的特定義務(註3)。換言之，對於所主張營業秘密客體的描述(description)，必須足夠具體(sufficient specificity)，以確保當所主張營業秘密之內容與公開習知之內容(what is generally known)相比較時，可以判斷到底原告所主張之營業秘密內容是否屬於系爭領域中已公開之內容(註4)。在此要求下，主張營業秘密之原告須負責就所主張營業秘密之內容提供適當的細節說明，使得該營業秘密之客體可與系爭領域或一般領域所公知之內容相區辨(註5)。舉例而言，若原告主張營業秘密係一塗料配方，則該原告必須就該塗料配方提供足夠的細節，以區辨該塗料配方與一般已公知的塗料配方之差異性；若原告僅單純主張營業秘密為「『獨特』的塗料配方」、「『新穎』的塗料配方」，但未提出任何進一步細節，則當該營業秘密與一般已公知的塗料配方相比較時，就無法判斷究竟原告所主張的營業秘密是否屬於已公知的配方(註6)。

(二) 僅以「類型」(category)等上位用語描述不符合原告特定的義務

須留意的是，若僅是單純採用「設計」(design)、「配方」(formula)等一般性、抽象性的用語來描述營業秘密的客體內容，而未有具體資料佐證，同樣不足以使得所主張營業秘密的客體符合充分具體的要求，例如：原告主張其營業秘密屬於「財務資訊」、「研發資訊」，但未具體特定該資訊內容之細節(註7)。其他類似過於抽象用語，例如「用來組合相關元素之『知識與經驗』」、「決定價格、市場、與行銷語言的『方法』」等(註8)。

(三) 以上位用語描述營業秘密必須搭配具體佐證資料

在一些場合，若原告仍須使用較抽象或類型的用語來描述所主張的營業秘密，此時需配合相關具體佐證資料，以符合充分具體的要求(註9)。例如，原告除主張營業秘密的客體是有關「珠寶首飾的設計規範、生產者資歷、銷售趨勢、原物料分析」等資訊，並具體特定出該營業秘密之內容詳如被告所「下載之文件檔案」；又或者，原告主張「客戶名單以及賣方資料」為營業秘密，並具體提出該「客戶與賣家的實際名單內容」以舉證；又或者原告主張之營業秘密為用來「生產導管的作業和設備」，並提出相關「載有具體生產步驟與實施例的說明書、條件參數、以及原告設計用於生產的設備器具」等(註10)。惟反面言，若僅單純提供文件資料，但未明確說明該文件資料中的何種內容屬於營業秘密，也不符合原告的舉證義務。例如：原告提出遭被告攔截的34封電子郵件，但未具體指出該郵件中到底何種內容涉及營業秘密(註11)。要之，抽象描述與具體佐證文件之間必須能互相勾稽。

(四) 營業秘密的特定義務與證據調查的連動

雖然於訴訟中主張營業秘密的原告對於營業秘密的客體負有具體特定之義務，但考量營業秘密案件常出現證據偏在的屬性，若嚴格要求原告在前階段必須鉅細靡遺的描述營業秘密的內容後才能進行證據調查，對於原告可能過苛，故在解釋原告是否已善盡營業秘密具體化之舉證時，也會斟酌證據調查階段的關聯性，並朝向容許原告先進行證據調查的方向為裁量(註12)。

(五) 原告未能具體特定營業秘密的風險

若原告未能適當地描述營業秘密的客體，有部分案件的承審法院禁止原告事後追加或補充其主張營業秘密的內容，因而導致不利於原告的簡易判決(summary judgment)。例如，在Pinion Inc., v. Placeware Inc.案，該案涉及軟體程式營業秘密的侵害，原告一開始僅概括主張營業秘密為該軟體程式的「功能」，但事後想進一步主張營業秘密是指「執行該功能的具體方法」，即未獲法院准許，因而導致不利簡易判決(註13)。

三、Coda案之案件討論

(一) 事實背景

本案始自2015 年 8 月，係一橫跨十年的營業秘密訴訟。Coda Development公司等 (下稱「原告」或「Coda公司」)對 Goodyear公司等(下稱「被告」或「Goodyear公司」)提起訴訟，主張被告等竊取其涉及有關「輪胎自動充氣」(self-inflating tire, “SIT”)之二十七項營業秘密。根據原告訴狀，其主張該SIT技術係由 Hrabal(公司之執行長)所發明，並據稱於 2009 年 1 月及 6 月間兩次會議中，以口頭方式向被告相關人員揭露機密資訊，事後雙方並未進一步合作，但原告發現被告竟以相類似輪胎自動充氣技術提出數件專利申請，因而提出侵權訴訟。原告初次起訴提出多項請求救濟，包括：依據美國專利法提起發明人更正之請求、商標法之請求、以及詐欺、營業秘密侵害、妨害商業關係、不當得利等州法之請求(註14)。

(二) 案件歷程

在本件翻轉、再翻轉的十年大戰，訴訟歷程大致可分為下述階段：

1. 2015年~2019年：原告因起訴書舉證不足遭法院駁回，原告上訴CAFC

在雙方初次交鋒，被告提出駁回申請(Motion to dismiss)，根據聯邦訴訟法第12(b)(6)，主張原告書狀並未提出具體特定的事實以支持其請求(failing to state a claim)，法院於 2016 年 9 月 29 日准許該動議(註15)。雖然原告後來於2016 年 10 月 27 日提出修正申請，但法院於 2017 年 9 月 26 日否准該申請(註16)，導致原告之訴遭駁回。原告僅能依法提起上訴。2019 年 2 月 22 日，原告上訴成功，CAFC撤銷地院裁決，並發回更審(註17)。

2. 2019年~2022年：原告更審後獲有利陪審團裁決

案件發回後，原告旋於 2019 年 4 月 15 日提出第一份修正起訴書，增添更多有關營業秘密內容的描述(註18)，經過漫長的證據調查(Discovery)後，就營業秘密侵害的部分，本案終於 2022 年 9 月進行陪審團審理(jury trial)。陪審團審理後，就其中五項營業秘密(TS 7，TS11，TS 20，TS 23，TS 24)作出有利於原告裁決，原告得請求美金280萬元之補償性賠償及高達美金6120萬元之懲罰性損害賠償(註19)。

3. 2023年3月：法院撤銷陪審團有利裁決，原告繼續向CAFC上訴

陪審團裁決作成後，被告根據聯邦民事訴訟法第 50(b) 條，爭執陪審團裁決錯誤，請法院就原告之營業秘密侵害主張作出依法判決(judgment as a matter of law)。法院經審理後，認為陪審團做出原告營業秘密遭侵害之裁決係屬錯誤，理由是法院認為原告並未具體特定該營業秘密(TS 7，TS11，TS20，TS24)的內容、未能證明屬於秘密、或未能證明遭洩露或利用(TS23)，故撤銷陪審團有利於原告之裁決結果(註20)。原告不服，再度向CAFC提出上訴。

4. 2025年12月：CAFC維持原審見解

根據Coda公司的上訴，針對營業秘密的部分，其主張原審錯誤地將有利於原告的陪審團裁決撤銷，並指出Coda公司已充分說明其營業秘密的內容。根據資料，Coda公司主張的五項營業秘密如下(註21)：

TS 7：關於一種用於自動充氣輪胎中輸送空氣之多功能介面的設計與開發(註22)。

TS 11：關於如何設計與開發自動充氣輪胎之幫浦與溝槽解決方案之技術知識(註23)。

TS 20：關於如何設計與開發具備循環式與非循環式幫浦變化之自動充氣輪胎系統的技術知識(註24)。

TS 23：透過測試結果所展現之具功能性之自動充氣輪胎之開發成果(註25)。

TS 24：關於為輪胎製造商選定輪胎中幫浦最佳設置位置之技術知識，即設置於靠近並位於輪圈上方之胎側壁位置，該處會隨輪胎變形而產生週期性形狀改變。

針對TS 23，CAFC係認為Coda公司未能證明Goodyear公司有利用行為(註26)，故以下討論係聚焦CAFC就編號TS 7、TS 11、TS 20、TS 24等有關明確性的討論。

(1) TS 24：已見於Coda公司自行公開之資料，且不具明確性

首先，針對TS 24，CAFC認為，原審正確地認定：(1)Coda公司事後已公開揭露 TS 24 所涵蓋之資訊；以及(2)即便 TS 24 涵蓋了 Coda公司未揭露之知識，Coda公司仍未能以足夠具體性識別 TS 24。CAFC發現，TS 24 所指係「關於在輪胎中放置幫浦之最佳位置的知識」，而該營業秘密說明該位置為「在胎側、靠近並位於輪圈之上方」。然而，原審證據清楚顯示，Coda公司已在2007年之PCT 專利申請案，以及 2008 年發表於「Tire Technology」之文章中揭露該放置位置。因此，原審認定任何理性陪審團均不可能認為 TS 24所包含之資訊符合營業秘密之要件，並無錯誤。

Coda公司雖試圖將 TS 24 與上述公開的資訊予以區隔，但CAFC認為其描述的方式並不符合明確性。例如，Coda公司於原審主張，2007 年 PCT 申請案及 2008 年「Tire Technology」文章所揭露者並非針對一個屬於「傳統輪胎」胎側一部分的幫浦，然而，該「傳統輪胎」限制性用語並未出現在 Coda公司原先對TS 24 之定義中，CAFC認為Coda公司事後一再主張 TS 24 包含其他與已公開資料不同的內容，反而彰顯其未能以足夠具體的方式界定 TS 24，使其得以「將所主張之營業秘密，與該產業中其他已為人所知之資訊加以區分」。因此，CAFC認為當營業秘密之描述範圍過於廣泛，以致涵蓋公開可得之資訊(如專利揭露)及業界公認之知識時，即不足以賦予該資訊營業秘密地位。基於上述理由，CAFC認為原審認定 TS 24 不具備營業秘密保護資格，並無可撤銷之錯誤(註27)。

(2) TS 7、TS 11 與 TS 20：僅單純描述「功能」、「設計開發」或可達成的功效，但沒有揭露「如何」達到的具體知識或資訊

CAFC未採納Coda公司的見解，仍認為原審判斷並無錯誤。 首先，Coda公司固然有說明TS 7係涵蓋「可在自動充氣輪胎中輸送空氣之『多功能介面之設計與開發』」，且該介面可執行「十項功能」，包括「連接」、「繞過或穿過」及「固定」其他元件。然而，TS 7 並未描述其所主張受營業秘密保護之資訊內容，亦即能夠使他人可開發該介面「設計與開發」之相關知識。相反地，原審證據顯示TS 7 僅描述最終產品所能執行之功能(即可「連接」、「繞過或穿過」及「固定」其他元件)，但未揭露支持該設計與開發之技術知識本身。

此外，CAFC發現Coda公司所列功能，均以籠統用語描述，未說明該等功能係「如何」實現，CAFC認為主張高度複雜技術資訊之組合型營業秘密，不得僅提出上位技術概念以界定資訊類別，而未說明該等類別中何者構成營業秘密。因此，CAFC認為Coda公司未能具體說明 TS 7 中「何部分」構成可受保護之營業秘密(註28)。同時，CAFC亦認為針對TS 11 與 TS 20，Coda 公司亦面臨類似之明確性問題，包括其「僅以概括式之元件清單加以表述」，描述用語籠統，並且「未揭露所主張之知識內容，及該設計或開發之具體內容」。基於前述與 TS 7 相同之理由，CAFC認定 TS 11 與 TS 20 欠缺足夠明確性，原審撤銷陪審團裁決並無錯誤(註29)。

綜上，CAFC認為，即便假設 TS 7、TS 11 與 TS 20 屬於有效之營業秘密，原審認定任何理性陪審團均不可能認為被告曾使用該等營業秘密，亦屬正確。

(3) 過於抽象的營業祕密描述亦不利於舉證營業秘密有遭侵害

值得注意的是，CAFC也提到TS 7、TS 11 與 TS 20 之描述均包含元件或功能之清單。就 TS 7 而言，因為其涵蓋層面非常廣，Coda公司不能僅以Goodyear公司所申請的專利有部分包含TS 7之功能，即推論被告有實質利用該秘密(註30)。Coda公司關於 Goodyear公司使用TS 11 與TS 20 之主張，亦因類似理由而不能成立，就TS 11 而言，Coda公司主張Goodyear公司於其專利及其他文件中揭露TS 11之實質內容；然而，Coda公司所引證據僅涉及TS 11 八項元件中的兩項，且原審調查的證據顯示，該等元件早已公開揭露；至於TS 20，Coda公司同樣僅主張 Goodyear公司 使用了該七項組合要素中的兩項，而未能反駁Goodyear公司就該等概念早已於 Coda公司之專利申請及公開簡報中揭露之主張(註31)。基於上述理由，原審認定任何理性陪審團均不可能認為Coda公司已就TS 7、TS 11與TS 20 滿足其營業秘密侵害主張之全部要件，CAFC認為並無錯誤。

(三)  小結

從起訴遭程序駁回、上訴成功、更審取得有利陪審團裁決，到陪審團有利裁決遭撤銷、CAFC上訴遭駁回，可發現本件歷經十年大戰，關鍵仍圍繞在原告Coda公司對於其主張遭侵害之營業秘密客體的「描述」。

首先，本案根本問題是Coda公司聲稱當初係以口頭方式揭露營業秘密，其一方面主張該口頭揭露的內容並未見於事後Coda公司申請的專利，但另一方面又無法有效說明該口頭揭露的具體內容與專利內容有何不同，若當初該營業秘密之內容在與Goodyear公司相關人員見面前，能有適當的文件化，或許Coda公司的舉證可以不須如此捉襟見肘。

其次，本案所涉及的是將蠕動幫浦技術應用於車用輪胎自動充氣，所牽涉相關技術知識範圍本就非常廣，而Coda公司在選擇以專利保護相關SIT技術時，似並未預先就專利與營業秘密保護的內容予以區別，導致事後在營業秘密內容的描述上，容易與已公開的技術內容重疊，增加舉證的困難。

又，營業秘密客體的舉證描述與訴訟進程確實具備連動關係，從起訴初期的程序抗辯、簡易判決、到陪審團裁決的挑戰，可以發現法院對於Coda公司營業秘密客體描述的具體程度逐漸從寬到嚴，在案件初期，考量證據偏在(侵權事證偏在被告一方)與訴訟策略(營業秘密客體範圍越廣，越容易將被告利用的內容包含在內)，法院或偏向給予原告相對較寬鬆的舉證機會，但隨著證據調查逐漸完備，訴訟資料漸趨具體，原告亦須隨時思考是否調整、具體化擬主張的營業秘密的客體，以免遭到不利認定。

最後，過於寬泛、概括的營業秘密描述，例如單純以具備某種功效或結果的方式界定資訊或知識，其實也不利於舉證營業秘密遭他人不正利用，因為相同的功效可能來自不同的技術手段，這在產業應用相對成熟的技術領域，尤不利於原告舉證。

四、代結論

(一) 台灣實務：營業秘密客體的具體化為原告明確訴訟標的之責任

針對原告於營業秘密訴訟中特定營業秘密客體的義務，並未見於法規明文，但從法院判決個案觀察，亦可有類似的精神與原理，例如智慧財產及商業法院108年度民營訴字第9號(註32)曾闡釋：「…原告於起訴狀『事實理由』欄僅簡略、概括記載經原告查證得知被告等人惡意挖角原告重要員工，取得原告營業秘密，使原告人力吃緊，破壞原告商譽，藉以終止被告日商澄明科技有限公司與原告之契約關係，顯係惡意之不當競爭並構成營業秘密之侵害，違反公平交易法之不當競爭及民法侵權行為、誠信原則等語…並未特定明確其所主張遭侵害之營業秘密內容及範圍，於起訴狀中亦未檢附任何證據，無從使本件訴訟標的與非本件訴訟標的足資識別之程度，已難認適法」。

為利比較，進一步整理最近智慧財產及商業法院相關案件中營業秘密客體的描述如下表格：

雖目前判決中尚未發現因原告識別不足而禁止事後追加、變更營業秘密的案例，但營業秘密客體未能識別確實可能導致法院認定不符營業秘密保護要件(例如智慧財產及商業法院111年度民營訴字第5號)。

(二) 觀察與分析

自上述實務案件觀察，在營業秘密客體的舉證描述，或可參考下述原則：

1. 台灣雖尚未如美國實務發展出營業秘密客體的具體描述義務，但從前述的案件整理，也大致可以得出兩種描述方法，第一種是直接描述該營業秘密的客體本身，例如特殊培育的種籽(註38)、飲料調製比例(註39)3等；另一種是以較上位的概念描述其客體的特定功能或性質，再搭配具體的佐證資料，例如描述營業秘密為「光電設備設置容量、服務費用」，而佐證營業秘密的客體則為「標案服務合約書」(註40)，第一種較為單純，第二種則須留意在抽象描述與具體佐證文件之間，須能彼此勾稽、特定，否則就會面臨如Coda公司在訴訟中舉證的窘境：客體的描述不是包含了已公開資料、就是無法被佐證文件的內容支持。

2. 透過口頭方式揭露營業秘密或許當下可避免需保密內容遭直接重製，但也不利於事後營業秘密內容的舉證，也不利於舉證營業秘密確實有遭他人侵害(無法證明揭露甚麼、自然也很難證明到底對方有無利用)。例如前揭智慧財產及商業法院113年度民營訴字第17號案件，該案原告公司主張會議內容為其營業秘密，惟關於系爭會議內容，並未留存會議紀錄，導致事後法院無從審酌系爭會議內容是否具實際或潛在之經濟價值，原告也面臨未能舉證營業秘密遭侵害之事實。在營業秘密保護方式的取捨上，秘密性要件的考量與日後舉證的可行性必須平衡兼顧，以免面臨維權的困境。

3. 最後，營業秘密保護的成功與否，某程度涉及平時營業秘密盤點與智財管理的基本功，企業若能確實將營業秘密內容文件化、並定期盤點審視，或能在爭議發生之前，先有效界定企業所認定的營業秘密內容、範圍究竟為何，較不容易發生自己申請的專利內容與營業秘密內容二者產生重疊、或互相限制的情形。

※ 註釋 ※

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