智慧財產專業團體

一、前言

台灣自民國(下同)92年修法增訂商標法第30條第1項第11款後段規範以來，關於商標法第30條第1項第11款前、後段規定中，對於著名商標是否有著名程度不同之要求，實務見解始終未臻一致。而此議題在最高行政法院大法庭於112年3月17日做出「111年度大字第1號裁定」後，實務上即有統一且具指導性之解釋，不僅修正過往實務依循「台灣最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議」對著名程度之偏狹理解，也對商標專責機關與法院適用商標法第30條第1項第11款後段時之審查，產生實質影響效果。本文即以最高行政法院111年度大字第1號裁定為核心，探討其作成後對實務審查商標淡化案件所產生之具體影響，分析此裁定如何重構台灣著名商標淡化保護的適用框架。

二、著名商標保護規定及相關判斷標準

台灣著名商標之法源保護基礎由《商標法》、《商標法施行細則》及智慧財產局(下稱「智慧局」)訂定之《商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準》(下稱「著名商標保護審查基準」)共同構成，相關規定臚列如下：

(一) 商標法第30條第1項第11款規定：

「商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。」

(二) 商標法施行細則第31條規定：

「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」

(三) 現行著名商標保護審查基準揭示：

1. 判斷著名商標應參酌以下因素(著名商標保護審查基準2.1.2.1)：

(1) 商標識別性之強弱

(2) 相關事業或消費者知悉或認識商標之程度

(3) 商標使用期間、範圍及地域

(4) 商標宣傳之期間、範圍及地域

(5) 商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域

(6) 商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形

(7) 商標之價值

(8) 其他足以認定著名商標之因素

2. 判斷是否有致相關公眾混淆誤認之虞(著名商標保護審查基準2.2)：

商標法第30條第1項第11款前段與同條項第 10 款(註1)規定均在判斷商標是否有致相關公眾／消費者「混淆誤認之虞」，因此，根據同一用語、同一內涵之法理，關於判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素及各參酌因素之內涵，均可援用「混淆誤認之虞」審查基準，包括：商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品／服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等。

3. 判斷有無減損商標識別性或信譽之虞應參酌以下因素(下文綜合稱以下因素為「5大因素」：

(1) 商標著名之程度(著名商標保護審查基準3.3.1)

(2) 商標近似之程度(著名商標保護審查基準3.3.2)

(3) 商標被普遍使用於其他商品／服務之程度(著名商標保護審查基準3.3.3)

(4) 著名商標先天或後天識別性之程度(著名商標保護審查基準3.3.4)

(5) 其他參酌因素(著名商標保護審查基準3.3.5)

三、最高行政法院111年度大字第1號裁定(註2)

(一) 案件背景

系爭「GIOVANNI VALENTINO」商標指定使用於「布料，薄絹，紡織製掛毯…」等商品，原告據其著名於服飾配件之「VALENTINO」系列商標，以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第10、11款規定為由，對之提出異議，案經智慧局審查，認為據爭「VALENTINO」商標固著名於衣服等商品，惟衡酌兩造商標近似程度極低，各具相當識別性等因素綜合判斷，作成異議不成立之處分(註3)，原告不服，循序提起訴願(註4)、行政訴訟(註5)均以相同理由遭到駁回，原告猶未甘服，提起上訴。

其中，針對系爭商標是否有違商標法第30條第1項第11款後段規定，原判決援引最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議，指出相較前段保護客體只要在「相關消費者」間著名即已足，後段則必須達到在「一般消費者」間均屬著名始能適用，然而最高行政法院對此一法律爭議，亦即「商標法第30條第1項第11款後段所述之著名商標，其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用？」由於各庭見解歧異，因此提案予最高行政法院大法庭裁判，最高行政法院大法庭係以裁判法律爭議統一見解為任務之法定裁判機關，本案亦為目前唯一一件針對商標領域作出之裁定。

(二) 最高行政法院111年度大字第1號裁定主文及主要理由

1. 裁定主文

商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。

2. 主要理由

大法庭指出，商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」，其定義與商標法其他涉及「著名商標」之規範，基於同一用語同一內涵之法理，應採同一界定，只要有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知，即屬著名商標。再由商標法施行細則第31條、著名商標保護審查基觀察，對於「著名商標」之定義，與WIPO關於著名商標保護規定聯合備忘錄一致，認定標準核心皆在「相關事業或消費者普遍認知」之程度。

至於商標法第30條第1項第11款後段淡化保護，是為避免著名商標之識別性或信譽被減損，因而在判斷「是否有減損識別性或信譽之虞」時，應綜合考量：商標著名之程度；商標近似之程度；商標被普遍使用於其他商品／服務之程度；著名商標先天或後天識別性之程度；是否具有使人將其商標與著名商標產生聯想之主觀意圖等因素。

由此可見，是否為「著名商標」之認定標準始終一致，僅須就是否「已廣為相關事業或消費者所普遍認知」為判斷，而商標法第30條第1項第11款後段淡化保護，縱然會考量商標著名程度之高低，惟這屬於判斷是否構成「減損識別性或信譽」要件時，所需參酌「商標著名程度」之因素審查，而非要求「著名商標」本身即應負擔之較高著名程度。

(三) 案件後續發展

雖大法庭就著名商標淡化保護客體作出相異認定，然而最高行政法院以此法律見解為基礎續行審理，經參酌「有無減損商標識別性或信譽之虞」5大因素綜合判斷，仍認本件系爭商標並無減損據爭商標識別性或信譽之虞，原判決縱有部分理由未洽，但結論均無不合，應予維持，因此駁回原告上訴(註6)，原告提起再審之訴，亦遭駁回確定(註7)，全案終結。

四、最高行政法院111年度大字第1號裁定後之實務案例分析

最高行政法院111年度大字第1號裁定作成後對於商標專責機關及法院之審查方式、個案處理，均有直接之影響，不僅重新配置審查方向，訴訟上當事人間的攻防策略與證據類型亦隨之調整，進而影響商標權人與申請人之間權益衡量的實際結果，使著名商標之淡化保護制度得以真正落實。是本文將由以下案例，探討案件中著名商標之判斷因素，並顯示審查實務已依循裁定後之新標準進行：

(一) 「卡迪那」─中台異字第G01120088號異議審定書(註8)

1. 案件主要事實：

系爭「卡迪那」指定使用於第008類之「削果皮器；麵包刀；乳酪刀；奶油刀；非電動開罐器；水果去核器」商品，異議人「聯華食品工業股份有限公司」以系爭商標有違商標法第30條第1項第11款規定，提出異議。

案經智慧局審查，指出兩造商標近似程度極高，復據爭諸商標經異議人長期使用於零食、餅乾、洋芋片等商品領域，並積極行銷宣傳，且於全國通路販售，更為電商平台PChome24購物公布之零食熱銷排行的第一名，而予消費者印象深刻，足使國內大部分地區之大多數消費者所熟知，加上據爭諸商標圖樣上之中文「卡迪那」並未經第三人作為商標廣泛註冊使用於不同商品／服務，可認其具有甚高之著名程度及強烈識別性。

在此前提下，系爭商標指定使用之「削果皮器；麵包刀；乳酪刀；奶油刀；非電動開罐器；水果去核器」商品，與據爭諸商標商品之性質雖有所差異，然若准許系爭商標繼續註冊及使用，將導致消費者對據爭諸商標產生多重來源之印象，並稀釋據爭諸商標曾經強烈指示商品單一來源的特徵及吸引力，而有減損據爭著名商標識別性之虞，因此依商標法第30條第1項第11款後段規定，作出異議成立之處分，撤銷其商標註冊。

2. 最高行政法院111年度大字第1號裁定對本案之影響：

智慧局在本案中，明確依據商標法施行細則第31條及最高行政法院111年度大字第1號裁定之見解，就「著名商標」、「減損識別性或信譽」之構成要件分別審查。首先，就相關消費者認知程度部分，轉為強調相關事業、消費者之判斷，以據爭諸商標「在零食、餅乾、洋芋片等零食商品領域」，予消費者印象深刻，即認定屬著名商標，而非採過往「一般大眾皆知」之標準，再逐項檢視「5大因素」，綜合評價系爭商標在削果皮器等廚具商品之使用，將削弱據爭諸商標原本作為單一來源指示之獨特性，進而認定有產生「減損識別性或信譽之虞」，異議成立。

(二) 「愛馬仕」─核駁第 T0443695號核駁審定書(註9)

1. 案件主要事實：

本件申請人以系爭「 」商標指定使用於第043類之「咖啡館；咖啡廳；茶藝館；冰果店；流動咖啡餐車；泡沫紅茶店；牛排館；動物寄養；動物旅館；提供露營住宿設備；提供營地住宿服務；提供餐食及飲料之服務；複合式餐廳；流動飲食攤」服務，向智慧局提出註冊申請。

案經智慧局審查，首先明確指出本案之審查架構，係參照最高行政法院大法庭111年度大字第1號裁定，而針對各項相關參考因素具體審酌後認，兩造商標近似程度高，又據以核駁諸商標所表彰之商品享譽全球，並經其商標權人長期、廣泛的使用及密集的行銷，已廣為相關業者或消費者所普遍認知，實為一著名商標，且據以核駁諸商標圖樣上之文字未被普遍使用於其他商品／服務，加上本即具有先天識別力，具高度排他性與獨特識別性。

據此，系爭商標指定使用之餐飲服務，與據以核駁諸商標所著名之精品、衣著、皮包等商品之性質雖有所差異，然如經核准註冊之申請並於日後普遍被使用，將導致消費者對據以核駁諸商標產生多重來源之印象，並稀釋其曾經強烈指示商品單一來源的特徵及吸引力，而有減損據爭著名商標識別性之虞，因此，認系爭商標有商標法第30條第1項第11款本文後段不得註冊事由，作出駁回申請之處分。

2. 最高行政法院111年度大字第1號裁定對本案之影響：

智慧局在本案審查理由中，同樣明確引用該裁定並具體採用其審查架構。首先以據以核駁諸商標長期行銷及在台灣之品牌曝光證據，認定「愛馬仕」商標於精品領域「廣為相關業者或消費者所普遍認知」，即為著名。繼而依該裁定所強調之淡化審查模式，列舉「5大因素」逐一分析，經綜合評估後認系爭商標指定使用於餐飲服務若准予註冊，將有削弱消費者對據以核駁「愛馬仕」諸商標作為單一、獨特來源識別之聯想，有產生著名商標識別性淡化之可能，因此縱然兩造商標使用範疇有別，仍作出駁回系爭商標申請之處分。

(三) 著名商標擴張保護之對比案件

1. 「萬家饗VS萬家香」─中台異字第G01130094號異議審定書(註10)

不予跨類別擴張保護：

(1) 案件主要事實：

本件系爭商標原指定使用於第030類包括調味品在內之各項食品，異議人以系爭商標有違商標法第30條第1項第10、11、12款規定，對之提起異議，案經智慧局審查，以商標法第30條第1項第11款前段，撤銷系爭商標「全部商品」之註冊(註11)，系爭商標權人不服，曾提起訴願亦遭駁回(註12)，再提起行政訴訟(註13)，惟智慧財產及商業法院僅認系爭商標指定使用於調味品部分之註冊，與據爭商標著名之醬油商品具類似關係，有同條款前段適用，其餘類似程度較低之其他食品則無法適用前段，又因原處分未就此些食品是否有同條款後段適用進行實體審查，基於行政機關第一次判斷原則，發回智慧局，另為處分。

針對系爭商標指定使用之「茶；茶飲料；咖啡；冰品；甜點；蛋糕；杯麵；麵速食調理包；飯速食調理包；水餃；布丁；餡餅；速食麵；穀物調製品；麵條；麵線；意麵」部分商品之註冊，有無商標法第30條第1項第11款後段適用，智慧局指出，據爭「萬家香」商標已廣為一般消費者所普遍認知，具有高著名程度及較強識別性，惟考量第三人廣泛以「萬家○」商標態樣使用或註冊於不同類別之商品／服務，亦無事證足認商標權人有使人將系爭商標與據爭商標產生聯想之意圖，依一般經驗及論理法則判斷，系爭商標之註冊並不會減弱據爭「萬家香」商標在社會大眾心中之單一或獨特來源之印象，致據爭商標識別性被淡化；此外，亦無證據堪認系爭商標指定使用之前述商品，有危害一般人身心或貶抑據爭商標信譽之虞，而有對據爭商標之信譽產生負面印象之情形，自無商標法第30條第1項第11款後段規定之適用。

另就異議人主張其以「一家烤肉萬家香」為廣告標語，商標權人刻意於系爭商標商品行銷時，對應使用「一家拌麵萬家饗」，二者如出一轍，系爭商標申請顯非善意乙節，智慧局認為，由於系爭商標實際使用態樣，多係以「萬家饗食品」或是「萬家饗(一家拌麵)」為標題呈現，商品包裝亦將「萬家饗」與「一家拌麵」文字分別標示於不同位置，客觀上並未刻意使消費者結合聯想至「一家烤肉萬家香」，而此情亦與商標權人陳稱其係同時使用系爭商標及另案註冊第02082617號等「一家拌麵」商標相符，故認系爭商標之註冊申請難謂出於惡意，無法作為異議人主張之有利論據。

(2) 最高行政法院111年度大字第1號裁定對本案之影響：

而在本案中，智慧局雖肯認據爭「萬家香」商標係一般消費者普遍認知之高度著名商標，主要仍以「萬家○」態樣已被第三人廣泛使用，復無從證明系爭商標為惡意申請註冊，認定據爭商標之識別性或信譽不易遭受減損，最終作成系爭商標指定使用調味品以外之部分商品，並無商標法第30條第1項第11款後段規定適用之處分。本案為最高行政法院111年度大字第1號裁定之後，著名商標權人主張擴張保護仍然受限的案例。

2. 「萬家香VS萬家香」─智慧財產及商業法院114年度行商訴字第9號判決(註14)

跨類別擴張保護：

(1) 案件主要事實：

本件系爭「 」商標分別指定使用於第004類「火種、木炭、木炭磚、無煙煤、點火用木片、點火用紙捻、木柴、易燃煤球、礦物燃料、瓦斯、酒精燃料、酥油燈、照明用酥油、照明用蠟、蠟燭、聖誕樹用蠟燭、液體燃料、氣體燃料、照明燃料、供照明用氣體」、第011類「烤肉爐、電烤盤、煎烤機、串烤機、瓦斯點火器、蒸氣牛排烤架、烤肉用風箱、食物電烘烤器、烤肉用鐵叉旋轉器、電動旋轉式烤肉器、爐架、電煎烤器、烤爐用烤盤、烤肉用熔石塊、火把、瓦斯燈、水龍頭過濾器、瓦斯爐、手電筒」商品，參加人「萬家香醬園股份有限公司」以系爭商標有違商標法第30條第1項第11款規定，對之申請評定，案經智慧局審查，以商標法第30條第1項第11款前段及後段，撤銷系爭商標之註冊(註15)，原告(即系爭商標權人)不服，提起訴願亦遭駁回(註16)，遂提起本件行政訴訟。

智慧財產及商業法院肯認，據爭「萬家香」商標經參加人持續多年使用於醬油商品所表彰之信譽，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標，復考量據以評定商標之宣傳行銷使用時間及地域範圍，其應為國內大部分地區之絕大多數消費者所普遍認知，是著名程度高，識別性強，且以「萬家香」作為商標或商標之一部分而獲准註冊者，幾乎皆屬參加人所有，其識別性或信譽被淡化之可能性較高。

除此之外，智慧財產及商業法院併予指出，原告以「萬家香」申請註冊商標，指定使用於火種、木炭、烤肉爐、烤肉刷等商品，與據爭商標著名之醬油等調味料商品，於烤肉時有相互搭配使用及部分銷售通路相同之情形，且與「一家烤肉萬家香」廣告詞強調之烤肉活動具關聯性，認系爭商標之註冊申請係屬惡意。

據此，系爭商標指定使用於第011類之「烤肉爐、電烤盤、煎烤機、串烤機、瓦斯點火器、蒸氣牛排烤架、烤肉用風箱、食物電烘烤器、烤肉用鐵叉旋轉器、電動旋轉式烤肉器、爐架、電煎烤器、烤爐用烤盤、烤肉用熔石塊、火把、瓦斯燈、瓦斯爐、手電筒」部分商品，或為烤肉所用爐具、器具，或為戶外烤肉常用照明用具，與據爭商標著名之醬油商品，烤肉活動時會相互搭配使用，具密切關係，應有可能使相關消費者誤認二商標所表彰之商品為同一來源，或二商標使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，則前述部分商品之註冊，自有前揭商標法第30條第1項第11款前段規定之適用。

而系爭商標指定使用於第004類之「火種、木炭、木炭磚、無煙煤、點火用木片、點火用紙捻、木柴、易燃煤球、礦物燃料、瓦斯、酒精燃料、酥油燈、照明用酥油、照明用蠟、蠟燭、聖誕樹用蠟燭、液體燃料、氣體燃料、照明燃料、供照明用氣體」、第011類之「水龍頭過濾器」部分商品，縱與據爭商標著名之醬油商品，性質有所差異，市場也有所區隔，然以據爭商標之高度著名程度，仍有可能使消費者對商品來源產生獨特聯想，系爭商標如經核准註冊，並於日後普遍被使用，即有可能削弱據爭商標於社會大眾心中之獨特印象或單一聯想，自難謂無致減損據爭商標識別性之虞，則前述部分商品之註冊，自有商標法第30條第1項第11款後段規定之適用。

(2) 最高行政法院111年度大字第1號裁定對本案之影響：

在本案中，智慧財產及商業法院明顯參照了最高行政法院111年度大字第1號裁定，判斷據爭「萬家香」商標在醬油領域已為「相關消費者」普遍認知，未指明其著名程度有高達「一般消費者」普遍認知，且二造商標文字完全相同，而准予將其保護範圍大幅度跨類別至與著名醬油商品性質迥異之火種、木炭、水龍頭過濾器等商品，體現商標法第30條第1項第11款後段商標淡化保護之立法意旨。

3. 「萬家饗VS萬家香」與「萬家香VS萬家香」二案比較

五、對著名商標權人及系爭商標權人之實務建議

最高行政法院111年度大字第1號裁定以後，推翻固有實務見解，將商標法第30條第1項第11款後段規定之適用條件予以放寬，亦即，不再要求據爭商標必須達到「一般消費者」普遍認知之著名程度，始能適用商標淡化保護規定，而係回歸至商標法施行細則第31條規定，只要經認定已廣為「相關消費者」所普遍認知者，均可成為商標淡化保護客體，從而，商標法第30條第1項第11款本文前、後段就著名商標之適用門檻，已無差異。

換言之，著名商標權人不會再因其著名商標僅達「相關消費者」未臻「一般消費者」普遍認知，即不予適用商標法第30條第1項第11款後段規定，然而，著名商標能否獲商標淡化保護，跨類別主張其權利，仍繫於第三人未經授權申請註冊之系爭商標，「是否有致著名商標之識別性或信譽遭受弱化或減損」，而實務上則以著名商標保護審查基準揭示之5大參酌因素綜合判斷。筆者謹彙整對著名商標權人及系爭商標權人之實務建議如後：

(一) 最高行政法院111年度大字第1號裁定前、後之審查重點變化

(二) 著名商標權人主張淡化之實務建議

就「萬家饗VS萬家香」與「萬家香VS萬家香」此二案以觀，據爭商標雖同為高度著名於醬油商品之「萬家香」商標，然前者僅得以撤銷部分商品，後者卻得以撤銷全部商品，結果截然不同，尤其，二案相較，前者二造商標指定商品尚屬類似程度較高之食品與調味品，卻無法享有擴張保護，後者二造商標指定商品為類似程度較低之火種、烤爐與調味品，竟得以跨類保護，益證即便是實質同一之高度著名商標，在不同案件中，保護範圍仍會受商標淡化保護之「5大因素」相互消長所影響。因此，著名商標權人蒐證時，除了須證明「相關消費者普遍認知」外，仍須針對「5大因素」逐一補強，以前引實例觀之，特別應留意舉證商標在消費市場上的獨特性、第三人使用情形，以及是否造成公眾聯想等情形。而若欲主張他人有攀附據爭商標之意圖，在舉證上必須具體明確，使商標專責機關或法院產生足以認定惡意之心證，非謂仗勢自身著名，即無往不利。

(三) 系爭商標權人遭淡化主張之反制策略

最高行政法院111年度大字第1號裁定，放寬商標法第30條第1項第11款後段適用之著名商標門檻，表面上有助著名商標權人擴張其權利範圍，但同時指出該條款後段之適用，應就有無減損著名商標識別性或信譽之虞之「5大因素」逐一審查。而參考「GIOVANNI VALENTINO」案、「萬家饗」案，系爭商標權人可透過強調二造商品／服務類似程度低、交易對象有別，並主動舉證證明著名商標權人據以主張二造商標近似部分，已為第三人廣泛註冊使用於不同之商品／服務，或提出系爭商標歷史沿革與使用型態，主張其註冊申請係屬善意、以阻卻惡意之認定，作為系爭商標並無淡化據爭商標識別性或信譽之有利事證，即便據爭商標為高度著名商標，亦非毫無勝算。

六、結論

最高行政法院111年度大字第1號裁定，就商標法第30條第1項第11款後段適用客體採取較為寬鬆之認定標準，然而真正影響商標淡化之主張成立與否之關鍵在於商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品／服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度、系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想之意圖等「5大因素」之綜合考量。

前舉案例顯示，「高度著名商標」且具備高度市場獨特性、未被第三人普遍使用之商標，最易獲得跨類保護。另一方面，即使商標高度著名，若其字詞或態樣已普遍被使用，且無明確之惡意證據，則未必能輕易擴張保護範圍。因此著名商標權人依舊必須在消費市場上積極維持甚至不斷提升其商標之著名性、獨特性，方為有效維護自身權利之不二法門。

※ 註釋 ※