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一、前言
關於美國專利之適格性，美國專利法第101條規定：「任何人發明或發現新且有用之程序、機器、製程或組合物，或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利。」美國最高法院於2012年作成Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services案(以下稱Mayo案)及2014年作成Alice Corp. v. CLS Bank International案(以下稱Alice案)，以「二步驟分析法」作為是否符合美國專利法第101條規定的主要方法論，並強調自然法則、自然現象或抽象概念等皆屬於專利不適格之標的。美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)依此判定方法累積許多案例，包括電腦軟體(註1) (註2)、商業方法、生醫案件(註3)(註4)、遊戲方法(註5)汽車軸件(註6) 等。本文所介紹此則CAFC於2025年8月11日所作成判決，該案涉及健身啞鈴之槓片重量調整裝置，地方法院判決(註7)原先判斷涉訟專利之部分請求項違反美國專利法第101條而不具備專利適格性，但CAFC卻作出相反認定，並翻案地方法院判決。
二、案件背景
本案原告PowerBlock, Inc.(下稱PowerBlock)在1993年成立於美國明尼蘇達州，專營可調式啞鈴的設計、開發與製造，擁有許多與啞鈴技術相關之專利。相較於原告，被告則是更具規模之iFIT, Inc.(下稱iFIT)，以健康和健身訂閱技術為主要營運項目。PowerBlock在2022年10月於猶他州聯邦地方法院(以下稱地方法院)對iFIT提起專利侵權訴訟，主張iFIT所銷售「Nordictrack iselect adjustable dumbbells」侵害PowerBlock所擁有美國發明專利第7,578,771號(以下稱771專利)。iFIT其中一項抗辯即是771專利為不適格之標的，從而不具備專利適格性。
771專利涉及可調式啞鈴之健身器材，以及調整該啞鈴之槓片重量的整合系統。771專利描述先前技術之缺點在於習知可調式啞鈴的槓片重量調整需要由使用者以人工方式來操作選擇器，但若操作不當就可能使槓片從把手上脫落，這會造成使用者的受傷風險，並可能導致啞鈴損壞，故771專利即在描述一自動化及簡便化之啞鈴槓片重量調整技術。771專利共有20各請求項，其中請求項1及20為獨立項。
771專利之請求項1如下：
一用於可調式啞鈴的重量選擇和調節系統，包括：
(a) 一可調式啞鈴，包含：
(i) 一堆集之左槓片及一堆集之右槓片；
(ii) 一具有左端及右端之把手；以及
(iii) 一可移動選擇器，具有多個不同的調整位置，該選擇器可設定在這些位置，其中該選擇器被配置為將選定數量的左槓片耦合到把手的左端，並將選定數量的右槓片耦合到把手的右端，而所選之耦合槓片的數量會根據選擇器所處的調節位置而不同，從而允許使用者選擇由可調式啞鈴提供的所需鍛鍊重量；且
(b) 一電動馬達至少在進行重量調節操作時，可操作地連接到該選擇器，其中當該電動馬達從電源獲得能量時，該電動馬達會將該選擇器物理性移動到與使用者選擇的所需鍛鍊重量相對應的調節位置。
771專利之請求項20如下：
一用於可調式啞鈴的重量選擇和調節系統，包括：
(a) 一啞鈴，當使用者握住並提起啞鈴手柄時，該啞鈴可提供鍛鍊重量，其中透過在把手的每一端連接較多或較少的槓片，可以調整啞鈴提供的鍛鍊重量；
(b) 一電動馬達可以選擇性地通電，通電後將使所需數量的槓片連接到把手的每一端；以及
(c) 一資料輸入裝置，允許使用者輸入重量選擇決定，該資料輸入裝置可操作地控制馬達的通電，以根據使用者輸入到資料輸入裝置的重量選擇決定來調整啞鈴的鍛鍊重量。
三、地方法院之見解
地方法院依據Alice案之兩步驟判斷，即先判斷請求項內容是否指向非專利標的之內容；若為肯定，則進一步分析該涉訟請求項是否具備額外技術特徵能將請求項之本質轉化為專利適格性的應用。地方法院並引用Content Extractionq案例(註8)，若請求項要件並非僅是涉及產業先前已知、廣為周知、常規或傳統之活動執行，則可滿足第二步驟之判斷。地方法院亦引用EcoServices 案例(註9)，若專利是要實現先前手動操作的自動化，則請求項內容必須「達到一定的自動化水平，並且比現有技術有所改進」，並且必須描述具體方法，包括「針對特定組合」或「組件配置」而創造技術改進；但若專利內容只是「透過自動化消除人為錯誤」之技術改進，並不符合Alice第一步驟，而必須是此技術改進在請求項中具確定流程或方法，而非單純自動化。
地方法院先從請求項20進行檢討，認為該請求項只界定可被調整的啞鈴、使所需數量的槓片被耦合之電動馬達，以及使用者可予控制之資料輸入裝置。地方法院認為請求項20之內容過於廣泛，只是在描述啞鈴的最終調整結果(例如槓片被耦合)，並無具體實現的方式或構造。雖然771專利說明書描述更詳細的構造和作動方式，但請求項20並未涵蓋這些技術，只是描述零件的一般功能(例如提供鍛鍊重量的啞鈴、輸入資料的資料輸入裝置，進行槓片耦合的馬達等)。因此，地方法院認為請求項 20涵蓋所有或幾乎所有涉及馬達和數據輸入元件的自動啞鈴槓片堆疊系統，專利範圍過於廣泛，故請求項 20並未通過Alice第一步驟檢驗。此外，地方法院認為請求項1亦有相同情況，該請求項同樣是由啞鈴與電動馬達等通用零件所組成，並未描述任何保護特定可選擇式重量堆疊系統或方法。
雖然771專利說明書提出許多可調式啞鈴的優點，但請求項1及20所描述之啞鈴(包括槓片和把手)、馬達及資料輸入裝置只是通用元件的使用方式及簡單組合，尤其771專利說明書亦曾敘述可選擇式啞鈴和資料輸入裝置等技術概念已為習知。因此，地方法院認為請求項1及20之專利範圍會壟斷對啞鈴槓片之自動選擇的抽象概念，且該等請求項所界定元件至多產生自動化和消除人工操作之優點，而非說明書中所述特定方法或流程所帶來的益處。因此，地方法院表示請求項1及20僅涉及元件的傳統和通用使用及組成，只是自動選擇啞鈴結果的「抽象概念」，故仍未通過Alice第二步驟檢驗。
四、CAFC之見解
CAFC先從請求項1進行檢視，認為地方法院在Alice第一步驟檢驗即產生錯誤，而關鍵在於錯誤認定請求項1只涉及自動化重量堆疊概念。CAFC認同請求項1確實範圍相當大，但並非沒有對如何實現自動化重量堆疊提供任何有意義的限制，以至於請求項1會獨佔任何重量選擇和調整系統。CAFC表示請求項1界定具有堆集之左槓片及右槓片、把手、能調節不同位置之可移動選擇器，其中移動該選擇器到不同位置就可改變左右槓片之重量。此外，請求項1還界定連接到選擇器的電動馬達，可根據使用者所選擇重量，將選擇器物理性地移動到不同位置。CAFC認為請求項1揭示可調式啞鈴的具體實施內容，而此已提供足夠具體之結構，可滿足美國專利法第101條之規定。
被告iFIT雖然抗辯請求項1只是在描述可調式啞鈴的功能與效果而未具體說明提升此功效之技術，但CAFC反駁指出請求1所描述電動馬達、移動到不同位置的選擇器、電動馬達與選擇器的連結作動等已經相當具體。雖然771專利之範圍揭示相對簡單的機械發明，但請求項1之技術內容不僅涵蓋自動化習知技術的廣泛概念，更提出實現自動化堆疊啞鈴槓片之具體實施方式。
CAFC也反對地方法院將本案771專利類比為佛羅里達大學案(註10)之涉訟專利。CAFC指出該前案所涉及專利是關於一種整合床邊醫療設備生理數據的方法與系統，目的在「自動化紙筆作業流程」，以節省人力資源及減少錯誤，屬於典型的電腦化操作之專利。771專利則是屬於改良機器，由零件、特定裝置或裝置組合構成的具體實體，其中請求項1即包括可物理性地驅動一選擇器的電動馬達。該選擇器既與馬達相連，亦配置為將選定數量的左槓片及右槓片分別連接至啞鈴把手的左端及右端，藉此自動調節啞鈴重量。因此，CAFC認為請求項1所揭示可調式啞鈴的槓片堆疊之機械改進，可通過Alice第一步驟檢驗。
被告iFIT另主張在判斷請求項1是針對特定結構或抽象概念時，應該考量請求項1是否僅涉及傳統選擇式啞鈴之結構，畢竟重複現有技術的選擇式啞鈴並未賦予請求項1任何特定的手段或方法。但CAFC指出Alice第一步驟檢驗是在考量請求項整體內容，以確定專利範圍之技術特徵是否針對不適格專利標的，法院在進行判斷時則要謹慎避免過度簡化專利範圍，避免僅從概括角度審視專利內容從而忽略專利之具體技術，更不能僅因習知技術揭示部分專利要件，就否定該要件在專利範圍之存在。因此，綜合考量771專利請求項1之技術內容，CAFC認為該請求項1並非指向抽象概念，而是足夠具體的機械發明，從整體而言，該請求項實現可調式啞鈴之槓片堆疊自動化，此可通過Alice第一步驟檢驗，並不須再論Alice第二步驟檢驗。對於請求項20，CAFC亦持相同見解。
五、結論
美國專利法第101條規範自然法則、自然現象或抽象概念等皆不屬於適格專利標的，必須是要利用這些概念之物或方法才為適格專利。在本件PowerBlock對iFIT之訴訟中，771專利所描述可調式啞鈴之零件可能皆為習知元件，甚至可調式啞鈴本身之自動化槓片調整功能亦為習知，但CAFC判決反轉地院之關鍵在於認定771專利之請求項1及20已描述具體機構內容，而非只是描述啞鈴之槓片自動化功能。CAFC特別指出縱使771專利之範圍相當廣泛(此可能暗示該專利之有效性有疑慮)，但美國專利法第101條之判斷不僅只在於部分專利要件或所達成功能是否習知，而應從請求項之整體內容來著手。
就771專利之請求項1及20而言，除了描述可調式啞鈴之左右槓片、電動馬達、選擇器和資料輸入裝置，該等請求項還界定此等元件之連結作動關係及組立關係。依CAFC此案之判決並比對其他機構發明案例(註11)，機構案之元件即使簡單或通用，所達成功能縱使為習知，若該等元件、連結作動關係及組合配置可具體達成該功能，仍可能通過美國專利法第101條之檢驗，此值得專利權人申請時予以留意。
※ 註釋 ※
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1.
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陳佳甫，由Enfish v. Microsoft案之判決討論美國專利標的適格性之近期發展，聖島國際智慧財產權實務報導，18卷，09期，2016年9月。
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2.
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高臆婷，由TTI v. CQG 案之判決探討近期美國電腦軟體相關專利適格性之發展，聖島國際智慧財產權實務報導，19卷，06期，2017年6月。
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3.
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林殷如，由美國Rapid Litigation Management v. CellzDirect案探討生物相關專利的適格性，聖島國際智慧財產權實務報導，18卷，11期，2016年11月。
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4.
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洪子洵，由Vanda v. West-Ward案之CAFC判決看近期美國生物相關專利適格性之發展，聖島國際智慧財產權實務報導，20卷，08期，2018年8月。
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5.
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鄭如恬，由Marco案探討賭博遊戲方法的美國專利適格性，聖島國際智慧財產權實務報導，21卷，09期，2019年12月。
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6.
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孫德沛，由American Axle & Manufacturing v. Neapco案之CAFC判決看近期美國機構專利案之相關專利適格性的發展，聖島國際智慧財產權實務報導，22卷，06期，2020年6月。
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7.
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PowerBlock Holdings, Inc., v. iFIT, Inc., 1:22-cv-00132-JNP-CMR (September 29, 2023)。
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8.
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Content Ectration & Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, Nat'l Ass'n, 776 F.3d 1343, 1347-48 (Fed. Cir. 2014)。
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9.
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EcoServices, LLC v. Certified Aviation Serv., LLC, 830 F. App'x 634, 642-43 & n.5 (Fed. Cir. 2020)。
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10.
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University of Florida Research Foundation, Inc. v. General Electric Co., 916 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2019)。
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11.
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同註6。
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