智慧財產專業團體

一、前言

中國大陸《專利法》第11條規定，發明和實用新型專利權被授予後，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得爲生産經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利産品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的産品。

又，中國大陸《民法典》第1195條(侵權責任法)規定，網路使用者利用網路服務實施侵權行為的，權利人有權通知網路服務提供者採取刪除、遮罩、斷開連結等必要措施。通知應當包括構成侵權的初步證據及權利人的真實身份資訊。網路服務提供者接到通知後，應當及時將該通知轉送相關網路使用者，並根據構成侵權的初步證據和服務類型採取必要措施；未及時採取必要措施的，對損害的擴大部分與該網路使用者承擔連帶責任。

又，中國大陸《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第21條規定：明知有關產品、方法被授予專利權，未經專利權人許可，為生產經營目的積極誘導他人實施了侵犯專利權的行為，權利人主張該誘導者的行為屬於侵權責任法第9條規定的教唆他人實施侵權行為，人民法院應予支持。(註1)

據此，本文以近期中國大陸最高人民法院作成之(2023)最高法知民終2800號判決一案，探討電商平台在專利侵權官司中所扮演的角色。(註2)

二、一審案情介紹

涉案專利「用於摩托車行李箱的打開和閉合以及用於相對於摩托車鉤住和釋放該行李箱的集成系統」，由申請人GIVI股份公司於2011年10月18日申請，並於2015年12月16日授權公告。東莞某貿易公司於2021年4月29日獲得涉案專利的排他實施許可授權。

北京智慧財產權法院(以下簡稱一審法院)於2022年1月12日立案受理東莞某貿易公司所提起的訴訟。東莞某貿易公司請求：(1)樂清某摩配公司立即停止製造、許諾銷售、銷售被訴侵權產品等侵害涉案專利權的行為；(2)樂清某摩配公司賠償東莞某貿易公司經濟損失及為制止侵權行為所支付的合理開支共計1,000,000元；(3)京某電子商務公司停止許諾銷售被訴侵權產品。

 一審法院認為，爭點在於涉案專利權利要求1的技術特徵4與技術特徵6。以權利要求1的技術特徵4而言，涉案專利的第二打開按鈕與被訴侵權產品的第二打開按鈕均需要與鉤住搖杆元件形成連接關係方可實現按壓第二打開按鈕而帶動鉤住搖杆元件進而打開尾箱的技術效果，故二者屬於以基本相同的手段實現基本相同的功能和效果，被訴侵權產品的該項技術特徵與涉案專利的權利要求1之技術特徵4構成等同技術特徵。

以權利要求1的技術特徵6而言，涉案專利的權利要求1在敘述第二打開按鈕的運動軌跡時，明確使用“基本上垂直”和“直線”的描述，該限定明確而清晰；且專利說明書第[0028]段亦明確記載使用者在打開尾箱時需要“通過沿著第二按鈕24的直線運動方向施加力”。由此可知，有且只有在被訴侵權產品的第二打開按鈕也沿著基本上垂直於下殼體的所述側壁之一的延伸方向的方向、且以直線運動方式進行運動的情況下，才可能落入權利要求1的保護範圍。然而，被訴侵權產品的第二打開按鈕系沿著“傾斜”於下殼體的所述側壁之一的延伸方向的方向、且以“弧線運動”或“軸線運動”的方式進行運動的，被訴侵權產品的該項技術特徵與涉案專利的權利要求1之技術特徵6未構成等同技術特徵。

綜上所述，一審法院於2023年8月25日作出(2022)京73民初86號民事判決(以下簡稱一審判決)，認定被訴侵權產品的相關技術特徵與涉案專利的相應技術特徵不相同也不等同，被訴侵權技術方案未落入涉案專利權利要求1的保護範圍。(註3)

三、無效宣告與專利權變動

在一審判決後，案外人廣東某瑞機車配件有限公司於2024年1月25日就涉案專利向國家知識產權局提起無效宣告請求。之後，GIVI股份公司(涉案專利權人)於2024年4月3日向國家知識產權局提交陳述意見並修改權利要求，將原權利要求2的全部附加技術特徵加入原權利要求1。

四、二審案情介紹

東莞某貿易公司(一審原告)不服一審法院作出的一審判決，向最高人民法院(二審法院)提起上訴。二審法院於2023年12月5日立案受理東莞某貿易公司所提起的訴訟，並要求京某電子商務公司於開庭前的指定的期間內(自2024年4月26日起算10日內)提交所要求的被訴侵權產品在其電商平台的銷售資料。

二審法院於2024年6月17日公開開庭進行審理。然而，東莞某貿易公司仍沿用修改前的涉案專利權利要求1-7，請求：(1)撤銷一審判決，改判支持東莞某貿易公司一審訴訟請求；及(2)一、二審訴訟費由樂清某摩配公司負擔。並對技術特徵進行重新劃分，將一審劃分的權利要求1的原技術特徵4與原技術特徵6的前半部分組合為新的技術特徵4。

此外，東莞某貿易公司指稱其一直在跟蹤被訴侵權產品線上平臺的銷售情況，被訴侵權產品連結在一審法院開庭前下架。一審判決作出後，被訴侵權產品的連結恢復上架銷售，且至二審開庭前均未下架。

京某電子商務公司自承在收到起訴狀後，第一時間核查被訴侵權產品在電子商城的上架情況，發現被訴侵權產品已經下架，沒有主動作出採取刪除、遮罩、斷開連結等行為。此外，京某電子商務公司未能在二審法院指定的期間內提交二審法院所要求的被訴侵權產品在其電商平台的銷售資料，僅於二審開庭審理當日提供一份電子清單。該電子清單記載2021年9月1日至2021年12月8日期間，京東官方旗艦店的被訴侵權產品連結下共計14條銷售資訊，其中與被訴侵權產品型號相關的資訊為11條。

二審法院認為，結合當事人訴辯意見和案件事實，本案二審的爭議焦點為：(一)如何確定涉案專利權的保護範圍；(二)被訴侵權技術方案是否落入涉案專利權的保護範圍；(三)如構成侵權，如何確定民事責任。

關於第(一)點：專利權人在專利無效行政程序中刪除部分權利要求，通過補入其他權利要求中記載的技術特徵縮小保護範圍，且其修改的權利要求文本被國家知識產權局接受後，不得在專利侵權訴訟中將其刪除的權利要求或進一步限定前的權利要求作為主張權利的依據。在本案中，專利權人(GIVI股份公司)在專利無效行政程序中修改權利要求書，據以主張的原權利要求1-7發生變化，在國家知識產權局接受GIVI股份公司修改後的權利要求書的情況下，東莞某貿易公司仍主張原權利要求1-7，二審法院不予支持，故以涉案專利修改後的權利要求1-6為依據，確定本案中涉案專利權的保護範圍。涉案專利修改後的權利要求1依照東莞某貿易公司對技術特徵之重新劃分，並針對仍存在爭議之部分，整理如下：

關於第(二)點：涉案專利技術方案設置“第二打開按鈕”、“中間杆”、“鉤住搖杆元件”三個部件，通過按動第二打開按鈕推動中間杆，中間杆與鉤住搖杆元件圍繞銷鉸接，從而帶動鉤住搖杆元件釋放與上殼體相應鉤住裝置的接合，起到打開上下殼體的作用。被訴侵權產品設置有第二打開按鈕、與第二打開按鈕一體成型的中間部位“塊狀杆”，以及“鉤住搖杆元件”。被訴侵權產品的工作原理也是通過按動第二打開按鈕，帶動“塊狀杆”連接“鉤住搖杆元件”運動，釋放相應上殼體的鉤住裝置，以打開尾箱上下殼體。從中間部位“塊狀杆”的設置位置、手段、功能和作用方面分析，“塊狀杆”即為權利要求1所述“中間杆”，故被訴侵權產品同樣具備“中間杆”，只不過“第二打開按鈕”與“中間杆”一體成型，故構成等同技術特徵。再者，涉案專利的第二打開按鈕是與中間杆分體設置的部件，並且以基本上垂直於側壁的運動軌跡設置。被訴侵權產品的第二打開按鈕與中間杆為一體設置，中間杆圍繞銷轉動，第二打開按鈕與中間杆一體設置必然導致第二打開按鈕的運動方向始終與中間杆垂直。故被訴侵權產品與涉案專利中第二打開按鈕的運動軌跡並不完全相同。但是，運動軌跡存在區別的主要原因在於，將第二打開按鈕與中間杆的設置從分體替換為一體，是本領域技術人員容易想到的替代技術手段，並且均能夠實現中間杆圍繞銷進行轉動，進而帶動鉤住搖杆元件釋放與相應鉤住裝置的接合打開上下殼體。無論第二打開按鈕的運動方向和軌跡是“基本上垂直於側壁”“以直線運動軌跡進行運動”，還是“相對於側壁傾斜”“以幅度較小的弧線軌跡進行運動”均不會實質性地影響其實現的功能和效果。因此，被訴侵權產品的該項技術特徵與涉案專利權利要求1的技術特徵4構成等同技術特徵。綜上，被訴侵權技術方案的爭議技術特徵與涉案專利修改後的權利要求1中相應技術特徵構成等同特徵。

關於第(三)點：樂清某摩配公司認可其實施製造、許諾銷售、銷售被訴侵權產品的行為，因此應當承擔停止製造、許諾銷售、銷售的侵權行為及賠償損失的民事責任。根據樂清某摩配公司自行提供的銷售資料，加上東莞某貿易公司取證的線上銷售額，輔以考慮被訴侵權產品的利潤率和涉案專利的貢獻率因素，二審法院確定樂清某摩配公司賠償東莞某貿易公司經濟損失850,000元。東莞某貿易公司還因本案維權支出的一定的公證費、律師費，二審法院考慮在案證據的情況，支援東莞某貿易公司維權合理開支150,000元。

關於京某電子商務公司的民事責任，二審法院根據審理查明的事實，京某電子商務公司在接到一審法院送達的起訴狀後，僅是核查被訴侵權產品被網路店鋪下架的情況，並未依法採取刪除、遮罩、斷開連結等必要措施。雖然京某電子商務公司在本案中並未實施東莞某貿易公司主張的許諾銷售行為，但是東莞某貿易公司明確主張要求京某電子商務公司採取刪除、斷開連結等有效措施制止樂清某摩配公司官方旗艦店的侵權行為。在二審法院已判令樂清某摩配公司停止侵害行為，包括樂清某摩配公司應停止在京東官方旗艦店許諾銷售、銷售被訴侵權產品的情況下，若不判令京某電子商務公司刪除、斷開被訴侵權產品的連結，將無法有效制止侵權行為。二審法院考慮案件具體情況，判令京某電子商務公司刪除、斷開被訴侵權產品連結。

再者，根據《中華人民共和國電子商務法》第四十一條規定：“電子商務平台經營者應當建立智慧財產權保護規則，與智慧財產權權利人加強合作，依法保護智慧財產權。”電子商務平台從事經營活動，應當遵循誠信原則，履行智慧財產權保護相關的義務。京某電子商務公司作為案件當事人，在二審法院明確要求其提供被訴侵權產品在其電商平台的銷售資料，且其作為平台運營商有能力且有義務提供的情況下，未能在二審法院指定的期間內提交被訴侵權產品在其電商平台的銷售資料，僅於二審開庭審理當日提供一份電子清單，且該電子清單的銷售數量與東莞某貿易公司公證保全的證據所呈現的銷售數量存在明顯差距。京某電子商務公司不能對此作出合理解釋，也沒有合法正當的理由，應當依法承擔相應的不利後果。鑒於京某電子商務公司在本案中的行為，決定由京某電子商務公司承擔本案一、二審全部案件受理費。

最終，最高人民法院改判：“一、撤銷一審判決；二、樂清某摩配有限公司自本判決生效之日起立即停止侵害涉案專利權的行為；三、樂清某摩配有限公司自本判決生效之日起十日內賠償東莞某貿易公司1,000,000元；四、京某電子商務公司自本判決送達之日起立即刪除、斷開落入涉案專利權保護範圍的產品的鏈接；五、駁回東莞某貿易有限責任公司的其他訴訟請求。除此之外，一審案件受理費13800元、二審案件受理費13800元，由京某電子商務公司負擔。

五、總結

在本判例中，京某電子商務公司雖同屬本案之被上訴人，倘若商務平台針對侵權行為給出合理的預防措施或維護智慧財產權之行為，理應不會被要求承擔連帶的賠償責任。實際上，上訴人也未向京某電子商務公司請求具體的賠償，僅要求停止銷售被訴侵權產品。惟京某電子商務公司在未有合理解釋的前提下，未在二審法院指定的時間提交相關證據，待至二審開庭審理當日，京某電子商務公司又提供與東莞某貿易公司公證保全的證據存在差異的文件。故法院根據商務平台所需遵循的電子商務法中揭示的誠信原則，將上訴人原本要求樂清某摩配有限公司負擔的一、二審的案件受理費改為由京某電子商務公司支付，以更具彈性的程序性手段來對商務平台提出警示。顯見，在中國大陸的判決實務中，即便是網路服務提供者(商務平台)，仍應遵循智慧財產權的保護原則，積極並誠實地配合法院審理案情，否則仍有可能被法院要求負擔部分賠償，不可不慎。

※ 註釋 ※