台灣專利法第136條規定,設計專利權範圍,以圖式為準,並得審酌說明書。另一方面,台灣專利法審查基準針對設計專利說明書中之設計說明部分,明定設計說明係輔助說明設計之形狀、花紋、色彩或其結合等敘述,包括設計特徵及與圖式所揭露之設計有關的情事,使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容,並可據以實現。並且若圖式揭露內容包含「不主張設計之部分」,應於設計說明欄敘明之。因此,圖式輔以設計說明的記載,將據以決定設計專利權的範圍,一旦圖式內容不夠明確或設計說明的記載不夠清楚時,便可能會導致權利範圍的解釋不同而影響權利。
在近期的一個設計專利舉發案件中,專利權人(原告)對訴願委員會所為之撤銷智慧財產局(下稱智慧局)舉發不成立之處分,由智慧局另為適法之處分的決定不服向智慧財產及商業法院提起行政訴訟,在該案114年度行專訴字第9號判決中,法院對於設計說明書中之設計說明的記載提出了與專利權人不同的解釋,並據以作出系爭專利不具創作性的決定。
系爭專利前於西元(下同) 2022年3月10日提出申請,是一種如附圖一之圖式所揭示之一種「標籤」之設計,其特點在於:A部分之以毛筆筆刷呈現「梅酒」、「ういすきー(日文:威士忌酒)」,及「WHISKY UMESHU」、B部分之梅子圖、C部分之字體較大「花の雨」及下方兩行字體較小「国產青梅一OO%で造つたウイスキーベースの梅酒」、D部分之粉紅色花瓣圖、E部分之蒸餾器圖的設計配置。並且系爭專利於設計說明書之設計說明第2點記載有「圖式所揭露的內容組成標示、酒類種類、警語、回收標章及條碼為不主張設計專利之部分」。

證據2是2021年12月7日公開之網路資料(https://shingroupcorp.com/products/shin-whisky-umeshu-plum-wine/),其公開日早於系爭專利之申請日,可為系爭專利之先前技藝,其主要圖式如附圖二所示。

證據3為2021年4月13日「閒閒小魚出遊中」部落格網路資料(https://kellyrosie12.com/post-000000000/)或(https://kellyrosie.com/post-000000000),其公開日早於系爭專利之申請日,可為系爭專利之先前技藝,其主要圖式如附圖三所示。
附圖四之粉紅色花辮圖是2013年10月21日公開圖庫(http://www.daimg.com/psd/201310/psd_37035.htm)之圖檔,其公開日早於系爭專利之申請日,可為系爭專利之先前技藝,其設計內容可比對系爭專利D部分之粉紅色花瓣圖。

附圖五之蒸餾器圖係2018年3月29日公開圖庫(https://www.shutterstock.com/zh-Hant/image-vector/alembic-still-making-alcohol-inside-distillery-0000000000)之圖檔,其公開日早於系爭專利之申請日,可為系爭專利之先前技藝,其設計內容可比對系爭專利E部分之蒸餾器圖。

附圖六之「櫻の花」及粉紅色花辮圖為2017年3月27日公開網頁(https://www.sohu.com/a/000000000_121346)之圖檔(https://img.mp.sohu.com/upload/20170327/a53ed166b66a4cd4979a1e302591d418_th.jpeg),其公開日早於系爭專利之申請日,可為系爭專利之先前技藝,其設計內容可比對系爭專利D部分之粉紅色花瓣圖。

就新穎性部分,法院認為,證據2及證據3之C部分上方為字體較大「信」字,而系爭專利之C部分上方為字體較大「花の雨」,二者不同,且兩證據分別未揭露系爭專利D部分之粉紅色花瓣圖、E部分之蒸餾器圖設計特徵,故兩引證不足以證明系爭專利不具新穎性。
就創作性的部分,法院認為,系爭專利與證據2、3相較,證據2、3之A部分之「WHISKY UMESHU」僅是設置位置(「梅酒」上方及下方)的簡單改變。由系爭專利及證據3觀之,系爭專利僅是證據3之B部分之梅子圖設置位置及數量上的簡單改變。又由系爭專利及證據2、3觀之,證據2、3之字體較大「信」字簡單改變成系爭專利之字體較大「花の雨」。是以,證據2、3均未揭露系爭專利D部分之粉紅色花瓣圖、E部分之蒸餾器圖設計特徵,惟證據4、5、6等網路公開圖庫已揭示D部分之粉紅色花瓣圖、E部分之蒸餾器圖、「櫻の花」及D部分之粉紅色花瓣圖,使該所屬技藝領域中具有通常知識者將E部分之蒸餾器圖設置成背景較淡,及D部分之粉紅色花瓣圖位置簡單調整結合置於證據2、3中,此簡單改變設置位置的手法並無法使其整體設計產生特異的視覺效果,故證據2或證據3或證據2、3可證明系爭專利不具創作性。
對於專利權人主張「純功能性特徵」非屬設計專利比對、判斷的範圍,單純商品種類描述之標籤正面「梅酒」、「WHISKY」、「ういすきー」字樣,自然不屬於設計審究範圍,系爭專利公報之設計說明第2點已聲明就圖式所揭露之酒類種類等,不主張設計專利,「ういすきー」及「WHISKY(威士忌) UMESHU(梅酒)」不應予以審酌云云。法院認為,倘設計專利該等設計特徵係兼具有功能及外觀創作之裝飾特徵,且可產生一定之視覺效果,即非純功能性之物品造形或純功能性特徵,自應納入整體設計之比對範圍。因此,證據2、3、系爭專利A部分之以毛筆筆刷呈現「梅酒」、「ういすきー」,及「WHISKY UMESHU」雖具有標示產品之功能,然其大小、長寬比例仍有不同,且排列方式不完全相同,是以仍得就「梅酒」、「ういすきー」,及「WHISKY UMESHU」其大小、長寬比例及排列方式進行造形創作變化,並非「純功能性特徵」。由於,系爭專利之參考圖1僅係說明應用之物品或使用環境,不得作為系爭專利之設計的範圍,因此系爭專利設計說明書之設計說明第2點記載「圖式所揭露的內容組成標示、酒類種類、警語、回收標章及條碼為不主張設計專利之部分」,經對照設計圖式之參考圖1可知,其中「內容組成標示、酒類種類」應為左側之小字標示為「酒精成分:15%」、「主原料:梅酒原酒、威士忌、砂糖」,及「產品種類:利口酒」等,非屬系爭專利之設計的範圍,且系爭專利前視圖A部分之以毛筆筆刷呈現「梅酒」、「ういすきー」,及「WHISKY UMESHU」整體以較大字顯示,仍為系爭專利設計範圍,亦屬創作性考量之比對基礎,故專利權人所辯不可採。
申請設計專利之設計的圖式中若包含「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」者,其應以可明確區隔之表示方式呈現;以墨線圖呈現者,「不主張設計之部分」應以虛線或其他斷線(如一點鏈線、二點鏈線等)方式,或以灰階填色方式呈現;以電腦繪圖或以照片表現部分設計者,「不主張設計之部分」則應以半透明填色等方式呈現。該等「不主張設計之部分」的表示方式並應於設計說明欄敘明之,台灣專利法審查基準中已有明定。因此,若欲製作圖式來進行部分設計專利申請時,可考慮根據上述規定來區隔不主張設計的部分,以明確所要請求的設計範圍。實務上有直接以預計使用在商品上的標籤或販售的包裝盒等作為申請圖式的案例。如採用此種方式提出申請圖示,標籤上或包裝盒上等通常會有不想或不能被讀入請求範圍的文字或圖案,例如材料的成分、警語、標語、商標、說明等,針對這些不主張設計範圍的部分較難以虛線方式呈現,而多於設計說明中以文字敘述的方式表示不主張設計範圍,此時這些文字記述是否清楚及是否明確便至關重要,例如本案中,「『圖式』所揭露的內容組成標示、酒類種類…」中的『圖式』究竟為何圖並未清楚記載,法院只能從「內容組成標示、酒類種類、警語、回收標章及條碼」之前後內容,經對照設計圖式而判定為參考圖1,並據以解釋權利範圍,因此不清楚的記載方式可能導致解讀、認定的方式不同,而直接或間接影響實質的權利範圍,此值得申請人特別留意。