台湾の特許無効審判手続においては、知的財産局が各請求項が有効であるかにつき各項別に認定し、無効審判棄却となった場合、上訴される可能性があり、この時知的財産権審理法第33条の規定により、無効審判請求人は元の証拠に基づく他、新規性または進歩性等の理由につき、新たな証拠を提出することができる。この際、特許権者は新たな証拠による障害を克服し、特許無効と判断されないように、請求項を訂正する必要が生じる場合がある。しかしながら、この時の訂正は知的財産局に提出し、当該局によって審理されるべきであり、知的財産裁判所に提出するものではない。もし行政訴訟において、特許権者が知的財産局に申し入れた訂正を裁判所に報告せず、裁判所が特許無効と認定した場合（即ち、原処分及び訴願決定が取り消されるべき場合）、裁判所は判決において直接知的財産局に当該特許に対する取り消し処分を命じるべきであるか、または、特許権者が知的財産局において訂正の機会が得られるよう適法な処分を下すよう知的財産局に命じるのみにとどめるべきであるか。これに対して、最高行政裁判所は今年4月の裁判官会議において前者を採択する決議を行った。その主な理由は当事者はすでに知的財産裁判所の手続きにおいて十分な議論を尽くしており、特許権者自らが慎重に斟酌するべきだからである。最高行政裁判所は今年6月には再び前記の決議を肯定する判決を出している。
このように、無効審判請求が知的財産局及び訴願委員会により棄却と認定された場合でも、行政訴訟救済手続きに入り、知的財産裁判所で審理が行われる期間に、無効審判請求人が新たな証拠の組合せを再度提出した場合には、特許権者は知的財産局に請求項の訂正を申し出るか否かにつき、積極的に検討することを勧める。そして、その必要性が認められた場合、適時に裁判所にそれを報告するべきである。もし特許権者が行政訴訟段階において裁判所に当該特許の請求項を訂正することを報告すると、裁判所が特許は無効であると認定したとしても、案件は知的財産局に差し戻されて再審査が行われ、特許権者は当該特許の請求項を訂正することにより、特許権取消を免れる機会を得る可能性がある。
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