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    台湾専利の民事侵害訴訟において、被告は専利権無効抗弁をすることができ、それに伴い、民事裁判所は専利が有効かどうかを判断すべきである。そして、被告が同時に知的財産局に無効審判を請求する可能性もある。ある一件で、原告(すなわち専利権者)は、スケジュールコントローラのプログラム化方法に関する専利に基づき、被告のコントローラ及びソフトウェア開発ツールが侵害をしているとして知的財産及び商事裁判所(以下、知財商裁という。)に提訴した。その民事訴訟における被告の主な抗弁戦略は、多くの先行技術証拠を提出してそれらの組合せにより係争専利が進歩性を有しないことを証明するものであった。また、被告は同時にそれらの先行技術証拠を以て台湾知的財産局に専利無効審判を請求した。

    本件民事訴訟において、知財商裁の第一審と第二審はいずれも当該専利に進歩性が無いと認定した。そして、専利無効審判は知的財産局における審理を経て、無効成立と審決された。民事訴訟はその後最高裁判所(以下、最高裁という。)に上訴され、2022年8月と2024年11月に111年(2022年)度台上字第186号判決と113年(2024年)度台上字第459号判決が下された。いずれも知財商裁の第二審における判決の破棄差戻しを命ずるものであった。最高裁は、知財商裁が当業者の技術水準を調査していないことと、専利権者が行った権利許諾が商業上の成功を収めたことを意味するかを考慮していないとを繰り返し強調した。より新しい113年(2024年)度台上字第459号判決で、最高裁は特に下級裁判所が複数の引用文献を組み合わせて専利の進歩性を審査するときに、まず「主要な引用文献」を定義すべきであるとした。そして、欧州特許実務の「could-would法則」を参照し、進歩性判断時に当業者が先行技術を参酌して発明内容を完成させる可能性と意思があるかを考慮すべきであると示した。

    無効審判の行政訴訟においても、同様に、最高行政裁判所(以下、最高行裁という。)が2022年10月13日と2025年1月15日に110年(2022年)度上字第597号判決と113年(2024年)度上字第132号判決を下し、二度にわたって知財商裁の「当該専利が進歩性を有しない」とした判決を破棄して差戻した。最高行裁も、同じように知財商裁が技術者の技術水準を調査していないとの旨と、専利権者が権利許諾により商業上の成功を収めたとする各証拠を十分に考慮していないと指摘した。より新しい113年(2024年)度上字第132号判決においては、専利の権利許諾を進歩性有無の判断に有利な商業上の成功等の補助的判断要素とすることができるかについて詳述している。原審の知財商裁は一審判決で「権利許諾は商業行為であり、その背後にはその他諸々の考慮要素が残されている」として、係争専利の権利許諾が専利技術の特徴に基づくものであることを否定していた。しかし、最高行裁は競合他社に専利の権利許諾をしたということについて、競合他社は最も先行技術に基づいて研究開発・技術革新を進める可能性があると言え、多くの競合他社と契約を締結して契約金の支払いを受けたことは、専利が先行技術に対して優れており、進歩性を有する証拠となり得るかもしれないと強調した。そして、この議題は権利許諾の動機と契約内容を審査し、以下の事項を考慮すべきであるとした。「権利許諾を受けた者が、自発的に権利許諾を願いでたのかどうか。権利許諾の対象が単一の専利か、または複数の専利か。権利許諾期間及びその範囲はどの程度か。当該専利について支払う権利金の高さ。許諾を受けた動機は何か(例えば、専利の技術的特徴の実施、単純な侵害訴訟費用の支払い回避、当該専利が解決することができる当業界に長期的に存在する課題、その他の商業的考量)。権利許諾を受けた者が専利を実施する状況、等の要素。」

    将来的に本2件がそれぞれ知的財産裁判所の民事訴訟と行政訴訟でさらにどのような再度の差し戻し審の審理結果が出るのか、観察を続けていこうと思う。専利進歩性について争議のある両当事者にとって、上記の最高裁と最高行裁による当業者の技術水準や、組合せた複数の引例のうち、どれが主引例であるかを定義したこと等への見解について注意すべきであるほか、専利権者が専利を許諾した実績がある場合、上記の最高行政裁判所113年度上字第132号判決の理由で進歩性判断に有利な補助的資料として挙げられたことを参考にして、専利を出願した発明に予期できない効果があることや、長期的に存在した課題を解決したこと、技術偏見を克服したこと、または商業上の成功を収めたことなど、補助的判断要素があることを主張することが考えられる。