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十五卷三期 2013年3月出刊 |
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因商標法舊法對商標權係採廣義之解釋，然無法涵蓋各項權利之實質內涵，故現行法第1條明定商標法的保護客體包含商標、證明標章、團體商標及團體標章四種，以資明確(註1)。蓋現行法就「商標」之定義既採取狹義解釋，單純指具有識別性，得指示來源並與其他來源相區別者。則「產地證明標章」的定義、特性及與修法前之運作差異，殊值留意，此即為本文嘗試說明、釐清之要點。
壹、 前言
貳、 「產地證明標章」之定義
參、 與「產地證明標章」之相關條文適用
肆、 產地證明標章之特性及與商標之比較
伍、 小結...詳全文
由美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office）2011年2月9日發布的『用於專利申請案中決定是否符合專利法第112條及相關議題處理方式的補充審查指南』(註1)（Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance With 35 .S.C. 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications）可以瞭解，當採用美國專利法第112條第6項所規定的手段或步驟功能用語（means or step plus function，以下簡稱手段功能用語）時，於說明書中充分揭露執行其主張功能的對應結構、材料或動作，且說明書的文字敘述必須清楚連結所請求功能與其對應結構、材料或動作，方能滿足專利法第112條第2項對明確性的要求。另依照第112條第6項要求，手段功能用語界定的範圍將限定於說明書中所揭露的結構或材料，及其均等物。
而在實務上對手段功能用語的充分揭露與清楚連結的認定標準究竟如何？當請求項符合明確性的要求後，在權利範圍的界定其解讀標準又是如何？以下便藉由美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC）在2012年11月21日的ePlus, Inc. v. Lawson Software, Inc.案(註2)（以下簡稱ePlus案），以及在2012年2月8日Mettler-Toledo, Inc. v. B-Tek Scales, LLC案(註3)（以下簡稱Mettler案），進一步探討採用手段功能用語的請求項的明確性的要求及其權利範圍的解讀於實務上的認定標準。
壹、 前言
貳、 CAFC於ePlus案中對手段功能用語明確性的闡釋
參、 CAFC於Mettler案中對手段功能用語權利範圍的解讀
肆、 小結...詳全文
壹、前言
因商標法舊法對商標權係採廣義之解釋，然無法涵蓋各項權利之實質內涵，故現行法第1條明定商標法的保護客體包含商標、證明標章、團體商標及團體標章四種，以資明確(註1)。蓋現行法就「商標」之定義既採取狹義解釋，單純指具有識別性，得指示來源並與其他來源相區別者。則「產地證明標章」的定義、特性及與修法前之運作差異，殊值留意，此即為本文嘗試說明、釐清之要點。
貳、 「產地證明標章」之定義
一、新舊法之規定：
(一) 92年5月28日公布適用之商標法舊法第72條規定：凡以標章證明他人商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項，欲專用其標章者，應申請註冊為證明標章。證明標章之申請人，以具有證明他人商品或服務能力之法人、團體或政府機關為限。前項申請人係從事於欲證明之商品或服務之業務者，不得申請註冊。
(二) 101年7月1日起施行之現行商標法第80條第1、2項規定：證明標章，指證明標章權人用以證明他人商品或服務之特定品質、精密度、原料、製造方法、產地或其他事項，並藉以與未經證明之商品或服務相區別之標識。前項用以證明產地者，該地理區域之商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性，證明標章之申請人得以含有該地理名稱或足以指示該地理區域之標識申請註冊為產地證明標章。明揭產地證明標章得由產地名稱所組成，用以證明該特定地理區域之他人商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性；但商標專責機關須考量該產地名稱是否於指定之商品或服務具有特定品質、聲譽或其他特性，方得准許註冊(註2)。
參、 與「產地證明標章」之相關條文適用
一、舊商標法第23條第1項第12款，即現行法第30條第1項第11款規定：與他人著名標章混淆誤認，或減損其識別性及信譽之虞
92年5月28日公布適用之商標法舊法第23條第1項第12款，即現行法第30條第1項第11款規定，相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得申請註冊商標。現行法沿襲舊法之態度，明定無論商標與標章均直接適用本條款之規定，而無須再行斟酌是否為性質相符而得之規定。如智慧財產法院99年度行商訴字第183號行政判決即未將商標或產地證明標章之排他效力區別對待外，直接適用商標法舊法第23條第1項第12款後段商標淡化之規定。
二、第30條第1項第8款及第9款規定之規定：包含地名之商標是否有致他人誤信產地之虞，或相同或近似於國內外葡萄酒、蒸餾酒之地理標示
(一) 保護目的：
商標法第30條第1項各款規定各具有不同構成要件、規範目的及立法政策，有別於第10款及第11款將數個不同之商標互相比對，以防止不同商標間之混淆誤認；第8款所規範者，為商標本身與所指定商品或服務之聯結是否致使消費者誤認商標所表彰商品或服務之性質、品質或產地，目的在於防止消費者因商標表徵之外形、讀音或觀念等，誤認商品或服務之性質、品質或產地，而因名實不符而受不測損害(註3)。除行政訴訟案件外，近期被告於民事訴訟中提出本條款抗辯之案例與日俱增，諸如智慧財產法院99年度民商訴字第37號、100年度民商訴字第16號及100年度民商訴字第30號判決等均是，亦見本條款之重要性。
(二) 判別標準：
於瑞士商瑞士鐘表業總會就「K‧SWISS & Shield Device」商標提出異議一案，原審智慧財產法院98年度行商訴字第18號判決認為應考量系爭商標與SWISS地名所指定使用服務之關連性程度、參加人多角化經營之情形、實際混淆誤認情事及相關消費者對後申請商標之熟悉程度等因素而定，並認定商標之著名及多角化經營程度，將影響系爭商標之保護範圍，如著名及多角化經營之跨度不及於該地名，則商標權受保護範圍即應限縮，而有違反舊商標法第23條第1項第11款及現行法第30條第1項第8款規定之虞。然而，最高行政法院99年判字第1324號判決否定前述見解，本文綜合相關案件中法院之判別標準，整理如下：
1. 商標圖樣整體與其指定商品或服務之關聯性，以商品或服務消費者之認識、感知為準：
該條款之判斷，應從商標本身圖樣文字整體的外形、觀念或讀音等觀察，就商標給予消費者的印象，加上與商標指定之商品或服務之聯結，考量指定商品或服務在市場交易之實際情事，以指定商品或服務消費者之認識、感知為基準，從商標自體構成，直接客觀判斷消費者所認識商品之產地、販售地，或服務之提供地，在實際之性質、品質或產地是否有異，並有致消費者有誤認誤信之虞。
2. 該產地名稱是否有表彰產物之品質與特性：
「產地證明標章」固然係由產地名稱所組成，但一特定地理區域的商品或服務若具有特定品質、聲譽或其他特性，通常都是經過長期使用累積一定的聲譽，致消費者已能理解標示該產地證明標章的商品或服務源自於該產地名稱所指示的地理區域，該證明標章方具有證明標章的識別功能。倘商品原產地未有表彰產物之品質與特性，則縱以該地區名稱為商標之一部份，仍無違反本條款之規定。如「九華山」雖為地名，然其非專以生產酒類之著名地區，縱使以「九華山」作為酒類之商標，亦無法顯示該酒類有特定之品質、聲譽或地方特性，從而，系爭商標並無不得註冊之事由，仍為合法有效之商標(註4)。
3. 無適用經濟部頒「混淆誤認之虞審查基準」之適用：
該條款既係以消費者之地位加以判斷構成商標之圖樣文字等係直接表示商品或服務之特性，及其關聯是否致生誤認誤信之虞，即非如同條第10款及第11款經比較數個不同商標加以判斷。因此，第8款「誤信之虞」之判斷自無經濟部所頒佈之「混淆誤認之虞審查基準」所列各要素之適用，亦不須比較系爭商標與產地商品之著名性之需要。
4. 著名商標與本條款之關聯：
(1) 著名商標仍無法排除本條款之適用：
商標是否為著名商標、於指定使用之商品或服務所具之識別性高低，固為影響本條款之因素之一；但倘著名商標所附加之圖樣文字，有致公眾誤認誤信商品或服務性質、品質或產地之虞者，仍無法排除本條款之適用。
(2) 識別性之高低，對系爭商標是否構成本條款仍有影響：
如註冊之商標整體本身業已著名，雖商標本體亦含表彰性質、品質或產地之圖樣文字等，但消費者既已認識該著名商標本體所指涉之商品或服務來源，其會陷於誤認誤信性質、品質或產地之虞之可能甚低，亦即從著名商標之意義，其商標整體圖樣文字本身即係消費者所熟悉者，則消費者自不至於因不認識該著名商標部分單純之品質、產地等表示，而有品質誤認誤信之虞。
(三) 法院之重要相關判決：
1. 智慧財產法院98年度行商訴字第18號判決認定「本件參加人申請註冊之系爭商標圖樣係由外文「K．SWISS」置於一個具有斜線的盾牌圖形之上所組成，系爭商標除「SWISS」之外，雖另有「K‧」及一盾牌圖形，但SWISS 與K 分開，極為醒目，一眼望去可立即看到SWISS字樣。其中「SWISS 」為一地名，其外文意即「瑞士」，而瑞士係位於歐洲中部，以製造鐘錶著稱於世，瑞士鐘錶一直是瑞士製造業之代表，其鐘錶上標出原產地「瑞士製造」（Swiss Made）或「瑞士」（Swiss），為消費者提供了最佳品質保證，且世界知識產權組識（WIPO）於網站公布有關地理標示之保護規定，其中提到SWISS在許多國家視為一地理名詞，以作為辨別商品係產自瑞士之標示，……，瑞士以產製品質優良的鐘錶著稱於世，一般人看到瑞士（SWISS），就會想到鐘錶，系爭商標指定使用在鐘錶商品上，當消費者看到參加人的鐘錶商品時，一眼就會注意到SWISS，因而會與瑞士鐘錶產生聯想，有此聯想即易生混淆誤認，且參加人既為美商，卻以瑞士地名「SWISS」作為本件商標圖樣之一部分，指定使用於「鐘錶及計時儀器；手錶」等商品，即有使一般消費者誤認誤信其所表彰之商品係來自「SWISS」之產品而購買之虞」。
2. 智慧財產法院100年度民商訴字第30號判決則揭示：「地理標示或商標的區別在於，商標是使消費者區別產製者與產製者間的不同，而地理標示是讓消費者區別一個地區和另一個地區間產地所出產產品之不同。查被告抗辯『金門高粱酒』為酒類地理標示乙節，僅提出網頁1 紙為據，惟一商品標示係商標或地理標示，在訴訟中乃由法院判斷事項，自不受他人見解之拘束。而針對原告主張：金門一地在原告設置酒廠，打開行銷之前，並無任何酒類商品產出，且政府遷台後實施菸酒公賣制度，一般人民不得私釀酒類商品流通，於金門地區除原告生產銷售『金門高粱酒』，別無他人可在金門地區生產酒類商品，是市場上一般消費者所普遍認識『金門高粱酒』，乃原告『金門酒廠』所釀製銷售之『金門高粱酒』，而非單純認為金門地區盛產著名之高粱酒等語，被告雖謂：昔日金門民間私人釀酒風氣頗盛，總計共有18家酒坊，金門本身因為地質、氣候因素自來就以生產高粱酒著名云云，並引『金門高粱酒鄉』一書節本為據，觀諸該書節本內容，至多僅能證明昔日金門民間私人釀酒風氣頗盛，酒坊眾多，但未能證明金門本身因為地質、氣候因素自來就以生產高粱酒著名之事實，甚至節本內記載『當時釀造的酒以番薯（地瓜）酒為大宗，因為番薯是金門的主要雜糧作物』。從而，被告未能舉證證明『金門高粱酒』於系爭商標註冊前為顯示該酒類有特定品質、聲譽或地方特性之地理標示，系爭商標並無不得註冊之事由」。
肆、 產地證明標章之特性及與商標之比較
一、識別性
(一) 不以具「識別性」為必要：
有別於商標，產地證明標章不以具有識別性為要件，標章申請人就不具識別性之部分亦不須聲明不專用，此觀101年7月1日起施行之現行商標法第84條第1項規定：「產地證明標章之產地名稱不適用第29條第1項第1款及第3項規定」自明，就此，修法理由載明「證明標章若由產地名稱所組成，是否有違反現行條文第23條第1項第2款規定，向有疑義。為明確起見，爰於第1項規定產地證明標章不適用修正條文第29條第1項第1款之規定。又產地證明標章所欲保護者為產地名稱，故亦無聲明不專用之必要，爰明定亦不適用修正條文第29條第3項規定。」因此，產地證明標章不以具備識別性為要件，亦無「聲明不專用」之必要。
(二) 「識別性」越高，產地證明標章之效力越強
雖然商標法明定產地證明標章不以具識別性為要件，然而究其本質，「產地證明標章」固得由產地名稱所組成，但仍須考量該產地名稱是否於指定之商品或服務具有特定品質、聲譽或其他特性，而一特定地理區域的商品或服務若具有特定品質、聲譽或其他特性，通常都是經過長期使用累積一定的聲譽，致消費者已能理解標示該產地證明標章的商品或服務源自於該產地名稱所指示的地理區域，該證明標章方具有證明標章的識別功能。從而，產地證明標章步已具備識別性為要件，並非意指「識別性」對產地證明標章完全不具重要性(註5)。
尤有甚者，產地標章亦能經標章權人長期推廣，因而具備較高之識別性，一旦識別性越強，則產地證明標章之排他效力越強，第三人欲主張合理使用抗辯之成功機率即越低。如智慧財產法院99年度行商訴字第183號行政判決認定：據以異議「DARJEELING」標章之外文「DARJEELING」為印度著名茶葉產地名稱，並非普通習見之外文，且於現有註冊資料中以之作為商標圖樣申准註冊者僅兩造商標，……，並無第三人作為商標使用之情形，復經原告後來註冊保護並經長期廣泛行銷與推廣，使用於證明茶葉等商品來自大吉嶺特定地理區域，具有特定之品質、聲譽為消費者熟知已如前述，應具高度識別性。從而據以異議著名標章之識別性越強，其排他使用之程度越高，越容易認定其識別性已遭受到損害，為商標淡化所要保護之客體(註6)。已表明產地證明標章之識別性越強，排他效力即越強，進而認定他人之「DARJEELING」商標，縱指定使用於襯衫、褲裝、洋裝等與該案據以異議標章市場區隔明顯、不具利益競爭關係之非類似商品，客觀上仍可能減弱或分散據以異議標章指向單一來源之特徵及吸引力，致有減損具以異議著名標章之識別性之虞，而以違反舊商標法第23條第1項第12款後段規定為由，撤銷他人之商標註冊。
二、「合理使用」之依據不同：
(一) 第三人為對抗商標權人及產地證明標章權人，固可主張合理使用，但法條依據各自不同，前者規定於商標法第36條第1項第1款，後者則於同法第84條第2項明定：「產地證明標章權人不得禁止他人以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示其商品或服務之產地」，說明單純地理名稱雖得經註冊取得產地證明標章權，惟不得禁止第三人以符合商業交易習慣之誠實信用方法，作為商品或服務產地說明之自由使用權益(註7)。
(二) 具體案例操作，可參考「池上米」一案。該案件之被告於原告取得系爭產地證明標章「池上米」之申請及註冊之前，即以「池上米行」、「池上米糧食行」及「池上米東竹碾米廠」等名稱為商號登記，營業項目為米穀零售與批發等業務，並持「池上米說明書」為著作權登記。法院於判決中除揭示產地證明標章之排他效力、合理使用抗辯之相關重點，及「所謂善意與否，其與行為人有無不正競爭之主觀意思有關。被告商品包裝上標示『池上米』，其位於包裝上方中間明顯處，『池上米』字體明顯大於被告商號、白米產地足見被告使用『池上米』有攀附系爭商標之主觀意思，其目的在使相關消費者誤認原告銷售之白米符合系爭標章證明之品質，故被告在其商品包裝上使用『池上米』文字，難謂有善意。……。被告在其商品包裝明顯位置上標示『池上米』文字，有攀附系爭標章之不正當競爭目的，既如前述，故被告使用『池上米』文字不成立善意先使用。」(註8)
(三) 識別性與合理使用之關聯
1. 商號名稱、著作權與產地證明標章分屬不同權利，要件亦各自不同，不得以使用商號名稱、著作權作為合理使用之依據，亦不得以註冊在後之產地證明標章排除他人之商號名稱使用權：智慧財產法院100年度民商訴字第16號民事判決揭示：「標章權之取得採先申請主義與註冊登記主義，其與著作權及商號名稱權，取得要件有別，分屬不同之權利，故縱使已取得著作權與商號名稱權，亦不得與商標權人對抗。…證明標章權人「因被告使用『池上米』為商號名稱與池上米說明書之著作權登記，均早於系爭商標申請日91年6月10日及註冊日92年12月1日，系爭標章之效力不得溯及既往。是原告不得以事後取得系爭標章為由，禁止被告使用其先前取得之商號名稱或著作權登記等權利，蓋被告無從預料原告會將被告使用逾10年之商號名稱申請商標註冊。職是，原告主張被告不得使用相同或近似原告『池上米』之字樣作為商標名稱之一部分，並應向台東縣政府、花蓮縣政府、行政院農委會、經濟部辦理商號名稱變更登記為不含『池上米』云云，即無理由。…原告除不得禁止被告將『池上米』用作為其商號名稱外，其自可禁止被告不得使用相同或近似於『池上米』文字在被告相同或類似之商品、商品包裝、看板、網頁、廣告、招牌或其他表徵等請求部分，為有理由。」上述判決另闡釋，標章之識別性高低與合理使用呈反比關係，標章之識別性越高者，可成立合理使用之空間越窄；反之，商標之識別性越低，可成立合理使用之空間即較廣，值得留意。
三、「使用證據」不同：
(一) 修法前之法院相關判決
1. 包含標章權人推廣、被同意使用人之使用行為：
證明標章權人依證明標章之本質，不得將之使用於自己相關的商品或服務，故證明標章之使用，原係指由經證明標章權人同意之人，依證明標章使用規範書所定之條件，使用該該標章，並藉以與未經證明的商品或服務相區別。智慧財產法院99年度行商訴字第183號行政判決認定「證明標章並非用以只是單一營業主體來源，而是由多數符合標示條件的人將相同的證明標章使用在各自的商品或服務。證明標章權人本身雖不得使用證明標章於相關商品或服務，但證明標章之著名性證據之認定，除證明標章權人本身為推廣該證明標章之宣傳活動外，如相關商品參展、舉辦說明會或藉由報章雜誌媒體介紹、報導該證明標章認證方式等，尚包括第三人及被同意使用人以該標章標示於各自的商品（服務）及其相關之廣告行銷等，足以使相關消費者認識該證明標章之相關證據資料，亦均屬之。」
2. 範圍不限於國內使用證據，亦認可國外之使用資料：
前述判決認可者包含標章權人於世界各國取得之證明標章、團體標章、商標註冊及於雜誌介紹之標章認證方式等資料，並外排除產地證明標章權人在國外之使用資料及證據。
(二) 修法後之現行規定
證明標章權利的維持有待於標章的實際使用，其使用行為態樣與一般商標原則上並無不同，均係以行銷之目的並足以使相關消費者認識其為證明標章的使用，亦即仍須以行銷之目的持有、陳列、販賣、輸出或輸入標示證明標章的商品；然而，因產地證明標章仍具有證明標章之本質，故應由標章權人舉證證明他人經其「同意」使用證明標章，而實際於商品或其包裝容器、與服務有關的物品，或相關商業文書廣告中使用證明標章；此外，證明標章的使用規範書設有證明標章使用條件之規範，若標章權人不依使用規範書所定之條件同意他人使用，或該他人之使用未依使用規範書所定的條件使用者，即非屬維持權利的合法使用，證明標章尚有被廢止註冊之可能。
伍、 小結
我國商標法雖採取註冊主義，不以商標或標章實際使用為前提，但考量「產地證明標章」包含地理名稱、產地與產品之關聯等本質特殊性，故其要件（不須具備識別性）、使用證據之形式（是否符合使用規範書，而足以使人認識為該產地證明標章之使用資料）與認定時點、是否成立合理使用等，均有其別於狹義商標之處，惟因現行法施行後之時日尚短，除前述整理內容外，其餘具體案件之操作仍有待實務案件之積累。
※ 註釋：
3.最高行政法院92年判字第907號判決及智慧財產法院98年度行商訴字第18號判決，亦同此旨。
5.此情形類似於商標於相當使用及推廣後，具備後天識別性之情形。其餘請詳參商標法逐條釋義。
壹、 前言
由美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office）2011年2月9日發布的『用於專利申請案中決定是否符合專利法第112條及相關議題處理方式的補充審查指南』(註1)（Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance With 35 .S.C. 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications）可以瞭解，當採用美國專利法第112條第6項所規定的手段或步驟功能用語（means or step plus function，以下簡稱手段功能用語）時，於說明書中充分揭露執行其主張功能的對應結構、材料或動作，且說明書的文字敘述必須清楚連結所請求功能與其對應結構、材料或動作，方能滿足專利法第112條第2項對明確性的要求。另依照第112條第6項要求，手段功能用語界定的範圍將限定於說明書中所揭露的結構或材料，及其均等物。
而在實務上對手段功能用語的充分揭露與清楚連結的認定標準究竟如何？當請求項符合明確性的要求後，在權利範圍的界定其解讀標準又是如何？以下便藉由美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC）在2012年11月21日的ePlus, Inc. v. Lawson Software, Inc.案(註2)（以下簡稱ePlus案），以及在2012年2月8日Mettler-Toledo, Inc. v. B-Tek Scales, LLC案(註3)（以下簡稱Mettler案），進一步探討採用手段功能用語的請求項的明確性的要求及其權利範圍的解讀於實務上的認定標準。
貳、 CAFC於ePlus案中對手段功能用語明確性的闡釋
CAFC在ePlus案中闡釋了手段功能用語明確性的法理與判斷原則，並與Typhoon Touch Tech., Inc. v. Dell, Inc.案(註4)（以下簡稱Typhoon案）的判斷標準進行了比較說明。由於CAFC在上述兩案中，對於各案的系爭專利所使用的手段功能用語明確性的判斷結果不同，因此有助我們進一步了解手段功能用語的明確性判斷原則。
在ePlus案中，專利權人ePlus, Inc.擁有美國專利US 6,023,683號案（以下簡稱’683專利）及美國專利US 6,505,172號案（以下簡稱’172專利），’172專利實際上是’683專利的連續案（Continuation Application）美國專利US 6,055,516號案的分割案（divisional Application），說明書內容實質相同，其技術內容涉及一種電子採購系統以及處理電子採購的方法。
ePlus, Inc.控告Lawson Software, Inc.所銷售的軟體侵犯其專利權，美國東維吉尼亞州地方法院（the United States District Court for the Eastern District of Virginia）判定被告Lawson Software, Inc.侵權。被告Lawson Software, Inc.上訴並主張’172專利請求項第1項和’683專利請求項第3項因不明確而應無效，具體地是指前述兩請求項中共有的手段功能用語「處理手段（means for processing）」因說明書中未揭露相應的結構而不符合美國專利法第112條第2項明確性的規定。
原告ePlus, Inc.與被告Lawson Software, Inc.都不爭執前述兩請求項中所使用的是手段功能用語，而CAFC認同被告Lawson Software, Inc.所主張系爭專利說明書並未對「處理手段」揭露足夠的結構。儘管對於請求項所主張的功能是限定為基於一請求（requistition）清單產生一或多筆訂購單沒有爭議；但CAFC不同意地方法院認為說明書已揭露「一訂購單產生模組」的判斷，而是認為說明書未提及這樣的結構，也沒有任何具體對應「處理手段」的結構描述。
地方法院與專利權人ePlus, Inc.是以系爭專利說明書中的三段內容及其對應的圖式，認為對應手段功能用語的必要結構已充分揭露。然CAFC卻不這麼認為，CAFC判定說明書揭露內容是不足夠的，並具體指出記載在「先前技術」（Background of the invention）一節的描述，其內容僅只是描述多種先前技術中的請求與採購系統，沒有提到任何結構。而在「發明內容」（Summary of the invention）中，其僅記載「本發明包含一裝置…用於對需要的商品產生一或多筆訂購單，以從庫存地點購入該商品」，仍未提及任何對應結構。至於「實施方式」（Detailed description of the invention）雖敘述了「一請求已存貨索取和接受…可被轉成一或多筆訂購單，如圖3步驟114所示」，並說明一單一請求單如何可用於產生多筆訂購單，但卻未說明應使用甚麼樣的結構或演算法來產生這些訂購單，且圖3步驟114也只是一個表示該訂購單產生功能的「黑盒子」（a black box），而沒有任何對應結構。
專利權人ePlus, Inc.辯稱系爭專利說明書無須揭露產生訂購單的整體功能的對應結構，因為實施該功能的方式在’683專利之前已為公知。專利權人ePlus, Inc.主張說明書只要揭露申請專利之發明中不存在於先前技術中的部分即可，例如利用單筆請求產生多筆訂購單，再藉由先前技術與’683專利內容，在此技術領域具有通常知識者便可知如何實施申請專利之發明。
CAFC不同意專利權人ePlus, Inc.前述的主張，並表示明確性的探究所涉及的是能否充分區分發明的界線，而不是熟習此技術領域人士是否可能找到實施該發明的方法。CAFC引用Med. Instrumentation & Diagnostics Corp. v. Elekta AB案(註5)內容進一步指出評估請求項是否明確，並非「視熟習該技術人士的知識，排除且無關乎專利所揭露內容」，而是「看專利所揭露內容並決定熟習該技術人士能否明瞭揭露所涵蓋的必要結構」。由於在系爭專利說明書中，沒有揭露任何對應於產生訂購單的結構，沒有指示使用特定的硬體（a particular piece of hardware）、利用特定的原始碼（a specific source code ）、或依循特定的演算法（a particular algorithm），所以說明書中無法對「處理手段」元件的功能語言的範圍做出界定，亦即專利權人實際上主張了「在太陽下」可以產生訂購單的任何事物。因此系爭專利請求項是不明確的。
CAFC同時在ePlus案判決內容就其與Typhoon案中的判斷進行了比較，並認為儘管兩案在最後的認定結果上不相同，但判斷原則並不衝突。在Typhoon案中，東德州地方法院（the United States District Court for the Eastern District of Texas）最初判斷美國專利US 5,379,057號案及美國專利US 5,675,362號案請求項中的手段功能用語不明確，其理由是因其沒有揭露原始碼或數學演算法，而無法對特定手段功能用語進行限定；CAFC將地方法院的判斷予以撤銷則是基於「若說明書中以文字描述的演算法已可使程式設計人員加以實施便能滿足」。然而，不同於Typhoon案，ePlus案並不是實質或形式上揭露是否足夠的問題，而是在ePlus案的系爭專利說明書裡，沒有任何描述可以被解釋為請求項中手段功能用語的結構限制，故在根本上缺乏任何的揭露，因而導致系爭專利請求項的不明確。
由上述可知，採用手段功能用語的請求項，其說明書必須具體地記載對應於特定功能的結構或材料，使熟習該技術領域人士能從說明書的描述中，將請求項中的特定功能與說明書中的特定結構予以連結。至於其描述形式則並無特殊要求或限制，即若描述內容能使熟習該技術領域人士明瞭說明書所揭露對應於該特定功能的必要結構或材料，而能加以實施，便能符合明確性的要求。
參、 CAFC於Mettler案中對手段功能用語權利範圍的解讀
採用手段功能用語的請求項除了必須滿足美國專利法第112條第2項的明確性要求，另依據第112條第6項的規範，採用手段功能用語的請求項，其權利範圍的解讀將限於說明書中所揭露的結構或材料，及其均等物。因此當請求項符合明確性的要求，即說明書明確地具體記述了對應特定功能的結構時，在權利範圍的解讀上對於均等物的標準如何？或許能藉由CAFC在Mettler案中對手段功能用語權利範圍的解讀一探究竟。
在Mettler案中，專利權人Mettler-Toledo, Inc.擁有美國專利US 4,815,547號案（以下簡稱’547專利）及美國專利US 4,804,052號案（以下簡稱’052專利），’547專利與’052專利是涉及量測如大型商業卡車等物體重量的技術。Mettler-Toledo, Inc.控告B-Tek Scales, LLC侵犯其’547專利與’052專利的專利權，東德州地方法院（the United States District Court for the Eastern District of Texas）解讀了系爭專利的請求項，並經由陪審團判定被告B-Tek Scales, LLC並未侵害’547專利與’052專利的任何一項請求項，專利權人Mettler-Toledo, Inc.提出上訴但CAFC維持了地方法院的判決結果，在判決中CAFC同時也肯定了地方法院對於系爭專利請求項權利範圍的解讀。
Mettler案值得特別注意的原因是’547專利與’052專利的說明書內容描述的方式極為相似，但CAFC與地方法院卻對同樣採用手段功能用語的請求項所界定的權利範圍做出了不同的解讀，尤其是其差異是在對均等物的認定，因此有助於進一步瞭解實務上對於用手段功能用語的請求項權利範圍的解讀標準。
’547專利描述一用於量測力量的荷重元件，其利用一反作用力附著於一電路板上，該電路板之電路包含數個應變規，通過一橋接電路產生與一物體重量相關的一類比電訊號，該類比訊號是藉由一多重斜率積分類比數位轉換器轉換為數位訊號。地方法院解讀請求項權利範圍時，多個手段功能用語都對應到「多重斜率積分類比數位轉換器（multiple slope integrating analog-to-digital(A/D) converter）」及其均等物。由於被控侵權物中的類比數位轉換器是「三角積分類比數位轉換器（delta-sigma A/D converter）」，儘管原告Mettler-Toledo, Inc.爭執三角積分類比數位轉換器與多重斜率積分類比數位轉換器均等，但地方法院基於諸多證據證明此兩種形式的類比數位轉換器本質不同，因此最後陪審團判決無論文義或均等都不侵權。
原告Mettler-Toledo, Inc.上訴主張地方法院未將’547專利請求項中對應的手段功能用語解讀為通用的類比數位轉換器，反而不當地將其解讀為多重斜率積分類比數位轉換器；並爭辯地方法院將說明書揭露的最佳實施例或最佳態樣導入權利範圍的解讀是錯誤的，認為類比數位轉換器是此技術領域中眾所周知的，因此沒道理將多重斜率積分類比數位轉換器作為限制結構。原告Mettler-Toledo, Inc.並指出「圖式」（Drawings）中的圖5明示「類比數位轉換器」已顯示說明書已揭露了通用的類比數位轉換器，還進一步地藉由「摘要」（Abstract）內容提及通用的類比數位轉換器，意圖主張較大權利範圍的解讀。最後原告Mettler-Toledo, Inc.更點出地方法院將’052專利請求項中對應的手段功能用語解讀其範圍包含為通用的類比數位轉換器，而’547專利與’052專利的說明書內容極為相似，且都揭露了類比數位轉換器。
被告B-Tek Scales, LLC則主張’547專利說明書未曾將通用的類比數位轉換器與請求項的功能加以連結，並指出圖5中出現的「類比數位轉換器」只是用於對照說明書中的多重斜率積分類比數位轉換器，而說明書每每提及轉換器也都是對照溯至多重斜率積分類比數位轉換器。
CAFC同意地方法院判定’547專利中爭執的手段功能用語是對應於多重斜率積分類比數位轉換器及其均等物，並認為判例已清楚指出手段功能用語的請求項解讀限於說明書所揭露的結構及其均等物，法院必須審視說明書來決定請求項中所述功能對應的結構，CAFC引用B. Braun Med. Inc. v. Abbott Labs.案(註6)中的說明「只有在說明書或申請歷程中清楚的將結構與請求項所述功能連結或關聯起來時，說明書中所揭露的結構才是『對應』結構」。同時藉鑑系爭專利同樣只有一個實施例的Nomos Corp. v. Brainlab U.S.A., Inc.案(註7)中的判斷準則，CAFC明白表示如果專利權人選擇揭露單一實施例，那麼任何一個手段功能用語的界定便被限定至該唯一被揭露的結構及其該結構的均等物。
CAFC認為在’547專利說明書中僅揭露單一實施例，說明其發明是使用多重斜率積分類比數位轉換器。說明書中凡提及數位類比轉換器都對照至最佳實施例，而僅只包含多重斜率積分類比數位轉換器。雖然通用的類比數位轉換器是已知技術，專利權人選擇使用手段功能用語使其限於所揭露的實施例及其均等物。因此儘管原告Mettler-Toledo, Inc.認為地方法院不當的以「最佳態樣（best mode）」做為手段功能用語的限制，然該最佳態樣也是說明書所揭露的唯一結構。
有趣的是儘管’547專利與’052專利說明書內容相似，地方法院卻對’547專利與’052專利中手段功能用語作出不同的解讀。地方法院將’547專利中手段功能用語解讀為是對應多重斜率積分類比數位轉換器及其均等物，但對具有相似說明書內容的’052專利中手段功能用語進行解讀時，其對應結構卻包含通用的類比數位轉換器。CAFC澄清指出’052專利說明書與’547專利說明書在「發明內容」的描述中存在一重大差異，就是’052專利說明書的「發明內容」提及一通用的類比數位轉換器，並將其連結至請求項所述的功能。相反的，在’547專利說明書中並沒有相同的用語，導致限定於唯一被揭露的類比數位轉換器，也就是多重斜率積分類比數位轉換器。
了解了CAFC於Mettler案中所闡發在手段功能用語權利範圍解讀中對均等物認定的見解後，不禁讓人聯想到NEWMAN法官在Typhoon案中藉鑑於Miles Labs., Inc. v. Shandon案(註8)對明確性的測試標準，明白地表示當結合說明書內容解釋請求項時，請求項「具體指出清楚請求」其發明的條件是符合使在該發明領域具有經驗者可瞭解申請專利主題內容的範圍。專利法第112條的要求僅止於當請求項按照說明書解釋，其可合理適當地告知熟習該技術人士發明的範圍。NEWMAN法官不僅在Typhoon案中重申此一概念，更藉由Atmel Corp. v. Info. Storage Devices案(註9)釋明採用第112條第6項功能性用語之請求項的說明書規則是：若欲使所請求的對象受益，需要做的便是在說明書中詳盡列舉與手段相對應的若干結構，以便於確定請求項的意涵並遵守第112條第2項的規定。而第112條第1項的規範則可避免不至因為第112條第6項的要求，導致說明書成為對已知結構無止境的揭露的夢魘。
肆、 小結
由前述CAFC的判決可知，當請求項採用手段功能用語時，其說明書所揭露的內容，不僅與明確性的要求以及權利範圍的解讀直接相關，且關聯相當巧妙。儘管對揭露的形式無特定要求，但說明書的內容仍必須充分揭露執行其主張功能的對應結構、材料或動作，同時文字的敘述也必須清楚連結所請求功能與其對應結構、材料或動作，才能滿足專利法第112條第2項對明確性的要求。
然而，若只為滿足明確性的要求進行了有限度的揭露，類如僅於說明書中揭露了單一實施例，儘管具體地連結手段功能用語與對應結構或材料，但由於依據第112條第6項要求進行權利範圍的解讀時，請求項中的手段功能用語正是依據說明書中所揭露且明確對應連結的結構或材料，及其均等物來進行解讀。因此權利範圍的解讀將受限於說明書中具體揭露明確對應該功能的結構或材料，而其均等範圍亦受限於說明書明確揭露對應特定功能具連結關係的結構或材料，而非僅以熟習該技術領域人士的標準直接解釋。故若專利權人意圖對手段功能用語所對應的特定結構及材料之均等物的範圍作出界定，較佳的作法之一便是在說明書中具體陳述手段功能用語對應的結構或材料之均等物，並同時敘明所述均等物與對應特定功能的連結關係。以使得依據第112條第6項要求進行權利範圍的解讀時，請求項中出現的手段功能用語的解讀範圍不僅包含說明書中所揭露且明確對應連結的結構或材料，亦同時能夠及於說明書中與該特定功能存在連結關係的均等物。
綜上所述，於請求項中採用手段或步驟功能用語時，其說明書揭露的標準似可由CAFC的判決中一窺端倪。考量明確性的要求與權利範圍的解讀，採用手段或步驟功能用語之請求項的專利說明書撰寫更應審慎為之。
※ 註釋：
1.Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance With 35 .S.C. 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications，參見http://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?granuleId=2011-2841&packageId=FR-2011-02-09&acCode=FR
2.ePlus, Inc. v. Lawson Software, Inc., Case No. 2011-1396,-1456,-1554 (Fed. Cir. November 21, 2012)，參見http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1396.pdf
3.Mettler-Toledo, Inc. v. B-Tek Scales, LLC, Case No. 2011-1173,-1200 (Fed. Cir. February 8, 2012)，參見http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1173-1200.pdf
4.Typhoon Touch Tech., Inc. v. Dell, Inc., Case No. 2009-1589 (Fed. Cir. November 4, 2011)，參見http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1589.pdf
5.Medical Instrumentation and Diagnostics Corporation v. Elekta AB, Elekta Instrument AB, Elekta Instruments, Inc., and Elekta Oncology Systems, Inc., 344 F.3d 1205, 68 USPQ2d 1263 (Fed. Cir. September 22, 2003)，參見https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/344/344.F3d.1205.03-1032.html
6.B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories and NP Medical, Inc., 124 F.3d 1419, 1424 (Fed. Cir. Sept. 8, 1997)，參見https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/124/124.F3d.1419.96-1525.96-1508.html
7.Nomos Corporation v. Brainlab USA, Inc. and Brainlab, Inc., 357 F.3d 1364, 1368 (Fed. Cir. February 4, 2004)，參見http://www.finnegan.com/files/Publication/d0562867-7737-4804-af43-48e222461234/Presentation/PublicationAttachment/724a1fb8-e13c-4b6e-8b02-4a528045f3fa/03-1364%202-4-04.pdf
8.Miles Labs., Inc. v. Shandon, 997 F.2d 870, 875 (Fed. Cir. 1993)，參見http://openjurist.org/997/f2d/870/miles-laboratories-inc-v-shandon-inc
9.Atmel Corp. v. Info. Storage Devices, 198 F.3d 1374 (Fed. Cir. 1999)，參見http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F3/198/198.F3d.1374.99-1082.html
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