聖島智慧財產權實務報導

本期內文

企業與商標使用

顧佳宜、汪友堯

一、問題之提出

某台灣廠商在國內註冊10件商標，某日，在公司年度檢討報告中，發現該10件註冊商標，除3個商標已成功品牌/商品化，2個商標已褪流行而可予以汰除外，餘下5件商標在未來仍有品牌/商品化之價值。總經理慮及該5件商標取得註冊已滿3年，市場上已有其他公司以高度雷同之商標推出新產品，且為避免遭競爭同業以3年未使用為由，申請廢止商標註冊；遂指示行銷企劃單位提案，於商品正式上市前，規劃使用該5件註冊商標。行銷企劃單位遂提案如下：

1、 A商標：搭配公司年度促銷活動，在贈品上標示A商標，致贈客戶。

2、 B商標：於水果日報刊登小幅廣告，標示B商標，並廣徵產品經銷商。

3、 C商標：製作樣品，標示C商標，並將該樣品陳列於商展攤位，尋求商機。

4、 D商標：製作樣品，標示D商標，並將樣品銷售下游廠商甲、乙及路人丙。

5、 E商標：製作樣品，標示E商標，並在公司形象電視廣告中，利用運鏡手法，在廣告中照到該樣品及E商標約半秒。

請問以上提案1至5，何者屬於商標法上適法之商標使用態樣，可否產生商標法上商標使用的效果?

二、商標使用

企業依其經營模式與產業特色，對於商標品牌的策略規劃，存在多種不同型態。舉例而言，我國著名國營台灣電力股份有限公司，在獨佔市場超過半個世紀之後，始於民國95年提出其「」商標申請，其商標如「台電」、「台電公司」、「台灣電力公司」等，商標型態及所涉商品/服務種類單一，既無商標遭他人侵害之疑慮，亦未曾有人提出台電未使用其「台電」商標之質疑(註1)。又如擁有知名「HELLO KITTY」商標的日商-三麗鷗股份有限公司，在台灣已註冊/申請中的商標即有1千5百件左右，除該公司自行使用商標外，亦透過大量商標授權，授權他人使用其註冊商標，並獲得可觀之經濟收益；該公司對商標品牌之經營維護，申請策略規劃，以及被授權人使用註冊商標的管理，誠為一複雜課題(註2)。

從商業角度觀察，企業經營者在商標申請過程中，未必有立即使用商標的意思，公司的註冊商標中，往往有一部分處於候用靜止之狀態，公司則依其產業類別、品牌策略之不同，擁有為數不一的未使用商標。為求完善公司的商標/品牌管理，企業主宜定期檢視註冊商標之使用概況，確認何者有加以使用，有商業銷售行為，並妥為保存商標使用的證據資料；在未使用的註冊商標中，逐件確認其有無保存之價值，就有發展潛力而未使用的商標，管制其閒置期間，並視經營策略/需求制定使用計劃。

另從法規面加以觀察，我國商標註冊申請過程中，雖不要求申請人提出商標使用證據，商標註冊後亦不要求商標權人於一定期間內，積極使用其註冊商標；但為避免他人長期占有註冊商標而不加以使用，新修正之商標法第63條乃課予商標權人使用註冊商標之義務，規範商標註冊後，商標權人如有3年以上未使用該商標之事實，商標主管機關可依據職權或他人之申請，廢止該商標之註冊。

至於何種商業/行銷行為構成註冊商標之使用? 商標使用之期間長短/強度有無特殊之限制? 以及商標使用之目的/態樣有無特殊之要求? 本文在後續篇幅中將加以探討。

三、註冊商標使用相關規範及要件

(一)、註冊商標為何要加以使用? 我們從法規面觀察可以得知：

1、註冊商標如未使用達一定期間者，恐被廢止註冊：

依據新修正商標法第63條規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：

二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。

有第一項第二款規定之情形，於申請廢止時該註冊商標已為使用者，除因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前三個月內開始使用者外，不予廢止其註冊。

廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。」

一般而言，商標主管機關依職權以連續3年未使用為由，廢止商標註冊之情形甚為少見。通常係由具有利害關係之第三人申請廢止，其原因不一，可能基於商業利益衝突，或為排除商標申請過程中的註冊障礙等等。商標權人如為避免遭他人以連續3年未使用為由申請廢止，應積極使用註冊商標，並定期保存商標使用證據，以備不時之需。

2、註冊商標如未加以使用，恐無法主張商標權利：

(1)、影響商標評定申請案：依據新修正商標法第57條規定：「商標之註冊違反第29條第1項、第30條第1項或第65條第3項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。

以商標之註冊違反第30條第1項第10款規定，向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿3年者，應檢附於申請評定前3年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。

依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」

商標法第57條第2項規定乃本次商標法修正增修之條文，其修正目的在於，賦予評定申請人就據以評定商標之使用負舉證義務與責任。易言之，就違反商標法第30條第1項第10款：「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」規定，所提出商標評定撤銷之爭議案件，在判斷相衝突商標，是否有致消費者混淆誤認之虞時，需將據以評定商標實際使用之情形納入考量，以避免評定人以未在市場上使用之註冊商標，撤銷已於市場上使用且具商業規模之註冊商標，進而影響工商產業之正常發展(註3)。如評定申請人未能檢附據以評定商標，於評定申請前三年在市場上實際使用之證據，其評定申請商標主管機關則應不予受理(註4)，以致無法順利主張商標權利。

新修正商標法第57條第2項規範之立意甚佳，惟在實務操作上，本項規定加重評定申請人之舉證責任，使得適用本項之評定案件，在進入評定成立與否的審理前，就據以評定商標有無使用，商標使用證據是否充分等等，便存在極大爭執之空間。

(2)、影響商標廢止申請案：依據新修正商標法第67條第2項規定：「以註冊商標第63條第1項第1款申請廢止者，準用第57條第2項及第3項規定」。

商標法第67條第2項規定亦為本次商標法修正增修之條文，其修正目的在於，賦予廢止申請人就據以廢止商標之使用負舉證義務/責任。易言之，就違反商標法第63條第1項第1款：「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」之規定，所提出商標廢止之爭議案件，如據以廢止商標之註冊已滿3年者，申請廢止人應檢附申請廢止前3年有使用據以廢止商標於指定商品或服務之證據，以避免未於市場上實際使用之據爭商標，仍能廢止他人商標註冊，所產生之不合理現象(註5)。如廢止申請人未能檢附實際使用之證據，商標主管機關亦應不予受理。

(二)、註冊商標使用要件

依據新修正商標法第5條第1項之規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標」，由此可知，註冊商標之使用需符合下列幾項要件：

1. 主觀上商標權人應有行銷之目的。

2. 客觀上則應足以使相關消費者認識其為商標，並符合一般商業交易習慣(註6)。註冊商標使用在客觀上應考慮到：

(1)、商標使用之態樣

依據商標法第5條所規範的態樣有：「

一、將商標用於商品或其包裝容器。

二、 持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。

三、將商標用於與提供服務有關之物品。

四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。

前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同」，又按商標法第5條僅為例示性規定，隨著商業行銷方式與廣告態樣的推陳出新，商標使用之態樣亦不以法律規定之態樣為限。

(2)、商標使用之對象：商標使用對象是否為相關消費者，或是異於常態的商品購買人。

(3)、商標使用的時間：商標使用的時間是否符合一般商業習慣。

(4)、實際使用的商標圖樣是否與註冊商標圖樣具有同一性。

(5)、商標是否使用於註冊之商品/服務。

(6)、有無商標商品/服務銷售之佐證單據，如發票、訂單…等。

依我國現行實務，就註冊商標有無使用之認定，已採取較為嚴格，並需符合商業交易習慣之認定標準。故就一般臨時製作之商標使用證據，不具行銷目的刊登之商業廣告，不符合商業習慣之商標標示，以及僅有特定少數人得以接觸之標示商標商品，均無法被認定為適法之商標使用。

四、法院案例

(一) 商標使用於贈品︰智慧財產法院98年行商訴字202號判決(註7)

依商標法第6條規定(新修正商標法第5條)，商標之使用須具有行銷之目的，而所謂行銷目的，乃推行銷售商品或意圖銷售而推展商品之意，故將商標商品用於附隨銷售之贈與，具有促進銷售之功能，與銷售發生密切關係，應認具有行銷之目的，與單純之贈與有別，而應認為是商標之使用。故原告皮革相框實物係作為消費者使用其「誠品卡」刷卡購物之贈品，具有促進消費者刷「誠品卡」購物之功能，尚非單純之贈與乃具有行銷目的，應認係系爭「誠品」商標之使用。

(二) 刊登廣告並徵求產品經銷商︰智慧財產法院99年行商訴字113號判決(註8)

本案參加人為註冊第811244號「阿松007」商標之商標權人，指定使用於第14類「鐘錶、手錶」等商品，曾刊登包含「阿松007」商標圖樣、商標註冊號、指定使用「鐘錶、手錶」商品、公司名稱及徵求經銷商加盟之報紙廣告。法院認為此等為商標刊登廣告並徵求經銷商之行為，並非商標有效使用，理由為：

(1)、參加人刊登報紙廣告之內容與方式，僅係登載商標圖樣、註冊號、指定使用之商品及公司名稱，並附加「徵求經銷商加盟」之字樣，與一般業者為行銷商品，會將商標及某些特定商品之外觀或特徵以圖片或文字刊登廣告之交易習慣有別。

(2)、如事前無任何準備銷售行為，且嗣後亦未從事實際銷售行為，僅將註冊商標登載於報紙廣告，並附加「徵求經銷商」，顯然不符合商標使用須以行銷為目的，使相關消費者認識其為表彰該等商品或服務之商標、及符合商業交易習慣之要件。

(三) 電視廣告中帶過商品及商標︰智慧財產法院97年行商訴字110號判決

原告主張，自其提供有關註冊第915218號「INNER BEAUTY iB及圖」商標之影像廣告光碟中，廣告內容雖於右上角僅顯示IB膚立白，惟從廣告內容可見到商品之外包裝及瓶身外觀皆有系爭商標之標示，則依一般社會通念及市場交易情形，即可知其商品之品牌商標即為系爭商標。

法院認為，若以影像呈現商品廣告，產品之外包裝及瓶身皆於影片中一瞬間匆匆帶過，除非將畫面暫停實不易見，無法引起消費者之注意，且該外包裝及瓶身上所標示之圖樣尚包括位於上方且字體較大之「PURE WHITE 」設計文字，系爭商標則位於下方且字體較小，消費者亦無從確知其所廣告之「IB膚立白」品牌是否即指系爭商標，此外該廣告影片上並無日期之顯示，原告復未提出電視廣告託播時間表等相關證據以為佐證，無從知悉其實際使用日期，尚難證明於參加人申請廢止日前原告確有合法使用系爭商標之情事。

五、問題解說--代結語

最後，就本文首揭問題，試擬答如下：

1、 A商標：搭配公司年度促銷活動，在贈品上標示A商標，致贈客戶

依據新修正商標法第5條之規定，商標之使用，需以行銷為目的。復參考現行法院判決實務，應視該廠商主觀上有無行銷A商標商品之意思，如只是為了公司年度促銷活動，而發送標示A商標之贈品，則非A商標之有效使用。

2、 B商標：於水果日報刊登小幅廣告，標示B商標，並徵求產品經銷商

為商標刊登報紙廣告，是否可作為商標有效使用證據，需視廣告之型態、內容是否符合一般商業交易習慣。若該廠商所刊登之報紙廣告，僅刊載B商標名稱、指定之商品/服務、公司名稱等資訊，並提及徵求產品經銷商，依現行實務，有可能會被認定係為避免他人廢止所刻意刊登之使用廣告，而無法作為B商標之有效使用證據。該廠商需另外提供標有B商標、公司名稱、製造日期等資訊之商品實物、照片、型錄、價目表、宣傳單、銷售發票等資料，與報紙廣告相互搭配佐證，證明在他人提出未使用廢止前3年確有行銷B商標商品之事實，方可作為有效之使用證據。

3、 C商標：製作樣品，標示C商標，並將該樣品陳列於商展攤位，尋求商機

若該廠商僅製作標示C商標之樣品，陳列於商展攤位，但實際上並無銷售C商標商品之行為，一旦遭他人提出未使用廢止，亦無法提出其他使用證據，則無法作為C商標有使用之有效抗辯。惟若於商展期間，製作並發送標示C商標及商品的宣傳單，事後又接獲訂單，並上市銷售標示C商標商品，即使上市銷售時間點落在他人申請廢止日之後，則廢止日前展示陳列C商標樣品之行為，亦能作為使用證據。

4、 D商標：製作樣品，標示D商標，並將樣品銷售下游廠商甲、乙及路人丙

該廠商雖已有銷售標示D商標樣品予他人之行為，但依我國現行實務，對於商標有無使用之認定，漸趨嚴格，該廠商雖有實際銷售行為，但僅銷售D商標樣品予特定廠商甲、乙及路人丙，若該廠商未能提出其他使用證據，如商品型錄、價目表、銷售D商標商品予其他廠商之單據等，符合一般商業交易習慣之證據資料，仍有可能被認定此一銷售樣品予特定他人之行為，並非基於行銷目的，僅係為避免他人廢止而為的使用行為，因此無法作為D商標有效使用之證據。

5、 E商標：製作樣品，標示E商標，並在公司形象電視廣告中，利用運鏡手法，帶過該樣品及E商標

若僅於影像廣告中匆匆帶過標有E商標之樣品，非將畫面定格觀察無法確知商標名稱，無法引起消費者注意。依據現行實務，恐無法認定該廠商有行銷E商標樣品之目的，故仍需搭配其他證據，相互勾稽，作為有使用E商標之佐證。

從上開案例可知，實務上在判斷商標是否有效使用，需視商標權人可否將手頭上之使用證據善加組織運用。因此，專業之商標事務所多會盡提醒之義務，適時通知商標權人持續妥善保管商標使用證據，最好依年度保存數份，如發票、商品包裝、銷售明細表、商品型錄、參展資料、廣告宣傳資料等，若商標權人為國外廠商，則需留存如進出口報單、在台廣告宣傳資料、中文版商品型錄、商標商品於台灣地區之銷售憑證等，上開資料需顯示商標權人或其授權使用人、商標、商品及使用日期，方得作為有效使用證據，可作為將來遭他人申請廢止時之答辯資料。

若商標權人無法確定留存之商標使用資料，是否可作為有效使用證據，亦可連絡其專業商標事務所代為檢視，並參考其建議，調整日後使用註冊商標之方向，並妥為保存使用證據，以維護自身權益。

※ 註釋：

1.經濟部智慧財產局商標檢索系統(http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/index.jsp)，請利用申請人查詢功能，於申請人欄位中輸入「台灣電力股份有限公司」，即可獲知結果。

2.經濟部智慧財產局商標檢索系統(http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/index.jsp)，請利用申請人查詢功能，於申請人欄位中輸入「三麗鷗股份有限公司」，即可獲知結果。

3.請參見中華民國100年6月29日修正公布之商標法第57條第2項修正說明。

4.同上。

5.請參見中華民國100年6月29日修正公布之商標法第67條第2項修正說明。

6.請參見經濟部智慧財產局，「註冊商標使用之注意事項」，中華民國101年4月20日智商字第10115001130號函修正發布。

7.判決評釋請參閱，洪燕媺律師，「續從數則案例看商標法之「維權使用」」，刊載於2012年6月出刊之聖島國際智慧財產權實務報導。

8.同上。

回到標題

專利標的適格性與專利有效性之審理關聯 -由MySpace v. GraphOn Corp案談起-

蘇佳齡

壹、前言

關於商業方法與軟體專利是否具有可專利性，一直以來即備受爭議，其中，又以「專利法第101條專利標的適格性(patent-eligible subject matter)」之議題廣受討論，因其往往不免涉及到請求保護標的是否為「抽象概念」之認定，故於判斷上存在有一定的困難性。在一系列商業方法或軟體專利之判決例如Benson案、Flook案、Diehr案及最著名的Bilski案中，皆主要針對「專利標的適格性」之議題進行探討，並提出判斷原則及見解。其中，於Bilski案中，美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)整理並歸納出以「機器或轉換測試法(machine or transformation test)」為「專利標的是否適格」之判斷標準，惟，美國最高法院認為該標準僅是一判斷方法請求項是否符合第101條定義並提供重要線索的調查工具，而不是用於決定方法發明是否適格的唯一測試法，因此，現今在實務上仍無一套可以百分之百用來判斷「專利標的是否適格」的標準測試法。

本判決雖涉及商業方法專利，但在地方法院的終局判決(final judgment)中，是以專利法第102條新穎性及第103條進步性判決專利無效。然，上訴至CAFC時，不同意見法官卻認為應從「專利標的適格性」來開始審理，而不應先以第102條及第103條判斷其專利有效性，但CAFC最終仍維持地方法院的判決。以下即就本判決內容加以介紹，並且提出CAFC對「專利標的適格性」之審理見解。

貳、案件簡介

這是一件MySpace公司、Fox Audience Network公司及Craigslist公司 (以下簡稱MySpace)，與GraphOn公司(以下簡稱GraphOn)間的專利侵權訴訟案件，且由MySpace向加州北區地方法院提起簡易判決(summary judgment)，並請求地方法院判決GraphOn擁有的四個已公告的美國專利案(分別為6,324,538、6,850,940、7,028,034及7,269,591，以下簡稱系爭專利)無效。

系爭專利是涉及「一種允許使用者在電腦網路上建立、修改及搜尋資料庫記錄的方法及裝置」。系爭專利以美國專利第5,778,367號(以下簡稱¢367專利)做為基礎案並主張優先權，且該¢367專利是於1995年12月14日提出專利申請。

在1980年代早期，桌面軟體應用程式是完全地在單一電腦上執行，以至於使用者不容易分享文件或影像等資料。隨著用戶伺服器(client-server)應用程式的發展，可將資料保留在一伺服器中，且透過該伺服器，使用者可自由存取(access)並分享儲存在該伺服器中的資料。而在該伺服器中的資料是採以階層式(hierarchical)的方式儲存在一檔案系統中。然，該採階層式的資料儲存方式在搜尋或編寫上(writable)並不容易，繼而誕生了以關聯式(relational)儲存資料的方式。該關聯式的方式是將資料置於多重關連(multiple relations)中，經由識別欄位(identification field)來連結，以能快速地搜尋、儲存與編輯該資料。

惟，早期搜索引擎開發者是基於他們自己的判斷來編輯且分類每一清單，而非從使用者端來輸入。如此產生的清單常存在不當的分類或誤植，因此，系爭專利發明人透過建立一個系統企圖解決這些問題，該系統能夠讓使用者在電腦網路(如網際網路)上分類及建立自己的資料庫項目，並能夠用自己的文字及圖案建立資料庫項目，且能夠選擇或建立最佳匹配信息的可搜尋的種類。系爭專利係對此發明的各方面概念提出權利主張。

然而，在早於系爭專利所主張的優先權日之前，科羅拉多大學Oliver教授已開發出一種階層式佈告欄母體(The Mother of all Bulletin Board，以下簡稱MBB)。MBB是在1993年9月首先供大眾使用，此日期是早於系爭專利所申請的優先權日。MBB提供一透過使用者輸入來建立線上網際網路目錄的能力，而不需透過伺服站管理員或權限管理員的介入。運作MBB時，所有的項目會儲存在電腦的檔案系統中，且，相對於關聯式之資料儲存方式，MBB在其檔案系統中的資料是以階層式的方式加以儲存。

基於MBB的揭示，MySpace向地方法院提出專利無效的簡易判決請求，且主張系爭專利的所有申請專利範圍是可預期的或顯而易見的。地方法院基於MBB的揭示判決系爭專利的所有申請專利範圍是無效的，並做成終局判決。GraphOn隨即向CAFC提起上訴。

參、 CAFC認同地方法院對申請專利範圍、新穎性及進步性的見解

(1) CAFC對申請專利範圍的解讀

本案兩造就出現在系爭專利共73項申請專利範圍中之「資料庫（database）」用語的涵蓋範圍產生爭議。如果此「資料庫」用語是被理解為涵蓋各種不同類型的資料組織系統，且該等資料組織系統包括階層式及關聯式，則MBB可被視為先前技術，且教示出與系爭專利相同的基本方法，因此，基於第102條的可預見性(anticipation)或第103條的顯而易見性(obviousness)規定，系爭專利的所有申請專利範圍將是無效的。然而，相反地如果GraphOn所主張的「資料庫」只涵蓋關聯式，則MBB使系爭專利的所有申請專利範圍無效一事將不是如此明確，因為系爭專利將被理解為揭露及請求一種可完成實質上相同目的之不同設計的系統。

地方法院將「資料庫」解讀為「具有儲存及取回特定結構之資料的集合」，因此，該資料庫包括階層式及關聯式。但GraphOn主張，CAFC應該推翻地方法院對「資料庫」的解讀，且應重新定義並限制在「關聯式」。根據GraphOn的看法，申請專利範圍、發明說明(written description)及檔案歷史(file history)的描述或記載皆限制該「資料庫為關聯式」，因此，階層式的MBB不可作為先前技術。

在解讀系爭專利的申請專利範圍時，CAFC首先檢視系爭專利之發明說明內容，其申請專利範圍之用語本身普遍且慣用的意義，以及檢視其申請歷史檔案(prosecution history)。CAFC認為發明說明可視為了解申請專利範圍用語的技術意義之最佳來源，但來自於發明說明之某些部分的限制條件，諸如較佳實施例的詳細描述，在專利權人無明確意圖(clear intention)要藉以解讀的情形下，這些限制條件並不能被讀入申請專利範圍(註1)。

在關於申請專利範圍解讀的案例中，主要是採用兩種方式(註2)：(1)著重於專利中所揭露的發明，亦即，試著了解發明人發明了甚麼，然後選擇最符合發明的申請專利範圍含義；(2)著重於專利申請律師(prosecuting lawyer)在撰寫申請專利範圍的用語，再應用解讀的法定規則來推測申請專利範圍的含義。然而，選擇其中一種來解讀申請專利範圍是過於簡化的，更確切地說，兩者應是需互相配合的。因此，在解讀申請專利範圍時，應以「發明了甚麼(what was invented)」以及「實際上主張了甚麼(what exactly was claimed)」這兩個限制因素來加以考量。要確定「發明了甚麼」，需視整篇專利，特別是發明說明及申請專利範圍。而要確定「實際上主張了甚麼」，重點在於申請專利範圍的明確用語，而發明說明與較佳實施例則是了解這些用語的輔助依據。

在系爭專利的發明概要(summary of the invention)中，寬廣地描述「資料庫」為使用者項目的集合，且該使用者項目是以一個可搜尋及可取回的形式，被自動地收集、分類及儲存。然而，所有類型的資料庫，像是關聯式、階層式，或其他方式，皆是可搜尋及可取回的，因此，由該內容的揭示，並沒有任何說明得以將系爭專利之申請專利範圍中所述「資料庫」限制在「關聯式」。

再者，在系爭專利的發明背景(background of the invention)中，論述現有系統將「各種類型的資料庫(database of various kinds)」直接放置於網路上的限制，並且提出系爭專利中所述發明可克服現有系統的缺點。因此，在系爭專利中的申請專利範圍所用的「資料庫」用語可以包含在當時技術領域中的各種類型的資料庫。

GraphOn則主張在發明說明中使用的修飾詞「各種類型」，指的是各種類型的關聯式資料庫，而不是資料庫本身的結構。CAFC認同地方法院認為該說法並未被發明說明內文所支持的論點。舉例來說，在較佳實施例的詳細描述中敘述一種分類搜尋(category search)的搜尋方式，其中，分類是指在電腦記憶中以樹狀結構表示，使用者可以點選任一分類到下一階層，且亦可以點選任一項目以帶出該項目的小分頁(mini page)。相對於關聯式資料庫來看，此樹狀結構術語是與階層式資料庫更為一致。

儘管這個較佳實施例本身並沒有對這些申請專利範圍產生限制，然而，它的確教示發明人意圖主張其發明涵蓋各式資料庫特徵，包括了階層式資料庫。因為較佳實施例描述的特徵包含各式態樣的資料庫，且發明說明缺乏其應被限制在其中一種特定資料庫的清楚指示，因此，CAFC判決地方法院對系爭專利之申請專利範圍中的資料庫用語的解讀是合理的，且可被發明內容所支持。

(2) CAFC對新穎性與進步性的見解

即使地方法院已做出資料庫用語的解讀，但GraphOn爭論地方法院基於第102條或第103條對所有申請專利範圍做出無效的結論是錯誤的。GraphOn認為地方法院是以限制條件逐一比對的基礎(limitation-by-limitation basis)來分析申請專利範圍，而不是以整體(as a whole)來分析。惟，CAFC認為，既然所有的申請專利範圍均含有「資料庫」此一發明核心之共同要件，因此，CAFC判決地方法院對「資料庫」用語的分析是足以支持申請專利範圍無效之結論，亦即，系爭專利的申請專利範圍是可預見的或是顯而易見的。

肆、 CAFC就專利標的適格性的見解

如前所述，本案係依專利法第102及103條判決專利無效，然而不同意見的法官認為第101條專利標的適格性應是判斷專利有效性的先決問題，而不應先以第102條及第103條做判斷，此看法已被某些判例(註3)所支持。

CAFC表示，根據美國最高法院之先前見解，國會之立法意旨為專利法應該要被給予寬廣的範圍，然而，最高法院亦對「自然法則(laws of nature)」、「物理現象(physical phenomena)」及「抽象概念(abstract ideas)」這三種例外情形，以寬廣的用語建立專利保護標的之除外範圍(註4)。

惟，關於「抽象概念」認定及解釋，具有相當之困難(註5)，CAFC先前採用「機器或轉換測試法」之標準，此一標準雖提供較為具體且明確之判斷方法，然，並不被最高法院所認同，故「抽象概念」之解釋確有本質上之不確定性。

惟，國會已提供法院另一判斷判決專利有效性的明確途徑。在專利法第282條中說明，對於公告的專利，國會係建立一個專利有效性的推定，然涉及專利權之效力或侵害之訴訟可以專利要件(condition of patentability)及不符第112條充分揭露或第251條再領證之規定等等的理由，據以提出抗辯。其中，專利要件指的就是第102條(新穎性)及第103條(非顯而易見)的規定。在第102、103、112條規定中被用來判斷專利是否無效的具體標準，已在數個判例中(註6)，獲得明確且具體的解釋及運用。

因此，為了避免陷入第101條冗詞空話的困境中，法院應行使其訴訟指揮權並要求當事人於訴訟初始提出關於專利法第102條、第103條或第112條之無效抗辯。如此，即可不必涉入第101條法理學的困境。這可以使專利訴訟更加有效率，節省司法資源，也為專利權人及其市場上的競爭對手的利益帶來一定程度的確定性。

在某種意義上，專利法的第101條可類比為憲法的權利法案(the Bill of Rights)。權利法案是以最廣義的用語來設定公民法定權利的基本標準，例如正常法律程序(due process)、平等保護(equal protection)等。從專利法的上下文中可知，其第101條相似地用最寬廣的用語來敘述發明人可請求專利的法定保護標的，例如方法(process)、機器(machine)、製品(manufacture)，或物的組合(composition of matter)。CAFC依循最高法院之見解，即：「當可以用較窄、典型法定限制的理由來決定時，就不要用寬廣的憲法理由(broad constitutional grounds)去作決定」的政策。跟隨最高法院的帶領，當可以明確法條(如第102條、第103條及第112條)來決定案件時，法院則應避免觸及寬廣法規的解釋(如第101條)。尤其，採取如此審理方式，可防止訴訟被告濫用專利法第101條，使之成為專利侵權訴訟之例行式答辯策略，特別是在商業方法的訴訟上。

惟，如此是否表示「於侵權訴訟初始不能提出專利法第101條之無效抗辯？」，CAFC表示，答案是否定的。

舉例來說，在某些科技領域，特別是當自然法則或物理現象為爭議事項時，在效率考量下可指定先適用第101條來過濾，遂而提出專利標的適格性的法律問題。即便當該專利訴諸抽象的爭議時，例如商業方法的專利，假若它無疑是清楚的且令人信服的爭議，則於侵權訴訟過程也可以先提出第101條的爭議。然而，當此抽象的問題是以一般抽象用語呈現而具有解釋上之不確定性時，法院在審理流程上可以先擱置第101條的抗辯，且當事人可轉由提出第102條、第103條及第112條之專利無效抗辯理由，如此就當事人、地方法院及CAFC而言，就有機會達到可預期且可理解的結果。因此，CAFC決定採用國會所建議之符合第102及103條與否的問題來決定本案，並拒絕不同意見法官的建議，以免本案兩造與本案落入第101條法理學的困境。基於上述理由，CAFC確認地方法院准予訴訟專利無效之簡易判決。

伍、結論

於先前一系列關於商業方法或軟體專利之案例如Benson案、Flook案、Diehr案及Bilski案中，CAFC廣泛討論關於專利法第101條專利標的適格性之議題，並嘗試建立具體之判斷標準，惟最終不被最高法院所支持。CAFC於本案迴避專利適格性議題，而改以新穎性或進步性作為專利無效之認定依據，似有嘗試冷卻此議題熱度之意圖。惟，本判決雖以專利法第102條新穎性及第103條進步性判決專利無效，但於本判決文中，CAFC也說明在專利侵權訴訟中，如涉及自然法則、物理現象，或超出實際上任何抽象意義的抽象概念時，第101條之適格性問題仍不失為抗辯專利有效性的理由，也是法院判斷專利有效性的初步過濾門檻，然而，CAFC在不經意中也透露出要對專利標的適格性的認定給予一致且普遍的定義，事實上是存在有其困難性，因而建議法院在多數案件可要求當事人基於第102條、第103條及第112條的規定提出專利無效的抗辯理由，以期簡化訴訟過程，並產生較可預期且可理解的訴訟結果。基於上述，後續實務是否會以本判決做為基礎，而以第102條、第103條及第112條的認定，來迴避或取代實務上難以斷定之第101條的適格性問題，也是值得持續追蹤及注意。

※ 註釋：

1.見Teleflex, Inc. v. Ficosa North Am. Corp., 299 F.3d 1313, 1326 (Fed. Cir. 2002)。

2.見Brad Lyerla, Understand the Two Approaches to Claim Constructions, Managing Intellectual Property, November 2011, at 47.。

3.見Dealertrack, Inc. v. Huber, Nos. 2009-1566, 2009-1588, 2012 WL 164439, at *14 n.3 (Fed. Cir. Jan. 20, 2012) (“With all due respect, the dissent’s effort to define a more efficient judicial process, as laudable a goal as that may be, faces several obstacles. First, the Supreme Court characterizes patent eligibility under § 101 as a ‘threshold test.’ Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 3225 (2010)”); see also, Aristocrat Techs. Austl. PTY Ltd. v. Int’l Game Tech., 543 F.3d 657, 661 (Fed. Cir. 2008) (”It has long been understood that the Patent Act sets out the conditions for patentability in three sections: sections 101, 102, and 103.” (citing Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1 (1966))).

4.見Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 3225 (2010)。

5.As this court recently observed, “laws of nature and physical phenomena cannot be invented. Abstractness, however, has presented a different set of interpretive problems . . . .”, Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC, 657 F.3d 1323, 1326 (Fed. Cir. 2011)。

6.見Graham, 383 U.S. 1 (1966) (stating the framework for an objective analysis for determining obviousness under 35 U.S.C. § 103); Merck & Co., Inc. v. Teva Pharm. USA, Inc., 347 F.3d 1367, 1372 (Fed. Cir. 2003) (“An ‘anticipating’ reference must describe all of the elements and limitations of the claim in a single reference, and enable one of skill in the field of the invention to make and use the claimed invention.”); Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F. 3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2010) (en banc) (“the test for [written description] is whether the disclosure of the application relied upon reasonably conveys to those skilled in the art that the inventor had possession of the claimed subject matter as of the filing date.”); In re Wands, 858 F.2d 731, 737 (Fed. Cir. 1988) (listing “[f]actors to be considered in determining whether a disclosure would require undue experimentation” to assess compliance with the enablement requirement of 35 U.S.C. § 112); and Metabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings, 370 F.3d 1354, 1366, (Fed. Cir. 2004) (“The requirement to ‘distinctly’ claim [under 35 U.S.C. § 112 ¶ 2] means that the claim must have a meaning discernible to one of ordinary skill in the art when construed according to correct principles.”)。

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	十四卷八期 2012年8月出刊
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