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十四卷六期 2012年6月出刊 |
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國內廠商遭遇競爭者在外國提起智財侵權訴訟時，常因語言障礙、訴訟費用過高及訴訟文化差異等因素，以致未能應訴，從而在該外國遭判決敗訴確定，甚至被競爭者向台灣法院聲請承認與執行該外國法院確定判決。關於外國法院判決之承認與執行問題，本所劉法正律師於本刊2009年11月已撰有大作論述。至於該外國法院判決於該外國之執行問題，則為本篇研究之範圍。
一、 前言
二、 概說
三、 美國聯邦巡迴上訴法院Merial v. Cipla判決簡述
四、 結論...詳全文
我國商標法採註冊主義，申請人於申請註冊商標時，無須提出商標實際使用或其他表彰自己營業確具使用意思之證據。雖然如此，商標之保護仍著重在商標之使用，註冊商標如未使用，自無受商標法保護之必要，得依現行商標法第57條第1項第2款之規定廢止其註冊。再者，根據將於101年7月1日施行的新商標法第57條第2項規定，以商標之註冊違反第30條第1項第10款規定（即相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者），向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿3年者，應檢附於申請評定前3年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。由此足見，商標之使用不僅關乎商標註冊效力之存續，亦成為將來對他人註冊商標申請評定之前提要件，商標權人之使用證據的有無與保存日漸重要。日前，筆者曾為文整理數件案例，簡要介紹實務上對於商標法上維護權利之「使用」的認定標準。時至今日，隨著市場交易現況之變化，陸續出現數則新的法院判決值得觀察與注意。
一、 前言
二、 商標法「使用」的定義
三、 案例介紹
四、 觀察與評析...詳全文
台灣手工具製造商A公司在2011年10月遭美國競爭廠商B公司向美國科羅拉多州聯邦地方法院提起專利侵權訴訟。同年年底，B公司的起訴狀與美國法院應訴通知書透過快遞寄達到A公司。A公司認為自身在美國科羅拉多州境內既無關係企業或銷售點，亦無任何商業活動，且B公司之送達程序亦未符合台灣法律規定。因此，A公司決定不理會該美國訴訟。A公司既不應訴，B公司乃順利獲得以永久禁制令為核心內容的勝訴判決。A公司雖明瞭禁制令之內容，但若遵照辦理等同放棄美國市場，於是，A公司考慮採取幾種避險措施，包括：(1)架設屬地主義的防火牆，不直接出貨到美國，而採用為中國大陸某公司代工之方式間接出貨到美國；(2)另設立台灣公司C負責美國業務；(3)被控侵權產品亦予改換品牌、重新包裝。試問A公司上述策略能否奏效？又，假設B公司嗣後對A公司集團開啟藐視法庭程序時，A公司集團能提出何種抗辯？
一、前言
國內廠商遭遇競爭者在外國提起智財侵權訴訟時，常因語言障礙、訴訟費用過高及訴訟文化差異等因素，以致未能應訴，從而在該外國遭判決敗訴確定，甚至被競爭者向台灣法院聲請承認與執行該外國法院確定判決。關於外國法院判決之承認與執行問題，本所劉法正律師於本刊2009年11月已撰有大作論述(註1)。至於該外國法院判決於該外國之執行問題，則為本篇研究之範圍。 特別是，在國內廠商最常遭受專利侵權訴訟的美國法院中，當被告未應訴時，原告幾無例外都會聲請並順利取得法院逕行作成被告敗訴的缺席判決（暫譯，原文default judgment），而此種缺席判決通常以「永久禁制令（permanent injunction）」為核心內容。此時，該永久禁制令之效力範圍為何？被告若違反時會衍生何種法律程序？負擔何種法律責任？被告又是否可以在後續的法律程序中提出怎樣的抗辯來否定該確定判決的效力？這些問題亦經常縈繞於國內廠商之心中。適逢美國聯邦巡迴上訴法院在近期對Merial v. Cipla一案作成第二審判決(註2)，該案之事實饒富意趣，所觸及之問題層面亦復廣泛，正好可為吾人研究上述問題提供不少線索。此外，該案最主要之爭點，尚涉及美國聯邦法院於專利訴訟中取得被告對人管轄權的一種例外態樣，亦可做為筆者數篇介述對人管轄權拙作之補充(註3)。
二、 概說
在進入Merial案之前，似應先就該案出現的三個關鍵概念作一分析。
(一) 缺席判決與一造辯論判決
美國聯邦法院民事訴訟程序所謂default judgment（暫譯缺席判決），與台灣民事訴訟法第385條所謂一造辯論判決有所異同。
皆須以當事人業經合法送達為前提，此為同點，亦為當然之理。我國最高法院69年度台上字第3752號著有判例足資參照。又，智慧財產法院曾以97年度民專上字第15號第二審判決認定：法院開庭通知書若漏未註明應到時間、應到處所與期日種類，僅以通知書附件函文要求當事人於若干日期前提出書狀者，不能認為合法送達，且構成足以廢棄原一造辯論判決發回重審之訴訟程序重大瑕疵。
但，台灣民事訴訟法所規定之一造辯論判決，是為解決言詞辯論期日當事人一造不到場時訴訟程序如何進行與終結之問題。如果被告只是未依法院指定期限應訴答辯，而非不於言詞辯論到場，雖然法律與法院實務另有對治之道（例如民事訴訟法第273條、第276條、第268條之2參照、第280條第3項等規定），尚不符合一造辯論判決之要件，亦不致就此訴訟終結。美國聯邦民事規則（Federal Rules of Civil Procedure）(註4)第55條關於default judgment（暫譯缺席判決）之規定則無此限制，只要被告怠於答辯，即可啟動缺席判決；再結合同規則第12(A)(i)條規定可知：被告收受美國聯邦法院民事訴訟應訴通知書後，若未在21日內具狀答辯，原告即可聲請法院作成缺席判決逕判原告勝訴。
又，台灣民事訴訟法所規定之一造辯論判決，「仍須依據兩造已提出之全部訴訟資料而為判決，不僅不得因其不到場特別予以不利益之判決，以前已為辯論或證據調查，仍應斟酌，且更應斟酌其準備書狀之陳述，未到場人以前聲明之證據，其必要者並應調查之（民事訴訟法第385條第3項參照），此與前民事訴訟律所採缺席判決制度，對不到場之當事人應為不利之判決者，尚有不同。」，前大法官楊建華先生論述甚為明確。(註5)因此，縱使被告從未到庭又從未以書狀為任何聲明或陳述，智慧財產法院以原告未證明所稱被告產品構成侵權而作成一造辯論判決駁回原告起訴之案例，仍然存在（智財法院97年度民專訴字第16號判決參照）。但美國聯邦法院民事訴訟程序所謂default judgment應屬缺席判決性質（故本文譯為缺席判決），採用嚴格之辯論主義：法院原則上不再為證據調查或審酌訴訟資料，而逕依原告請求作成缺席判決。只有當法院本於司法裁量權之作用認為有必要調查證據、審酌訴訟資料時，才會額外開庭命原告說明。通常，這會發生在原告請求之金錢給付數額尚未具體特定或法院尚不能依其主張直接算定之情形（美國聯邦民事程序規則第55(b)條參照）。正因如此，原告聲請法院為缺席判決時，經常僅先請求法院核發相當於台灣專利法排除侵害聲明之永久禁制令，而暫不請求損害賠償金，蓋損害賠償金須另開程序進行算定（prove-up）不免節外生枝；如果原告首要目標是將被告驅逐於美國市場之外，則永久禁制令已屬足夠。
又，作成一造辯論判決或缺席判決之法院若無管轄權，得否成為廢棄該判決之事由，兩國情形亦有不同。依台灣民事訴訟法第452條第1項規定：第二審法院不得以第一審法院無管轄權而廢棄原判決；但違背專屬管轄規定者，不在此限。故依法律適用邏輯言，除專屬管轄事件外，縱使做成一造辯論判決之法院欠缺管轄權，此程序瑕疵仍可因判決而治癒。(註6)但美國之法律制度統一程度不及我國，不僅各州自有法律傳統，各聯邦巡迴法院亦然，或因如此，再加上缺席判決之要件較為寬鬆而其效果甚不利於被告，故美國聯邦法院普遍認為被告有權在後程序中抗辯先在之不利益缺席判決應依法院欠缺管轄權之瑕疵而予以廢棄。(註7)
(二) 永久禁制令
美國專利法第283條規定：法院可依據衡平法之原則（principles of equity），按照其認為適當之內容，核發禁制令以排除並防止專利權受到侵害。(註8)專利侵權訴訟之禁制令有兩種：暫時禁制令（或謂初期禁制令）與永久禁制令。前者與缺席判決較無關係，非本文討論範圍。至於核發永久禁制令之標準，自美國最高法院2006年eBay案判決之後已有所改變，請參見本所李佳怡於本刊2006年9月發表之大作(註9)，此不詳述。要言之，法院縱認定專利遭侵權，並不當然核發永久禁制令，仍應當審查衡平法上共通之四項要件；例如，倘若改課與被告向後持續發生之金錢給付義務更能符合公共利益與兩造利益衡平，則不核發永久禁制令便存在正當化基礎。
在台灣，原告本於專利法上侵害排除與侵害防止請求權（專利法第84條參照）可在民事訴訟上為類似美國永久禁制令之聲明。但兩者仍有差別。台灣專利訴訟實務，似基於有權利斯有救濟之法理，法院於認定專利遭侵害後，雖有限縮原告排除/防止侵害之聲明而為判決主文者，但尚未見全部駁回者。(註10)
(三) 確保永久禁制令執行力的藐視法庭程序
原告於美國專利侵權訴訟取得包含永久禁制令主文之確定勝訴判決後，若被告違反禁制令繼續侵權時，原告可以向原法院聲請針對原案件另開啟一藐視法庭程序（contempt of court proceeding）來尋求永久禁制令執行之滿足並給予被告處罰。從下文之介述可知，藐視法庭程序之裁判可包括如下內容：(1)核發予原告一範圍不小於原禁制令之新禁制令；(2)命不遵守原禁制令之人提出帳冊以利計算損害賠償金；(3)命不遵守原禁制令之人提出侵害物之明細並限期銷毀；(4)對不遵守原禁制令之人處以罰鍰。所謂「不遵守原禁制令之人」除原侵權訴訟之被告外，尚包括與其有積極共同行為（active in concert）之人，此涉及永久禁制令之主觀效力範圍，細節可留待下文說明。
原告於台灣專利侵權訴訟取得包含排除侵害主文之確定勝訴訟判決後，若被告繼續侵權，則理論上，原告可聲請法院強制執行。依強制執行法第129條規定，執行法院得對執行債務人即專利訴訟被告發出自動履行命令，其不履行時，得處以新台幣3萬元以上30萬元以下之怠金；其仍不履行時，得再處怠金或管收之；於必要時，執行債權人即專利訴訟之原告還可以該被告之費用，除去其行為之結果。但，上開規定在實務上存存適用難度。原因是：法院民事執行處只是法院的行政部門，不是審判單位，除非被告繼續進行之侵權行為明顯具有相同於前確定判決主文所特定之物質外觀（例如：繼續製造之侵權產品型號與主文特定排除之產品型號完全相同），否則民事執行處通常難以審查被告之其他後發行為（例如：被告改變產品外觀、包裝與型號但技術特徵不變）是否屬於再次侵權、是否違反判決主文課與之義務。智慧財產法院雖已成立數年，但尚未設定執行處，為辦理民事強制執行案例，只能囑託普通法院民事執行處代為執行，故上述問題並未因智財法院之設立而解決。當前實務，遇有違反確定判決主文繼續侵權者，似仍以另行起訴尋求救濟居多，無從以怠金或拘提管收促使被告履行義務。幸好隨著智慧財產法院之成立，上述類型案件之前後訴訟基本上都是智慧財產法院審理，被告改頭換面後之產品應難逃過專業法官與技審官之法眼。
三、 美國聯邦巡迴上訴法院Merial v. Cipla判決簡述
(一) 事實
本件爭議的法律程序分兩部分：原侵權訴訟、藐視法庭程序。原侵權訴訟之事實關係比較單純。原告Merial是賽諾菲（Sanofi）集團旗下公司，公司總部設於美國喬治亞州，是知名犬貓皮膚噴劑驅蚤藥「蚤不到」（Frontline）的品牌商，對「蚤不到」的核心藥物組合物fipronil及其醫藥用途享有美國第5,232,940號專利。Merial另研發出將fipronil與昆蟲生長調節劑（insect growth regulator）例如methoprene協同用藥之組合物（即所謂「蚤不到全效」，Frontline Plus）並對此取得美國第6,096,329號專利。
Cipla是印度孟買生技公司，在2007年11月遭Merial向美國喬治亞州中區聯邦地院（以下逕稱喬州法院）起訴。Merial主張Cipla所生產商品名稱為「Cipla Protektor (Plus)」之學名藥侵害上開兩號專利權，並主張Merial直接或與若干共同被告網路銷售商共同將該產品銷往美國。該侵權訴訟之被告皆未應訴。本此，喬州法院於2008年3月依Merial聲請逕以缺席判決認定專利有效且遭侵害並核發如下內容之永久禁制令並判決確定：
「Cipla暨任何與Cipla有積極共同行為（in active concert）並知悉此禁制令之自然人或實體，依此禁令今後不得從事任何侵害、導致或誘引侵害（causes or induces infringement）系爭‘940或‘329專利任何請求項之行為；侵權行為包括但不限於任何在美國生產、安排生產（have made）、使用、販賣、導致販賣、要約販賣、導致要約販賣、向美國進口或導致進口侵權產品之行為；侵權產品包括但不限於含有fipronil名為『Cipla Protektor』、含有fipronil與methoprene而名為『Cipla Protektor Plus』之獸醫藥品。」(註11)
上述侵權訴訟程序終結3年之後，Merial於2011年3月28日又向同一法院聲請開啟藐視法庭程序，主張Cipla在禁制令生效後生產的新學名藥「PetArmor Plus」違反禁制令關於排除對‘329專利侵權之部分（另‘940專利已因專利權到期失效故Merial未再主張）。不過，純依表相上看，Cipla於禁制令生效後並不直接將其新學名藥出貨至美國；新學名藥是經過頗為複雜的契約設計與商業安排才進入美國，並由一家由Merial公司前離職經理人於2004年設立的醫藥公司Velcera在美國銷售。但在從Cipla到Velcera的生產-銷售鏈的中間環節上，還有三家扮演類似白手套角色的公司涉入(註12)。新學名藥產品先由印度孟買出貨到杜拜，再由杜拜運往美國，其所有權也在以委託與轉委託製造契約所建立的法律關係中遞相移轉，所以不發生從Cipla到Velcera的所有權直接變動。貨款給付則在同一產銷鏈中反向遞回為之，所以也不發生從Velcera到Cipla的直接付款關係。
藐視法庭程序的被告一開始只有Cipla。但是Velcera為了確保商業利益不受影響，很快就參加訴訟而被Merial列為共同被告。藐視法庭程序進行非常快速，集中開庭調查證據數次之後，喬州法院在藐視法庭程序啟動後83天也就是2011年6月21日作成判決，確認禁制令違反之事實存在，並對Cipla與Velcera作成如上文簡述美國藐視法庭程序段落中提及之四項命令。
喬州法院在藐視法庭程序中作成的禁制令，其範圍比原侵權訴訟禁制令還廣。Velcera也被正式列名為禁制令的對象；任何Velcera參與研發、生產及(或)包裝的侵權產品，不問其商品名稱為何，Velcera都不能再美國販賣、導致販賣、要約販賣或導致要約販賣(註13)。Cipla與Velcera對藐視法庭程序第一審判決聲明不服而上訴。仍遭美國聯邦巡迴上訴法院於2012年5月31日判決駁回其上訴。以上就是本件爭議至今的基本事實。
(二) 主要爭點
在藐視法庭的一審及二審程序中，Velcera與Cipla採取了無事不爭的訴訟策略，因此形成了較多爭點。筆者整理如下：
1.原缺席判決是否違法而應廢棄？
(1) 原侵權訴訟程序中，喬州法院是否存在對被告Cipla取得對人管轄權（personal jurisdiction）之法律上原因？
1.喬州法院是否可依據美國聯邦民事程序規則第4(k)(2)條規定取得對人管轄權？
2.被告Cipla在藐視法庭之後程序中主張願意接受其他州所在的聯邦法院管轄，此項主張是否影響原侵權訴訟管轄權之判斷？
(2) 原侵權訴訟之起訴是否合法送達於被告Cipla？
2.原缺席判決若合法，藐視法庭程序中，喬州法院駁回被告等聲請停止訴訟之裁定是否合法？
3.原缺席判決若合法，其永久禁制令效力範圍為何？
(1) 新學名藥產品形式上既非原侵權訴訟之系爭產品，如何認定其為禁制令效力所及？
(2) Cipla關於新學名藥之行為都發生在美國境外，如何認定其違反禁制令？
(3) Velcera既非原侵權訴訟之被告，如何認定其違反禁制令？
4.原缺席判決如合法，藐視法庭程序中，喬州法院所核發的第二次永久禁制令是否合法（主要涉及eBay案的四個判斷標準的認定）？
美國喬州法院與聯邦巡迴上訴法院對Cipla與Velcera提出的每一項抗辯都認為無理由。因篇幅所限，本文下一段落只擬就上開第1(1)、2、3點作介紹。雖然第1(2)點之送達爭議與本題存在相當關聯性，而且原侵權訴訟中之起訴狀與應訴通知書是以快遞送達Cipla，此做法是否符合美國聯邦民事程序規則之送達規定而足以支持缺席判決之效力，應有探討空間。但是，因為Cipla與Velcera漏未在藐視法庭程序的第一審程序中主張原侵權訴訟的送達瑕疵，故因失權效之作用，第二審判決只以寥寥數語就駁回了這項程序抗辯。若未來因緣成熟，關於送達與美國侵權訴訟缺席判決之關係自當另文探討。
(三) 第二審判決之判斷
1. 關於對人管轄權
如前文所述，喬州法院缺席判決的合法性與效力必須建立在喬州法院在原侵權訴訟中曾對Cipla合法取得管轄權的基礎上。關於管轄權問題，原侵權訴訟有兩項事實值得注意。第一，原告Merial在起訴狀的管轄權說明欄中只主張喬州法院是因為被告Cipla與該州的實質接觸所以可依據該州的長臂法規（long-arm statute）對Cipla取得對人管轄權；除此之外，Merial並沒有就喬州法院取得對人管轄權的法律上原因提出任何其他主張。第二，喬州法院在藐視法庭程序中經由證據調查確認了Merial在起訴狀主張的管轄權聯繫其實並不存在：至少在原侵權訴訟起訴時Cipla既沒有在喬州設立任何關係企業或銷售據點，也沒有任何實質的、例常性的銷售行為。換言之，Cipla在原侵權訴訟中所提出的以喬州長臂法規做為法院對人管轄權基礎的主張並不成立。正是根據上述事實，Cipla在藐視法庭程序中提出了原侵權訴訟存在管轄權重大瑕疵的抗辯。
面對這個管轄難題，Merial為喬州法院找到的解套手段是美國聯邦民事程序規則第4(k)(2)條，這是一條關於對人管轄權的補充規定，第二審判決稱其為「美國聯邦的長臂法規」（federal long-arm statute）。關於此補充規定的基本內容，參照第二審判決可知如下：當原告基於美國聯邦法規而對外國被告起訴（例如美國專利權人對外國公司提起侵權訴訟），如果被告與美國整體（United States as a whole）之間已存在足夠聯繫關係，但是卻不能認為美國任何一州與被告之間存在足以讓該州法院取得對人管轄權的聯繫關係，這時，倘若訴訟確已合法送達被告，則在不違反美國憲法之正當法律程序原則的前提下，可以讓受訴法院（在本件爭議中就是原侵權訴訟的受訴法院喬州法院）取得管轄權(註14)。為便敘述，對此補充規定筆者暫以「聯邦長臂法規」稱之。
關於聯邦長臂法規在訴訟程序上的舉證責任，美國聯邦巡迴上訴法院在上述第二審判決中提出了以下幾項重要闡釋。第一，法院應不待原告主張亦不受原告主張之拘束，主動依職權調查有無聯邦長臂法規之適用。因此，就像在本件爭議的原侵權訴訟中所發生的，縱使原告沒有在該程序中請求法院適用聯邦長臂法規適用甚至還提出了不同的對人管轄權基礎，但這並不生影響。第二，縱使聯邦長臂法規未被第一審或前程序法院審酌，上訴審或後程序法院仍然可以而且應該依職權審酌之。因此，就像在本件爭議中發生的，雖然喬州法院只是在後來的藐視法庭程序中才因為Merial的主張而首次審酌聯邦長臂法規的適用問題，但這也不生影響。第三，當聯邦長臂法規之問題出現在訴訟程序中，而法院已經認定外國被告與美國整體之間存在足夠聯繫（例如在本件爭議中所發生的，Cipla曾向美國申請專利、曾向美國環保局聲請藥證、曾因其網路經銷商之訂單而向美國他州少量零星出貨）之後，舉證責任將轉換由外國被告負擔：除非外國被告能證明在受訴法院之外別有其他美國聯邦法院可以取得對人管轄權，否則，受訴法院既無從將案件移送至其他美國聯邦法院，就應該認定自身具有對人管轄權。第四，是否「別有其他美國聯邦法院可以取得對人管轄權」的判斷時點應該是定於原告起訴時。因此，就算外國被告在後程序中表示願意接受美國其他聯邦法院的管轄，亦不能認為它已憑此表示盡其反證的舉證責任；外國被告如果不能再加證明該其他法院在「原程序起訴時」可以合法取得管轄權，則可能被認為舉證不足導致抗辯不成立。
上述三點闡釋置入缺席判決的語境之後，很顯然對外國被告頗為不利。首先，原告不主張適用聯邦長臂法規、法院也因此不通知外國被告就聯邦長臂法規之適用疑義提出意見的情形，應該是很常見的。這時，外國被告除非熟悉美國聯邦程序法規，實在難以預見它會遭到聯邦長臂法規的拘束。其次，當外國被告在後程序中提出管轄權抗辯時，距離所謂「原程序起訴時」可能已經歷一段相當長的時間，而時間的經過通常導致舉證難度提高。綜上，選擇不應訴而遭受缺席判決的外國被告（例如本件的Cipla），就很可能在完全未預期的情況下被動地承擔兩項風險：在後程序（例如本件的藐視法庭程序）中提出欠缺對人管轄權抗辯時，不但必須對抗原未預期的聯邦長臂法規，而且還將面對原未預期的舉證責任與舉證難點(註15)。
本件爭議中，當藐視法庭程序開啟時，距離原程序缺席判決之作成已有4年之久，原侵權訴訟起訴時縱使曾經存在一些足以證明Cipla應受其他美國其他聯邦法院管轄的證據，在4年之後也多已滅失或不易使用。Cipla雖然成功破壞了喬州法院本身對它的管轄權，並且主張「現在」願意接受伊利諾州法院的管轄，卻仍然因為提不出足夠的證據來證明它在原程序起訴時已經和伊利諾州建立了實質聯繫，而遭到美國喬州法院與聯邦巡迴上訴法院判定管轄權抗辯不成立。
2. 關於永久禁制令的主、客觀效力範圍
整理本件藐視法庭程序的第二審判決理由，吾人可將美國專利侵權訴訟永久禁制令、特別是缺席判決的永久禁制令的效力範圍整理出如下。
首先，關於禁制令的主觀效力範圍，有兩點值得注意。第一，第三人若與侵權禁制令相對人具有法律上的一體性（legally identified）就一樣受禁制令效力所及。因此，假設A公司遭受禁制令後另成立B公司出貨，B公司很可能被法院認定為也違反禁制令而應受藐視法庭的制裁。第二，第三人如果知悉侵權禁制令之存在而仍然依故意藉由積極共同行為協助禁制令相對人去違反禁制令，則此第三人也會受到藐視法庭的制裁。必須留意的是，所謂存在積極共同行為（active concert）之第三人的範圍必須實質認定，而不能囿於形式上的商業安排或契約設計。因此，正如本件爭議所發生的情形，Velcera雖然並非原缺席判決禁制令的相對人，更非原侵權訴訟的被告，甚至還設立或透過數家公司建置了好幾道自己與Cipla之間的法律防火牆，但是只要Velcera被證明出來確實知悉禁制令之存在又對其行為結果將違反禁制令具有故意，此一防火牆在藐視法庭程序中立刻化為烏有。正如喬州法院所說：「再怎麼聰明的律師也掩飾不了狡獪行為的真相，就算找來再多的人來刷洗Cipla在系爭產品上留下的指紋也是徒勞」(註16)。
至於侵權禁制令的客觀效力範圍，依美國聯邦巡迴上訴法院第二審判決的見解，亦有兩點值得注意。第一，如果侵權禁制令的內容排除了指涉美國專利法第271(b)條誘引侵權（inducing infringement）的行為（例如本件爭議中原缺席判決的禁制令記載Cipla不得「導致或誘引侵害」(causes or induces infringement)），那麼至少針對這些誘引侵權行為而言禁制令就會發生域外效力。理由是：域外行為本來在實體法上就能構成誘引侵權責任。秉此，雖然Cipla的研發製造與出貨受款行為全發生於印度，仍然無解於其遭認定為以誘引侵權違反原缺席判決禁制令的不利結果。
第二，藐視法庭程序對於侵權禁制令執行力的保障，並不限於原侵權訴訟中的系爭侵權物。如果被禁制人不過是把原侵權物加以喬裝改扮（colorably different）但改裝後的產品仍然構成侵權，這時一樣會遭到藐視法庭的制裁。Cipla與Velcera的情形正是如此，喬州法院認為它們所推出的新學名藥產品「PetArmor Plus」只是原產品「Cipla Protektor Plus」的喬裝改扮，因此仍然判定它們違反禁制令而且藐視法庭(註17)。值得留意的是本件藐視法庭程序沒有陪審團參與，因此程序特別迅速。
3. 關於停止訴訟程序
本件聲請停止訴訟的爭點是被Velcera技術性製造出來的，有必要稍加補充說明有關事實。在Merial於2011年3月聲請開啟藐視法庭程序之前，Velcera集團已經先於同年2月向美國德拉瓦州聯邦地院對Merial是起了確認不侵權訴訟。然後，在藐視法庭程序上，Velcera就以主要爭點相同為由聲請喬州法院停止訴訟等待德拉瓦州法院作成判決以免裁判歧異並節省訴訟資源。喬州法院不停止訴訟的理由是：雖然美國聯邦法院系統存在讓後訴法院尊重先訴法院而停止訴訟的習慣，但後訴法院並無義務停止訴訟，況且藐視法庭程序與確認不侵權訴訟並非同一事件，主要爭點亦不相同。美國聯邦巡迴上訴法院接受了這個見解。
從審判心理的觀點觀察，藐視法庭程序主要目的之一應是維護司法尊嚴，既然如此，吾人實在難以期待尊嚴已經受到傷害的喬州法院會准許Velcera集團的技術性停止訴訟抗辯、會坐任藐視法庭程序遭到懸置甚至架空。另一值得觀察之點是Velcera在德拉瓦州起訴的策略也落空了：在喬州法院於2011年6月21日做成藐視法庭第一審判決的43天之後，德拉瓦州聯邦地院也在同年8月3日以爭議業經喬州法院解決為由駁回訴訟。
四、 結論
美國聯邦巡迴上訴法院在近期的Merial v. Cipla一案的第二審判決中，對於專利侵權訴訟缺席判決禁制令的衍生問題，特別是藐視法庭與聯邦長臂法規的認定標準，做了多方面闡釋。綜合上文介述的內容，吾人可以整理出下列觀察與預測供讀者分享：
(一) 被告如果對美國專利權訴訟採取不應訴之消極策略，非常可能會收到以永久禁制令為核心的缺席判決。
(二) 承上，由於缺席判決既判力的作用，被告在後程序不得再抗辯專利無效或主張原產品不侵權。
(三) 承(一)，外國廠商做為被告，如果既不應訴，又不抗辯美國法院欠缺管轄權，並且任憑法院作成缺席判決，那麼要在後程序中主張缺席判決因為欠缺對人管轄權而應被撤銷，其難度在Merial v. Cipla一案後已經提高。被告只是主張願意接受另一美國聯邦法院的管轄可能無濟於事（除非Cipla繼續上訴並經最高法院受理而翻案）。
(四) 以後專利侵權訴訟之原告在對外國被告起訴時增列聯邦長臂法規做為法院取得對人管轄權基礎的做法，可能會增加。外國被告若發現起訴狀有此記載，則積極應訴或至少提出管轄權抗辯的必要性可能會提高。
(五) 以後專利侵權訴訟之原告請求美國法院在永久禁制令中明載排除誘引侵權之情形可能會增加。
(六) 美國法院會實質審酌永久禁制令的效力範圍。被告如果只是變更出貨主體、或將被控侵權品外觀簡單改變、或透過第三人出貨至美國，可能仍然會被認為藐視法庭而受裁罰，不可不慎。
※ 註釋：
1.劉法正律師，〈外國法院之承認與執行〉，本刊2009年11月。見於：http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=385&stat=y。
2.Merial Ltd. v. Cipla Ltd., 2011-1471 (Fed. Cir. May 31, 2012). 判決全文請見： http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1471-1472.pdf。
3.張東揚，〈美國專利訴訟中之對人管轄權〉，本刊2008年2月；〈從Radio Systems v. Accession案簡述美國確認專利不侵權訴訟的對人管轄權問題〉，本刊2011年7月。
4.美國聯邦民事規則，可見於：http://www.law.cornell.edu/rules/frcp。
5.楊建華前大法官，《民事訴訟法要論》，三民書局，民國83年4月出版，第302-303頁。
6.另參見：楊建華前大法官，《民事訴訟法要論》，三民書局，民國83年4月出版，第375-376頁：「訴訟事件之管轄，乃法院相互相事務分配事項，由何一法院管轄，在法律制度統一之我國(憲法107條第3款、第4款)，其判決結果理論上應屬相同。故事件經第一審法院判決後，縱令其管轄錯誤…亦不必再將第一審判決廢棄，…(否則)有失訴訟經濟原則。」。又，智慧財產法院對於智慧財產事件並非取得一般所謂專屬管轄權，而是優先的管轄權。因此，倘若某一地方法院無取得管轄權事由，但仍對智慧財產民事訴訟作成一造辯論判決，上訴審似難形成廢棄該判決之空間。
7.參見美國最高法院1982年作成之Ins. Corp of Ireland, Ltd. v. Compagnie des Bauxites de Guinee一案中之名言：“A defendant is always free to ignore the judicial proceedings, risk a default judgment, and then challenge that judgment on jurisdictional grounds in a collateral proceeding.” Ins. Corp of Ireland, Ltd. v. Compagnie des Bauxites de Guinee, 456 U.S. 694, 706 (1982). 另可參見美國法學會(American Law Institute)編纂的《美國判決第二次重述》（Restatement (Second) of Judgments）第65章之相關評述。
8.原文：“The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”
9.李佳怡，〈由eBay v. MercExchange案論美國禁制令核發標準〉，本刊2006年9月；見於：http://192.192.10.1/ip_report/IPR_200609.htm#a01。
10.但對於略相當於美國暫時禁制令之「定暫時狀態處分」的核發標準，依智慧財產案件審理細則第37條第3項規定：法院「就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響」，與美國eBay案的四項標準相比，有三項重疊。所不同者，所謂「原告勝訴可能性」不存在（也不可能存在於）eBay案之四項標準中，而eBay案四項標準中所謂「金錢給付替代性」之考量點也不存在於台灣定暫時狀態處分的判斷標準中。
11.抄錄自CAFC的第二審判決，其原文為：「[Cipla], as well as those persons and entities in active concert with [Cipla] who have notice of this order, are herewith permanently enjoined from committing any act that infringes or causes or induces infringement of any claim of the ’940 or ’329 patents, including but not limited to making, hav-ing made, using, causing to be used, selling, caus-ing to be sold, offering for sale, and causing to be offered for sale in the United States, and import-ing and causing to be imported into the United States, any product that infringes any claim of the ’940 or ’329 patents, including but not limited to the veterinary products denominated CIPLA PROTEKTOR that contain fipronil and the products denominated CIPLA PROTEKTOR PLUS that contain fipronil and methoprene.」
12.主要涉入的公司是：(1)Velcera的全資子公司A、(2)英國公司B、(3)由B公司唯二董事之一設立的愛爾蘭公司C（為便讀者閱讀，因此生產鏈中節環節公司只寫代號）。A公司的角色類似Velcera的白手套，為其處理一切關於系爭新學名藥之業務。契約設計上，A公司一方面與B公司簽定委託研發藥品契約，B公司再轉委託Cipla進行藥品研發並對A公司授權銷售；A公司另一方面又與C公司成立委託製造契約，C公司再轉委託Cipla代工生產。判決雖未記載，但各個契約都應該存在上游對下游的擔保責任條款（indemnity）。另外，Velcera甚至還成立了一家負責處理新學名藥取得美國環境保護局許可相關業務的公司。
13.喬州法院藐視法庭程序的第一審判決全文請見：http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-gamd-3_07-cv-00125/pdf/USCOURTS-gamd-3_07-cv-00125-0.pdf
14.美國聯邦民事規則第4(k)(2)條原文： “Federal Claim Outside State-Court Jurisdiction. For a claim that arises under federal law, serving a summons or filing a waiver of service establishes personal jurisdiction over a defendant if: (A) the defendant is not subject to jurisdiction in any state's courts of general jurisdiction; and (B) exercising jurisdiction is consistent with the United States Constitution and laws.”
15.美國聯邦巡迴上訴法院的法官Circuit Judge Alvin Schall正是由於保障被告的信賴起見，提出了不同意見書，認為在本件的事實背景下，如果被告在後程序自願接受美國其他聯邦法院的管轄，應該優先由該法院取得管轄權。
16.原文：“Clever lawyers cannot shield the true substance of the contumacious conduct, no matter how many different entities attempt to launder Cipla’s fingerprints off the product.”
17.兩種學名藥產品被認定為基本同一而且新學名藥產品構成侵權的重要原因之一是：Velcera向美國環保局聲請新學名藥產品藥證請領加速審查程序時，提出了Cipla所制作的藥物成份文件，並且主張其成份配比與Merial的Frontline Plus實質相同。若換成其他電子產品，藐視法庭程序可能不會如此迅速。
一、 前言
我國商標法採註冊主義，申請人於申請註冊商標時，無須提出商標實際使用或其他表彰自己營業確具使用意思之證據。雖然如此，商標之保護仍著重在商標之使用，註冊商標如未使用，自無受商標法保護之必要，得依現行商標法第57條第1項第2款之規定廢止其註冊。再者，根據將於101年7月1日施行的新商標法第57條第2項規定，以商標之註冊違反第30條第1項第10款規定（即相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者），向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿3年者，應檢附於申請評定前3年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。由此足見，商標之使用不僅關乎商標註冊效力之存續，亦成為將來對他人註冊商標申請評定之前提要件，商標權人之使用證據的有無與保存日漸重要。日前，筆者曾為文整理數件案例，簡要介紹實務上對於商標法上維護權利之「使用」的認定標準(註1)。時至今日，隨著市場交易現況之變化，陸續出現數則新的法院判決值得觀察與注意。
二、 商標法「使用」的定義：
我國商標法第6條規定，本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。此外，同法第59條第3項另規定，商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣。再者，根據智慧財產局頒「註冊商標使用之注意事項」，所謂商標之使用，至少必須符合以下2要件，即（1）使用人主觀上必須有為行銷目的，以及（2）其使用在客觀上必須足以使相關消費者認識它是商標。
三、 案例介紹
(一) 徵求經銷商之廣告可否作為商標的使用證據：
在註冊第811244號「阿松007」商標廢止案中，商標權人提出廢止申請日前3年內5則的報紙廣告作為使用證據。該等廣告刊載商標、註冊號數、指定使用商品、商標權人名稱以及「徵求經銷商加盟」字樣。案經智慧財產法院審查後，認為該等廣告中的商標、註冊號數、指定使用商品、商標權人名稱予人印象僅在單純標示其獲准註冊之各項商標及其指定使用之商品，與一般商業交易習慣，業者為吸引消費者注意或購買欲望，將商標及某些商品之外觀或特徵等以圖片或文字刊登於報紙，以行銷該商品者顯然有別。由於別無銷售註冊商標商品之字樣，僅另列有「徵求經銷商」，就文義而言，其廣告目的僅在徵求經銷商，而非在行銷註冊商標商品。上開報紙廣告不足認定商標權人有行銷註冊商標商品之事實。因此，智慧財產法院認為前開廣告不符合商標法第6條所定義之商標使用，上開註冊商標遂遭廢止確定(註2)。
(二) 徵才廣告可否作為商標的使用證據：
在註冊第547717號「仙韻秀JM EST」商標廢止案中，商標權人提出廢止申請日前3年內3則的徵才的報紙廣告作為使用證據。該等廣告除有徵才之相關資訊，另載有註冊商標圖樣與「日本JSM SHU 潔顏油日本進口」字樣。案經智慧財產法院審查後，認為廣告內容如僅刊載徵求者、擬徵求之職務名稱、擔任職務所應具條件及工作福利等單純的徵才廣告，由於不具行銷商品或服務之目的，自難認為屬商標使用之態樣。惟如果徵才廣告之刊登復兼具行銷商品之目的，而另將商品或服務、商標圖樣刊載於該等徵才廣告中，致求職者或一般消費者於閱覽該則廣告時，除客觀上足以認識該廣告係作為徵才之用外，亦能認識廣告中的商標圖案係為表彰特定商品或服務來源之識別標示者，該等廣告上之商標應已符合商標使用之態樣。本案中，商標權人提出的徵才廣告，除有徵才之資訊外，另有與其他徵才廣告所沒有的註冊商標圖樣與商品名稱「JSM SHU 潔顏油」、商品來源「日本進口」字樣。依社會一般通念，除認識該等廣告具徵才目的外，亦足以認識廣告上之註冊商標圖樣所表彰的「JSM SHU 潔顏油」商品係商標權人自日本進口之來源識別標示，並同時具有行銷該商品之意思。該等廣告之內容字符合商標使用態樣(註3)。
(三) 未標示註冊商標指定使用商品之廣告：
在指定使用於眼鏡、太陽眼鏡等商品的註冊第932980號「Chrome Hearts plus the horse Design」商標廢止案中，商標權人提出廢止申請日前3年內數則台灣雜誌廣告作為使用證據。該等廣告雖標示有註冊商標圖樣，但僅刊登項鍊、手環及皮帶扣環商品，未見有註冊商標所指定之眼鏡、太陽眼鏡等商品。案經智慧財產法院審理後認為，上開廣告縱有標示商標圖樣，但無指定使用商品眼鏡、太陽眼鏡等，難謂有行銷本件註冊商標於指定使用商品之事實，無從證明商標權人使用註冊商標，而遭廢止確定(註4)。
(四) 境外媒體刊登之廣告：
在註冊第932980號「Chrome Hearts plus the horse Design」商標廢止案中，商標權人提出廢止申請日前3年內乙則列有香港地區地址電話之廣告以及數則日本雜誌廣告作為在台灣的使用證據。案經智慧財產法院審理後認為，商標法第6條之行銷，應指向市場銷售作為商業交易之意而行銷之地域，參酌商標法係國內法以及採屬地主義之精神，應指我國領域內之地域而言。本案中，商標權人所提出之前開二項廣告，前者列有香港地區之地址電話，顯為商標權人於香港地區所刊載之廣告；至於後者，即使該等日文雜誌確實有在我國境內販售，惟此等雜誌均記載日文，足見應係於日本地區發行，而為商標權人於日本行銷其商品之廣告品。法院認為縱由第三人將上開雜誌進口至國內銷售，亦難認係商標權人於國內行銷使用註冊商標而不符合商標使用之態樣，從而認定商標權人未使用商標(註5)。
(五) 贈品與商標使用：
根據智慧財產局頒「註冊商標使用之注意事項」，在贈品上標示商標是不是註冊商標的使用，需視使用人標示商標的行為在主觀上是否有以行銷商品為目的，在商業交易過程中，真實使用商標，而且使用商標的結果在客觀上有使相關消費者認識它是使用人所銷售商品的商標。
在指定使用在手錶商品的註冊第811244號「阿松007」商標廢止案中，商標權人提出兌換手錶活動DM、營業場所現場照片與標示註冊商標之手錶實品作為使用證據。智慧財產法院審理後認為，做為贈品之物雖可以直接銷售，但不能因為有贈品於市場出現，即推定已於市面上有直接銷售行為。觀商標權人提出的兌換手錶活動DM內容以及商標權人未能提出銷售手錶之證據，益證手錶僅係單純促銷之贈品，無從認定商標權人使用註冊商標於手錶商品之事實(註6)。
另於指定使用在相框等商品註冊第891143號商標廢止案中，商標權人提出舉辦「框住2007的片刻」活動的宣傳單、網頁資料與標示註冊商標圖樣的相框實品作為使用證據。案經智慧財產法院審理後認為。商標法第6條所謂行銷目的，乃指行銷售商品或意圖銷售而推展商品之意，故將商品用於附隨銷售之贈與，具有促進銷售之功能，與銷售發生密切關係，應具有行銷目的，與單純之贈與有別，應認為是商標之使用。本案中，商標權人提出的相框實品系做為消費者使用「誠品卡」刷卡購物之贈品，具有促進消費者刷「誠品卡」購物之功能。而在活動期間，凡刷「誠品卡」符合一定條件者即附送誠品相框，乃具有行銷目的，應認係註冊商標之使用(註7)。
四、 觀察與評析
實務上，當商標申請案於審查時遇到有相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標的引證障礙時，除爭執併存註冊無混淆誤認之虞外，商標申請人往往會對已註冊3年之引證商標申請未使用廢止，以克服引證障礙。而由智慧財產法院的判決可以看出，法院審查維護商標權之使用證據時，不再只看使用資料上有無商標圖樣、商標或服務、商標權人、日期等論究是否使用，而是回歸商標法第6條之定義、第59條第3項符合商業交易習慣之規定，以及使用人主觀上需有行銷目的、客觀上使相關消費者認識它是商標，就商標權人提出的使用資料綜合判斷。
因此，縱使是性質同樣的使用資料，法院個案認定有無使用時，仍分別從商業交易習慣審理。例如上開徵求經銷商廣告與徵才廣告，同樣標示有商標圖樣與商品，同樣另有徵求經銷商或徵才的目的，但因廣告內容所使用的描述不同，消費者從中認知的訊息有異，而有商標有無使用的差別認定。
另外，法院以廣告上有無標示商標圖樣的商品圖片作為使用之有無認定。此番推理雖非無理，但恐與交易市場現況有別。事實上，廣告所呈現的態樣多由行銷人員與廣告公司合作，其以吸引消費者目光達到宣傳目的為要，不見得會將標示商標的商品清楚地展現在廣告中。當然，本案可能是因為商標權人所提出的各式使用資料無法勾稽出使用的事實，所以法院才會逐一陳述理由駁斥其使用資料的適法性。
至於法院認為廣告之媒體發行地區需限於台灣，即使是外文媒體，縱在台灣發行或販售，也可能會因為其主要閱讀者位於外國地區而非台灣，而被認為刊登其中的廣告所欲行銷者是在國外，而非在國內。不過此等認定恐怕有待觀察。事實上，台灣市場日漸國際化，位在我國的消費者非僅閱聽本國媒體，仍有大量的外文媒體在我國境內發行與播送。如果限制僅有在本國媒體刊登的廣告才符合在我國行銷註冊商標者，對於跨國使用的商標權人將有不利影響。
最後關於贈品能否作為商標使用的證據，前開誠品案件顯然與過去類似案件的見解不同（例如前開註冊第811244號「阿松007」商標廢止案件以及台北高等行政法院96訴字第80號審理註冊第924016號「心靈SOUL」商標廢止案件）。此3個案就皆非單純贈與被廢止商標之商品，而是為促銷某種商業活動（如刷誠品卡）或商品（如檳榔或彈性造型定型液、護髮霜）所贈與之贈品。但是在誠品廢止案中，法院並沒有釐清贈品的發送係為「刷誠品卡」的商業行為而行銷，或是為「誠品相框」商品而行銷。事實上，由於商業行為日益複雜，各種行銷手段已非單純。例如常見的便利商店所推出的各式消費集點換取標示註冊商標之商品（例如Hello Kitty項鍊或玩偶等）的活動，從商標權人之角度來看，除行銷零售服務外，主觀上有無為標示於贈品的商標權人（例如Hello Kitty的商標權人三麗鷗公司）一併行銷贈品也非無疑問。因此，將來遇到贈品是否為商標使用的爭議時，仍需法院多加闡述意見釐清。
筆者從上開判決中摘錄法院對於特定使用資料所為之審查意見，但非謂此等抽象的歸納即有拘束他案的效力。尤其個案中商標權人所提出的使用證據態樣萬千，縱有些微差異，在交易過程中商標權人所欲賦予的意義與消費者所認知的訊息可能差之千里。但從法院的論理過程，仍可以看出其中脈絡與邏輯，尤其，商標權人未能實際在我國市場販售商品或服務，但仍有保留其商標權並行銷之意圖者，上開判決對於如何保存有效維護商標權的使用資料，仍有極大的參考價值。
※註釋：
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