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十三卷十期 2011年10月出刊 |
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十三卷十期 2011年10月出刊 |
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衍生著作保護為我國著作權實務之爭議問題，特別是衍生著作之取得要件是否應以其係合法使用原著作權為前提，向為論者所爭議，本文以下擬自美國法之觀點出發，期望自比較法之視角，為我國衍生著作之爭議提供新的認識或啟發。
基上認識，本文將先簡述美國著作權法中有關衍生著作之概念與其相關實務見解；其次，再以美國法之若干觀點作為比較基礎，審視我國目前對於衍生著作解釋與適用之現況；最後，則是嘗試提出本文的觀點。
一、 前言
二、 美國法之觀點
三、 代結論－台灣法律現況之評析...詳全文
國內現行之商標法係在民國九十二年修正並施行的版本，施行迄今已有多年，為因應現代商業型態的多元化以及迎合國際商標法令之趨勢，我國商標主管機關－經濟部智慧財產局乃於民國九十六年十一月起即開始研擬修正商標法條文，最後立法院終於在民國一百年五月三十一日三讀通過行政院函請審議之「商標法修正草案」。由於這次通過修正的內容涉及多項制度變革，許多相關配套措施，包括商標法施行細則、海關執行商標權保護措施、提供侵權資訊及調借貨樣實施辦法、標示原產地為台灣製造之證明標章辦法等相關子法、審查基準、申請書表及電腦資訊系統修正，仍須有相當的準備時間才能完備，因此，新商標法施行日期將由行政院待相關配套措施研擬修訂完成後再另行公告，本文之目的即在為使各界能在新法施行前，就能充分瞭解及適應修正後之制度運作，在此就此次商標修法之內容作一簡析，以便對未來施行的商標制度有所瞭解。
一、 前言
二、 修法內容
三、 結論...詳全文
一、 前言
衍生著作保護為我國著作權實務之爭議問題，特別是衍生著作之取得要件是否應以其係合法使用原著作權為前提，向為論者所爭議，本文以下擬自美國法之觀點出發，期望自比較法之視角，為我國衍生著作之爭議提供新的認識或啟發。
基上認識，本文將先簡述美國著作權法中有關衍生著作之概念與其相關實務見解；其次，再以美國法之若干觀點作為比較基礎，審視我國目前對於衍生著作解釋與適用之現況；最後，則是嘗試提出本文的觀點。
二、 美國法之觀點
(一) 何謂衍生著作
依照美國著作權法之規定，衍生著作(Derivative Work)係指一衍生自單一或複數既有著作之創作，其可能表現之形式有多種，例如翻譯、音樂編排、戲劇化、小說化、影片化、錄音、藝術重製(art reproduction)、刪節、濃縮、或任何其他將著作重鑄、改變、或調整之創作；申言之，一創作對原著作為編輯、改作、註釋、說明或其他修飾，而該等調整整體觀之表現一具原創性之創作性，即可稱為衍生著作(註1)。
根據美國著作權法之規定，是否就特定原著作準備衍生著作之創作活動亦為該原著作權人之專屬權利(註2)，因此，倘欲對一既有著作，例如小說，將之改作成為電影，則該改編之創作人原則上必須取得擁有該小說著作權之人之同意，否則，該改作之行為本身即屬對著作權人之侵害。又，衍生著作之著作權保護僅及於改作人之獨立創作範圍，亦即限於非利用且獨立於原著作之部分，對於原著作之著作權不生任何影響(註3)。因此，法院或稱衍生著作僅有一相對稀薄(thin)的著作權，因為衍生著作權僅及於創作人於衍生著作中新添的創意部分(註4)。
(二) 衍生著作之要件
對於衍生著作之要件，於美國實務一般而言須討論下列幾個問題：
1. 原創性(Originality)
原創性乃取得著作權保護之前提要件(註5)。針對著作權之原創性，目前普遍的見解是：原創性之要求並非一嚴苛的門檻，所謂原創性係意指該著作乃其作者獨立完成，且至少具備一最低程度之創意於其中(註6)；申言之，只要該著作內容並非一單純複製既有著作之成果，且其內容－自相對寬鬆(modest)、低階(low threshold)的角度觀察－展現一最低程度之創意，則該著作即可滿足原創性之要求而取得著作權之保護(註7)。
衍生著作既為著作之一類型，自亦須滿足原創性之要求。惟有疑義者，乃於衍生著作之場合，其原創性之要求是否應較一般著作為嚴苛。於第七巡迴上訴法院法官Posner於Gracen v. Bradford Exch.案中認為自妨害訴訟侵擾(potential harassment)、權利劃分困難之觀點出發，認為倘若對衍生著作之認定過於寬鬆，將不利於原著作之利用，甚至有害於著作之創作活動(註8)。例如某A針對蒙娜麗莎的原作進行「輕微」的改作，就其作品取得衍生著作權，而某B則是「重製」蒙娜麗莎的原作，在此背景設定下，對於A的衍生著作要求越低，則A的改作、原作與B的重製品就越難彼此區分，而造成是否侵權之認定困難，倘若A告B，承審法院將很難決定B到底是重製原作(合法)，還是重製A的改作(註9)；同樣，倘若此種訴訟持續發生，亦將不利於原著作(蒙娜麗莎)之利用，因為第三人(即B)將不知到底有無侵害他人(即A)之權利。在此見解之下，Posner於Gracen v. Bradford Exch.一案中主張，為免發生後續侵權之爭論與判斷之困難，衍生著作欲取得著作權保護，應要求該衍生著作必須符合更嚴格的原創性要求，亦即與原著作須具有「顯著性的差別」(substantial difference) (註10)。
對於Posner上該見解，另有論點(註11)認為衍生著作固然須與原著作有顯著之區別，然該「顯著區別」之要求並非意味更嚴苛的創作高度，易言之，既有原創性之標準仍應一體適用於衍生著作之場合，只要該改作之幅度非屬細微，而具備一最低程度之創意，即可取得著作權保護之資格。在此見解下，即便採此標準或將造成著作權認定之困擾與劃分之困難，然此顧慮並不足以支持在衍生著作之場合背離原創性之要求(註12)。
值得注意者，在Gracen案作成逾二十年後，在2009年，第七巡迴法院於Schrock v. Learning Curve International Inc.一案中「重新釐清」了於Gracen案判決中Posner所採之見解(註13)。在該案中，原告(Schrock)主張被告(Learning Curve)擅自散布並重製原告拍攝Thomas the Tank Engine toys之相片，並根據Gracen案所揭示之嚴格「顯著性差別」之判斷標準，被告於訴訟中主張原告之相片不具備衍生著作權之保護要件，因為原告之相片與Thomas the Tank Engine toys相差無幾。就此，第七巡迴上訴法院Sykes法官認為，雖然該相片之原創性並非特別高，但已可滿足衍生著作之保護要件。重新審視Gracen案之判決，第七巡迴上訴法院認為美國著作權法並無任何支持Gracen案對衍生著作之原創性高度採取嚴格標準之基礎；原創性之判斷標準應是一貫的，只要某著作展現出足以使其與公共領域之著作或其他既存著作相區別之差異性，該著作之原創性即應獲得著作權之保護(註14)；要言之，衍生著作之原創性之判斷標準與一般其他著作並無不同，關鍵仍在於該衍生著作與原著作之差異性是否非屬細微(Nontrivial Variation)，而該差異足以使該衍生著作與原著作有意義地區別。
綜上，針對衍生著作之創作高度之爭議，自Schrock案作成後，或可謂已達初步共識，即與一般其他著作之「原創性」標準相同。
2. 原著作之改作是否合法
另一爭議問題在於衍生著作權之取得是否以原著作之合法改作為前提。就此，美國著作權法規定，著作權保護之標的包含編輯著作與衍生著作，惟該衍生著作若有使用受著作權保護之其他著作，且該使用係屬違法，則衍生著作權保護之範圍不及於該違法使用之部分(註15)。在此法律規範下，倘衍生著作未經原著作權人之同意而改作原著作，例如未經原小說家同意擅自翻譯成外文、或未經音樂著作權人之同意而作成錄音著作者，其改作之成果是否可取得著作權之保護，目前美國實務有不同的解釋。
有見解(註16)認為依前該法條之文義，倘衍生著作權人未經原著作權人之同意而使用原著作，該衍生著作是否不受保護應不能一概而論，若該違法使用原著作之部分並未遍及(pervade)至衍生著作之整體，則針對衍生著作中改作人具有原創性之部分仍可獲得著作權之保護。例如在Theotokatos v. Sara Lee Personal Product一案中(註17)，承審法院在判斷原告Theotokatos所設計由奧林匹克地主國國旗與奧林匹克五環組成之著作時，即認為雖然原告使用奧林匹克五環未經奧林匹克委員會之同意，但因為該著作中奧林匹克五環所佔比例與原告設計(即奧林匹克地主國國旗)之部分相當，難認違法使用之部分已「遍及」於衍生著作之整體，故並未僅以原告未經同意使用原著作即認整個衍生著作無著作權。
與此相對，另有見解(註18)則認為由於衍生著作與原著作之內容大多非常類似，若承認違法利用原著作之衍生著作可獲得著作權之保護，將可能導致一連串難以由法院認定之侵權訴訟。例如兩本由法文原著翻譯成英文的小說，由於皆源自同一法文小說，該兩本英譯本之內容註定非常類似，而判斷此二者之間究竟是否有侵權乙節將變成非常困難，因為法院將難以判斷究竟其近似係導因於互相抄襲，還是因為皆係源自於同一原著作之內容所致(註19)；若認為違法使用原著作之衍生著作是否可受著作權保護應以「該原著作之違法利用是否遍及於衍生著作整體」為判斷，將平添嚴重之不確定性，且對於著作權範圍之認定造成困難，蓋對於「原著作是否遍及於衍生著作之整體」乙節並無客觀且具體之判斷標準，而衍生著作之表達內容出於其衍生著作之特性，不可避免皆與原著作有或高或低之關聯，倘對於「是否遍及」乙節認定過於寬鬆，則將不當擴張原著作之範圍，倘若認定過於嚴格，則將產生衍生著作過於浮濫而彼此難以劃分區別之窘況。在此見解下，原著作權人之同意即成為衍生著作是否可取得著作權保護之前提要件(註20)。
就此，有見解(註21)認為即便肯認違法使用原著作之衍生著作在其違法使用之部分未遍及衍生著作整體之情況下就其具原創性之改作部分得取得衍生著作權，由於衍生著作中很難將違法使用原著作之部分與改作人獨立創作之部分分開或切割，法院應推定該違法使用之原著作係遍及於衍生著作之整體，故原則上應否認該衍生著作之著作權。值得注意者，對於違法使用原著作之衍生著作權之保護採原著作是否遍及之論點者，以第二巡迴上訴法院為主，其他區域之巡迴法院則並未明顯採此見解(註22)；再者，由於對改作之範圍是否可獨立或分割於原著作而認定原著作未遍及於該衍生著作整體認定相對嚴格，上開兩說之適用就結果而言仍較偏向否定說。
(三) 特殊問題
除上該議題，美國實務上常出現的議題亦包括有下列：對於申請著作權註冊之申請人故意隱匿其衍生著作之性質，以及衍生著作與原著作權人間之排他性問題，茲扼要簡述如下：
1. 法院得拒絕實施衍生著作權(註23)
即便違法之衍生著作之改作人順利說服法院其衍生著作與原著作具備足夠之差異性，且其違法使用之原著作未遍及於衍生著作之整體，倘法院認定於申請註冊登記衍生著作權之過程中(註24)，申請人故意隱瞞或忽略該著作係屬衍生著作之性質，或蓄意未揭露該原著作之部分使用並非申請人之創意，則此時法案得拒絕實行(enforce)該衍生著作權。
2. 違法衍生著作權人與原著作權人之對抗 (Anderson v. Stallone)
另一值得討論之問題係：倘衍生著作使用原著作確屬違法，惟其違法使用之部分得獨立或分割觀察，其原著作之部分未遍及於衍生著作之整體，則該衍生著作之權利人就其衍生之部分可否向遭其違法使用著作之原著作權人主張權利？就此，美國實務未有定見，惟於Anderson v. Stallone一案中，承審法院就此有特別述及相關見解。該案件之背景是，席維斯史特龍(Sylvester Stallone)於成功推出「洛基」一、二、三集之電影後，於某次記者會上表示其已構思「洛基」第四集之故事架構，其劇情背景將拉高至國際層次，影片中之主角洛基可能以美國代表之身分前往蘇聯進行拳擊賽，而這場拳擊賽即形同美、蘇兩國之間的戰爭；而在看完洛基第三集後，原告(Anderson)隨即自行擬定了洛基第四集電影的劇情腳本(共31頁)，其中包括史特龍所提到的美、蘇拳壇的互動等。原告雖曾聯繫被告並就其擬定之腳本討論意見，然最終被告並未採納原告之腳本。然在洛基第四集上映後，原告發現部分腳本遭史特龍使用於洛基四之電影中，故提起訴訟主張著作權侵害。
承審法院首先認定洛基電影中之主角洛基本身係屬一可受著作權保護之標的，因此，倘原告欲利用被告創造出來的角色改編或編寫故事，須事先取得被告同意，否則原告之腳本即屬違法使用原著作之衍生著作。承審法院對於原告是否可根據違法取得或使用之原著作取得衍生著作並對第三人主張權利表示疑惑，至少，該法院認定即令該衍生著作可受保護，亦不能允許該衍生著作權人回過頭來對於原著作權人行使權利。
三、 代結論－台灣法律現況之評析
(一) 台灣有關衍生著作之規定
有關衍生著作之定義，著作權法第6條規定「就原著作改作之創作為衍生著作，以獨立之著作保護之。衍生著作之保護，對原著作之著作權不生影響」；而所謂改作，同法第3條則規定：「改作：指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作」。自規範文義觀之，我國著作權法就衍生著作之意涵與美國法令相類。此外，同法第28條規定：「著作人專有將其著作改作成衍生著作或編輯成編輯著作之權利」，是故，倘未經原著作權人之同意即逕為改作，則依法將構成對原著作權人之侵害，而可能須負損害賠償之責。
(二) 相關實務見解
1. 有關衍生著作之原創性
依照我國著作權法之規定，凡具有原創性之人類精神上創作，且達足以表現作者之個性或獨特性之程度者，即享有著作權。苟非抄襲或複製他人之著作，縱二作相同或極相似，因二者均屬創作，皆應受著作權法之保護(註25)。由是可知，所謂原創性乃指著作人基於其人格精神而獨立創作，以表達其思想、情感或個性，並具有最低程度之創意而言(註26)。
而關於衍生著作之原創性要求，我國實務未明顯出現如美國法院就衍生性著作之原創性採行較嚴格要求之見解。例如最高法院94年台上字第6398號刑事判決認為：「…著作權法第3條第1項第11款所謂「改作」係指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作者而言。故立體物上除以立體形式單純性質再現美術著作之著作內容者外，尚另有新的創意表現，且此有創意之立體物復為著作權法第5條第1項所例示保護之著作，即屬上開所定之改作行為，此立體物即為著作權法第6條第1項所稱之「衍生著作」，亦受著作權法之保護」；智慧財產法院99年刑智上易第83號刑事判決亦謂：「著作權法第3條第1項第11款規定：「改作，指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作」，同法第6條規定：「就原著作改作之創作為衍生著作，以獨立之著作保護之；衍生著作之保護，對原著作之著作權不生影響」，同法第28條前段規定：「著作人專有將其著作改成衍生著作或編輯成編輯著作之權利」，因此著作人享有改作權，其將原著作改作之衍生著作，若具原創性，改作之著作與原著作之著作權係各別原始的發生，均受著作權法之保護。」由是觀之，似可認為我國實務就衍生著作之原創性要求與一般著作之要求原則上並無不同(註27)。
2. 有關原著作之使用是否合法
對於未經原著作權人同意而改作是否受著作權法保護此一問題，有見解認為即便改作未經原著作權人同意，應仍可認屬衍生著作而受保護，與其是否侵害他人著作權係屬二事。例如臺灣高等法院刑事判決88年度上訴字第4362號認為「著作權法所保護之著作，須具有原創性，是凡具有原創性之人類精神上創作，且達足以表現作者之個性或獨特性之程度者，即可享有著作權，苟非抄襲或複製他人之著作，即應受著作權法之保護（最高法院81台上字第3063號判決參酌）。又就原著作改作之創作為衍生著作，以獨立之著作保護之，此著作權法第六條第一項所明文…丁○○就系爭VGA卡電路板線路圖，縱有未經美國S3公司之授權，即參考其公版加以改作成新的電路圖，然依著作權法第6條第1項之規定，仍屬衍生著作，為一新的著作，自受著作權法之保護。至其未經授權使用部分，有無侵害他人著作權，係另屬一事，與其改作後所享有之著作權無涉。」
另有實務見解傾向採取否定說。例如最高法院87年台上字第1413號民事判決認為：「又著作人專有將其著作改作成衍生著作之權利，為著作權法第28條所明定…故倘未經原著作人或著作財產權人同意，就原著作擅予改作，即係不法侵害原著作人或著作財產權人之改作權，其改作之衍生著作自不能取得著作權」；台灣高等法院83年度上訴字第5996號判決亦認為：「…惟衍生著作以適法為前提，如未經原著作權人之同意而翻譯所生之衍生著作，即屬侵害他人對原著作之改作權，該衍生著作即無受保護之必要」。此外，新成立之智慧財產法院見解亦偏否定說。例如智慧財產法院刑事附帶民事訴訟判決97年度附民上字第1號亦認為：「查被上訴人係未經上訴人同意，將上訴人著作之「涼山情歌」之詞曲改作成「涼山情歌對唱組曲」及「涼山情歌合唱曲」，係以改作之方式侵害上訴人之著作財產權，雖原著作改作之創作為衍生著作，以獨立之著作保護之，著作權法第6條第1項固有明文，惟被上訴人既未經上訴人授權，即擅自以改作之方法，侵害上訴人之著作財產權，則其改作之「涼山情歌對唱組曲」及「涼山情歌合唱曲」即不應受衍生著作之保護（參最高法院93年度6695號刑事判決意旨），故原審判決認為被上訴人未經上訴人授權而改作之「涼山情歌合唱曲」與「涼山情歌對唱組曲」應受著作權保護之見解，有欠妥適」(註28)。
由上述可知，目前實務上之多數見解似認為衍生著作之完成倘係未經原著作權人同意，該衍生著作之整體即不受著作權法之保護。而目前學者對於此議題之見解則屬分歧，有認為應採取肯定說者(註29)，亦有採否定說者(註30)。
3. 違法衍生著作之權利行使
對於違法改作而生之衍生著作權之行使，特別是針對原著作排他權之行使，由於多數實務見解對於違法改作之衍生著作之著作權保護採取否定見解，故目前並未發展出如美國實務有關拒絕實施著作權之明確原則與具體案例(註31)。惟對於違法改作之衍生著作保護若採肯定說，則對於衍生著作中改作人具備原創性之衍生部分是否可據以實施，甚至可據此對抗原著作權人？不無疑問。在此情況下，或可認為系爭改作係屬不法無因管理(註32)，而認該衍生著作權之取得係「因不法無因管理而獲有利益」，故本人(即原著作權人)仍得享有無因管理所得之利益(即該衍生著作權)，但須依民法第176條支付改作人必要或有益之費用。在此框架下，形同原著作權人如欲取得該衍生著作，則必須與不法管理人(即違法改作之人)進行某程度之協商與清理，以確定該衍生著作權的歸屬。
(三) 分析與檢討
按「著作：指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作」、「改作：指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作」、「就原著作改作之創作為衍生著作，以獨立之著作保護之」，此分別為著作權法第3條與第6條所規定。有關衍生著作之原創性要求，鑒於立法者之用語皆係一貫使用「創作」乙詞，若自著作權法之文義與體系解釋之觀點出發，似應認對於衍生著作與一般著作之原創性要求並無不同，方屬合理。再自最適功能之觀點出發，誠如美國著名法官Holmes所言：法院並不適宜作為終局判定藝術性或創意價值之地方(註33)。一個著作之創作有無價值，有無足夠之創意，不同人出於不同專業領域判斷，容有不同之見解，且不同歷史、時空背景下對於不同之著作內容，亦會有不同之理解與詮釋。在此理解下，站在文化創造與累積之觀點言，一個著作之原創性高低應由市場來判斷較為妥適，因為市場係屬一價值相對多元，訊息流通相對快速之場域，在此開放、多元之背景下，一個著作之價值與創意方能有較好的理解與判斷，透過市場的淘汰機制，即可某程度自然產生創作門檻之要求(註34)。是故，原創性之高或低、好或壞，似應留由言論或創作市場決定，以相對封閉之法院法官作為個案原創性高度之決斷者，似非妥適。
此外，有關未經原著作權人同意而改作之衍生著作是否應受著作權人保護乙節，我國目前多數見解，特別是專門設立之智慧財產法院，似皆認為倘改作並非適法，則系爭衍生著作之整體即不受保護，而未如美國實務有發展出進一步針對系爭衍生著作有別於原著作且具創意之部分為分割或觀察，亦未更細部的針對違法使用原著作之部分是否「遍及」於衍生著作之整體為判斷。本文認為此問題可分二層面討論：
1. 在法律之解釋與適用層面
在現行著作權法之解釋論言，對於非適法之改作而產生之衍生著作之著作權保護，似應以肯定說為宜。蓋我國著作權法之立法例與美國著作權法明訂有§103(a)衍生著作之保護排除違法使用原著作權之部分並不相同。我國著作權法中有關衍生著作之保護，亦未明示或默示以改作為合法為前提要件。申言之，上開採取否定說之實務見解，其對於衍生著作之保護要件之認定已超出法律規定之文義範圍，而係目的性限縮之法律補充，故屬法官造法，而非屬著作權法之法律適用範疇，在形成判例而具備法律拘束力之前，應僅具個案事實上之拘束力。職故，對於違法改作之衍生著作之保護，仍宜進行個案分析，不可一概而論。
2. 在立法政策層面言
採取否定說之主要出發點在於避免違法行為人因其違法行為而受有利益。誠如美國著作權法第§103(a)之立法理由所言，該條文規定之立法意旨在於防止侵權人(即為法改作之人)藉由獲得著作權保護而獲有利益，並進而對於合法獲得原著作權人授權、同意或合理使用原著作權之改作人之權益造成影響(註35)。且自著作權具備排他效力之特徵著眼，若對於系爭效力之範圍難以劃分，則反將不利於該排他權之商業利用，這也是為何美國法律經濟分析之大家Posner法官力主否定說之重要原由。職故，若採否定見解，則對於原著作權人之保護較為周到，違法改作之衍生著作整體皆無排他權，範圍界定較為清楚；反之，若採取肯定見解，則第三人或欲利用原著作之人勢必須面臨來自其他改作人之潛在排他權之威脅，故將不利於原著作權之充分利用。當然，自避免重覆創作之觀點著眼，肯定說亦非毫無見地，若已有他人之創作存在，則似不應鼓勵他人再繼續朝同一方向或領域持續堆積相同或類似之創作。
本文認為自立法論而言，在未能妥適釐清違法改作之衍生著作權之歸屬問題前，否定說應為較「適合」(註36)之方案。自改作人之立場，因其無法自其違法改作獲有利益，則相對較無侵害原著作權之動機；自原著作權人之立場言，降低侵害其著作財產權之動機對於其權益之保障與其著作權之經濟利用亦屬有益；自其他第三人之立場觀之，違法改作之衍生著作不能取得保護，則對於衍生著作何者有排他權、何者無排他權較能相對有清楚的判斷，故可間接促進創作活動之發展。倘採肯定說，則在對衍生著作之歸屬和其權利行使凝聚共識前，有關衍生著作之排他權範圍容易處於不明確之狀態，因為衍生著作皆源自原著作內容，不可避免皆將非常類似，肯認未經同意改作之衍生著作權存在，在出現多數衍生著作時，第三人如欲取得授權進行利用，有時將難以判斷究竟應向「誰」獲得授權；又，倘依照不法無因管理之框架處理原著作權人與衍生著作權人間之關係，姑不論違法改作人與原著作權人間之關係一時將難以釐清，自第三人立場言，亦相對難以知悉或預見原著作權人是否欲依民法第177條主張「享有該不法管理之利益」。是故，倘欲採肯定說，宜有相關配套或清楚之市場法則作為運行之基礎，以免治絲益棼。在上述觀點下，我國現行實務傾向否定見解，尚非全屬無理。
總結而言，對於衍生著作之保護與利用，我國著作權法與實務尚有諸多不明與留白之處，有待進一步之實務發展與討論以厚實其理論基礎。而對於違法改作之衍生著作權「是否」及「如何」加以保護，仍屬於發展中議題，值得持續關注。
※ 註釋：
1. 17 U.S.C. §101 : A derivative work” is a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications, which, as a whole, represent an original work of authorship, is a “derivative work”
2. 17 U.S.C. §106 (2): Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following :…(2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work.
3. 17 U.S.C. §103 (b): The copyright in a compilation or derivative work extends only to the material contributed by the author of such work, as distinguished from the preexisting material employed in the work, and does not imply any exclusive right in the preexisting material. The copyright in such work is independent of, and does not affect or enlarge the scope, duration, ownership, or subsistence of, any copyright protection in the preexisting material.
4. Schrock v. Learning Curve International Inc., 586 F.3d 513 (7th Cir. 2009)
5. See Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340, 345, 111 S. Ct. 1282, 1287, 113 L.Ed.2d 358 (1991).
7. See Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340, 345, 111 S. Ct. 1282, 1287, 113 L.Ed.2d 358 (1991)
8. See Gracen v. Bradford Exch., 698 F.2d 300 (7th Cir. 1983)
11. L. Batlin & Son, Inc. v. Snyder, 536 F.2d 486 (2d Cir.) (en banc), cert. denied, 429 U.S. 857, 97 S.Ct. 156, 50 L.Ed.2d 135 (1976). See also Durham Indus., Inc. v. Tomy Corp., 630 F.2d 905, 908-911 (2d Cir. 1980)
12. See Maljack Productions, Inc. v. UAV Corp., 964 F.Supp. 1416 (C.D.Cal. 1997)
13. Schrock v. Learning Curve International Inc., 586 F.3d 513 (7th Cir. 2009)
15. 參17 U.S.C. §103 (a): The subject matter of copyright as specified by section 102 includes compilations and derivative works, but protection for a work employing preexisting material in which copyright subsists does not extend to any part of the work in which such material has been used unlawfully.
16. 持此見解者主要以第二巡迴上訴法院為首，例如JBJ Fabrics, Inc. v. Brylane, Inc., 714 F. Supp. 107, 110 (S.D.N.Y. 1989); Eden Toys, Inc. v. Florelee Undergarment Co., Inc., 697 F.2d 27 (2d Cir. 1982); Dynamic Solutions, Inc. v. Planning & Control, Inc., 646 F.Supp. 1329, 1340 (S.D.N.Y. 1986)
17. Theotokatos v. Sara Lee Personal Products, 971 F.Supp. 332 (1997)
18. Ferdinand Pickett v. Price, 207 F.3d 402 (7th Cir. 2000)。有趣的是，這也是一則以Posner法官為主導之判決。
20. Latimer v. Roaring Toyz, Inc., 601 F.3d 1224 (2010)
21. Anderson v. Stallone, 11 USPQ2D 1161 (C.D. Cal. 1989)
22. 例如Palladium Music Inc. v. EatSleepMusic Inc., 398 F.3d 1193 (10th Cir. 2005); Latimer v. Roaring Toyz, Inc., 601 F.3d 1224 (2010)。有關實務見解之分歧與整理，可見Sobhani v. Radical Media, Inc., 257 F. Supp. 2d 1234 (CD Cal. 2003)。
23. Lenert v. Duck Head Apparel Company Inc., 99 F.3d 1136, 1136 (5th Cir. 1996)
24. 美國著作權不採登記主義，於著作完成時即取得著作權保護。但註冊登記仍具有推定著作權有效存在之實益；且若欲提起侵權訴訟以及請求法定賠償，註冊登記仍屬前提要件。參：http://copyright.gov/help/faq/faq-general.html (最後到訪日：2011/10/18)
26. 羅明通，著作權法論(I)，第六版，2005年9月，頁164。
27. 以攝影著作為例，對於既有攝影著作為局部的放大、切割或組合，只要能展現某程度的個人創意和安排，而可認具備原創性，即可獲衍生作權之保護，臺灣高等法院刑事判決96年度上訴字第89號可資參照：「按攝影著作為著作權法所指著作，此觀該法第5條第1項第 5款自明。因著作權法之精神，在於保護具原創性之著作，故本款之攝影著作，應認係指由主題之選擇，光影之處理、修飾、組合或其他藝術上之賦形方法，以攝影機產生之著作，始受保護。通常一般以攝影機對實物拍攝之照片，尚難認係著作權法所指著作。…觀之告訴人乙○○以證人施憲勝拍攝之上開三張照片改作而成之「祭祀用之供桌、紙製大型蓮花、金鳳梨擺示樣態」照片，係由乙○○檢選施憲勝拍攝之上開照片之局部加以放大、切割、組合而成，用以強調民俗上祭祀之方式，由該照片可知著作人乙○○所欲表現之本意，係屬將原著作改作之創作，為衍生著作，亦為受著作權法保護之攝影著作」。惟應注意，仍有見解認為於衍生著作應採較嚴格之標準認定原創性者，例如臺灣高等法院臺中分院民事判決95年度智上字第9號：「上訴人固主張著作權僅需具有少量之創意即符合創作性要件云云，然此應係指原著作而言，至於衍生著作，則應使用嚴格的標準，按「在判定對具有重大獨特性特徵作品進行改編是否屬於演繹的時候，應當使用更加嚴格的標準；關於衍生著作，翻譯者不但要保留原作品所具有之重要獨創性特徵，尚須通過作品的更改，體現自己之獨創性。又是否具有衍生著作權，應當使用更嚴格的標準，法律上拒絕提供"小硬幣"水準之保護，此不但為德國學界之見解，亦為德國聯邦法院判例所支持（見原審卷204、205頁附件14參照）。系爭仿單僅能附隨於主物之藥品，無法獨立使用，精神作用極低，且兩造藥品依規定試驗結果均應相同，其成分、適應症、副作用、用法用量、禁忌....... 等自均應相同，系爭仿單既屬對藥品之使用方法、用途、特性為單純之描述，且屬同種類商品在使用或其用途上之共同特徵使然而必須為同一或類似之描述，則因其表達方法實屬有限而不具有原創性」。
28. 智慧財產法院民事判決100 年度民著訴字第33號亦採同一見解：「查原告所創作如原證三所示之廣宣目錄（不含最後1 頁之網頁），係用被告於99年9 月23日所提供含許嘉慧照片與夢17 Morn17 藝術字型之海報改編而成，係屬衍生著作，原告既未得被告同意授權使用許嘉慧照片與夢17 Morn17 藝術字型，其衍生著作自不受著作權法之保護」。
29. 例如蕭雄淋，「衍生著作擁有著作權，是否以適法改作為前提？」載於蕭雄淋說法，2010/5/19。網址：http://blog.ylib.com/nsgrotius/Archives/2010/05/19/15421 (最後到訪日：2011/10/17)
30. 例如羅明通，著作權法論(I)，第六版，2005年9月，頁251。
31. 就此，台灣高等法院83年度上訴字第5996號刑事判決曾提及：「…上訴人公司等人所主張之著作權，性質上既屬於「衍生著作」，乃是利用已存在之著作予以改作，賦予原創性，所產生之二次著作，則此項改作行為，自必須以適法為前提，凡未經原著作權人同意之改作，係侵害原著作權人之改作權，其因侵害他人權利所產生之著作，應不受著作權法之保護。且退步言之，本件縱認上訴人就畢卡索之美術著作予以改作而取得衍生著作權，亦僅就其改作而原創部分有著作權，但究不得本於其衍生著作權進而認其對原畢卡索之美術著作而排他使用權，亦不能阻止已正式獲得畢卡索繼承人同意授權之人使用畢卡索美術之權利」。然其所謂「不得本於其衍生著作權進而認其對原畢卡索之美術著作而排他使用權，亦不能阻止已正式獲得畢卡索繼承人同意授權之人使用畢卡索美術之權利」究何所指，並不甚明瞭。
32. 民法第177條規定：管理事務不合於前條之規定時，本人仍得享有因管理所得之利益，而本人所負前條第一項對於管理人之義務，以其所得之利益為限。前項規定，於管理人明知為他人之事務，而為自己之利益管理之者，準用之。同法第176條規定：管理事務，利於本人，並不違反本人明示或可得推知之意思者，管理人為本人支出必要或有益之費用，或負擔債務，或受損害時，得請求本人償還其費用及自支出時起之利息，或清償其所負擔之債務，或賠償其損害。
33. Bleistein v. Donaldson Lithographing Co., 188 U.S. 239 (1903)
34. 這也是為何美國著作權法對於原創性採低度要求之原因所在。
35. Paul Goldstein, Copyright Volume I, Little Brown & Company (Canada) Limited, 1989, p. 216.
一、前言
國內現行之商標法係在民國九十二年修正並施行的版本，施行迄今已有多年，為因應現代商業型態的多元化以及迎合國際商標法令之趨勢，我國商標主管機關－經濟部智慧財產局乃於民國九十六年十一月起即開始研擬修正商標法條文，最後立法院終於在民國一百年五月三十一日三讀通過行政院函請審議之「商標法修正草案」。由於這次通過修正的內容涉及多項制度變革，許多相關配套措施，包括商標法施行細則、海關執行商標權保護措施、提供侵權資訊及調借貨樣實施辦法、標示原產地為台灣製造之證明標章辦法等相關子法、審查基準、申請書表及電腦資訊系統修正，仍須有相當的準備時間才能完備，因此，新商標法施行日期將由行政院待相關配套措施研擬修訂完成後再另行公告，本文之目的即在為使各界能在新法施行前，就能充分瞭解及適應修正後之制度運作，在此就此次商標修法之內容作一簡析，以便對未來施行的商標制度有所瞭解。
二、 修法內容
(一) 擴大商標註冊保護客體。
現行法第五條規定：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。」採取列舉式的規定，而新法則在第十八條第一項中明定：「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。」對於商標的定義，改採概括式之規定，並增加動態、全像圖這兩種例示的客體，有鑑於近來商標的行銷方式包羅萬象，因此改以彈性較大的認定方式，實是有其必要性。
(二) 增訂展覽會優先權之規定。
本次修法在第二十一條新增有關展覽會優先權之規定，於中華民國政府主辦或認可之國際展覽會上，展出使用申請註冊商標之商品或服務，自該商品或服務展出日後六個月內，提出申請者，其申請日以展出日為準。其實展覽會優先權之規定早在巴黎公約第十一條即有明定，此次修法一併補遺，將此規定納入修法中。此條文所定義的展覽會，必須是國際性質，不以國外舉辦者為限，國內所舉辦之展覽會具有國外商品參展者，亦屬國際性之展覽會。
(三) 明定商標之各種使用行為態樣。
現行商標法第6條對於商標之使用所下的定義，採概括的方式規定，其內涵未臻清楚，此次修法則改為明列的方式，明定以行銷之目的，使用商標於下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標者，即為商標之使用:
1. 將商標使用於商品或其包裝容器：所謂將商標用於商品，例如將附有商標之領標、吊牌等，縫製、吊掛或黏貼於商品上之行為；而所謂將商標用於包裝容器，則係因商業習慣上亦有將商標直接貼附於商品之包裝容器者，或因商品之性質，商標無法直接標示或附著在商品上（例如液態或氣體商品），而將商標用於已經盛裝該等商品之包裝容器。該等已與商品結合之包裝容器，能立即滿足消費者之需求，並足以使消費者認識該商標之商品，亦為商標使用態樣之ㄧ。
2. 持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品：為行銷之目的，除將商標直接用於商品、包裝容器外，亦包括在交易過程中，持有、陳列、販賣、輸出或輸入已標示該商標商品之商業行為。
3. 將商標用於與提供服務有關之物品：服務為提供無形之勞務，與商品或其包裝容器之具體實物有別，於服務上之使用，多將商標標示於提供服務有關之物品，例如提供餐飲、旅宿服務之業者將商標製作招牌懸掛於營業場所或印製於員工制服、名牌、菜單或餐具提供服務；提供購物服務之百貨公司業者將商標印製於購物袋提供服務等。
4. 將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告：將商標用於訂購單、產品型錄、價目表、發票、產品說明書等商業文書，或報紙、雜誌、宣傳單、海報等廣告行為，為業者在交易過程常有促銷商品之商業行為，應為商標使用之具體態樣之一。
須注意的是，此條文所限定的條件是(1)以行銷之目的，(2)僅須使用於上述四種情形之一即可，(3)足以使相關消費者認識其為商標，至於究竟是以實體物品抑或以數位影音、電子媒體等媒介物為之者，則不在其限。
(四) 修正商標權人同意他人並存申請註冊，若有顯屬不當之情形時，後申請商標仍不得註冊。
現行法第二十三條第一項第十二款但書及第十三款但書規定，均允許商標申請人於取得引據商標所有人之註冊同意書後，即核准其案件註冊。新法則在第三十條第一項第十款(原第23條第1項第13款移列)增訂「且非顯屬不當者」之限制，在第三十條第一項第十一款(原第23條第1項第12款移列)則未增加此限制條款。此次修法有鑑於商標本應存在正確指示商品或服務之功能，如因同意並存註冊而喪失此指示功能，顯然已屬不當，例如註冊商標業經法院禁止處分，商標權人仍持續同意他人之商標並存註冊，如此將使禁止處分之效果大打折扣，相反地，兩商標如果僅是同一企業集團之關係企業間，基於全球佈局或市場經營之需求，則只要不以完全相同商標指定使用同一商品或服務，所為並存註冊之同意，應可認為非顯屬不當。此次修法並非完全封鎖並存註冊同意制度，而是賦與商標專責機關有可運用之裁量，相較於大陸全面禁止並存註冊同意制度，台灣之新制度更有適度伸縮的空間。
(五) 簡化行政救濟程序。
過去以來，商標申請人在商標專責機關做出駁前陳述意見之處分時，得暫不減縮指定商品或服務、商標圖樣之非實質變更、分割及聲明不專用，而先就一般狀況進行陳述意見，待陳述意見無效而被正式駁回審定後，在往上級機關提訴願時，再做減縮指定商品或服務、商標圖樣之非實質變更、分割及聲明不專用之動作。商標申請人實際可獲得兩次考慮衡量的機會，但考量上級行政救濟機關無法進行商標之審查，往往須由商標專責機關以違法事由不存在而先自行撤銷原處分，再另重新審理另為處分，造成反覆審查，浪費行政資源。復依現行國內之程序法令致力於程序簡化之趨勢，現行制度亦賦與申請人於核駁前通知陳述意見時，有充分的時間可考慮斟酌是否減縮指定商品或服務、商標圖樣之非實質變更、分割及聲明不專用，綜合以上因素，爰於本次修法增訂第三十一條第三項，限制商標申請人應於核駁審定前進行減縮指定商品或服務、商標圖樣之非實質變更、分割及聲明不專用之動作。
另外在新增之第三十八條第三項及第四十九條第三項也有類似之規定，第三十八條第三項規定，當註冊商標涉有異議、評定或廢止案件時，僅得於處分前為商標權分割或減縮指定使用商品或服務。第四十九條第三項則規定在交叉答辯程序中，當爭議雙方當事人所提出之答辯書或陳述意見書有遲滯程序之虞，或其事證已臻明確者，商標專責機關得不通知相對人答辯或陳述意見，逕行審理。
雖然此一修法方向之立意甚好，可大幅縮短審查時間，筆者卻憂心商標申請人與商標專責機關之衝突恐日益加劇，蓋商標之審查本就帶有強烈的主觀意識，實務上亦常發現同性質的兩個案件卻有不同的審查結果，尤其在聲明不專用之部分，聲明不專用之認定標準本就模糊，端賴審查者之自由心證進行判定，若申請人缺乏二次補救之機會，勢必更畏怯官方之審定而縮減提出抗辯之可能，程序簡化之改革，造就了審查者之便利，卻非申請人之福。
(六) 廢除註冊費分二期繳納之制度。
民國九十二年修法時，修正商標核准審定後繳納註冊費之制度於現行法第二十五條第二項之規定，並在第二十六第一項規定中，讓商標申請人得選擇繳納全期或分期繳納註冊費，提供分期繳納的選擇，其本意在於讓商標申請人得針對市場上生命週期較短之商品，得選擇較短期之商標權存續時間，又為管理註冊滿3年迄未使用或不欲繼續使用而空佔商標權之情形，故增訂分期繳納註冊費制度。修法廢除此制度之意旨則考量施行成果不彰，且商標之註冊費用本就低廉，並無法達到政策目的之誘因，徒增商標權人因遲誤繳納第二期註冊費之風險。事實上，筆者亦接觸不少商標權人誤認商標權期限之案例，其原因在於商標申請人不論繳納第一期或全期註冊費，商標證書上所印製之權利期間一律是十年期間，而必須透過智慧財產局所建構之註冊費查詢系統，始能知悉該商標實際繳納之註冊費究竟是第一期三年或全期十年，使用上相當不便，也容易使繳納第一期註冊費之商標權人誤以為其權利期間為十年。當初增訂分期繳費之美意，卻因實際執行之配套措施不夠完善而廢除，著實令人惋惜。
(七) 增訂非因故意未能遵守註冊費繳納期間之復權規定。
現行法第二十五條第二項規定，經核准審定之商標，自審定書送達之次日起二個月內為註冊費的繳納期間，此二個月為不變期間，有鑑於商標申請人投入市場之金錢時間，以及商標專責機關從事審查所投入之資源，如因申請人出國等非因故意之因素，遲誤繳納註冊費者，顯不宜過於歸咎，故新法增訂第三十二條第三項規定，若申請人非因故意，未於繳費期限繳納註冊費者，得於繳費期限屆滿後六個月內，繳納二倍之註冊費復權。因為如此例外復權的方式，有可能反倒影響因信賴無在先商標之存在而申請註冊，或商標專責機關已核准他商標註冊者，是以，在此條款又另增加一但書規定，只要有影響第三人於此期間內申請註冊或取得商標權者，即不得允許復權。筆者以為此條款立意雖好，但如果後續執行狀況又如同分期註冊費制度般，恐怕也只是徒增作業之困擾與風險，期許專責機關能詳加規劃若干配套措施，以發揮新制度的最大功效。
(八) 明定專屬授權之定義與權能範圍
由於現行法並未有商標專屬授權與非專屬授權之相關規定，但實務上專屬授權與非專屬授權的情形已相當盛行，為迎合產業發展之需求，此次修法第三十九條、第四十條便就其權利義務關係加以明定，規範商標進行非專屬授權登記後，商標權人再為專屬授權登記者，在先之非專屬授權登記不受影響。專屬被授權人得排除商標權人及第三人使用註冊商標，並得於被授權範圍內再授權他人使用，以及當商標權受侵害時，除契約另有約定外，原則上得以自己名義行使權利。
(九) 增訂商標共有之規定
現行法並未就商標共有問題做一規範，但實務上早已施行商標共有制度多年，故在此次修法第七條、第二十八條、第四十六條便將共有商標權之申請、授權、移轉、拋棄、設定質權予以明文規定，依民法第八百三十一條權利共有有分別共有與公同共有之分，惟商標權有其指示商品或服務來源與品質之能力，若允許共有商標權人未經其他共有人全體同意而自由處分其應有部分，將嚴重影響商標指示來源與品質之功能，因此，此次新法第四十六條第一項規定：共有人未得其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人或設定質權，以排除民法第八百十九條第一項規定之適用。惟因繼承、強制執行、法院判決或依其他法律規定移轉者，不在此限。另依新增第二十八條第二項但書、第四十六條第二項之規定，各共有人就其應有部份之拋棄亦得例外不經全體共有人之同意。商標目前市場上普遍存在家族人員爭奪商標權的案例，也曾有家族成員將歷史悠久之商標轉讓與非家族成員之第三人，以致商標鬧雙胞之情形，期盼透過此一商標共有制度，減少類似案例的發生。
(十) 增訂申請評定或廢止他人註冊商標，主張在後申請的商標，或變換加附記使用的商標，與其註冊滿3年之商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者，須舉證有使用事實等規定。
新法第五十七條第二項針對據以評定之商標設下了限制條件，即以商標違反新法第三十條第一項第十款規定而項商標專責機關申請評定者，據以評定商標之註冊已滿三年者，應檢附於申請評定前三年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。新法第三十條第一項第十款規定係指相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞的情形。
此外，第六十七條第二項則規定以第六十三條第一項第一款:「自行變換商標或加註記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」申請廢止者，亦準用第五十七條第二項之規定。
前述限制條款僅新增於評定與廢止規定中，但並未新增於異議之規定中，此由異議與評定間立法目的之差異即可窺知，新增此一限制條款在評定與廢止制度的理由何在，異議之目的在於透過公眾審查，檢討核准註冊的正確性，以提高商標權的可信度；評定的目的卻在於解決當事人間的糾紛，評定既為解決當事人間之糾紛，兩造商標在市場上是否造成混淆誤認之虞就是非常重要的判斷關鍵點，而在判斷是否在市場上有造成混淆誤認之虞時，自應將兩造在市場上實際使用之情形納入考量，此外，為維持商標之穩定性，若任意允許實際未使用之商標廢止在市場上長久使用而申請註冊時間在後之商標，將產生僵化法令凌駕於市場之不合理現象，因此參照國外立法例，適時修正拉回實有其必要性。
(十一) 明定請求「損害賠償」須以侵權者主觀上有故意或過失為必要；刪除以總銷售額作為賠償金額基準之規定；另為適度免除商標權人舉證其損害數額之負擔，增訂得以合理授權金額作為損害賠償數額。
現行法並未規定商標侵權行為請求損害賠償之主觀要件，以致造成眾說紛紜，為釐清此爭議，新法修正時便直接在第六十九條第三項中明定，須以行為人主觀上有故意或過失為必要，同條第四項也將商標侵權行為之請求權消滅時效予以明定。
關於損害賠償的部分，也有若干修正，首先，新法第七十一條第一項第三款修正，將現行條文之最低損害賠償即單價五百倍部分刪除，由法官依侵權行為事實之個案為裁量，以免實際侵權程度輕微，仍以零售單價五百倍之金額計算損害賠償額，而有失公平。其次，在第七十一條第一項第四款也增加了「以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害」之規定，既然商標權人得因商標授權獲取授權金，則未經商標授權人的侵害使用行為，對於商標權人所造成之損害，就相當於侵害商標權人透過授權條件所可以取得的客觀財產價值，也等同於商標權人的所失利益，故以此做為損害賠償之基準也屬正當，利於商標權人有更多元的方式得以選擇適用，更避免商標權人因為舉證損害數額之困難，致使實施商標權排除侵害之效果大打折扣。新法第七十一條直接刪除了現行條文第六十三條第三項因侵害而減損業務上信譽之規定，蓋因本法八十二年十二月二十二日修正時，已刪除商標應與其營業一併移轉之規定，商標已獨立於營業之外，為單純財產上之權利，適用第一項之損害賠償計算方式。
(十二) 明定僅須「可能」有致著名商標之識別性或信譽減損者，即視為侵權行為，以加強著名商標之保護；另為避免造成權利濫用之問題，刪除以他人「註冊商標」作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱等視為侵權之規定。
現行法第六十二條第一項第一款規定：「明知為他人著名之註冊商標而…以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者」，依此條款之規定，必須是著名商標有發生識別性或信譽減損的實際損害始能主張，考量要舉證證明該等損害有其困難度，復參考美國商標淡化法之內容，認為對於著名商標之保護應更加周延，是以修正為「有致減損該商標之識別性或信譽之虞者」，增加「之虞」文字，讓著名商標權人依此條款主張時，舉證程度不必到達有實際損害發生之地步，僅須有「可能」發生損害的情況即可主張。
現行法第六十二條第一項第二款規定，「明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」則予以刪除，此條款與前段所述之情形差異在於是否為「著名商標」，修法理由認為現行法對於註冊商標之保護顯然過廣，且實務上已有發生商標權人依此濫行寄發存證信函的情形，因此，為避免過度保護註冊商標，並避免造成權利濫用，爰刪除此一條款，未來將僅針對著名商標給與廣泛之保護。
(十三) 明定海關依職權查扣之法源依據；並增訂為調查侵權或提起訴訟必要，海關得提供權利人侵權貨物資訊等規定。
現行法有關海關查扣侵害商標權物品之規定，僅限於由商標權人主動向海關申請查扣之情形，至於海關主動依職權進行查扣之依據則是「海關配合執行專利商標權及著作權益保護措施作業要點」，惟考量到此事項攸關人民之權利義務，故改以法律定之，新法第七十五條即明定海關發現輸入或輸出之物品顯有侵害商標權之虞者，得依職權進行查扣，並得提供商標權人有關侵權貨物之資訊。
(十四) 明定產地證明標章及產地團體商標等相關規定，另增訂直接及間接侵害證明標章權的刑罰規定。
現行實務對於地理標示之保護，大多以註冊證明標章之方式予以保護，且申請人之資格多以產地當地之農會或鄉公所為限，當地農民欲使用該證明標章中之文字於其所提供之商品或服務時，就必須取得該證明標章權人之許可，一般來說，凡加入產地農會組織之農民，便即已取得使用之資格。如此之實務操作，顯然已混淆了證明標章與團體商標之定義，農民透過農會組織取得使用某產地標示之資格，應透過團體商標之註冊始合乎其目的，但現行法就地理標示是否得另註冊團體商標以取得保護，未詳加規範，為解除此一疑義，在新法第七十九條第二項、第八十七條第二項則將產地證明標章及產地團體商標之規定各別獨立制訂，並釐清其定義，產地證明標章之申請人資格回歸證明標章之精神，以具有證明他人商品或服務之能力者，始得申請註冊證明標章。產地團體商標則用以指示會員所提供之商品或服務來自一定產地，且該地理區域之商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性。
三、 結論
此次修法增加了展覽會優先權、商標共有、專屬授權與非專屬授權、註冊費復權、產地證明標章與產地團體商標等規定，迎合了現代工商產業快速多元發展的潮流，也解決了市場上無所依循，懸宕已久的問題，另一方面，卻也賦與商標專責機關更多的裁量事項，猶如雙面刃般，善加利用便是良器，任意濫用則成惡因，另針對評定廢止他人商標則採取更嚴謹的態度，相信將對未來的商標申請作業產生若干影響，尤其申請人在申請註冊遭遇障礙時，通常會透過評定廢止官方引據之商標以掃除障礙，未來如此作法將不易操作。不過，綜觀本次修法，仍是利多於弊，尤其商標權人將得以更靈活運用商標在財產權之特性，又不失維持商標權之安全穩定，讓商標法令更臻完善。
※參考資料
1. 經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，民國94年
2. 洪淑敏，商標法修正重點介紹，智慧財產季刊第65期，全國工業總會，民國97年
3. 2011年5月31日立法院院會三讀通過版之商標法
4. 經濟部智慧財產局商標檢索系統 http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/index.jsp，瀏覽日期:2011年10月5日。
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