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一、
前言
美國專利法第271條係有關專利權之侵權規定，其中，§271(a)規定『除本法另有規定外，於專利權存續期間，未經許可於美國境內製造(make)、使用(use)、要約銷售(offers to sale)，或銷售(sale)已獲准專利之發明產品，或將該專利產品由外國輸入至美國境內，即屬侵害專利權』(註1)。有關方法及裝置專利，美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，下簡稱CAFC)在1991年Unique Concepts, Inc. v. Brown的案例(註2)定義：判斷是否符合該條的「使用」定義時，「全要件原則」為其基本要件；亦即，依據全要件原則，一方需實施受專利保護之方法或裝置的每一個步驟或元件始符合§271(a)的「使用」定義。
而有關「使用」系統專利， CAFC則於2005 年NTP, Inc. v. Research In Motion.案(以下簡稱NTP案)(註3)中同意地方法院對Decca Ltd. v. United States案(註4)之判決，認為依據該條之立法目的，所謂「使用受保護之系統專利」，即表示於使用地點控制該系統使其運作並從中獲得益處。
雖然CAFC認為判斷是否「使用」系統專利並不需要如同方法或裝置專利須符合全要件原則的判斷標準，然隨著專利申請內容的複雜度提升，近年來大量申請的軟體及系統專利，由於往往牽涉到多方共同執行的行為，其基於§271(a)的「使用」判斷標準又為何？本文即欲藉由地方法院及CAFC的見解，針對牽涉多方共同執行之系統專利，探討基於§271(a)的「使用」定義。
二、 案情簡介
Centillion Data System, LLC (以下簡稱Centillion) 為美國專利US5,287,270號專利(以下簡稱270’專利)之專利權人，其向地方法院指控Qwest Communications International, Inc 等 (以下簡稱Qwest) 的帳單系統所含之數個產品侵犯其270’專利。
270’專利揭露一種由服務提供者(例如電話公司)收集、處理及傳輸資料給使用者的系統。其中，獨立項定義一種將資訊呈現給使用者的系統，包含：(1) 用以儲存執行記錄的儲存裝置、(2) 依據使用者於執行記錄中之指定而產生總結報告的資料處理裝置、(3) 用以將執行記錄及總結報告傳輸給使用者的傳輸裝置、及(4)用以對執行記錄進行額外處理步驟的個人電腦資料處理裝置。Centillion承認該權利要求項包含了由服務提供者維持的後端(back-end)系統[上述Claim元件 (1)∼(3)]及由使用者維持的前端(front-end)系統[上述Claim元件(4)]。
Qwest被控侵權產品則包含：(1) Qwest的後端服務系統(back office system)、及(2) 可讓使用者安裝到個人電腦的前端客戶應用程式(front-end system client application)。使用者經由登入該產品就可以得到每個月的電子帳單資訊。此外，使用者可不須安裝前述應用程式便得到電子帳單資訊，但是安裝該程式可以有更多的功能。使用者須藉由下載取得資訊。
地方法院在2009年作出簡易判決(summary judgment)
(註5)，認為Qwest及其顧客並無基於§271(a)的「使用」270’專利之行為，因此判定Qwest不侵權，而Qwest也不需要對Qwest顧客的行為負轉承責任(vicarious liability)。此外，地方法院亦於Centillion聲請270’專利具有非可預見性(no anticipation)的簡易判決中，判定270’專利具有非可預見性。雙方對地方法院的判決結果都提出上訴(註6)。
三、 地方法院見解
地方法院依據NTP案將 §271(a) 之「使用」定義為「使系統運作，例如直接控制系統並從系統的運作從中獲益」(註7)。地方法院另採用BMC Resources Inc.
(註8) 及Cross Medical
Product(註9)等判例，認為被控侵權者必須去執行 (practice) 每一個元件、或是直接控制或指揮第三者執行系爭元件之行為
(註10)。因此，地方法院在簡易判決中判定：
(1) Qwest並未「使用」270’專利：地方法院認為Qwest提供被控侵權系統的後端部份，及提供讓使用者安裝到其個人電腦處理裝置的軟體，並沒有「使用」270’專利，因Centillion無法證明Qwest實施該系統專利範圍的每一個元件，特別是如270’相關專利範圍內界定的「個人電腦處理裝置」。
(2) Qwest的顧客沒有「使用」270’專利：地方法院判決係基於Centillion無法證明Qwest的顧客能指揮或控制被控侵權系統的後端資料處理裝置。
(3) 轉承責任及不可預見性：地方法院判決雖然Qwest提供軟體，但是並沒有如270’專利範圍所界定要求使用者安裝軟體或執行額外的處理步驟。此外，Centillion並無法提供Qwest指揮或控制使用者的證據，使Qwest必須如同在Cross Medical Product案一樣，須對其消費者的行為負轉承責任。再者，地方法院判定系爭之先前技術並不會如270’專利權利要求項所界定，產生「由使用者指定的總結報告」，因此於簡易判決判定270’專利具有不可預見性(no
anticipation)。
四、 CAFC見解
在前述NTP案例的爭點在於侵權是否發生於美國境內，因其系爭之系統專利範圍與被控侵權產品均有一部份位在美國境外。CAFC於NTP案中除了闡明「使用」即表示「使發明運作」，同時進一步定義使用系統專利之地點即是「讓系統整體運作的地點，亦即控制系統執行並從該系統獲益的地點」。
CAFC認為，雖然NTP案之爭點是侵權地點而非侵權行為本身，但其對於§271(a)「使用」之解釋『一方必須使發明運作，例如控制系統整體並從中獲益』用於本案是合適的。但是，CAFC認為地方法院將§271(a)的「使用」定義為『一方需執行實體上或直接的控制系統的每一個別的元件』是錯誤的。NTP案中，「控制」應被解釋為讓系統運作的能力。NTP的客戶藉由單純的傳輸訊息即可遠距離地「控制」系統，且其確未擁有或直接、實體上控制系統中的所有元件。因此，CAFC認為若接受本案中地方法院對「使用」的解釋，將形同使NTP案的判決無效。
而CAFC同意，以「使用」的方式直接侵害受保護系統專利，需要用到受保護系統專利範圍的每一個元件。為了要讓系統運作，使用者必須使用所有在受保護系統專利範圍內的所有部份，然而此與使用者是否能直接控制該等元件並無關係，而是使用者藉由令這些元件運作達到此專利系統所要達成的目的，經由使所有元件整體地運作以「使用」之。
此外，CAFC更進一步以前述揭櫫之「使用」定義，針對(1) Qwest顧客 (2) Qwest的使用行為分別做進一步的解釋。
(1) Qwest顧客的使用：CAFC認為Qwest的系統有兩種不同的操作方式與本次訴訟有關，第一種是隨選操作(on-demand operation)：顧客可經由產生一個請求指令，搜尋特別且指定的資訊，讓Qwest的後端系統執行並提供可供下載的結果。使用者係藉由請求/回應(one request/one
response)的基礎以控制系統，如果顧客沒有提出請求，後端系統就無法執行。第二種為標準操作：即在系統正常運作過程中，經使用者同意後，Qwest的後端系統會建立一個可供使用者下載的定期總結報告。
CAFC判定無論是隨選操作或是標準操作，都是由客戶啟動服務的請求後，讓後端系統產生所請求的報告，因此，該兩種操作均為法律問題(as a matter of law)，亦都是「使用」系統，因為如果沒有顧客的行為，整個系統就無法運作，因此該顧客之行為即屬NTP案中所指的「控制」系統，況且顧客也從此運作中獲得益處。
(2) Qwest的使用：CAFC同意，Qwest是否「使用」該具專利之發明為法律問題，根據NTP案例的測試方法，Qwest並沒有使用該發明，因為必須讓系統運作並從中獲得益處才能被視為使用該系統。Qwest也許製造了後端處理元件，但從未「使用」該系統專利，因為Qwest並未讓該個人電腦資料處理裝置 (前端系統) 運作。
CAFC認為建立Qwest之「使用」行為的唯一方法是：如果Qwest需要對其客戶的行為負轉承責任，則可以將其客戶的使用行為歸咎於Qwest。而依據數個有關轉承責任的判例(註11)，均須分析一方的行為是否可歸咎於第二方基於直接侵權的目的所為。依CAFC之解釋，當多方執行方法專利之步驟而被認定為侵權時，其相互必須存在代理關係 (agency relationship) 或其他契約義務 (contractual obligation)。基於上述原則，CAFC判決本案中Qwest並不需為其客戶的行為負轉承責任，因為Qwest並無法指揮顧客執行，其客戶亦不可能以Qwest之代理人的關係產生該行為。儘管Qwest提供軟體和技術支援，但是否要將其安裝到個人電腦資料處理裝置中，係完全由顧客決定。
最後，有關地方法院對於270’專利具有「不可預見性」的簡易判決，CAFC判決，系爭之先前技術所能產生之紀錄，是否為270’專利獨立項所定義的「總結報告(summary reports)」之限制範圍所涵蓋仍有事實的爭議 (genuine issues of material fact)存在，故地方法院以簡易判決審判並不恰當。因此CAFC撤銷 (reverse)地方法院此項判決結果並發回重審。
五、 結論
本案目前由CAFC發回地方法院重審中，雖然尚未有明確判決結果，然而，由CAFC基於§271(a)對「使用」系統專利之定義可知，判斷是否「使用」系統，係由是否可使系統運作，並從系統的運作從中獲益而決定，與是否能直接控制系統的所有元件並無關係；此與方法或裝置專利，判斷是否符合§271(a)之「使用」所採取的「全要件原則」的標準並不相同。本案之系統供應者因為其系統的客戶端採用開放方式，因此CAFC判定系統供應者並無「使用」系爭之系統專利；反倒是消費者，因為藉由啟動服務的請求後，讓系統運作產生所請求的報告，而有可能構成CAFC所揭示之「使用」要件。因此，希望藉由本文的說明讓讀者可以對美國專利法§271(a)「使用」的定義及構成要件有進一步的了解，以作為避免侵權的參考。
※註 釋：
1、35 U.S.C. 271 Infringement of patent
(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.
2、Unique Concept, Inc. v. Brown 939 F.2d 1558, 1562 (Fed. Cir. 1991)
3、NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005)
4、Decca Ltd. v. United States, 544 F.2d, 1070(Ct. Cl. 1976)
5、Centillion Data Sys., L.L.C. v. Qwest Commc’ns Int’l Inc., No. 1:04 cv 73(S.D. Ind. Oct. 29, 2009)
6、Centillion Data Systems, LLC v. Qwest Communications International, Inc., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2010)
7、原文為”put[ting] the system into service, i.e., … exercise[ing] control over, and benefit[ting] from, the system’s application.”
8、BMC Resourses Inc. v. Paymentech, L.P. 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007)
9、Cross Medical Products v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 424 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2005)
10、原文為”an accused infringer must either practice every element or control or direct the actions of another that practices the element in question.”
11、BMC Resources Inc., Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318, 1328-29 (Fed. Cir. 2008), Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 2009-1372, 2009-1380, 2009-1416, 2009-1417, 2010 WL 5151337 (Fed. Cir. Dec. 20, 2010), and Cross Medical Product.
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