~ 十三卷五期 2011 年 5 月出刊 ~

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本期報導標題

利用假扣押及定暫時狀態之處分行使專利權之風險
─智慧財產法院三則判決實務介紹

從MCKESSON TECHNOLOGIES INC. v. EPIC SYSTEMS CORPORATION
案看互動式方法專利侵權判斷的爭議

 

利用假扣押及定暫時狀態之處分行使專利權之風險
─智慧財產法院三則判決實務介紹

智慧財產法院日前針對健亞生物科技股份有限公司(下稱健亞)與日商武田藥品工業株式會社(下稱武田)間有關因定暫時狀態之處分所造成的損害賠償事件,作成99年度民公上字第3號二審判決:武田應賠償對健亞因假處分執行所造成之損害新台幣5,000萬元。由於武田於我國行使專利權已針對不同當事人聲請假處分並提起多個專利侵權訴訟,而該二審判決涉及專利權人利用假處分對被控侵權人造成損害是否符合民事訴訟法第531條而應負無過失賠償責任問題,以及專利權人行使專利權是否構成侵權行為、有否權利濫用,以及專利權人是否違反公平交易法等問題,故判決一出即引發各界矚目。

除了武田假處分損賠案以外,智慧財產法院針對專利權人因假扣押及假處分所造成債務人(即被控侵權人)損害的賠償事件,亦曾作出兩個有利債務人的判決,分別是鴻海精密工業股份有限公司(下稱鴻海)因假處分致債務人損害而應負賠償責任的97年度民他上字第2號二審判決,以及99年度民他訴字第5號專利權人因假扣押對債務人造成損害應予賠償的一審判決。由於在我國專利權人利用假扣押或假處分行使專利權,之後反而要負損害賠償責任的案例尚屬罕見,故亦一併介紹。

一、 前言

二、 案件事實

三、 評析

四、 結論...詳全文

 

從MCKESSON TECHNOLOGIES INC. v. EPIC SYSTEMS CORPORATION案看互動式方法專利侵權判斷的爭議

互動式軟體、網際網路、無線通訊與電腦等技術的發展與廣泛的交互應用,已深刻的改變了現在人們的生活型態,亦促使商業活動出現重大的變革,不僅電子商務本身蓬勃發展,在智慧財產權領域中與電子商務相關的互動式方法專利競爭也日趨激烈。

2011年4月12日美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit,簡稱CAFC)在關於McKesson Technologies Inc. v. Epic Systems Corporation案(以下簡稱McKesson v. Epic案)的判決中,確認了地方法院對於被告Epic Systems Corporation(以下簡稱Epic公司)提出更新後的簡易判決(summary judgment)的決定,同時掀起了CAFC法官們對互動式方法專利侵權判斷原則的爭議。也因此無論是同意主要意見的法官,或是持不同意見的法官都認為應於適當時機以全院聯席會(en banc)來檢視這些爭議並作出決定,避免分歧持續擴大。

一、 前言

二、 爭議

三、 背景

四、 主要意見

五、 不同意見

六、 小結...詳全文

利用假扣押及定暫時狀態之處分行使專利權之風險
─智慧財產法院三則判決實務介紹


賴蘇民 律師

一、 前言

智慧財產法院日前針對健亞生物科技股份有限公司(下稱健亞)與日商武田藥品工業株式會社(下稱武田)間有關因定暫時狀態之處分(註1)所造成的損害賠償事件,作成99年度民公上字第3號二審判決:武田應賠償對健亞因假處分執行所造成之損害新台幣5,000萬元。由於武田於我國行使專利權已針對不同當事人聲請假處分並提起多個專利侵權訴訟(註2),而該二審判決涉及專利權人利用假處分對被控侵權人造成損害是否符合民事訴訟法第531條而應負無過失賠償責任問題,以及專利權人行使專利權是否構成侵權行為、有否權利濫用,以及專利權人是否違反公平交易法等問題,故判決一出即引發各界矚目。

除了武田假處分損賠案以外,智慧財產法院針對專利權人因假扣押及假處分所造成債務人(即被控侵權人)損害的賠償事件,亦曾作出兩個有利債務人的判決,分別是鴻海精密工業股份有限公司(下稱鴻海)因假處分致債務人損害而應負賠償責任的97年度民他上字第2號二審判決,以及99年度民他訴字第5號專利權人因假扣押對債務人造成損害應予賠償的一審判決。由於在我國專利權人利用假扣押或假處分行使專利權,之後反而要負損害賠償責任的案例尚屬罕見,故亦一併介紹。

二、案件事實

(一) 武田假處分損賠案─准予假處分裁定確定,惟本案訴訟被駁回確定

專利權人武田前以皮利酮鹽酸鹽(pioglitazone hydrochloride,下稱成分A)及胰島素分泌促進劑或胰島素製劑等(下稱成分B),兩成分以一定比例所組成之醫藥物(即以下所謂複方藥品專利),取得我國發明第135500號名稱為「用以預防及治療糖尿病之醫藥組成物」專利,武田並就成分A藥品(即以下所謂單方藥品專利)向我國衛生署取得名稱為Actos藥品許可證。嗣後武田發現健亞向行政院衛生署申請與其Actos藥品之主要成分相同皆為成分A的Vippar藥品臨床實驗,認為Vippar藥品落入第135500號專利範圍,故檢具由某專利商標事務所製作之專利侵害鑑定報告為證,向台中地方法院聲請並獲核准取得假處分裁定,並經聲請執行後行政院衛生署即暫緩對健亞聲請藥品許可證之審查程序。

武田的假處分裁定之後雖經最高法院維持而確定在案(註3),惟相對武田所提起的專利侵權本案訴訟反被判決駁回而敗訴確定,主要理由為:健亞所生產之Vippar乃單方藥品,而武田專利乃複方藥品專利,武田就僅具有成分A「皮利酮氯化氫」之單方藥品並不具有專利權,是縱使健亞之Vippar藥品主要成分與武田之Actos主要成分相同,亦難認為健亞Vippar藥品構成專利侵權。之後健亞乃基於本案勝訴判決聲請並獲准撤銷假處分(為債務人聲請撤銷假處分),並提起本件損賠訴訟主張武田之假處分聲請乃自始不當,有濫用專利權構成民法侵權行為及違反公平交易法之不公平競爭等,請求武田應賠償其藥品因假處分而約延誤四年多的期間方上市之損失。案經智慧財產法院一審判決駁回,健亞提起上訴,二審判決廢棄原判決,改判武田應賠償健亞新台幣5,000萬元

二審改判的重要事實認定基礎為,武田身為著名藥廠,且擁有多項藥品相關專利,既明知健亞之Vippar藥品僅係單方製劑,而此單方製劑並無任何專利權之爭議,與系爭專利係複方製劑不同,竟仍任意指摘該單方製劑侵害系爭複方製劑之專利,難謂毫無過失。此外,二審法院就武田所提出專利侵害鑑定報告所具備之瑕疵亦著墨甚深:「況本件被上訴人據以主張上訴人Vippar藥品侵害系爭專利之主要證據,即○○專利商標事務所所製作之專利侵害鑑定報告,其中就系爭專利申請專利範圍第1項與Vippar臨床試驗分析表中,有關(B)藥物(按:Vippar係被列為「A」藥物,磺醯脲被列為「B」藥物)部分比對結果之結論係「要件不同」,另就(A)藥與(B)藥之重量比部分比對結論為「ND(意指:無法決定)(以上參閱本院原審卷第51、52頁),此所以該鑑定報告表示:「Vippar臨床試驗並未讀入135500號發明專利之申請專利範圍第1項之全部相同的技術特徵。特別是,其並未讀入'500號專利之構成要件:『(B)由α-葡萄糖抑制劑』、雙胍、史塔丁(statin)化合物及血管收縮素轉換酵素抑制劑組成之群中之至少一員之混合。」(參本院原審卷第52頁),上開說明,乃指Vippar並未文義讀入被上訴人系爭專利之意,亦即上訴人系爭Vippar藥品並未構成文義侵權。上開鑑定報告於嗣後之均等論部分認為構成均等侵害,姑不論其推論是否可採,僅就文義比對部分而言,被上訴人係明知上訴人系爭Vippar藥品並未文義落入系爭專利,此乃可確定之事。另就被上訴人系爭專利申請專利範圍第10項與上訴人系爭Vippar藥品臨床試驗分析比對結果,其中對於(A)藥與(B)藥之重量比部分係認為「ND」,亦即「無法決定」,詎該鑑定報告竟在該部分之結論記載為:「Vippar臨床試驗讀入'500號專利之申請專利範圍第10項之全部相同的技術特徵」(參本院原審卷第54頁),換言之,即認為上訴人系爭Vippar藥品文義讀入被上訴人系爭專利申請專利範圍第10項,而構成文義侵權。惟查,上開鑑定報告既就(A)藥與(B)藥之重量比部分係認為無法決定(ND),如何又認為全部均已文義讀取?換言之,上開鑑定報告對於「無法決定」之部分亦認為已經符合文義讀取而落入系爭專利申請範圍,則其如何就無法決定之內容推演出何種文義,進而將兩者比對後,認為符合文義讀取,自應詳述其推論過程,詎上開鑑定報告並未說明,即遽下斷語,顯然有誤。雖該鑑定報告接續就均等論部分亦進行比對,認為構成均等侵害,惟上開錯誤部份,亦未說明如何推導出均等結論,蓋就(A)藥與(B)藥之重量比部分係認為「ND」(無法決定),則其又如何決定「均等」?又被上訴人系爭'500專利乃(A)藥與(B)藥組合,而上訴人系爭藥品充其量僅為(A)藥,如何在缺乏(B)藥情形下,與被上訴人系爭'500號專利構成「文義相符」、「均等落入」等,均未見詳論,即率爾以上開「形式上狀似完備」之鑑定報告提出於法院,並在聲請狀第三頁部分記載:「鑑定結果發現:『Vippar臨床試驗之技術特徵與武田藥品所有之證書號一三五五○○發明專利的專利申請範圍在字義上為完全相同,符合【全要件原則】,因此構成專利字義侵害』」等語(參北院卷第22頁),將明顯在文義侵權部分不成立,而係在均等論始認為侵權之比對結果,改稱之為在文義上比對即完全相符構成侵權云云,使法院誤採為准許定暫時狀態處分之依據,難謂無誤導之嫌。」

本件二審法院係認為,武田執內容有瑕疵之侵害鑑定報告,任意指摘健亞之單方藥品侵害其複方藥品專利,致使健亞之藥品因此延誤數年始能上市,武田難謂無侵權之過失,且武田係故意利用法律上所規定之制度,遂行防堵他人競爭產品進入市場,自屬權利之濫用,乃屬足以影響交易秩序之顯失公平行為。

(二) 鴻海假處分損賠案─假處分裁定被抗告法院認為有自始不當而撤銷確定

專利權人鴻海以上達科技股份有限公司(下稱上達科技)侵害其三件專利權為由,向台北士林地方法院聲請並取得定暫時狀態之假處分裁定,禁止上達科技製造、販賣所有供Express Card使用及侵害相關專利之電連接器產品,之後並聲請執行該假處分。上達科技不服該假處分裁定提起抗告,經台灣高等法院認為鴻海並不能提出證據釋明其有防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有定暫時狀態處分之必要,以欠缺必要性為由廢棄原假處分裁定,再經最高法院維持抗告裁定而撤銷假處分裁定確定。之後上達科技即針對鴻海聲請假處分裁定主張有自始不當,構成違反保護他人法律之侵權行為及違反公平交易法等,請求鴻海賠償因假處分而停產約10個月所致之損失,經台灣板橋地方法院一審判決駁回,上達科技提起上訴後二審智慧財產法院廢棄原判決,改判鴻海應賠償上達科技新台幣316萬餘元

之所以二審改判的關鍵在於鴻海假處分裁定有無自始不當之認定:「經臺灣高等法院認:被上訴人資產高達數千億,即使於2年內共受到2,000萬元之損害,亦不致於立即危及公司之生存或營運、難以期待其依正常訴訟程式或一般保全程式謀求救濟。再觀諸被上訴人於95年6月15日取得上訴人銷售系爭產品之發票,已知上訴人銷售系爭產品之事實,卻於半年後即95年12月4日始為本件假處分之聲請,且於原法院准許假處分96年1月23日送達假處分裁定後,於96年2月16日始為執行,亦足佐證其並未因被告銷售系爭產品而發生重大損害或有急迫危險之情形。被上訴人復不能提出證據,以釋明其有防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有定暫時狀態處分之必要,欠缺定暫時狀態處分之必要性,…,系爭定暫時狀態處分裁定,經抗告法院依當初裁定時客觀存在之情事,認為不應為此裁定而予撤銷,並經確定,則上訴人主張該定暫時狀態處分裁定有自始不當情事,即堪採信。」

件二審法院認為,鴻海資產充足不可能因上達科技侵害專利而受有重大之損害,且鴻海於知悉上達科技銷售後半年方聲請假處分,且於假處分裁定20日後方聲請執行假處分,足證未發生重大損害或有急迫危險之情形,欠缺假處分必要性,故原准予假處分裁定係自始不當,鴻海應賠償上達科技因假處分或供擔保所受之損害。

(三) 假扣押損賠案─債權人撤銷假扣押,另專利權被舉發成立撤銷確定且本案訴訟亦被駁回確定

本件因假扣押所致損害賠償案之被告(即假扣押債權人),為新型第209151號「鑽孔用底墊板之合成結構」專利之專屬被授權人,因認為本件原告(即假扣押債務人)侵害專利,故以請求賠償損害為由,向台南地方法院聲請假扣押裁定准許對原告之財產為假扣押,經強制執行而於97年1月4日扣得原告所有之材料(含半成品與樹皮原物料)與機器設備等財產,並由原告即假扣押債務人保管置於其廠房。嗣系爭專利因不具新穎性而遭舉發成立,由智慧財產局撤銷系爭專利,被告不服提起訴願及行政訴訟,均遭駁回而確定,且被告對原告提起專利侵權本案訴訟,亦經高等法院台南分院判決敗訴駁回確定。不料於舉發成立確定及本案敗訴確定後不久,發生莫拉克颱風侵襲台灣(98年8月6日起至8月8日止)致中南部及東南部地區有水患及土石流等之災難,該颱風為八七水災迄今最嚴重之水患,並發生全國震撼之高雄縣甲仙鄉小林村滅村事件。因為莫拉克颱風之故,置至原告廠房內被扣押之半成品與樹皮原物料等材料因而遭淹水,造成價值減少損失。之後被告即假扣押債權人聲請撤銷該假扣押裁定及撤回執行,原告爰起訴主張依民事訴訟法第531條第1項規定,或依民法第184條第1項侵權行為之規定,請求被告賠償因系爭假扣押裁定所受之損害,案經智慧財產法院一審判決被告應賠償原告新台幣77萬餘元關於被扣押材料因風災淹水之跌價損失。

本件一審法院認為,假扣押執行有查封債務人財產而禁止其處分之效力,本質上屬加害行為,系爭專利既經舉發撤銷確定依法有溯及效力而自始不存在,是被告向法院聲請假扣押執行難謂合法,非屬權利之正當行使。故被告即假扣押債權人聲請撤銷假扣押裁定與撤回其執行,依民事訴訟法第531條第1項之規定,應負損害賠償責任。

三、 評析

提到專利權人因行使專利權反被反控損害賠償事件,一般皆會聯想到是否有侵權行為,專利權濫用或違反公平交易法等問題,本文提到的二個假處分案例中被控侵權人的請求權基礎亦不脫此範圍。然不當行使專利權的態樣很多,在我國,專利權人所選擇常見的行使權利方式包括:寄發警告函,或利用國家司法程序,提起專利侵權訴訟,或利用民事非訟如假扣押、假處分或定暫時狀態之處分等保全程序,甚至證據保全程序也有可能在此範圍內(註4)。至於美國法制上所謂的專利濫用(patent misuse),則界定為專利權人不當擴展其專利權範圍而產生反競爭效果,或者利用專利權以違反反托拉法等情形。由於本文所介紹三則法院判決案例事實乃假扣押或假處分所造成被控侵權人損害的情形,故以下聚焦於我國民事訴訟法第531條以及侵權行為法之討論。

(一) 民事訴訟法第531條及侵權行為法相關問題

民事訴訟法第531條規定假扣押裁定若因三種原因而撤銷者,債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害:(1)因自始不當而撤銷;(2)債權人未遵期起訴而債務人聲請撤銷者;及(3)債權人聲請撤銷者。假處分及定暫時狀態之處分依同法第533條及第538-4條(註5)規定亦準用第531條。依判例見解(註6),若依上述三個法定事由而撤銷假扣押確定者,債權人對債務人因假扣押所受之損害應負無過失之損害賠償責任,若不符合第531條事由,債務人非不得依侵權行為法請求損賠,只是必需證明債權人有故意過失。另應注意民事訴訟法第538-3條特別規定將定暫時狀態處分因第531條撤銷時債權人之無過失損賠責任,緩和為若債權人可舉證證明自己無過失時,法院得視情形減免其賠償責任。此一與假扣押及假處分作差別規定之理由,衡諸定暫時狀態處分法律設定較高的取得門檻(註7)以及法院本案化的審理程度,應可理解。

本文案例關於民事訴訟法第531條部分,首先,鴻海假處分損賠案係涉及假處分裁定是否因自始不當而被撤銷,所謂自始不當而撤銷者,依判例見解(註8),指對於假扣押或假處分裁定抗告,經原裁定法院或抗告法院依命假扣押或假處分時客觀存在之情形,認為不應為此裁定而撤銷之情形而言,若係因本案訴訟敗訴確定而撤銷該裁定,僅屬因命假扣押或假處分以後之情事變更而撤銷,尚非該條所謂因自始不當而撤銷。鴻海一案,抗告法院台灣高等法院係認為鴻海並不能提出證據以釋明其有防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有定暫時狀態處分之必要性而撤銷原裁定,故智慧財產法院二審認為原裁定法院本應駁回其聲請卻反為准許裁定係自始不當而被撤銷,依民事訴訟法第531條規定債權人即鴻海應賠償債務人因假處分或供擔保所受之損害。其次,假扣押損賠案,則單純是債權人自行聲請撤銷假扣押裁定及執行,亦屬民事訴訟法第531條之法定事由。

乍看之下,或有人認為以上兩案,一屬天災不可抗力事件所致債務人的損害,另一則為法院認事用法不確定性的問題,似非債權人的責任。然而,民事訴訟法第531條既已對相關事由作出損害歸責劃分,我們也只能說這就是發動假扣押或假處分的債權人所要承擔的風險(註9)。然民事訴訟法第531條亦有值得探討之處,例如,何以債權人要乖乖主動聲請撤銷假扣押或假處分而導致符合該條無過失責任之規定?債權人可否乾脆選擇不撤回假扣押?

對此問題,武田假處分損賠案二審判決理由有所探討,由於武田案是假處分債務人於專利侵權本案勝訴判決確定後聲請撤銷假處分,而假處分裁定本身也未因自始不當被撤銷,形式上難以符合民事訴訟法第531條的三種狀況,然判決理由以:「本件系爭假處分係由上訴人(債務人)於本案勝訴確定後,聲請法院撤銷,非由被上訴人(債權人)聲請撤銷,形式上顯然並不符合最高法院上開意旨,亦不符合民事訴訟法第531條第1項所指因同法第530條第3項由債權人聲請撤銷時,債權人應對債務人負損害賠償責任之規定,亦不符合智慧財產案件審理法第22條第7項由債權人聲請撤銷時負損害賠償責任之規定。惟倘執此見解,則債權人於本案敗訴確定後,為避免因主動聲請撤銷假處分時須擔負損害賠償責任,自得故意不為聲請,放任不管,而債務人為求早日排除上開不當之假處分,遂自行聲請撤銷假處分,結果反因此無法請求債權人賠償損害,顯非立法原意。本院認上開規定之意旨,解釋上應著重於審酌債權人於聲請假處分時,是否自始明知不當,猶執意持不實之資料向法院聲請,以獲得原不應取得之准許假處分裁定,而非在於該假處分嗣後究係由何人聲請撤銷,以決定債務人是否得以向債權人請求損害賠償,否則即有可能因假處分裁定係由獲得本案勝訴確定之債務人聲請撤銷,即無法對自始明知聲請假處分係不當之債權人請求損害賠償之窘境。況依前述最高法院85年度台上字第2923號判決意旨,債權人於假扣押、假處分本案判決敗訴確定後,仍應負民法第184條侵權行為損害賠償責任,益證有關民事訴訟法第531條第1項之解釋,應以前揭說明為當。」認為武田聲請假處分行為有自始不當,雖難以直接適用民事訴訟法第531條,但要成立侵權行為或違反公平法第24條而負損賠責任,並無問題。

本文以為,民事訴訟法第531條與侵權行為法主要差別,在於符合民事訴訟法第531條情形則債務人不必證明債權人有故意過失,而舉證所在,敗訴所在,故若可成立第531條自較僅能主張侵權行為更為有利。若債權人主動聲請撤回保全裁定依第531條規定將負無過失責任,反之若債權人放任不管則債務人只能依侵權行為法主張而需證明債權人的故意過失,如此一來,經債權人衡量利弊得失後(例如,若債權人自身並無取回擔保金的資金壓力、且不主動撤銷亦不致造成風險失控),難保不發生債權人行險僥倖而選擇放任不管,以在未來債務人可能提出的損賠訴訟中取得加重債務人舉證故意過失責任的利益,由此觀察,民事訴訟法第531條規定似有奬勵放任、打擊主動負責之嫌,武田案法院上開見解,可茲贊同。

(二) 假扣押或假處分損賠責任之成立與否,與專利侵權本案訴訟勝敗間有無關係?與專利被舉發成立撤銷間有無關係?(註10)

在法律規範應然面上,專利權不當行使損賠責任成立與否所要評價的對象乃專利權人的權利行使行為,故邏輯上應與專利侵權本案訴訟評價對象為被控侵權人有否侵害專利無關,兩者乃不同的行為主體之不同行為。故專利侵權訴訟本案敗訴或專利被舉發成立無效確定,並不必然代表專利權人行使權利有不當之處。再由另一角度思考,縱使專利權人的侵權訴訟本案勝訴,也不意味專利權人行使權利過程中未曾濫用過專利權。以本文探討的鴻海假處分損賠案為例,鴻海似未提起專利侵權訴訟故無本案訴訟成敗問題,而其專利有效且被控侵權產品有落入專利範圍,似亦無問題。然而,鴻海仍免不了要為其以假處分行使專利權的行為負損賠責任,如前所述,此乃選擇發動假處分時所要承擔的風險,而與被控侵權人是否侵害及專利有效否無關。

至於假扣押損賠案例基本上也應反映此種風險觀,雖然系爭專利因不具新穎性而遭舉發撤銷確定,且被告所提起專利侵權本案訴訟亦敗訴確定,然依上述討論,專利被舉發及本案敗訴應非賠償責任是否成立所需考量之點,惟法院卻認為:「按專利經提起行政救濟經駁回確定者,其專利權之效力,視為自始不存在,專利法第73條第1項第2款、第2項定有明文。…假扣押執行有查封債務人財產而禁止其處分之效力,本質上屬加害行為,而系爭專利既經舉發撤銷確定,揆諸前揭說明,系爭專利自始不存在,是被告向法院聲請假扣押執行難謂合法,非屬權利之正當行使。」本文認為,判決將事後專利被舉發成立確定,透過專利法第73條擬制專利溯及失效(註11),而與先前聲請假扣押構成侵權行為的違法性要件關連起來,有否必要,值得探討(註12)

過去實務運作下來,許多被控侵權人於專利權人之本案侵權訴訟敗訴確定或專利被舉發撤銷確定後起訴主張損害賠償,少有成功案例,尚稱符合上述應然面的觀察。然而,本文的假扣押損賠案上述法院的說理,以及武田假處分損賠案法院的事實認定基礎,皆讓理論上獨立之二事產生了事實上某種程度的互動關連性。因此,對專利權人而言小心謹慎行使專利權乃不二法門,若行使權利時專以損害他人為目的而濫用專利權,或不當擴張其專利權利範圍而有違反競爭秩序,或者只因急功近利未能步步為營本於事實及專業判斷,則難保不會在評估如何採取法律行動時造成誤判,不但提高了自己本案訴求失敗的風險,另方面亦可能落人口實而未來被反控損賠,可謂賠了夫人又折兵,這也是本文三個案例可帶給專利權人的啓示。

四、 結論

本文案例涉及一個假扣押及二個定暫時狀態之處分,過去實務就假扣押原因的釋明不若現行要求之嚴格,過去實務就定暫時狀態處分之必要性審查也流於形式,導致專利權人只要有專利侵害鑑定報告再作好供擔保的準備,即可容易取得保全程序裁定。如此有利於專利權人的時空背景固已不復得見,反而如本文案例所示,早期實務運作下專利權人因假扣押或定暫時狀態處分裁定所取得之利益,現正隨著專利侵權本案訴訟的確定而對專利權人造成反噬,特別是符合民事訴訟法第531條事由的情形,專利權人會負極為嚴重的無過失賠償責任或同法第538-3條的緩和責任,本文所舉鴻海假處分損賠案及假扣押損賠案皆反映出此等利用保全程序行使專利權的風險。

除了民事訴訟法第531條以外,專利權人若不當行使專利權亦可能構成侵權行為、專利權濫用或違反公平交易法等情,而應負損害賠償責任。惟一方面在法律要件的成立上,侵權行為、權利濫用或違反公平交易法等本質上較民事訴訟法第531條不易主張(註13),另方面,在事實認定上,有否不當行使專利權會涉及專利權合理範圍何在、以及專利權人有否跨越此一合理範圍的判斷,自需具備對專利有一定專業知識者方足勝任,而我國法院得以整體全面針對訟爭標的之專利進行細膩分析與討論也是在智慧財產法院成立以後的事,無怪乎早期實務關於不當行使專利權得以成立之案例極少,是以武田假處分損賠案就專利權人行使專利權的風險而言,極具啓發性。如前所述,法院所以認定武田有不當行使專利權的主要事實基礎,在於武田無法解釋何以明知健亞生產之藥品僅係單方製劑而與系爭專利複方製劑有所不同,竟爾任意指摘專利侵害難謂毫無過失,另外假處分聲請狀內容與所使用之專利侵害鑑定報告內容亦存有誤導或瑕疵等等。凡此種種存於制度規範面及實務操作面之應注意事項,乃專利權人行使權利時之風險所在,而於專利律師本於專業良知為權利人進行策略建議時,亦足茲借鏡。

※註 釋:

1、以下除特別予以區分或說明,否則概以「假處分」略稱定暫時狀態之處分。

2、可以參考本所實務報導有關武田對其他被告主張相同專利的侵權訴訟案例:邱毓靮蒏v「我國專利間接侵權之實務判決介紹—以智慧財產法院97年度民專訴字第5號判決為中心—附論:美國一則實務判決」,聖島國際智慧財產權實務報導,第11卷第1期,2009年1月。

3、武田假處分裁定先經台灣高等法院台中分院以93年度抗字第857 號裁定,廢棄部分原裁定,駁回武田該部分之聲請,並駁回健亞之其餘抗告,再經最高法院以94年度臺抗字第229 號裁定駁回武田之抗告後而告確定,詳情可以參照智慧財產法院98年度民公訴字第6號即本案一審判決之理由。

4、證據保全由於執行方法較有彈性,法院可以選擇用較不致造成損害的方式進行,且執行時間較短,因此整體而言較之假扣押或定暫時狀態處分對債務人造成的不利益會較輕微。惟具體個案想像上當不排除有專利權人利用證據保全以不當行使專利權的可能。

5、此外,智慧財產案件審理法第22條第7項就定暫時狀態之處分設有相同規定。

6、可參照最高法院58年度台上字第1421號判例。

7、民事訴訟法第538條規定取得定暫時狀態處分需滿足「為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形」之必要性要件。另針對智財權事件,智慧財產案件審理細則第37條參考美國法院禁制令要求,規定法院審理定暫時狀態處分之必要性時,應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害,並應權衡雙方損害之程度,及對公眾利益之影響。

8、最高法院67年台上字第1407號判例及69年台上字第1879 號判例參照。

9、當然假處分的執行會對債權人帶來某程度的市場競爭利益,至於假扣押亦有將來保全執行上之利益。而民事訴訟法第531條的無過失責任規定,我們可以「危險責任」分配正義的觀點來看─因債權人聲請假扣押或假處分製造了債務人的危險來源,而債權人可自行決定是否進行假扣押或假處分,且債權人可由假扣押或假處分獲得利益等等。

10、此部分討論可擴及一般不當行使專利權損害賠償事件,並不限於假扣押及假處分的情況。

11、專利永遠都有被撤銷的風險,故不宜因事後專利被撤銷即形式認定之前行使專利權有所不當,而仍應斟酌具體行為有無故意過失等。專利法第105條規定亦可茲參照。

12、本件違法性有無或可由我國實務就侵權行為違法性之「結果不法」來理解。假扣押債權人一旦符合民事訴訟法第531條規定主動撤銷假扣押,債權人即負無過失賠償責任,應不得以任何權利正當行使作為阻卻違法事由。蓋若債權人於此可主張權利正當行使阻卻違法,由於債權人莫不基於債權之正當行使而聲請假扣押,如此一來則民事訴訟法第531條形同被架空而全無適用餘地。

13、例如,侵權行為需證明有加害行為、侵害權利、行為不法、造成損害、行為及損害間有相當因果關係、行為人有責任能力,且主觀上要有故意過失等要件,因此法院可以很容易以其中任何一個要件不符合或無法舉證來駁回。至於民法第148條第1項揭示「權利之行使,不得違反公共利益,或以損害他人為主要目的」之權利濫用禁止法則,惟實務上最高法院除以判例一再表示應採「應就權利人因權利行使所能取得之利益,與他人及國家社會因其權利行使所受之損失,比較衡量以定之」之利益衡量原則外(71年度台上字第737號判例參照),較少有實際案例態樣可茲參考。

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從MCKESSON TECHNOLOGIES INC. v. EPIC SYSTEMS CORPORATION
案看互動式方法專利侵權判斷的爭議


吳俊彥 專利師

 

一、 前言

互動式軟體、網際網路、無線通訊與電腦等技術的發展與廣泛的交互應用,已深刻的改變了現在人們的生活型態,亦促使商業活動出現重大的變革,不僅電子商務本身蓬勃發展,在智慧財產權領域中與電子商務相關的互動式方法專利競爭也日趨激烈。

2011年4月12日美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit,簡稱CAFC)在關於McKesson Technologies Inc. v. Epic Systems Corporation案(註1)(以下簡稱McKesson v. Epic案)的判決中,確認了地方法院對於被告Epic Systems Corporation(以下簡稱Epic公司)提出更新後的簡易判決(summary judgment)的決定,同時掀起了CAFC法官們對互動式方法專利侵權判斷原則的爭議。也因此無論是同意主要意見的法官,或是持不同意見的法官都認為應於適當時機以全院聯席會(en banc)來檢視這些爭議並作出決定,避免分歧持續擴大。

二、 爭議

在此要探究的爭議是關於互動式方法專利在進行侵權判斷時是否存在「單一方規則(single-entity rule)」的限制?其認定標準為何?

McKesson v. Epic案判決的主要意見是由LINN法官主筆,其認為依據CAFC的先前判決,由於原告McKesson Technologies Inc.(以下簡稱McKesson公司)無法指出存在「單一方(a single party)」實施系爭方法專利請求項中全部的步驟,因此認定沒有直接侵權者存在;又由於缺乏直接侵權者,因此合議庭也就認為沒有間接侵權的可能,從而確認地方法院對於被告Epic公司沒有侵權的簡易判決。

然而,NEWMAN法官則持不同意見,質疑「單一方規則」是不當的限制,且認為本案判決與部分先前判決背離了CAFC更早的判決先例(precedent),並藉由「一個永遠不會被侵害的專利不是專利法所定義的專利,因為一個不會被侵害的專利是不具備排他權利」的論述,強調專利保護應隨技術發展與侵權型態而演進,對於獲准專利的權利行使予以限制是不利於商業活動、公平性,以及對創新的鼓勵。

贊同主要意見的BRYSON法官則認為本案判決是符合CAFC的判決先例,但其也認為本案中出現的爭議有必要於適當時機以全院聯席會加以檢視。

以下藉由對McKesson v. Epic案的進一步介紹,探討現今美國關於互動式方法專利在權利主張上所出現的爭議。

三、 背景

McKesson v. Epic案原告McKesson公司擁有美國專利號US 6,757,898號(註2)專利(以下簡稱’898號專利),其內容是涉及一種健康照護提供者與病人間的電子通信方法,藉由提供個人化網頁的服務方式,使醫生與病人間可輕易的透過網路進行通信。該’898號專利內容描述了病人個人化網頁的運作方式,並宣稱「一旦病人登入其個人網頁」,病人便可以取得排程、帳單系統等多項服務。該’898號專利請求項第1項內容如下:

1. 一種在至少一健康照護提供者與多個由該健康照護提供者服務的使用者間的自動電子通信方法,該方法包含下列步驟:

由多數使用者中之一開始一個通信至提供者以獲取訊息,其中該提供者已為各使用者建立一預先存在的醫療紀錄;

透過一電子通信網路經過一提供者/病人介面傳輸該通信至一提供者獨特的網頁藉以授權通信,藉此該通信自動地重組和處理或儲存在一中央伺服器上,前述網頁是由中央伺服器透過一提供者-病人介面服務中心支援或通信;

電子化比對該通信的內容與由該提供者預先提供至中央伺服器的對應資料,以訂定一靜態物件回應或一動態物件回應,或一組合靜態與動態物件的回應;及

自動地送回該通信回應至使用者電腦,藉此該回應被使用者閱讀或儲存於該使用者的電腦;

前述的提供者/病人介面提供一全自動機制以在該提供者的網站為每一位由提供者服務的使用者產生一個人化頁面或區域;和

前述的病人-提供者介面服務中心是用於動態地組合和傳送客製內容給使用者。

被告Epic公司是一家私人軟體開發公司,其將軟體授權給健康照護提供者使用,其中一種產品就是在McKesson v. Epic案中被控侵權的MyChart軟體。MyChart軟體可供健康照護提供者將醫療紀錄與病人的個人化網頁進行連結,該軟體亦可供病人經由網路透過個人化的MyChart網頁與其健康照護提供者進行通信,藉此病人得以取得自身的醫療紀錄、治療資訊、排程等訊息。

特別的是被告Epic公司自己並未使用MyChart軟體,而是授權健康照護提供者使用。被授權的健康照護提供者則未要求病人必須使用,而是將MyChart軟體的服務當作是個選項供病人自行選擇是否使用;病人若要選用MyChart軟體的服務,須先自行登錄健康照護提供者的MyChart網頁,實施「開始一個通信(initiating a communication)」。一經認證,病人便可由一個個人化網頁取得醫療紀錄等訊息。

McKesson公司於2006年12月6日向地方法院對Epic公司提出告訴,主張被告Epic公司藉由授權MyChart軟體給健康照護提供者,進而提供病人使用的行為引誘侵害(induced infringement)其’898號專利請求項第1∼10項、第12∼14項,及第16∼18項。

被告Epic公司首次於2008年1月14日要求對聯合侵權(joint infringement)進行簡易判決,儘管雙方對被告Epic公司的客戶,也就是健康照護提供者並未直接實施’898號專利請求項中的第一步驟「開始一個通信」並無爭執,但地方法院仍否決了被告Epic公司的要求,認為依照BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.案(註3)(以下簡稱BMC案),仍存在待確認使用MyChart軟體的健康照護提供者是否指導(direct)或控制(control)使用者實施第一步驟的事實問題。

隨著專利請求項界定(claim construction)與證據開示程序(discovery)的結束,被告Epic公司更新其對聯合侵權的簡易判決的請求,聲稱其客戶未直接實施「開始一個通信」的步驟,也未控制或指導另一人實施該步驟,原告McKesson公司無法證明存在單一方直接侵害’898號專利,也就無法成功主張間接侵權的存在。地方法院同意並判決被告Epic公司沒有侵權。原告McKesson公司遂上訴至CAFC,然CAFC合議庭仍認為由於缺乏直接侵權,也就不存在間接侵權的可能,從而確認地方法院對於被告Epic公司沒有侵權的簡易判決。

四、 主要意見

LINN法官主筆的主要意見以BMC案(註4)為依據,認為判斷是否存在引誘侵權,必須先論究是否存在直接侵權者;而方法專利只有在單一方實施了該專利請求項的每個步驟才是直接侵權。由於原告McKesson公司與被告Epic公司都同意沒有任何單一方實施’898號專利請求項的所有步驟,因此惟一的爭點便在於被告Epic公司的客戶,即MyChart軟體提供者與MyChart軟體使用者之間的關係,也就是MyChart軟體使用者實施「開始一個通信」步驟的行為是否能歸責於MyChart軟體提供者。

主要意見認為在BMC案與Muniauction, Inc. v. Thompson Corp案(註5)(以下簡稱Muniauction案)中,CAFC都面對多方行為結合實施方法專利請求項的每一個步驟,但不存在任何單一方實施請求項的所有步驟;並且決定「在多方行為結合實施方法專利請求項的每一個步驟情況下,只有當存在一方行使『控制或指導(control or direction)』整個過程時,所有步驟的實施可歸咎於控制方,而存在直接侵權」;並認為「控制或指導」的標準是符合法律傳統上認為被控直接侵權者對那些被要求完成方法專利步驟的另一方行為負有代理責任。

LINN法官也援引Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.案(註6)(以下簡稱Akamai案)專利權人試圖將各實施了部分方法專利步驟的多方行為歸咎於單一方。Akamai案所涉及的三件專利其技術內容都是關於網路的內容傳送服務,其技術容許內容提供者外購儲存空間並以片段不連續的方式傳送其網站內容。Limelight Networks, Inc.(以下簡稱Limelight公司)實施了系爭專利中除了「標示(tagging)」和「服務(serving)」以外的所有步驟,且提供足夠的資訊服務讓客戶自行實施「標示」和「 服務」的步驟。此外,Limelight公司提供的契約未強制要求客戶實施「標示」和「 服務」步驟,而是說明如果客戶希望享受Limelight公司服務的好處,必須自行實施「標示」和「服務」步驟。CAFC在Akamai案的判決主張只有當實施方法專利步驟的多方間具有代理經銷關係,或當一方約束另一方實施方法專利的步驟,才存在聯合侵權。CAFC歸納Limelight公司的客戶並非以代理經銷的身分,或受約束地實施方法專利步驟。而基於Limelight公司本身並未實施方法專利的全部步驟,且也無法將Limelight公司客戶實施其餘步驟的行為歸責於Limelight公司,因此認定Limelight公司沒有侵權。

回到McKesson v. Epic案中,儘管原告McKesson公司爭辯醫病關係(doctor-patient relationship)的本質大於一般商業關係(arms length relationship),更舉出諺語「醫生說了算(”doctor’s order” say it all)」來強調醫病特殊權利關係(doctor-patient privilege)足以歸咎MyChart軟體提供者應承擔MyChart軟體使用者的行為責任。然LINN法官的主要意見卻指出醫病關係並未引發代理經銷關係或強加病人約束,從而使得病人的自願行為可以被視為代理醫生的行為。MyChart軟體使用者是在無強制義務的情況下選擇要或不要與MyChart軟體提供者開始通訊。

LINN法官總結由於無事證指出MyChart軟體使用者是以MyChart軟體提供者的代理經銷身分實施方法專利的步驟,也沒有證據證明MyChart軟體使用者受約束而以代表MyChart軟體提供者的身分實施方法專利的步驟。因此在無代理經銷或約束義務的情況下,MyChart軟體使用者行為不能歸責於MyChart軟體提供者,即被告Epic公司的客戶。故原告McKesson公司無法證明任何單一方直接侵害其’898號專利,也因為欠缺直接侵權,被告Epic公司亦不承擔間接侵權的責任。

在本案中原告McKesson公司另外也比較了CAFC關於聯合民事侵權行為人責任(joint tortfeasor liability)和著作權代理責任(vicarious copyright liability)的判決先例,並主張在民事侵權法的基礎下,聯合責任被標示為「個別觀之不違法的多方行為,然結合時導致原告的損害」,McKesson公司宣稱CAFC判決先例違反法律一般原則而不具一致性,並引用若干被告因侵權而獲益而認定存在著作權代理責任的著作權案例。而LINN法官則反駁McKesson公司所謂與判決先例相背離的說法是不具說服力的,並指出專利法是由成文法條所創,援引BMC案論述「延伸直接侵權的範圍至多方行為人獨立的行為,將顛覆間接侵權的法律架構」。

主要意見認為專利間接侵權的概念,包含幫助侵權和引誘侵權已足可應付聯合民事侵權行為人的問題。LINN法官基於Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.(1964)案(註7)(以下簡稱Aro(1964)案)主張間接侵權者是聯合民事侵權行為人的一種態樣,因為當其單獨行為不會損害專利權人,而其行為聯合另一人行為將造成原告的單一損害。再次援引BMC案認為此「單一損害」是指直接的專利侵權,而僅限於實施了發明專利請求項中的個別和所有要件的過錯承擔嚴厲的責任。欠缺直接侵權,專利權人並未遭受到可補償的損害。

LINN法官最終說明,在專利法的領域,不像民事侵權法的其他領域,專利權人必須明確的界定出其排他權的範圍供公眾所知悉以容許其迴避。此立場明顯地與聯合民事侵權中受害者無能力預先界定損害行為,導致缺乏聯合責任將使得受害者最終無法獲得補償相反。

五、 不同意見

NEWMAN法官持不同意見,並認為主要意見再次背離了「先例優先規則(prior panel rule)」,「先例優先規則」要求就彼此衝突的判例,合議庭應遵循較早的判例。然而本案主要意見選擇遵從一些新近作出的判決,卻忽略了其他的判決,加深了判例間的衝突。因此NEWMAN法官呼籲CAFC有義務遵循較早判例的見解,或者取得全院聯席會(en banc)對分歧判例見解的決定。

NEWMAN法官認為在本案中的問題是:當一個方法專利的一個步驟被一方實施,而其並未受實施了其餘步驟的另一方所「控制或指導」時,會不會侵害該方法專利?

在原告McKesson公司的’898號專利方法中,一個病人開始詢問各項關於該病人自己的資訊,而這些資訊是由醫生所維護的。本案判決的主要意見認為不存在直接侵權就不會有間接侵權,故儘管方法專利的每個步驟都被實施,也不必然產生侵權。對照在本案中醫生並沒有控制或指導病人,故儘管病人實施了進入醫生所維護的系統的步驟,此互動式的專利並不會被侵害。NEWMAN法官認為如此放任諸如McKesson公司的方法專利和其他的互動式方法專利受侵害而不加以糾正,將抑制專利的鼓勵作用。

NEWMAN法官主張電腦應用方法是新的、有用的、非顯而易見的、可描述的、可行、特別是權利可被界定的,並不應只因其實施涉及了多方就直接被排除於專利保護體系之外。在本案方法專利的步驟中,除了「開始一個通信」以外的其餘步驟都是由健康照護提供者實施、控制或指導,判決主要意見基於健康照護提供者未控制或指導病人開始通信,認定違反「單一方規則」而判斷未侵權。但NEWMAN法官卻指出法律並無此規則,且就算由CAFC近來的判例所創造的「單一方規則」限制,也沒擴張到這麼大的範圍。

NEWMAN法官闡述只要符合專利法的條件與要求的互動式方法,就完全有資格納入專利保護體系之中,而CAFC以其新創和放大的「單一方規則」將互動式方法自專利保護體系中移除是違背法律和政策的。NEWMAN法官指出CAFC其他合議庭與最高法院曾持當方法專利步驟被不同方實施時是會有侵權責任的見解。CAFC對於已核准專利侵權判斷的新限制有害於商業活動、公平性、以及對創新的鼓勵。NEWMAN法官呼籲判例的分歧須加以解決而非擴大,並且提醒不一致的判例對於創新的抑制如同將專利權利完全排除一樣。

對於判決先例間的衝突,NEWMAN法官直指在1998年的EMI Group North America, Inc. v. Intel Corp.案(註8)判決的要求「對方法發明的侵權而言,方法的全部步驟必須被實施」,而現今本案主要意見卻要求「方法專利只有在其方法的每個步驟由單一方實施才存在直接侵權」。就本案而言,由於是使用者決定是否開始通信,而非提供者,且提供者被認定沒有「控制或指導」使用者採取該開始通信步驟,因此判定該方法專利不會被直接侵權;再加上不存在直接侵權就不會存在諸如引誘侵權(induced infringement)或幫助侵權(contributory infringement)之屬的間接侵權,從而歸納出儘管該專利符合可專利性的每個要件,且該專利的方法的每個步驟都被實施,本案專利依舊是不會被侵害。這樣的判決結論是相反於法規與判決先例。

NEWMAN法官指出專利法准許每個專利權人有權排除其他人實施其發明。一個永遠不會被侵害的專利不是專利法所定義的專利,因為一個不會被侵害的專利不具有「排他權」。法院藉由創造出一個新且廣泛的限制來排除侵權行為是不恰當的。在最高法院Bilski v. Kappos案(註9)的判決中亦引用其在更早的Diamond v. Diehr案(註10)判決所述的「法院不該讀入立法機關未明示於專利法上的限制或條件」。這些基本原則沒有改變,並且是專利保護體系的基礎。對與資訊時代的電子方法相關專利的權利主張,僅因涉及的不只一方就引入絕對的障礙是違反前述的基礎。沒有法規、也沒有判決先例支持法院可以宣稱專利權人的排他權利受單一方實施、控制或指導方法專利的每一步驟的條件所限制,而無論其方法和參與者間的關係。

NEWMAN法官評論,在BMC案中的被告是帳單網路、金融制度、和付費服務提供者三個獨立方之一,CAFC論述該被告付費服務提供者並沒有控制或指導實施其他步驟的帳單網路或金融制度。而在Muniauction案中CAFC認為執行控制進入拍賣系統和指導投標人使用的被告不負有直接侵權責任,但也沒有表示排除間接侵權。在Global Patent Holdings, LLC v. Panthers BRHC LLC案(註11)中地方法院則應用發展中的「單一方規則」並認為儘管被告「設置JavaScript程式在遠端使用者的電腦內以允許程序開始」,專利權人仍無法宣稱其專利權範圍受到直接侵權或間接侵權。雖然BMC案的決定可被其事實所支持,但其見解的擴大解釋則並不可採。將前述決定套用在本案’898專利上,地方法院認為因為病人獨立地開始與醫生的紀錄進行互動,無聯合侵權行為,也因此無直接侵權;再由Aro(1964)案所述「基礎規則是缺乏直接侵權將不會有幫助侵權(contributory infringement)」推論出在存在間接侵權之前必然存在直接侵權。地方法院認為原告McKesson公司無法對任何人主張其專利權利,而CAFC的主要意見也同意這樣的見解。

NEWMAN法官認為主要意見的錯誤在於將「單一方規則」視為如同法律的絕對規範。儘管可能對於在BMC案中需要多個獨立方才能完成方法專利的步驟,適用民事侵權責任的慣例,使其基於事實作出無侵權責任的決定,但也不應該是不論參與者的關係及其參與行為,逕將「控制或指導」要件延伸到全部的互動式專利。相對本案而言,未受「控制」的一方,亦即病人使用了醫生提供的進入代碼進入醫生的系統開始該程序,醫生辦公室方面隨後實施該方法的其他步驟,法院現今認為不管是基於聯合(joint)或共同(collaborative)或引誘(induced)侵權何種理論,這樣的專利權範圍不可能被侵害。然而,沒有法律規定或判決先例禁止多方互動實施的方法專利權的取得和主張。

N NEWMAN法官指出用於支持BMC案與Muniauction案的前案都不屬於本案互動狀況的類型,也因此表示其很訝異其法官同僚認為這些案例對侵權要求須存在絕對的「單一方規則」,因為這些案例並非取決於是否有多方獨立地或互動地實施方法專利的不同步驟。

主要意見提及的Aro(1964)案有關幫助侵權部分依其要求將不會有聯合侵權或共同侵權,NEWMAN法官認為這樣的解釋並不適當。在Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.(1961)案(註12)中法院認為當車主更換敞篷車頂構造時,車主並沒有直接侵害專利請求項。在Aro(1964)案法院引入普通法(common-law)原則,而非新的「法律規則」,亦即「幫助侵權者是一種聯合民事侵權行為人,其被認為須承擔責任是因為他幫助另一人從而導致對原告造成單一損害」。既不存在單一方,也沒有控制或指導的問題,而較早的案例也認可侵權行為的民事侵權本質,以及民事侵權救濟的基礎。

不同意見提到原告並未試圖對所有使用其專利系統的病人和醫生提出訴訟,而是尋求主張專利權利的方式對抗引誘他人侵權的系統提供者,專利權人的立場是該專利被聯手直接侵害,而且專利方法的提供者引誘直接侵權行為。在專利領域中,普通法有關聯合民事侵權行為人的概念已被長期建立,且在其適用的案例中乃是取決於案件特定的事實,而非某種不能廢棄的「單方」限制。聯合責任的問題取決於參與、勾結或其他相關事實,如同法院在各種事實狀況下適用普通法的經驗。

NEWMAN法官認為聯合侵權的法律規範可以由On Demand Machine Corporation v. Ingram Industries, Inc.案(註13)中陪審團的指示獲得歸納:

構成侵權的行為沒有必要是由一人或一方實施,當侵權是由超過一人或一方參與和結合的行為所造成,則其等都是聯合侵權者並且聯合承擔專利侵權的責任,侵害已取得專利的程序或方法不會因存在另一人實施該程序或方法的一個步驟而得以避免。凡侵權是由一或多方參與和結合的行為所造成的,其等便是聯合侵權者並且應為其侵權行為聯合地承擔責任。

除了近來幾個CAFC見解歧異的紛擾案例,NEWMAN法官也提到早期案件是直接以民事侵權責任適用侵權法,例如1985年的Fromson v. Advance Offset Plate, Inc.案(註14)的法院的見解認為當專利方法的一個步驟是由客戶實施時,幫助侵權是可能存在的,其解釋「因為是製造商的客戶塗佈二氮化合物塗層,而非製造商,因此製造商不負有直接侵權的責任,但可能有幫助侵權的責任」。NEWMAN法官提醒這就是法官造法,而且也未曾被全院聯席會推翻。

六、 小結

目前CAFC對於互動式方法專利侵權判斷標準的諸多爭議仍然存在,爭議的背後不僅涉及專利制度的政策與目的,亦包含專利侵權概念適用直接侵權、間接侵權,以及聯合民事侵權行為的判斷標準,「單一方規則」的限制僅是浮上檯面的爭執。從實務的角度來看,在CAFC全院聯席會或高等法院未釐清這些爭議前,有關互動式方法專利權的取得,也就是專利請求項權利範圍的爭取,勢必朝向能有效主張「單一方」直接侵權發展,惟此將面對一個兩難的局面,就是當專利請求項的權利範圍朝向能有效主張「單一方」直接侵權發展時,將直接遭遇審查過程中對於這種請求項可專利性的挑戰,進而使得互動式方法專利說明書與請求項的撰寫成為相當高難度的挑戰。

值得一提的是,2011年4月20日CAFC核准Akamai Technologies, Inc.提出對Akamai案進行全院聯席會再審(rehearing en banc)的請求,其裁定(註15)表示將就「若多方分別實施方法專利的不同步驟,在什麼條件下會存在直接侵權?以及在何種程度範圍各方需承擔責任?」的問題作出意見表示,其結果會如何改變互動式方法專利的侵權認定標準,就讓我們拭目以待吧!

※註 釋:

1、McKesson Technologies Inc. v. Epic Systems Corp., 2010-1291 (Fed. Cir. April 12, 2011)

2、Electronic provider--patient interface system, US Pat. No. 6,757,898

3、BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007)

4、BMC案於判決書第8頁援引Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp., 363 F.3d 1263, 1272 (Fed. Cir. 2004)

5、Muniauction, Inc. v. Thompson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008)

6、Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 629 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2010)

7、Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964)

8、EMI Group North America, Inc. v. Intel Corp.,. 157 F.3d 887 (Fed. Cir. 1998)

9、Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 3231 (2010)

10、Diamond v. Diehr, 450 U. S. 175 (1981)

11、Global Patent Holdings, LLC v. Panthers BRHC. LLC, 586 F. Supp. 2d 1331 (S.D. Fla. 2008) 

12、Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U. S. 336 (1961)

13、On Demand Machine Corporation v. Ingram Industries, Inc., 442 F.3d. 1331 (Fed. Cir. 2006)

14、Fromson v. Advance Offset Plate, Inc., 720 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1985)

15、Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., No. 2009-1372,(April 20, 2011)

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