|
一、 前言
互動式軟體、網際網路、無線通訊與電腦等技術的發展與廣泛的交互應用，已深刻的改變了現在人們的生活型態，亦促使商業活動出現重大的變革，不僅電子商務本身蓬勃發展，在智慧財產權領域中與電子商務相關的互動式方法專利競爭也日趨激烈。
2011年4月12日美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC)在關於McKesson Technologies Inc. v. Epic Systems Corporation案(註1)（以下簡稱McKesson v. Epic案）的判決中，確認了地方法院對於被告Epic Systems Corporation（以下簡稱Epic公司）提出更新後的簡易判決（summary judgment）的決定，同時掀起了CAFC法官們對互動式方法專利侵權判斷原則的爭議。也因此無論是同意主要意見的法官，或是持不同意見的法官都認為應於適當時機以全院聯席會（en banc）來檢視這些爭議並作出決定，避免分歧持續擴大。
二、 爭議
在此要探究的爭議是關於互動式方法專利在進行侵權判斷時是否存在「單一方規則（single-entity rule）」的限制？其認定標準為何？
McKesson v. Epic案判決的主要意見是由LINN法官主筆，其認為依據CAFC的先前判決，由於原告McKesson Technologies Inc.（以下簡稱McKesson公司）無法指出存在「單一方（a single party）」實施系爭方法專利請求項中全部的步驟，因此認定沒有直接侵權者存在；又由於缺乏直接侵權者，因此合議庭也就認為沒有間接侵權的可能，從而確認地方法院對於被告Epic公司沒有侵權的簡易判決。
然而，NEWMAN法官則持不同意見，質疑「單一方規則」是不當的限制，且認為本案判決與部分先前判決背離了CAFC更早的判決先例（precedent），並藉由「一個永遠不會被侵害的專利不是專利法所定義的專利，因為一個不會被侵害的專利是不具備排他權利」的論述，強調專利保護應隨技術發展與侵權型態而演進，對於獲准專利的權利行使予以限制是不利於商業活動、公平性，以及對創新的鼓勵。
贊同主要意見的BRYSON法官則認為本案判決是符合CAFC的判決先例，但其也認為本案中出現的爭議有必要於適當時機以全院聯席會加以檢視。
以下藉由對McKesson v. Epic案的進一步介紹，探討現今美國關於互動式方法專利在權利主張上所出現的爭議。
三、 背景
McKesson v. Epic案原告McKesson公司擁有美國專利號US 6,757,898號(註2)專利（以下簡稱’898號專利），其內容是涉及一種健康照護提供者與病人間的電子通信方法，藉由提供個人化網頁的服務方式，使醫生與病人間可輕易的透過網路進行通信。該’898號專利內容描述了病人個人化網頁的運作方式，並宣稱「一旦病人登入其個人網頁」，病人便可以取得排程、帳單系統等多項服務。該’898號專利請求項第1項內容如下：
1.
一種在至少一健康照護提供者與多個由該健康照護提供者服務的使用者間的自動電子通信方法，該方法包含下列步驟：
由多數使用者中之一開始一個通信至提供者以獲取訊息，其中該提供者已為各使用者建立一預先存在的醫療紀錄；
透過一電子通信網路經過一提供者/病人介面傳輸該通信至一提供者獨特的網頁藉以授權通信，藉此該通信自動地重組和處理或儲存在一中央伺服器上，前述網頁是由中央伺服器透過一提供者-病人介面服務中心支援或通信；
電子化比對該通信的內容與由該提供者預先提供至中央伺服器的對應資料，以訂定一靜態物件回應或一動態物件回應，或一組合靜態與動態物件的回應；及
自動地送回該通信回應至使用者電腦，藉此該回應被使用者閱讀或儲存於該使用者的電腦；
前述的提供者/病人介面提供一全自動機制以在該提供者的網站為每一位由提供者服務的使用者產生一個人化頁面或區域；和
前述的病人-提供者介面服務中心是用於動態地組合和傳送客製內容給使用者。
被告Epic公司是一家私人軟體開發公司，其將軟體授權給健康照護提供者使用，其中一種產品就是在McKesson v. Epic案中被控侵權的MyChart軟體。MyChart軟體可供健康照護提供者將醫療紀錄與病人的個人化網頁進行連結，該軟體亦可供病人經由網路透過個人化的MyChart網頁與其健康照護提供者進行通信，藉此病人得以取得自身的醫療紀錄、治療資訊、排程等訊息。
特別的是被告Epic公司自己並未使用MyChart軟體，而是授權健康照護提供者使用。被授權的健康照護提供者則未要求病人必須使用，而是將MyChart軟體的服務當作是個選項供病人自行選擇是否使用；病人若要選用MyChart軟體的服務，須先自行登錄健康照護提供者的MyChart網頁，實施「開始一個通信（initiating a communication）」。一經認證，病人便可由一個個人化網頁取得醫療紀錄等訊息。
McKesson公司於2006年12月6日向地方法院對Epic公司提出告訴，主張被告Epic公司藉由授權MyChart軟體給健康照護提供者，進而提供病人使用的行為引誘侵害（induced
infringement）其’898號專利請求項第1∼10項、第12∼14項，及第16∼18項。
被告Epic公司首次於2008年1月14日要求對聯合侵權（joint infringement）進行簡易判決，儘管雙方對被告Epic公司的客戶，也就是健康照護提供者並未直接實施’898號專利請求項中的第一步驟「開始一個通信」並無爭執，但地方法院仍否決了被告Epic公司的要求，認為依照BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.案(註3)（以下簡稱BMC案），仍存在待確認使用MyChart軟體的健康照護提供者是否指導（direct）或控制（control）使用者實施第一步驟的事實問題。
隨著專利請求項界定（claim construction）與證據開示程序（discovery）的結束，被告Epic公司更新其對聯合侵權的簡易判決的請求，聲稱其客戶未直接實施「開始一個通信」的步驟，也未控制或指導另一人實施該步驟，原告McKesson公司無法證明存在單一方直接侵害’898號專利，也就無法成功主張間接侵權的存在。地方法院同意並判決被告Epic公司沒有侵權。原告McKesson公司遂上訴至CAFC，然CAFC合議庭仍認為由於缺乏直接侵權，也就不存在間接侵權的可能，從而確認地方法院對於被告Epic公司沒有侵權的簡易判決。
四、 主要意見
LINN法官主筆的主要意見以BMC案(註4)為依據，認為判斷是否存在引誘侵權，必須先論究是否存在直接侵權者；而方法專利只有在單一方實施了該專利請求項的每個步驟才是直接侵權。由於原告McKesson公司與被告Epic公司都同意沒有任何單一方實施’898號專利請求項的所有步驟，因此惟一的爭點便在於被告Epic公司的客戶，即MyChart軟體提供者與MyChart軟體使用者之間的關係，也就是MyChart軟體使用者實施「開始一個通信」步驟的行為是否能歸責於MyChart軟體提供者。
主要意見認為在BMC案與Muniauction, Inc. v. Thompson Corp案(註5)（以下簡稱Muniauction案）中，CAFC都面對多方行為結合實施方法專利請求項的每一個步驟，但不存在任何單一方實施請求項的所有步驟；並且決定「在多方行為結合實施方法專利請求項的每一個步驟情況下，只有當存在一方行使『控制或指導（control or direction）』整個過程時，所有步驟的實施可歸咎於控制方，而存在直接侵權」；並認為「控制或指導」的標準是符合法律傳統上認為被控直接侵權者對那些被要求完成方法專利步驟的另一方行為負有代理責任。
LINN法官也援引Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.案(註6)（以下簡稱Akamai案）專利權人試圖將各實施了部分方法專利步驟的多方行為歸咎於單一方。Akamai案所涉及的三件專利其技術內容都是關於網路的內容傳送服務，其技術容許內容提供者外購儲存空間並以片段不連續的方式傳送其網站內容。Limelight Networks, Inc.（以下簡稱Limelight公司）實施了系爭專利中除了「標示（tagging）」和「服務（serving）」以外的所有步驟，且提供足夠的資訊服務讓客戶自行實施「標示」和「 服務」的步驟。此外，Limelight公司提供的契約未強制要求客戶實施「標示」和「 服務」步驟，而是說明如果客戶希望享受Limelight公司服務的好處，必須自行實施「標示」和「服務」步驟。CAFC在Akamai案的判決主張只有當實施方法專利步驟的多方間具有代理經銷關係，或當一方約束另一方實施方法專利的步驟，才存在聯合侵權。CAFC歸納Limelight公司的客戶並非以代理經銷的身分，或受約束地實施方法專利步驟。而基於Limelight公司本身並未實施方法專利的全部步驟，且也無法將Limelight公司客戶實施其餘步驟的行為歸責於Limelight公司，因此認定Limelight公司沒有侵權。
回到McKesson v. Epic案中，儘管原告McKesson公司爭辯醫病關係（doctor-patient relationship）的本質大於一般商業關係（arms length relationship），更舉出諺語「醫生說了算（”doctor’s order” say it all）」來強調醫病特殊權利關係（doctor-patient privilege）足以歸咎MyChart軟體提供者應承擔MyChart軟體使用者的行為責任。然LINN法官的主要意見卻指出醫病關係並未引發代理經銷關係或強加病人約束，從而使得病人的自願行為可以被視為代理醫生的行為。MyChart軟體使用者是在無強制義務的情況下選擇要或不要與MyChart軟體提供者開始通訊。
LINN法官總結由於無事證指出MyChart軟體使用者是以MyChart軟體提供者的代理經銷身分實施方法專利的步驟，也沒有證據證明MyChart軟體使用者受約束而以代表MyChart軟體提供者的身分實施方法專利的步驟。因此在無代理經銷或約束義務的情況下，MyChart軟體使用者行為不能歸責於MyChart軟體提供者，即被告Epic公司的客戶。故原告McKesson公司無法證明任何單一方直接侵害其’898號專利，也因為欠缺直接侵權，被告Epic公司亦不承擔間接侵權的責任。
在本案中原告McKesson公司另外也比較了CAFC關於聯合民事侵權行為人責任（joint tortfeasor liability）和著作權代理責任（vicarious copyright liability）的判決先例，並主張在民事侵權法的基礎下，聯合責任被標示為「個別觀之不違法的多方行為，然結合時導致原告的損害」，McKesson公司宣稱CAFC判決先例違反法律一般原則而不具一致性，並引用若干被告因侵權而獲益而認定存在著作權代理責任的著作權案例。而LINN法官則反駁McKesson公司所謂與判決先例相背離的說法是不具說服力的，並指出專利法是由成文法條所創，援引BMC案論述「延伸直接侵權的範圍至多方行為人獨立的行為，將顛覆間接侵權的法律架構」。
主要意見認為專利間接侵權的概念，包含幫助侵權和引誘侵權已足可應付聯合民事侵權行為人的問題。LINN法官基於Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.（1964）案(註7)（以下簡稱Aro（1964）案）主張間接侵權者是聯合民事侵權行為人的一種態樣，因為當其單獨行為不會損害專利權人，而其行為聯合另一人行為將造成原告的單一損害。再次援引BMC案認為此「單一損害」是指直接的專利侵權，而僅限於實施了發明專利請求項中的個別和所有要件的過錯承擔嚴厲的責任。欠缺直接侵權，專利權人並未遭受到可補償的損害。
LINN法官最終說明，在專利法的領域，不像民事侵權法的其他領域，專利權人必須明確的界定出其排他權的範圍供公眾所知悉以容許其迴避。此立場明顯地與聯合民事侵權中受害者無能力預先界定損害行為，導致缺乏聯合責任將使得受害者最終無法獲得補償相反。
五、 不同意見
NEWMAN法官持不同意見，並認為主要意見再次背離了「先例優先規則（prior panel rule）」，「先例優先規則」要求就彼此衝突的判例，合議庭應遵循較早的判例。然而本案主要意見選擇遵從一些新近作出的判決，卻忽略了其他的判決，加深了判例間的衝突。因此NEWMAN法官呼籲CAFC有義務遵循較早判例的見解，或者取得全院聯席會（en banc）對分歧判例見解的決定。
NEWMAN法官認為在本案中的問題是：當一個方法專利的一個步驟被一方實施，而其並未受實施了其餘步驟的另一方所「控制或指導」時，會不會侵害該方法專利？
在原告McKesson公司的’898號專利方法中，一個病人開始詢問各項關於該病人自己的資訊，而這些資訊是由醫生所維護的。本案判決的主要意見認為不存在直接侵權就不會有間接侵權，故儘管方法專利的每個步驟都被實施，也不必然產生侵權。對照在本案中醫生並沒有控制或指導病人，故儘管病人實施了進入醫生所維護的系統的步驟，此互動式的專利並不會被侵害。NEWMAN法官認為如此放任諸如McKesson公司的方法專利和其他的互動式方法專利受侵害而不加以糾正，將抑制專利的鼓勵作用。
NEWMAN法官主張電腦應用方法是新的、有用的、非顯而易見的、可描述的、可行、特別是權利可被界定的，並不應只因其實施涉及了多方就直接被排除於專利保護體系之外。在本案方法專利的步驟中，除了「開始一個通信」以外的其餘步驟都是由健康照護提供者實施、控制或指導，判決主要意見基於健康照護提供者未控制或指導病人開始通信，認定違反「單一方規則」而判斷未侵權。但NEWMAN法官卻指出法律並無此規則，且就算由CAFC近來的判例所創造的「單一方規則」限制，也沒擴張到這麼大的範圍。
NEWMAN法官闡述只要符合專利法的條件與要求的互動式方法，就完全有資格納入專利保護體系之中，而CAFC以其新創和放大的「單一方規則」將互動式方法自專利保護體系中移除是違背法律和政策的。NEWMAN法官指出CAFC其他合議庭與最高法院曾持當方法專利步驟被不同方實施時是會有侵權責任的見解。CAFC對於已核准專利侵權判斷的新限制有害於商業活動、公平性、以及對創新的鼓勵。NEWMAN法官呼籲判例的分歧須加以解決而非擴大，並且提醒不一致的判例對於創新的抑制如同將專利權利完全排除一樣。
對於判決先例間的衝突，NEWMAN法官直指在1998年的EMI Group North America, Inc. v. Intel Corp.案(註8)判決的要求「對方法發明的侵權而言，方法的全部步驟必須被實施」，而現今本案主要意見卻要求「方法專利只有在其方法的每個步驟由單一方實施才存在直接侵權」。就本案而言，由於是使用者決定是否開始通信，而非提供者，且提供者被認定沒有「控制或指導」使用者採取該開始通信步驟，因此判定該方法專利不會被直接侵權；再加上不存在直接侵權就不會存在諸如引誘侵權（induced infringement）或幫助侵權（contributory infringement）之屬的間接侵權，從而歸納出儘管該專利符合可專利性的每個要件，且該專利的方法的每個步驟都被實施，本案專利依舊是不會被侵害。這樣的判決結論是相反於法規與判決先例。
NEWMAN法官指出專利法准許每個專利權人有權排除其他人實施其發明。一個永遠不會被侵害的專利不是專利法所定義的專利，因為一個不會被侵害的專利不具有「排他權」。法院藉由創造出一個新且廣泛的限制來排除侵權行為是不恰當的。在最高法院Bilski v. Kappos案(註9)的判決中亦引用其在更早的Diamond v. Diehr案(註10)判決所述的「法院不該讀入立法機關未明示於專利法上的限制或條件」。這些基本原則沒有改變，並且是專利保護體系的基礎。對與資訊時代的電子方法相關專利的權利主張，僅因涉及的不只一方就引入絕對的障礙是違反前述的基礎。沒有法規、也沒有判決先例支持法院可以宣稱專利權人的排他權利受單一方實施、控制或指導方法專利的每一步驟的條件所限制，而無論其方法和參與者間的關係。
NEWMAN法官評論，在BMC案中的被告是帳單網路、金融制度、和付費服務提供者三個獨立方之一，CAFC論述該被告付費服務提供者並沒有控制或指導實施其他步驟的帳單網路或金融制度。而在Muniauction案中CAFC認為執行控制進入拍賣系統和指導投標人使用的被告不負有直接侵權責任，但也沒有表示排除間接侵權。在Global Patent Holdings, LLC v. Panthers BRHC LLC案(註11)中地方法院則應用發展中的「單一方規則」並認為儘管被告「設置JavaScript程式在遠端使用者的電腦內以允許程序開始」，專利權人仍無法宣稱其專利權範圍受到直接侵權或間接侵權。雖然BMC案的決定可被其事實所支持，但其見解的擴大解釋則並不可採。將前述決定套用在本案’898專利上，地方法院認為因為病人獨立地開始與醫生的紀錄進行互動，無聯合侵權行為，也因此無直接侵權；再由Aro（1964）案所述「基礎規則是缺乏直接侵權將不會有幫助侵權（contributory infringement）」推論出在存在間接侵權之前必然存在直接侵權。地方法院認為原告McKesson公司無法對任何人主張其專利權利，而CAFC的主要意見也同意這樣的見解。
NEWMAN法官認為主要意見的錯誤在於將「單一方規則」視為如同法律的絕對規範。儘管可能對於在BMC案中需要多個獨立方才能完成方法專利的步驟，適用民事侵權責任的慣例，使其基於事實作出無侵權責任的決定，但也不應該是不論參與者的關係及其參與行為，逕將「控制或指導」要件延伸到全部的互動式專利。相對本案而言，未受「控制」的一方，亦即病人使用了醫生提供的進入代碼進入醫生的系統開始該程序，醫生辦公室方面隨後實施該方法的其他步驟，法院現今認為不管是基於聯合（joint）或共同（collaborative）或引誘（induced）侵權何種理論，這樣的專利權範圍不可能被侵害。然而，沒有法律規定或判決先例禁止多方互動實施的方法專利權的取得和主張。
N NEWMAN法官指出用於支持BMC案與Muniauction案的前案都不屬於本案互動狀況的類型，也因此表示其很訝異其法官同僚認為這些案例對侵權要求須存在絕對的「單一方規則」，因為這些案例並非取決於是否有多方獨立地或互動地實施方法專利的不同步驟。
主要意見提及的Aro（1964）案有關幫助侵權部分依其要求將不會有聯合侵權或共同侵權，NEWMAN法官認為這樣的解釋並不適當。在Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.(1961)案(註12)中法院認為當車主更換敞篷車頂構造時，車主並沒有直接侵害專利請求項。在Aro（1964）案法院引入普通法（common-law）原則，而非新的「法律規則」，亦即「幫助侵權者是一種聯合民事侵權行為人，其被認為須承擔責任是因為他幫助另一人從而導致對原告造成單一損害」。既不存在單一方，也沒有控制或指導的問題，而較早的案例也認可侵權行為的民事侵權本質，以及民事侵權救濟的基礎。
不同意見提到原告並未試圖對所有使用其專利系統的病人和醫生提出訴訟，而是尋求主張專利權利的方式對抗引誘他人侵權的系統提供者，專利權人的立場是該專利被聯手直接侵害，而且專利方法的提供者引誘直接侵權行為。在專利領域中，普通法有關聯合民事侵權行為人的概念已被長期建立，且在其適用的案例中乃是取決於案件特定的事實，而非某種不能廢棄的「單方」限制。聯合責任的問題取決於參與、勾結或其他相關事實，如同法院在各種事實狀況下適用普通法的經驗。
NEWMAN法官認為聯合侵權的法律規範可以由On Demand Machine Corporation v. Ingram Industries, Inc.案(註13)中陪審團的指示獲得歸納：
構成侵權的行為沒有必要是由一人或一方實施，當侵權是由超過一人或一方參與和結合的行為所造成，則其等都是聯合侵權者並且聯合承擔專利侵權的責任，侵害已取得專利的程序或方法不會因存在另一人實施該程序或方法的一個步驟而得以避免。凡侵權是由一或多方參與和結合的行為所造成的，其等便是聯合侵權者並且應為其侵權行為聯合地承擔責任。
除了近來幾個CAFC見解歧異的紛擾案例，NEWMAN法官也提到早期案件是直接以民事侵權責任適用侵權法，例如1985年的Fromson v. Advance Offset Plate, Inc.案(註14)的法院的見解認為當專利方法的一個步驟是由客戶實施時，幫助侵權是可能存在的，其解釋「因為是製造商的客戶塗佈二氮化合物塗層，而非製造商，因此製造商不負有直接侵權的責任，但可能有幫助侵權的責任」。NEWMAN法官提醒這就是法官造法，而且也未曾被全院聯席會推翻。
六、 小結
目前CAFC對於互動式方法專利侵權判斷標準的諸多爭議仍然存在，爭議的背後不僅涉及專利制度的政策與目的，亦包含專利侵權概念適用直接侵權、間接侵權，以及聯合民事侵權行為的判斷標準，「單一方規則」的限制僅是浮上檯面的爭執。從實務的角度來看，在CAFC全院聯席會或高等法院未釐清這些爭議前，有關互動式方法專利權的取得，也就是專利請求項權利範圍的爭取，勢必朝向能有效主張「單一方」直接侵權發展，惟此將面對一個兩難的局面，就是當專利請求項的權利範圍朝向能有效主張「單一方」直接侵權發展時，將直接遭遇審查過程中對於這種請求項可專利性的挑戰，進而使得互動式方法專利說明書與請求項的撰寫成為相當高難度的挑戰。
值得一提的是，2011年4月20日CAFC核准Akamai Technologies, Inc.提出對Akamai案進行全院聯席會再審（rehearing en banc）的請求，其裁定(註15)表示將就「若多方分別實施方法專利的不同步驟，在什麼條件下會存在直接侵權？以及在何種程度範圍各方需承擔責任？」的問題作出意見表示，其結果會如何改變互動式方法專利的侵權認定標準，就讓我們拭目以待吧！
※註 釋：
1、McKesson Technologies Inc. v. Epic Systems Corp., 2010-1291 (Fed. Cir. April 12, 2011)
2、Electronic provider--patient interface system, US Pat. No. 6,757,898
3、BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007)
4、BMC案於判決書第8頁援引Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp., 363 F.3d 1263, 1272 (Fed. Cir. 2004)
5、Muniauction, Inc. v. Thompson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008)
6、Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 629 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2010)
7、Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964)
8、EMI Group North America, Inc. v. Intel Corp.,. 157 F.3d 887 (Fed. Cir. 1998)
9、Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 3231 (2010)
10、Diamond v. Diehr, 450 U. S. 175 (1981)
11、Global Patent Holdings, LLC v. Panthers BRHC. LLC, 586 F. Supp. 2d 1331 (S.D. Fla. 2008)
12、Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U. S. 336 (1961)
13、On Demand Machine Corporation v. Ingram Industries, Inc., 442 F.3d. 1331 (Fed. Cir. 2006)
14、Fromson v. Advance Offset Plate, Inc., 720 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1985)
15、Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., No. 2009-1372,(April 20, 2011)
| 
