一、 前言

基於行政訴訟之基本法理，以撤銷訴訟為例，行政法院係就行政機關所為處分是否違法進行審查(註1)。據此，行政訴訟進行中，當事人提出於原處分做成前未提出之新事實及新理由，行政法院為尊重行政機關之「第一次判斷權」及「當事人審級利益」，現行實務多數見解認為行政法院應不能自為判斷。同樣的，在課與義務訴訟中，當事人主張被告應為「核准申請」之行政處分時，亦涉及行政機關之「第一次判斷權」以及「行政裁量空間」，多數實務見解亦認為行政法院無從課與行政機關「核准申請」之義務。

另外，行政裁量行為一向被認為屬於不受司法審查之領域，對此一行政裁量行為，學說上以德國學者Bachof所提出之「判斷餘地」(註2)最具代表。故事涉高度科技之專業判斷，包括預測性與評估性決定環保、衛生、核能、工程及發明專利等領域及涉及科技理論、應用事件，屬於行政機關之判斷餘地，法院審查之密度將大幅降低，若非該行政處分有重大瑕疵，法院通常會尊重行政機關之判斷(註3)。

但隨著訴訟法理論之更新，提出訴訟經濟及紛爭解決一次性之等原則，加上我國智慧財產制度出現重大變革，包括智慧財產案件審理法於民國97年7月1日施行，並成立智慧財產法院，於智慧財產法院配置技審官，加強法院對專利有效性全面判斷之基礎，並於智慧財產案件審理法第33條(註4)規定當事人於行政訴中得提出新證據。上述理論與制度之變革，顯然是對傳統行政訴訟實務與理論之突破。而此一突破是否引響司法權與行政權之權力分立，造成司法權與行政權之界限之重劃，本文以近年智慧財產法院判決中之撤銷訴訟、課以義務訴訟，及智慧財產案件審理法第33條等角度觀察之。

二、 撤銷訴訟

(一) 問題之提出

甲對乙之專利提出舉發，舉發理由為舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，請求撤銷系爭專利權。經濟部智慧財產局審定結果，認舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性，乃為舉發成立應撤銷系爭專利權之處分（對於系爭專利是否不具進步性部分，認無庸再予審認），乙不服提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分，法院審理後認為舉發證據雖不足以證明系爭專利不具新穎性，但可證明系爭專利不具進步性時，應如何判決(註5)？

(二) 甲說：撤銷訴願決定及原處分。

1. 原處分及訴願決定均僅對舉發證據是否足以證明系爭專利不具新穎性加以審查而已，則法院審理之範圍應僅限於此部分之適法性。茲原處分既有違誤，即應連同訴願決定併予撤銷。

2. 至於舉發證據是否足以證明系爭專利不具進步性，因原處分機關並未加以審查，法院應毋庸贅審。此部分應於撤銷原處分，發回原處分機關智慧財產局另為處分時，由智慧財產局行使第一次判斷權。

3. 依專利法第71條第1項規定，專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為更正。茲原處分機關就系爭專利是否具進步性部分，既未加以審查，如法院就此部分逕予審理，無異剝奪權利人依上開法條更正之程序利益，故仍應發回原處分機關另為處分，給予權利人更正之機會。

(三) 乙說：駁回原告之訴。

1. 按產業利用性、新穎性、進步性，均為專利之要件，不符合上開專利要件者應撤銷其專利權（專利法第67條第1項第1款）。甲對乙之系爭專利提出舉發，請求撤銷系爭專利權，舉發理由有二，一為舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性，一為舉發證據足以證明系爭專利不具進步性。換言之，法院審理本件專利舉發案，訴訟標的為撤銷系爭專利權，至於系爭專利是否不具新穎性或進步性，僅為撤銷之理由。茲舉發理由已提及舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，法院即應就此兩部分理由予以審理，不因原處分及訴願決定未審查系爭專利是否不具進步性而受影響。

2. 法院審理結果，如認舉發證據足以證明系爭專利不具進步性，此時系爭專利即有撤銷之原因，是原處分為舉發成立應撤銷系爭專利權之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，故應駁回原告之訴。

3. 法院審理之結果，與原處分之審定結果比較，結論相同，理由雖有不同，但參照行政訴訟法第255條第2項規定，原處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，仍應認原告之訴為無理由。

4. 基於訴訟經濟目的及紛爭一次解決之原則，自以乙說為當。

(四) 分析

1. 99年高等行政法院法律座談會研討結果採甲說，觀其第1、2點理由可知，目前多數實務見解仍採取傳統權力分立之觀念、尊重行政機關之「第一次判斷權」，認為原處分未審酌之處，法院毋庸審酌，應撤銷原處分，發回原處分機關智慧財產局另為處分。

2. 但上開見解正是乙說批評之處，認為若法院固守傳統尊重行政機關之「第一次判斷權」之觀念，而撤銷原處分，發回原處分機關智慧財產局另為處分後，智慧財產局重新審查時，以不具進步性為由，撤銷系爭專利權，使得專利權人再度針對該處分提起行政撤銷訴訟，法院仍然會做出駁回原告之訴之判決，等於是耗費了兩倍的程序時間及資源，但最終卻與乙說結論相同，明顯不符合訴訟經濟與紛爭一次解決之原則。

3. 乙說亦認為專利舉發案之行政訴訟，訴訟標的為撤銷系爭專利權，致不具備新穎性或進步性，僅是撤銷之理由。並援引行政訴訟法第255條第2項規定：原處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，仍應認原告之訴為無理由。認為應駁回原告之訴。

4. 但乙說所援引之行政訴訟法第255條第2項規定，於條文體系中放置於「上訴審程序」，是否可以適用於行政訴訟第一審中，不無疑問。遍查行政訴訟法及訴願法，可知訴願法79條第2項亦有類似規定(註6)，唯獨於行政訴訟第一審未有類似規定，故於行政訴訟第一審中，未有讓法院能以其他理由駁回原告之訴之規定，究係是立法疏漏，或是有意省略，仍有爭議。

5. 且乙說忽略專利權人關於「更正」之權利，依我國現行法制，專利權人於舉發審查時，有權對申請專利範圍作變更，以維持專利之有效性，故「更正」對於專利權人保護其專利權之角度而言，應該屬於相當重要之權利。但此一權利並無法於訴訟中行使，故若法院針對原處分機關未審酌之部分加以審理，並做出對專利權人不利之決定，無異剝奪權利人更正之權。故甲說真正可採之原因，應非權力分立、尊重行政機關之「第一次判斷權」等原則，而是保護專利權人對於更正之權利。

6. 然而，若法院審查結果認為系爭專利全部無效，而無更正之空間時，則上述專利權人關於「更正」之權利並不存在，依乙說之見解，似較符合訴訟經濟，亦無對專利權人保護不周之缺點。

三、 課與義務訴訟

(一) 問題之提出

甲以系爭發明申請專利，智慧財產局審定結果，認為系爭發明不具備專利要件，而核駁甲之申請。甲不服提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟，除請求撤銷訴願決定及原處分外，並請求法院命原處分機關應為核准專利註冊之處分(課與義務訴訟)，法院可否做出命原處分機關應為核准專利註冊處分之判決？

(二) 否定說(智慧財產法院98年行專訴字第124號判決)

1. 被告以系爭發明專利申請，違反專利法第26條第2、3項之規定，不符法定專利要件，而為不予專利之審定，於法不合。訴願決定予以維持，亦有違誤。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

2. 惟被告僅以專利法第26條第2、3項之規定，即駁回原告之專利申請，對系爭專利有無其他不應准予專利之理由，未予審究，故本院認為系爭專利申請案是否符合新穎性及進步性之其他專利法定要件，仍有待被告究明。

3. 從而，原告訴之聲明另請求本院逕命被告應對系爭專利申請案作成准予專利之審定，因案件事證尚未臻明確，且涉及行政機關之行政裁量決定，應依行政訴訟法第200條第4款之規定，由被告就本件專利申請依本判決之法律見解另為適法之處分，故原告請求判命被告應作成授予系爭專利審定之部分，難認有理由，應予駁回。

(三) 肯定說(智慧財產法院98年行專訴字第121號判決)

1. 被告(智慧財產局)於本件系爭申請案所舉引證1既無法證明系爭專利申請範圍第1 項獨立項不具進步性，其與引證2、3、4之結合，亦無法證明系爭專利申請專利範圍附屬項第2至10項、第14至16項不具進步性。而第11至13項，係運用先前技術，為實施系爭專利之必要步驟，亦無違反專利法第26條第2項之規定，其與第1項之結合，自亦無不具進步性之情形。

2. 本件被告於言詞辯論時陳稱本件除原審查卷宗內之所有引證外，無其他證據待調查或有何不准專利之事由，故本件原告之訴為有理由，且案件事證明確，應命被告作成原告所申請內容之行政處分。

(四) 分析

1. 於近年的「專利舉發」行政訴訟實務中，已見不少判決採用課以義務之訴，解決原告與參加人間循環訴訟之問題(註7)，以達到快速解決紛爭之效。但於上揭「專利申請」行政訴訟之案例中，是否可比照辦理，則不無疑問。

2. 由於「專利舉發」行政訴訟中，法院僅須審酌舉發理由是否成立，以及專利權人有無更正之可能性，即可命智慧財產局做成舉發成立或不成立處分，但於「專利申請」行政訴訟中，多數實務見解認為：法院縱認為智慧財產局所提出之主張、引證資料，不足以證明系爭專利不具備專利要件，仍不代表系爭專利之申請，滿足所有專利要件，而法院可做出命智慧財產局核准系爭專利申請之判決。系爭專利是否滿足所有專利要件而得以註冊，即為行政機關之權限，涉及智慧財產局之行政裁量決定，應依行政訴訟法第200條第4 款之規定，由智慧財產局就系爭專利申請依判決之法律見解另為適法之處分。而上述立論基礎，仍是前揭權力分立、尊重行政機關之「第一次判斷權」原則之展現。

3. 而實務如此處理之結果，伴隨而來的批評，與前揭撤銷訴訟案例相同，即不符合訴訟經濟與紛爭一次解決之原則，且於「專利申請」行政訴訟中，法院作成命智慧財產局做出核准申請處分之判決，未如前揭撤銷訴訟之案例，涉及剝奪專利權人之更正權，反而對其有利。尤其在一競爭激烈之技術領域中，專利技術常具有時效性，若經過法院廢棄原處分並發回重為處分，而多出一倍之行政救濟流程，可能使得該專利技術隨著時間經過而失去市場價值，縱專利權人終究得到核准之處分，對專利權人而言已無實際意義。故若立足於紛爭一次解決性及維護專利權人系爭專利價值時效性之觀點，傳統理論確有其實際上之問題。

4. 智慧財產法院98年行專訴字第121號判決，即基於上述之觀點，積極行使闡明權，命被告智慧財產局於言詞辯論時，針對本件除原審查卷宗內之所有引證外，無其他證據待調查或有何不准專利之事由，表示意見。在被告表示沒有其他意見時，法院即認為案件事證明確，應命被告作成原告所申請內容之行政處分。該判決可謂法院積極行使闡明權促成紛爭一次解決性之最佳展現。

5. 雖然該判決明顯置行政機關「第一次判斷權」於不顧，是否能獲多數實務見解支持，仍屬未知。但站在保護專利權人之立場，應可資贊同，況且智慧財產案件審理法第33條之規定，即是以紛爭解決一次性為出發點，而揚棄尊重行政機關「第一次判斷權」之觀點(容後詳述)，再加上智慧財產法院配置技審官後，加強智慧財產法院對專利技術層面事項全面判審查之基礎，故該判決看似逾越司法權之決定，亦有其依據。

四、 智慧財產案件審理法第33條

(一) 問題之提出

A公司對於智慧財產局所為舉發審定之決定不服，提起訴願遭駁回後，再向智慧財產法院提起行政訴訟，並有參加人參加訴訟，試問於本件言詞辯論終結前，如參加人提出新證據，法院是否應予審酌？ 如為智慧財產局提出新證據，法院是否應予審酌？(註8)

(二) 甲說：肯定說

智慧財產案件審理法第33條第1項係規定，「當事人」於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由得提出新證據。再依行政訴訟法第23條規定，訴訟當事人謂原告、被告及依第41條與第42條參加訴訟之人。此並為智慧財產案件審理法第1條明定所應適用。則智慧財產專責機關及依行政訴訟法第41條、42條參加訴訟之人依法既屬訴訟當事人，自均得依智慧財產案件審理法第33條第1項規定提出新證據。

(三) 乙說：否定說

1. 依目前行政訴訟法規範之型態及實務運作狀況，關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利之行政訴訟，係因商標評定、異議、廢止或專利舉發申請人申請撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權，不服智慧財產專責機關之審定所提起。

2. 因此係以智慧財產專責機關為被告，並經法院命智慧財產權人參加訴訟。再依智慧財產案件審理法第33條第2項規定，智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。該條款立法理由乃係關於此類行政訴訟中所提出之新證據，並未經智慧財產專責機關先行判斷，自宜責令其就該新證據提出答辯書狀，對於應否據以認定確有撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之理由，為具體之表明。

3. 由該條項之立法意旨，顯見智慧財產案件審理法第33條第1項所稱之當事人係僅指作為主張智慧財產權有應撤銷或廢止事由之原告而言，並不包括智慧財產專責機關及參加人，否則即無由智慧財產專責機關就所提之新證據提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由之必要。故智慧財產案件審理法第33條第1項所規定之當事人應作目的性限縮解釋僅限於原告，不包括智慧財產專責機關及參加人。

(四) 丙說：

智慧財產案件審理法第33條第1項所指「當事人」限原告及參加人，不及於智慧財產專責機關。

(五) 分析

1. 為達到行政爭訟早日底定、紛爭解決一次性的目的，在智慧財產爭議事件之行政訴訟中，容許當事人提出新證據，由智慧財產法院加以審酌，並明文規定於智慧財產案件審理法第33條。此項新措施與以往行政訴訟中僅容許提出補強證據、新證據一概不予審酌之作法截然不同。此外，智慧財產法院配置有各類技術專長之技術審查官輔佐法官辦案，加強了審理撤銷專利權之行政訴訟時，就原告訴請撤銷專利權之主張有無理由，智慧財產法院自為判斷的能力，對於起訴有理由者，即可逕行判決智慧局應作成原告所申請內容之處分，而非一概發回智慧局依其法律見解另為處分。

2. 然，依智財新制，舉發人於行政訴訟階段既得提出新證據，倘未適度放寬申請更正時點，學者即認為倘舉發人將強而有力之證據保留至行政爭訟始提出，專利權人卻無法於行政訴訟中透過更正程序排除無效事由，將有武器不對等之嫌(註9)。智慧財產法院98年度行專訴字第52號行政判決即認為倘原處分（指舉發不成立）及訴願決定依作成時事實及法律狀態並無違誤，惟因舉發人於行政訴訟中提出新證據，經法院審酌後，認為系爭專利有得撤銷之事由，則因專利權人無法及時於專利專責機關舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，為兼顧專利權人對舉發證據原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，即將舉發案發回由專利專責機關重為審查處分，以資衡平。

3. 另外，基於權力分立原則，有關專利權之授與及撤銷，屬於行政權之權限。在行政訴訟制度下，司法機關得就行政權行使之適法性予以監督，如認行政機關之原處分違法應予撤銷，或將全案發回行政機關依其法律見解另為處分，或逕行自為判決，惟實務上仍以發回原機關重審為主。如今智慧財產法院若審認智慧局舉發不成立之原處分違法，多傾向自為判決，將訴願決定及原處分均撤銷，並命智慧局應為撤銷系爭專利權之審定。復依審理法第33條規定，智慧財產法院允許原告於行政訴訟中提出新證據，自行判斷該新證據是否足以證明系爭專利不具專利要件後作成判決，此不僅使智慧財產案件行政訴訟之審理趨於民事審判化，更使原本專屬於智慧局之專利權有效性第一次處分權移轉至智慧財產法院。並且，智慧財產法院雖可就行政訴訟階段所提出之新證據自為判斷，但專利法及訴願法並無修正，專利舉發之審查及其訴願。照過去之實務，訴願機關不處理訴願階段所提出之新證據，造成行政訴訟階段可提出新證據，但訴願階段不能提出新證據之狀況，將行政機關智慧局之舉發審查功能移轉至司法機關身上(註10)，造成前述司法權與行政權之界限之重劃。

4. 行政訴訟法第23條規定，訴訟當事人謂原告、被告及參加人，而智慧財產案件審理法第33條第1項係明定「當事人」於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之，依文義解釋，此「當事人」似無排除被告，即智慧局，或參加人之意。惟查審理法第33條之立法目的，係在於減少就同一專利權之有效性爭執，避免循環發生行政爭訟，因此允許原告於行政訴訟中再提新證據。智慧局為原處分機關，僅就原告新證據之主張有無理由，有提出答辯之義務，似無自行提出新證據之權利。至於參加人之部分，如為智慧財產權人，為反駁舉發或異議人新證據而提出之主張，應為攻防方法，並無可能提出撤銷或廢止商標專利權之新證據。如為提出撤銷智慧財產權之一方，為達33條立法理由所欲避免產生循環訴訟之弊，應准許其就同一撤銷或廢止理由提出新證據，不因其於法律上地位為原告或參加人而異。亦即，第33條所指當事人，係指提出異議、評定、或廢止商標註冊之人，或提起專利舉發之人，不問其為原告或參加人。於智慧財產法院98年度行專訴字第47號發明專利舉發事件，法院即准許參加人即舉發人就同一撤銷理由提出新證據(註11)。

五、 結語

從智慧財產案件審理法第33條及相關法條之制定，可看出於立法政策之取捨上，偏重訴訟經濟與紛爭解決一次性，而就權力分立、尊重行政機關之「第一次判斷權」等傳統原則有所突破。而智慧財產法院成立以來，以達到專業性及迅速性為其目標，在前述撤銷訴訟、課以義務訴訟之案例中，已有判決呼應上述之立法政策，積極促成訴訟經濟、紛爭一次解決之結果。雖論者有謂如此擴張司法權界限之作為，是否已侵犯行政機關之職權，將行政機關智慧局之舉發審查功能移轉至司法機關身上，弱化智慧局之職權功能，以及忽略了專利權人之「更正權」等問題(註12)，惟此等疑慮，是否有待智慧財產法院於具體個案中，依個案之特性全方位考慮程序及實體法規範、當事人及關係人利益、訴訟經濟等因素後，審慎衡量以兼顧紛爭一次解決與權力分立之原則，皆有待後續之觀察。

※註 釋：

1、政訴訟法第4條第1項：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。」

2、德國學者Bachof之「判斷餘地理論」：「行政機關適用不確定法律概念時，享有不受行政法院評價級決定之判斷餘地，行政法院對行政機關在此一範圍內所為之決定，應予以接受，為可以審查行政機關是否遵守此一範圍之界線。

3、最高行政法院50年判字第49號：「凡新發明之具有工業上價值者，始得依法申請專利，為專利法第一條所明定。所稱工業上價值，依同法第三條規定，係指無不合實用之情形亦非尚未達到工業上實施階段之情形者而言。若非新發明或無工業上之價值者，自即不得申請專利。原告以發明「海水通過細砂層變成淡水」申請專利。按普通砂層過濾方法，原難謂係原告所創始發明，且經中央標準局一再審定及被告官署最後核定，憑各專家提出之科學理論及經驗法則，均認此項方法不合實用，不具有工業上之價值。原告此項所謂「發明」，自不合於申請專利之要件。」

4、智慧財產案件審理法第33條：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。」

5、99年高等行政法院法律座談會提案四。

6、訴願法79條第2項：「原行政處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，應以訴願為無理由。」

7、若法院僅作出撤銷原處分之判決，發回原處分機關重為處分，則當事人仍可針對新處分再度提起行政救濟，造成循環訴訟。但若法院運用課與義務之訴，命原處分機關做出一定處分，則當事人不服僅能上訴救濟，若另行對新行政處分提起行政救濟，則法院應以既判力拘束為由駁回起訴。

8、司法院98年度智慧財產法律座談會提案，行政訴訟類提案第一號。

9、黃銘傑，司法院司法智識庫子計畫智財審理法問題研究期末報告，頁21。

10、梁璦麗，智慧財產法院專利事件判決研析－行政訴訟篇，智慧財產月刊132期，頁30-31。

11、蔡惠如法官，初探智慧財產行政訴訟之新證據，智慧財產權月刊第135期，頁106~110。

12、劉國讚，專利舉發之行政程序與訴訟制度研究，國立政治大學碩士論文，頁169~170。

壹、 前言

關於前期報導中介紹之In re Bilski案(註1)，雖然美國最高法院法官一致認定Bilski案之專利方法過於抽象而不符合專利法第101條規定，但事實上9位法官的意見是分裂成5：4，且在Bilski案判決中最高法院就如何判斷「不可專利的抽象概念」似未建立足夠之指引，也因此，在Bilski案後，聯邦巡迴上訴法院(CAFC)如何運用該案判決意旨來解釋101法條便值得觀察，以下介紹之RCT v. Microsoft案(註2)即因係Bilski案後CAFC就專利適格性所做成之第一個判決，以及涉及部分反專利者欲藉抽象概念來對抗的軟體專利，而備受關注。

貳、 案情簡介

2001年12月，RCT向亞利桑那州地院控告Microsoft並宣稱其操作系統office suites及其他應用侵害RCT六篇專利(5,111,310、5,341,228、5,477,305、5,543,941、5,708,518及5,726,772，以下各以末三個數字簡稱之)，之後地院做成「310及228專利部分請求項因不符101條規定而無效，以及772及305專利部分請求項不能主張301及228專利之優先權母案的優先權日」的簡易判決。CAFC先前已聽取本案較早之上訴並駁回地院就不正行為之認定、撤銷前述簡易判決，並將本案發回重審並要求地院重新任命一法官進行審判(註3)，發回地院重審時，地院仍維持簡易判決之認定，故後續RCT就地院關於310、228專利標的適格性及772、305專利有效申請日判定向CAFC上訴。

在本案CAFC判決中，CAFC認定310及228專利請求的是適格標的，故駁回地院就此爭點之判決，同時CAFC也判定305專利應可主張較早之申請日，故駁回地院就有效日之判決並發回重審，再者，CAFC確認地院就772專利請求項4及63無法主張較早有效申請日之判決無誤。由於772及305專利之有效申請日爭議並非本文重點，故以下將不就相關判決內容進行介紹。

參、 系爭專利涉及之電腦軟體技術及與專利適格性爭議相關的請求項

一、 系爭專利涉及之電腦軟體技術

RCT的六個專利是關於數位影像半色調(halftoning)技術，由於數位影像通常顯示多個灰色度，甚至是一個色譜，然而電腦顯示器及印表機只能使用一有限數量之原色來顯示數位影像，半色調技術即藉由使用多個點模擬一連續調影像而解決此問題，亦即使得電腦可用有限數量之畫素來呈現許多色度(shade)及色調(color tone)，其中數位半色調技術可使電腦顯示器與印表機在使用比原有影像較少之顏色或灰色度下形成該影像的近似像(approximation)。在此判決中，大部分是在討論關於黑白影像之半色調技術，然而，原理是相同的。

一種產生數位半色調影像之方法稱為「定限化(thresholding)」，該技術使用一稱為「遮罩(mask)」的二維陣列，遮罩帶有預先決定的定限值(一般是介於1與256間)，這些定限值與要被半色調的影像無任何相關。定限化技術將影像的每一畫素的灰階與對應該畫素位置的定限值進行比較，如果灰階超過對應定限值，該畫素會被啟動(turn on)，亦即電腦會在適當記憶體空間中放入「1」，所得到的半色調影像是一個由0及1構成的二維陣列。

影像領域使用各種方式來檢測一半色調過程的品質，一種方法是檢查半色調過程產生的「點圖(dot profile)」。點圖是當原始影像是一單一灰色度時會被產生的半色調影像(所有畫素具有相同灰階)，一具高灰階的原始影像的點圖會比一具低灰階之影像的點圖包含更多的黑點，高頻率下會產生空間上緊鄰的多點，而低頻率下會產生距離較遠的多點，由於人類視覺系統對於低頻率比高頻率來得較敏感，在視覺上，觀看者對於具有較少低頻多點的點圖會感到較滿意。另一觀察半色調過程品質的方式是使用一由半色調過程獲得之每一點圖相關的功率頻譜(power spectrum)，功率頻譜是顯示在一特定灰階之點圖中點相對頻率的圖，其型態描繪出點圖顯示的「雜訊(noise)」型態，例如，一帶有白雜訊的點圖會產生一個在整個圖中頻率大致相同的功率頻譜，相反地，一帶有藍雜訊的點圖會產生一個主要帶有高頻組成(component)且帶有極少量低頻組成的功率頻譜。310專利的圖1顯示一理想的藍雜訊的功率頻譜，此譜是現實世界中做不到的。

RCT六個專利的發明人Drs. Kevin J. Parker及Theophano Mitsa構想出改良的藍雜訊遮罩(blue noise mask)，他們的半色調技術使用存在電腦記憶體的藍雜訊遮罩，以執行遮罩相對於影像的逐一畫素(pixel-by-pixel)比對，亦即將一數位影像中每一畫素的灰階與藍雜訊遮罩中對應的定限值進行比較，以產生一半色調影像。關於如何建構藍雜訊遮罩，請參判決文第7頁或前述六專利的說明書。相較於習知的藍雜訊遮罩，系爭六個專利揭示的藍雜訊遮罩可在使用較少的處理器電力及記憶空間下產生更高品質的半色調影像。

二、 與專利適格性爭議相關的請求項

(一) 310專利：

請求項1(註4)

一種用於灰階影像半色調的方法，其係藉由使用該影像相對於一藍雜訊遮罩的逐一畫素比對來進行，該藍雜訊遮罩包含一隨機非決定的、非白色雜訊單一值的且被設計成用於當被定限在該灰階影像之任何色階時產生視覺上令人愉悅的點圖的函數。

請求項2

依據請求項1所述之方法，其中該藍雜訊遮罩是用於半色調一彩色影像。

(二) 228專利： 

請求項11(註5)

一種用於彩色影像半色調的方法，其包含以下步驟：

依次使用該影像之多個色平面相對於一藍雜訊遮罩的一逐一畫素比對，其中該藍雜訊遮罩包含一隨機非決定的、非白色雜訊單一值的且被設計成用於當被定限在該彩色影像之任何色階時產生視覺上令人愉悅的點圖的函數，其中多個藍雜訊遮罩是分別被使用來執行該逐一畫素比對，且其中該等藍雜訊遮罩的至少一個是與其他藍雜訊遮罩是獨立且非相關的。

肆、 CAFC就310及228專利請求標的之專利適格性見解

一、 美國專利法第101條之解釋：

CAFC於判決文中詳述，101法條明文規定四種適格專利標的範疇，即「任何人只要發明『任何』新而有用之方法、機器、製品或物之組成，或『任何』新而有用之改良者，皆得依本法之規定與條件獲得美國專利(註6)」。此法條強調在該四種範疇中的「任何」標的及其「任何」改良皆可尋求保護，最高法院於Bilski案中也再次強調，前述雙重的「任何」用語顯示國會欲賦予寬廣的法定範疇，同時最高法院不只一次提醒，法院不應將國會立法時未曾表述之限制條件加諸於法條文字中，最高法院只有對「自然法則、自然現象與抽象概念」的例外情形作出特別的解釋，其中自然法則、自然現象未落入法定範疇之原因係包含科學與技術工作之基本工具，而抽象概念是專利法第112條中規範的揭露問題，同時也使標的超出前述101法條之法定範疇的。所以，101法條的專利適格性要求僅是一個底限測試，如最高法院在Bilski案中所提醒，101法條測試不應取代102、103及112等法條所規範之相較於先前技術的可專利性、揭露度或其他專利法規範之要件。

二、 系爭專利標的之爭議是關乎是否為「抽象概念(abstractness)」

CAFC提到，本案中爭議之標的是一種用於形成半色調影像的「方法」，該標的不僅是101法條用語下適格的，也符合第100條就方法之定義，因此，焦點應集中在該標的是否是最高法院所述之三種例外，由於二造未爭論且CAFC同意，發明人不是要申請自然法則或物理現象，所以本案中CAFC僅就「是否該等方法是過於抽象的」進行判斷。由於最高法院於Bilski案中不意欲就抽象概念提供一僵硬的公式或定義，而是希望CAFC發展出其他能促進專利法目的且與專利法文字一致的限制準則。因此，在本案中，CAFC認為，要被視為抽象概念的情形是，其不適格的特性必須是自身如此明顯到脫離適格標的「寬廣」法定範疇以及專利法中其他就可專利性部分會被主要注意到的法律上下文(註7)。

三、 系爭專利所請之方法非為抽象概念

基於前述，CAFC認為301及228專利所請之方法並非是抽象的，該二專利請求用於藉由逐一畫素比對數位影像及藍雜訊遮罩來提供一數位影像之半色調影像的方法。CAFC判定該等方法非為抽象概念之主要理由有：

(1) 310及228專利之發明在電腦技術領域中呈現實用且可觸知的應用，其解決了技術領域中就灰階影像半色調方法或裝置的需求。

(2) 310及228專利中部分請求項需求「高對比軟片」、「軟片印表機」、「記憶體」及「印表機及顯示裝置」的事實也支持該等方法非為抽象概念的認定。

(3) 對於市場上技術的特定應用或改良的發明不可能是如此抽象到會脫離專利法的框架及法定語言。

(4) 310及228專利請求之方法包含用來控制遮罩及半色調的演算法及公式，這些演算法及公式即便被認為在所請之組合中扮演重要角色，卻不因此使得該發明變成是抽象的。最高法院已於Diehr案中明白提到，包含或倚賴一已知數學式的發明不會因該方法的部分步驟使用該數學式就變為不適格的。基於最高法院於Diehr案之論理可認定，310及228之專利權人不是在請求一數學式的專利，而是請求在電腦應用中半色調方法的專利，因此，由於310及228專利所請發明被認定是專利適格標的，所以該標的的各方面及應用也是專利適格的。

四、 101法條僅是粗略過濾之測試，專利仍需滿足112法條要求

CAFC提醒，即便發明不是如此抽象到脫離101法條的法定語言，卻可能因為缺乏充分具體之揭露而無法獲得專利，112法條提供有力的工具來排除模糊或不明確(indefinite)的請求項，因此，一個可通過101條粗略適格性過濾(coarse eligibility filter)的方法，有可能因為對熟習此項技術者而言不夠特定及清楚，而被認定是不明確的，並因此變成無效。同時，發明亦可能因為書面揭示(written description)無法使熟習此項技術者重現該方法而被認定是過於概念性的。

伍、 結論

在本文介紹之RCT案中，CAFC判定涉及電腦技術之該等軟體專利不是抽象的，此判決結果抒解了Bilski商業方法專利被判為抽象概念後不少人就軟體專利適格性之擔憂，因為CAFC的見解似乎透露著一個訊息，即，除非發明是太過明顯地抽象以致於不可能落入101法條之四個法定分類，否則不要以抽象作為不適格之理由，也就是，CAFC就標的之專利適格性判斷應是傾向寬鬆的，此由近期另一受矚目之涉及診斷方法的Prometheus v. Mayo案判決結果同樣可窺知(註8)。故有論者推測，美國專利局可能因此會避免就此類軟體專利申請案發出基於101法條之核駁意見。

以筆者之觀點言，310與228專利涉及之影像半色調技術通常與顯現不同視覺效果有關，亦即此等技術請求之專利方法多與物理意義有所結合，通常涉及輸入(input)一影像、與函數比對造成畫素值改變...及最終輸出(output)另一影像，因此應較無脫離101法條範疇之問題，該等受爭議之請求項的問題似乎較關乎112法條要求之明確性，倘於301及228專利系爭方法請求項中將「輸入為原始數位影像、原始數位影像所對應的畫素值與藍雜訊遮罩比較以產生處理後的畫素值，以及輸出為經處理後的畫素值所對應的點圖且該點圖是視覺上令人愉悅的」等技術特徵予以明確界定，則該等求項不僅應較能符合明確性要求，也可能因此就不會引發專利適格性之爭議了，也因此，建議有意申請專利者，在自己撰寫或委託代理人撰寫申請專利範圍時，實應就範圍界定之明確性更加注意。

※註 釋：

1、Supreme Court of The United States，”Opinion of the Court”，No.08-964。

2、Research Corp. Tech., Inc. v. Microsoft Corp., No. 2010-1037 (Fed. Cir. Dec. 8, 2010)。

3、Research Corp. Techs., Inc. v. Microsoft Corp., 536 F.3d 1247, 1254,1255 (Fed. Cir. 2008)。

4、310專利之請求項1原文為：「A method for the halftoning of gray scale im-ages by utilizing a pixel-by-pixel comparison of the image against a blue noise mask in which the blue noise mask is comprised of a random non-deterministic, non-white noise single valued function which is designed to produce visually pleasing dot profiles when thresholded at any level of said gray scale images.」

5、228專利之請求項11原文為：「A method for the halftoning of color images, comprising the steps of utilizing, in turn, a pixel-by-pixel comparison of each of a plurality of color planes of said color image against a blue noise mask in which the blue noise mask is comprised of a random non-deterministic, non-white noise single valued function which is designed to provide visually pleasing dot profiles when thresholded at any level of said color images, wherein a plurality of blue noise masks are separately utilized to per-form said pixel-by-pixel comparison and in which at least one of said blue noise masks is independent and uncorrelated with the other blue noise masks.」

6、美國專利法第101條原文為：「Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.」

7、CAFC於判決文第14頁倒數第1段中對抽象概念進行解釋，原文為:「With that guidance, this court also will not presume to define “abstract” beyond the recognition that this disqualifying characteristic should exhibit itself so manifestly as to override the broad statutory categories of eligible subject matter and the statutory context that directs primary attention on the patentability criteria of the rest of the Patent Act.」。

8、Prometheus v. Mayo案是CAFC在Bilski最高法院判決後所做出之另一個關於方法是否符合101條測試的判決，該案背景可參聖島國際智慧財產權實務報導第12卷4期：林士湘、「由Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services案探討In re Bilski判決對於美國診斷方法專利適格性判斷之影響」，其最新之CAFC判決內容請參Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services, No. 2008-1403 (Fed. Cir. Dec. 17, 2010)。