壹、 前言

美國最高法院於西元2010年12月13日之Costco Wholesale Corporation v. Omega S.A判決中，以4比4平手的票數，維持第九巡迴法院關於「第一次銷售理論（first sale doctrine）不能運用於在美國境外之製造行為」的見解，而與Quality King Distrib. Inc. v. L’Anza Research Int’l案共同架構出美國著作權法關於「第一次銷售理論」之適用基礎。

貳、 第一次銷售理論

一、 意義

「第一次銷售理論」或稱「權利耗盡理論（exhaustion doctrine）」係指智慧財產權人就其所製造、創作或經其同意所製造或重製之物品，於第一次進入市場後，即喪失其對該物品之販賣權與使用權。亦即智慧財產權人就該物品之販賣權、使用權已經被耗盡，任何合法取得該物品之第三人，均得自由將該物品讓與他人或任意使用，智慧財產權人不得予以干預或主張權利。

二、 關於著作權之適用

「第一次銷售理論」係為處理「無形」財產的智慧財產權制度，與「有形」財產的物權制度互相調和的一種平衡機制，因此包含專利權、商標權與著作權等智慧財產權皆有「第一次銷售理論」的適用。

其中，「第一次銷售理論」在著作權方面，係指著作權人對於合法重製著作物之散布權，於第一次出售或因其他原因移轉所有權與他人時（例如贈與、買賣等）即耗盡。亦即，著作權人就其著作固享有專屬之「公開散布權」，但此僅及於其著作重製物之第一次散布，當著作權人將其著作重製物作第一次散布後，其就該著作重製物即喪失控制權，而不得再以著作權人之身分主張任何權利，此時，惟有該特定重製物之所有人，得本於物權性質之「所有權」自由行使其物權，其或為販售或處分該重製物(註1)。

三、 類型

「第一次銷售理論」依其效力，主要可區分為「國內耗盡」、「國際耗盡」與「區域耗盡」三種類型(註2)：

1. 國內耗盡：係指智慧財產權人僅就其所製造、創作、或經其同意重製或製造之物品，於「本國內」第一次進入本國市場後，對於該物品之使用、銷售、散布等權利，即為耗盡。換言之，對於自外國第一次進入「本國」市場之物品，其權利尚未耗盡，因此該權利人仍得於本國內就該物品主張其權利。

2. 國際耗盡：係指權利耗盡的區域及於全球，智慧財產權人對於經其同意而散布之物品，不問在世界各地如何散布，都不能主張權利，因此不能禁止真品平行輸入。相較於國內耗盡而言，智慧財產權人其所製造、創作、或經其同意重製或製造之物品，於「本國」或「外國」第一次進入市場後，就該物品之使用、銷售等權利即被耗盡，而不得復行主張。

3. 區域耗盡：係指權利耗盡的區域，限於一定區域之內，一物品在特定跨國界之區域（例如：於歐盟各個會員國）內，所進行之流通交易，均會耗盡其權利，但區域外之流通交易則否。

參、 美國著作權法關於第一次銷售理論之規定

一、 相關規定

美國著作權法第106條規定，著作權人就其著作有重製、改作、散布、公開表演、公開展示的權利。其中第(3)項係公開散布權(right of distribution to the public)之規定：「著作權人依本法享有：以買賣或其他轉讓所有權之方法或出租、出借等方法將著作之重製物或錄音物向公眾公開散布之專屬排他權利」。

美國著作權法關於「第一次銷售理論」，係規定於該法第109條第(a)項：「無論第106條第(3)項如何規定，依本法合法作成之特定重製物或錄音物之所有人，或其所授權之任何人，有權不經著作權人之授權，販售或處分該重製物或錄音物」。亦即，以此限制著作權人依同法第106條第(3)項所享有之公開散布權。

美國著作權法除了在第106條第(3)項中規定公開散布權外，第602條更賦予著作權人輸入權。第602條第(a)項本文規定：「在美國境外取得之著作，未得本法著作權人之授權，而將重製物或錄音著作物輸入美國者，係違反本法106條之規定，侵害重製物或錄音著作物發行之排他權，著作權人得依本法501條之規定提起訴訟」。又由於第602條第(a)項之條文中僅提及「輸入」之行為，而未述及「重製」行為，故該項輸入權之適用對像不僅及於未經授權製造之重製物，亦及於經合法授權製造之重製物，即所謂「平行輸入(parallel imports)」或「灰色市場(gray market)」之重製物(註3)。

二、 適用條件(註4)

1. 散布之物體需為有體物：依美國著作權法第109條之規定可知，適用「第一次銷售理論」的首要條件，就是該物體必須為有體物，而不能係無體的著作權，因為擁有實體物品之所有權人可能並非著作權人，而「第一次銷售理論」僅適用在轉讓實質物品所有權，而非轉讓著作權，因此當著作權人轉讓其擁有著作權之重製物予第三人者，該讓與行為將造就上開物品之新所有權人，此時著作權人即不可再繼續享有該著作物之散布權。

2. 需經著作權人或經其授權人之同意移轉或讓與該著作物：根據美國著作權法第109條第(a)項之規定，一旦著作權人同意轉讓或移轉特定之著作物後，嗣後即不得再主張其對上開著作物之散布權。再者，最初銷售或移轉著作物必需經由著作權人或授權人之一的同意，假設著作權人並無同意，即無「第一次銷售理論」之適用。但如該銷售行為係在州法允許之範疇內，例如債權人經由法院拍賣或強制移轉該著作物者，亦可適用該理論。

3. 所散布之客體需為合法重製物：該物體必須係經由著作權人或經其授權之人合法授權製造之重製物，故若該物品為侵害重製權之非法重製物，即不適用此一理論。

4. 需有所有權轉移行為：當著作權人將著作標的物之所有權移轉與他人後，即可適用該理論，此時新的所有權人將可合法的再次轉讓上開物品與他人。又販賣並非著作權人移轉所有權之唯一方式，如贈與或其他形式之轉讓行為，均可適用該理論，惟若該著作物係以租賃或其他非移轉所有權之方式授與他人使用時，即無法適用該理論。

肆、 Costco Wholesale Corporation v. Omega S.A.案

一、 案件背景事實(註5)

Omega公司係國際知名的鐘錶製造商，其手錶都是在瑞士製造，然後再透過其所授權的批發商及零售商，將該手錶銷售到全球各地，又其手錶底面都刻有受美國著作權法所保護之「歐米茄全球設計(Omega Globe Design)」的字樣。

Costco公司係知名的連鎖倉儲批發賣場，其在「灰色市場(gray market)」中，經下列途徑，取得Omega公司所製造，刻有前述受著作權法保護之設計的手錶：Omega公司首先將手錶販售與其所授權的海外批發商，後來有不知名的第三人從批發商處購得該等手錶後，轉售予一家名為ENE Limited的紐約公司，而後該公司再將手錶售予Costco公司，最後，Costco公司則在加州的賣場將該手錶出售予消費者。雖然Omega公司對於其經銷商首次於國外銷售該手錶之行為給予授權，惟其對於將該商品輸入美國之行為，以及Costco公司之銷售行為並未予以授權。

二、 聯邦地方法院之判決

Omega公司向位於加州中區的聯邦地方法院（U.S. District Court for the Central District of California）起訴，主張Costco公司取得及銷售該手錶之行為，已違反美國著作權法第106條第(3)項以及第602條第(a)項之規定，而構成著作權侵害，並請求法院逕行判決（summary judgment）。

而Costco公司則以著作權法第109條第(a)項作為抗辯，主張其行為係符合該條項關於「第一次銷售理論」之規定，亦即Omega公司首次於國外銷售該手錶之行為，已排除其對於散布、進口及未經授權之銷售等行為之侵權主張。

聯邦地方法院未為說明即判決Costco公司勝訴，並判決 Omega公司應依著作權法第505條之規定，給付Costco公司美金373,003.80元之律師費。

而後Omega公司提起上訴。

三、 第九巡迴法院之判決

Omega公司的侵權主張，係涉及美國著作權法第106條第(3)項、第109條第(a)項及第602條第(a)項等規定間的關係。其中，第109條第(a)項之規定即為所謂的「第一次銷售原則」，係指一旦著作權人同意出售其著作的特定重製物，其後來即不得再對該特定重製物行使散布權。

依三段論法(syllogism)所建立之著作權法本文可知，第109條第(a)項之「第一次銷售理論」係限制第602條第(a)項之規定。

1. 第106條第(3)項係受第107條到第122條之限制，而第109條則在此範圍之內，因此，第109條第(a)項係限制第106條第(3)項所規定之散布權；

2. 第602條第(a)項所規定之進口權，僅係第106條「侵害重製物品之排他權」之下位概念，因此未違反第106條第(3)項之行為，亦不會構成第602條第(a)項之違反；

3. 因為符合第109條第(a)項規定之行為不會違反第106條第(3)項之規定，且未違反第106條第(3)項之行為亦不會違反第602條第(a)項之規定，所以，符合第109條第(a)項規定之行為即不會違反第602條第(a)項之規定。亦即，「特定重製物的所有人…合法取得該權利」，未經著作權人之授權而進口或銷售該重製物時，不會違反第106條第(3)項或第602條第(a)項之規定。

Omega公司承認第109條第(a)項之規定，一般會限制第106條第(3)項及第602條第(a)項之適用，但主張第109條第(a)項之規定，不適用於本案的情形，因為雖然「歐米茄全球設計」的字樣是在美國受著作權法保護，但刻有該字樣之手錶係在國外製造並進行第一次銷售，所以Omega公司主張該設計之著作，並非「在第109條第(a)項之情況下，所合法作成」。

Costco公司則主張，雖然Omega公司的前揭論點依BMG Music v. Perez等判例或可成立，但聯邦最高法院在Quality King Distributors, Inc. v. L’Anza Research International, Inc.一案中，已推翻那些判決的見解，因此原告的主張不能成立。

但上訴法院基於下列理由，認為：Quality King案的判決，並未使上訴法院對於「第109條第(a)項之規定，只有當該主張涉及在美國境內製造受美國著作權法保護之著作的重製物時，可以對抗第106條第(3)項及第602條第(a)項」之一般規定無效，因而認為第109條第(a)項之規定不適用於本案的情形。

1、 上訴法院目前的規則

若依第九巡迴法院在Quality King案之前的判例，則Omega公司所持立場係正確的。該法院過去曾在兩件上訴案件中，判決第109條第(a)項無法用來對抗依第602條第(a)項所為之主張。

在BMG Music案(註6)中，被告所購買之重製物，係原告受美國著作權法保護但於國外製造的音樂唱片，該唱片未經原告同意即進口到美國，並公開販售。對此，上訴法院認為在此情形下，第109條第(a)項無法用來對抗依第602條第(a)項所為之主張，因為第109條第(a)項所謂「依本法合法作成」，僅在該重製物係在美國合法作成並銷售，始能獲得「第一次銷售理論」之保護。理由如下：

(1) 若採相反的解釋，將會不當的擴張著作權法，而使其具有治外法權；

(2) 若在國外銷售後仍能適用第109條第(a)項之規定，將會使第602條作為對抗未經合法授權而進口之非盜版重製物之規定，實際上喪失意義，因為進口發生前通常會發生至少一次的合法國外銷售行為，如此一來即會將作為第602條第(a)項之基礎的散布權耗盡。

Drug Emporium案(註7)，係跟隨BMG Music案，而在主要事實相似的情況下，認為不適用第109條第(a)項之抗辯。然而，上訴法院於本案中，並不同意前判決有關第109條第(a)項「依本法合法作成」之解釋，因為若依BMG Music案之見解，即允許「第一次銷售理論」僅能對抗「在美國合法作成並銷售之重製物」，則不啻給予在國外製造的重製物，比在本國製造者更大的著作權保護，而這樣的結果不僅不合理，也並非原來的立法意旨。因此，上訴法院在本案中，對於BMG Music案建立一些例外性的擴張，而認為第109條第(a)項之規定，可以適用於「該重製物並非在美國製造，但其合法的首次銷售行為係發生在美國境內」的情形。

Denbicare案(註8)中，其重製物係在香港製造，而由美國的著作權人主動地在美國境內銷售，故符合Drug Emporium案所建立的例外情形。因此，該著作權人在被告購買該重製物且未經其同意進行銷售後，依第106條第(3)項及第602條第(a)項之規定提起訴訟時，上訴法院即以下列理由，駁回著作權人之請求：

(1) 系爭重製物在被告購買及銷售前即由第三人進行進口，故被告並未違反第602條第(a)項之規定；

(2) 根據第109條第(a)項及Drug Emporium案，本案著作權人係主動地在美國境內銷售該重製物，而已耗盡其散布權，故亦未違反第106條第(3)項之規定。

根據前述案例，Costco公司並無法僅依第109條第(a)項之規定，即取得逕行判決（summary judgment），因為Omega公司係在瑞士製造該「歐米茄全球設計」的重製物，而Costco公司係在美國境內，未經Omega公司合法授權即銷售該重製物，因此地方法院未說明理由，即依第109條第(a)項之規定逕行判決（summary judgment）Costco公司勝訴，係與上訴法院前述BMG Music, Drug Emporium等案之判決相歧異。

2、 Quality King案的衝擊

Quality King案並未直接否決上訴法院對於BMG Music、Drug Emporium、及 Denbicare等案之見解。Quality King案係涉及「往返旅程」進口（“round trip” importation）：即一個貼有受美國著作權法保護之標籤的物品，在美國境內製造後，出口到一個經授權的國外經銷商，其後在國外銷售予不知名之第三人，並未經著作權人同意即回銷到美國，最後在加州由未經授權之零售商進行販售。最高法院認為，在這種情形下，第109條第(a)項之規定可作為第602條第(a)項之行為的抗辯，然而，因該事實僅涉及在國內製作重製物的行為，故最高法院並未處理「在國外製作之重製物，未經授權而進口到美國時」，對於第109條第(a)項之影響等問題。此外，最高法院亦未討論第109條第(a)項之範圍，或是對於「依本法合法作成」提供明確的定義。

其次，上訴法院亦考量，Quality King案的理由，是否與該法院在BMG Music及Denbicare等案中，將第109條第(a)項限於「在美國…合法作成」之規則有違。其認為，最高法院在Quality King案中，對於域外法權的說明，與其將第109條第(a)項之重製物限於「在美國合法作成」者，並無明顯矛盾。一般對於「反對域外管轄權」推定之理解為，除非該法規有相反的規定，否則美國的法規僅適用於發生於美國境內之行為，或在美國境內產生效果之行為。而爲避免在智慧財產權領域產生國際法律適用之衝突，著作權法對於「反對域外管轄權」推定，係採用更健全的版本，而規定「該法推定不適用於發生在國外之行為，即使該行為後來在美國產生有害的結果亦同」。因此，基於對該推定之理解，將第109條第(a)項之規定適用到「國外製作的重製物」，在某種程度上，應屬域外適用該著作權法，而不應允許，惟若要承認在國外製作重製物行為係「符合著作權法」，即應在著作權法中，對於發生在國外的行為，賦予其合法性，否則即應支持「域外管轄權」。

此外，BMG Music案將第109條第(a)項之適用範圍，限縮到「國內製作的重製物」之看法，亦與Quality King案的分析一致。上訴法院發現，一個受著作權保護之著作的重製物，即使是由著作權人所製作，亦未必是「依美國著作權法所作成」，因第602條第(a)項所規定之重製物，解釋上包含非依美國著作權法，而係依其他國家法律所「合法作成的重製物」。因此，上訴法院認為第109條第(a)項所謂「依本法合法作成」所涵蓋的重製物，不只是美國著作權人所合法製作即可，還需要更多的東西，而對其而言，「更多的東西」係指該重製物是在美國境內（亦即著作權法的適用地）製作。

上訴法院認為，其將第109條第(a)項限於「在美國合法作成之重製物」之一般規則，與Quality King案並無明顯矛盾，因此該規則仍屬具有約束力之判例。而本案中，雙方對於該刻有「歐米茄全球設計」的手錶，係Omega公司在瑞士製造之事實並無爭議，因此基於前述規則，「第一次銷售理論」並無法作為第106條第(3)項及第602條第(a)項之抗辯，因此Costco公司以第109條第(a)項作為抗辯，主張其行為係符合「第一次銷售理論」之規定，並無理由。

3、 關於美國著作權法第505條之律師費

美國著作權法第505條雖規定，法院可裁定將合理的律師費作為訴訟費的一部分償還勝訴方，惟上訴法院認為目前尚無任何一方在本訴訟中取得勝利，因此，聯邦地方法院判決Omega公司給付Costco公司美金373,003.80元之律師費，係濫用其裁量權。

綜上，上訴法院係撤銷聯邦地方法院之原判決，將全案發回更審。

而後Costco公司向聯邦最高法院提出書狀，聲請受理。

四、 聯邦最高法院之判決(註9)

美國最高法院係於西元2010年4月19日決定接受Costco公司之上訴，針對本案進行審查。並於西元2010年12月13日作成判決，以4比4平手的票數，維持第九巡迴法院關於「Costco公司未經Omega公司同意，銷售Omega公司所製造，刻有受著作權法保護之設計的手錶，已構成美國著作權法之違反」的見解。

伍、 結論

智慧財產權中，關於「第一次銷售理論」或「權利耗盡原則」，究竟應採「國內耗盡」或「國際耗盡」一直是相關學說、實物所討論的重點。而美國最高法院對於著作權法「第一次銷售理論」之適用，先於Quality King Distrib. Inc. v. L’Anza Research Int’l一案中，確立「著作權人於美國境內依法所作成之重製物，不論其出售行為係於國內或國外，著作權人嗣後均不得依第602條第(a)項規定，就該已出售之合法著作重製物之輸入行為加以禁止」之標準，其後，並於本案中確立，「在美國境外依法所作成之重製物，則仍受第602條第(a)項禁止平行輸入之拘束，不適用第109條第(a)項『第一次銷售理論』之規定，著作權人得禁止之」的標準。該等標準除能幫助我們瞭解美國著作權法關於「第一次銷售理論」之適用原則外，亦可作為我國著作權法關於「權利耗盡原則」適用上的參考。

此外，因該等見解係涉及權利國際耗盡等問題，除可能影響真品平行輸入的商品進口到美國市場外，更可能影響其他智慧財產權（例如專利權）關於國際耗盡之認定，因此該判決對於其他智慧財產權之後續影響，亦值得關注。

※註 釋：

1、林依成, 著作權法第一次銷售原則之研究—以網際網路傳輸為中心, 東海大學法律學系碩士論文, 民國九十二年, 第21~22頁

2、洪季群, 從權利耗盡原則看智慧財產權之管理, 東吳大學法律學系碩士在職專班科技法律組碩士論文, 民國九十九年, 第35頁

3、章忠信, 著作權法真品平行輸入之研究, 資訊法務透析, 民國八十七年七月, 第61頁

4、林依成, 著作權法第一次銷售原則之研究—以網際網路傳輸為中心, 東海大學法律學系碩士論文, 民國九十二年, 第29~31頁

5、Costco Wholesale Corp. v. Omega, S.A., 08–1423

6、BMG Music v. Perez, 952 F.2d 318 (9th Cir. 1991)

7、Parfums Givenchty, Inc. v. Drug Emporium, Inc., 38 F.3d 477 (9th Cir. 1994)

8、Denbicare U.S.A., Inc. v. Toys “R” Us, Inc., 84F.3d 1143 (9th Cir. 1996)

9、Costco Wholesale Corp. v. Omega, S.A., 08–1423

壹、 前言

受到各界矚目之BILSKI案於2010年6月28日已由最高法院作出判決(註1)，其判決結果與巡迴上訴法院（CAFC）之結果相同，仍維持BILSKI敗訴，九位法官一致認定該公司所申請之商業方法案件（08/833892，以下簡稱892案）是一抽象概念而為非專利適格標的，不准授予專利權，然而，最高法院所持的判決理由迥異於CAFC做出的判決理由，而且，最高法院並對機器或轉換測試法（machine or transformation test）的適法性、商業方法（business method）之類型化排除（categorical exclusion）的適法性與892案是否只是抽象概念（abstract idea）分別提出見解，此外，於最高法院對本案作出判決之後，美國專利商標局（USPTO）也推出過渡之審查基準來因應，以下即就本案判決內容與USPTO的過渡審查基準加以簡介。

貳、 案件背景

892案是針對能源市場的商品買家與賣家如何能免於遭受或防備價格改變風險的發明尋求專利保護，主要的請求項次是第1項與第4項，第1項是描述一連串指導如何避險的步驟，第4項是將第1項的概念放入一簡單的數學方程式。

USPTO審查委員認為892案沒有在具體的裝置執行，並且只是解決單純的數學問題而沒有任何實際應用的限制條件，892案沒有涉及技術手段，因此加以核駁。專利訴願暨衝突委員會也確認了892案僅是涉及沒有物質轉換的心智步驟且其只是抽象概念的結論。

之後，申請人上訴至CAFC，且CAFC針對892案召開全院聯席會議並確認該結論。該案產生五個不同且值得審慎學習的觀點。首席法官Michel寫出CAFC的意見。CAFC摒棄先前對於State Street案(註2)中用於決定所請求之發明是否符合專利法101條具有可專利性之製程(process)的測試標準，亦即「測試所請求發明是否產生有用、具體和有形的結果」。

CAFC指出所請求的製程(process)如果：（1）它是與特定的機器或裝置結合在一起，或（2）它將某一特定的物品轉換成不同的狀態或事物，則該製程(process)符合101條的專利適格規定。CAFC認為「機器或轉換測試法」是決定一製程(process)請求項是否為符合101條所規定的專利適格標的的唯一測試標準。故CAFC以該機器或轉換測試法認定892案的申請不是專利適格標的。(註3)

參、 最高法院之見解

892案進入最高法院審理時，是由九位法官共同審理，九位法官一致認為本案之所有請求項所主張之發明依美國專利法第101條之規定不得授予專利，其中，對於892案是否已超出專利法保護範圍的論點中，有三個爭點被提出：（1）其並沒有與機器結合一起也沒有物質轉換（2）其涉及一經營商業方法（3）其僅是一個抽象的概念。本文以下即分項予以說明。

(一) 「機器或轉換測試法」是否為決定方法發明的唯一測試法

本院曾於多數案例中不僅一次地敬告各級法院，於解讀專利法時，除非法令另有規定外，不應將國會立法時未曾表述之限制條件加諸於法條文字中，解讀法條文字也應以現代通常與常見之字義解釋。本院在判例法中使專利法用語脫離其一般意義所作出的建議，就只有對「自然法則、自然現象與抽象概念」的例外情形作出特別的解釋。

CAFC採用「機器或轉換測試法」作為測試何為”製程(process)”的唯一法則，而非只是一個重要及有用的線索，違反了上述法條解釋的原則。專利法第100條（b）中明訂之「製程（process）」係指製程、技術或方法（process, art, or method），並包括已知方法、機器、製品、物之組合或材料的新用途”。本院於上述法條中並未察覺到” 製程、技術或方法”有任何現代通常與常見的意義，是需要將這些用語結合到一機器上或用於轉換一物品。

雖然，USPTO力促本院以不確定法律概念之原則，參考專利法第101條中的其它可專利類型（機器、製品及物之組合），將製程（process）的意義限制在「一個機器或轉換」上，儘管上述之原則可使模糊不確定之法律名詞得到更精確的解釋，但是此標準在此處並不適用，因為專利法第100(b)條已明確定義用語”製程（process）”之含意，當法條中已明確定義時，我們就必須遵循法條中之定義。

CAFC誤認本院已贊同用「機器或轉換測試法」作為唯一測試法，儘管本院曾於Cochrane v. Deener(註4)案中解釋說：「一方法是一動作，或一連串動作，實施在被轉換或轉變為一不同狀態或東西之標的物上。」。然而，本院更近期的判例已揚棄上述之解釋，並顯示「機器或轉換測試法」不是一完全的或唯一的測試法。於Gottschalk v. Benson(註5)案中也提到「將一物品轉換或轉變成一不同的狀態或事物是不包括特定機器的一方法請求項的可專利性的線索」，同時，也明確拒絕做出「如果其沒有滿足機器或轉換要求，方法專利將不適格」的見解。且於Flook(註6)案中也採取「假定即便沒有滿足機器或轉換測試法，一件有效的方法專利是可以加以公告」的類似見解。所以，本院的判例所建立的「機器或轉換測試法」僅是一判斷方法請求項是否符合專利法第101條定義並提供重要線索的調查工具，而不是用於決定方法發明是否適格的唯一測試法。

「機器或轉換測試法」於工業時代(Industrial Age)確實提供了一個實用之評估程序，以用於測試實體/物質或其他有形的發明，所以在較早時期沒有滿足「機器或轉換測試法」的發明很少被核准專利。然而，隨著時代不斷的進步，技術及其它創新是以無法預期的方式在發展。舉例來說，「專利法已建立好的原則可能會阻礙任何可想到之電腦程式有效專利的公告」的論點在不久前曾被激烈地爭論，但這個事實不代表電腦程式的創新完全不具可專利性。所以，專利法第101條之定義應該是一動態規定，應該被設計成涵蓋新的且未預見的發明。如果將國會立法時所未預期之領域中的發明排除於專利保護外，將明顯違反專利法之宗旨。

因此，本院認定「機器或轉換測試法」是一個用於決定某些請求發明是否為專利法第101條所定義之方法的有用且重要的線索與調查工具，而非用於決定方法發明是否適格的唯一測試法。

(二) 商業方法是否為非適格專利標的

專利法第101條同樣地排除「製程（process）這個用語是類型化地排除商業方法」的廣泛觀點。於專利法第101條(b)之「製程（process）」所定義範圍內的「方法（method）」用語，至少是一個符合字面意義的用語，而且在參考專利法的其它限制條件與本院的判例之前，應該至少包括某些實行商業的方法。本院於Diehr(註7)案例中並沒有察覺到「方法」之現代通常與常見的含義是將商業方法排除在外，而且，禁止商業方法專利的舉動將會到達什麼程度與這個舉動是否會排除掉更有效率地經營商業的技術都是不清楚的。

在聯邦法律明確地考量到至少有某些商業方法存在的事實下，將商業方法類型化地排除於專利法第101條的範圍之外的爭論是尚未確定的，專利法第273(b)(1)中定義：如果一專利權人主張方法專利侵權時，被控侵權者可以運用先使用權（prior use）進行抗辯，單獨就這個抗辯的目的而言，在專利法273(a)(3)中，方法（method）是被定義為一種實行或經營商業的方法(註8)。雖然，專利法第273法條並不能改變先前頒佈之法條的意義，但專利法第273條闡明了於某些情形下，商業方法是一種可依專利法第101條來適格請求專利的方法。所以解釋專利法其他條文時，將商業方法解釋為非適格專利標的，將使得專利法第273條形同具文。最後需注意的是，專利法第273條中雖然提出若干商業方法可成為專利的可能性，但並不意味著商業方法可普遍廣泛地具有可專利性。

確實，若CAFC能對申請商業方法的申請案定義出一個較窄的類型或分類，然後，舉例來說，CAFC再指出這類的案件因試圖請求抽象概念，而不具可專利性，這種結論就可能和判例的通說一致，但是，在此種情形以及其他與法規內容一致的限制條件之外，專利法揭開了某些製程（process）能被合理地描述為符合專利法第101條規定之可專利標的之商業方法的可能性。

最後需注意的是，即使某些特定之商業方法是符合專利法第101條條文之適格方法專利標的，但並不意味著上述商業方法就可得到專利保護，因該案件仍須符合專利法第102條之新穎性規定、專利法第103條之非顯而易知性規定，及專利法第112條之揭露完整性規定。

(三) 892案是否為請求抽象概念的專利

儘管基於前述兩種已被本院所駁斥的廣泛且違反字面意義的方式，892案是不會被類型化地排除於專利法第101條之外，但是，這並不表示892案就是符合專利法第101條所規定的製程（process），892案申請人是試圖取得避險概念與將此概念應用於能源市場這兩者的專利，本院並非採用可能產生廣泛與預料之外的衝擊的類型化方法，而只以本院在Benson、Flook、Diehr這三案的判決為基礎來處理本案，以彰顯因為申請人的請求項是試圖請求抽象概念的專利，所以這些請求項是不可專利的製程（process）。

在Benson案中，本案考慮一個將二進制碼的十進位數字轉換為純二進制碼的演算法則的專利申請案是否為專利法第101條中之製程(process)。本院一開始即解釋是「一基礎理論的抽象原理、原始事由與動機是不能申請取得專利權」，也無人能主張上述之事項具有排他權。本院認為Benson案非方法而是一個不可專利之抽象概念。如果准許一演算法則取得專利保護，將導致一抽象概念取得專利保護的結果，且將完全地先佔該演算法則的使用權。

本院於Flook案中思考到在Benson案後之下一合邏輯的步驟。在Flook案中，系爭專利之主要特徵是將一套數學演算法應用於監控石化及原油提煉工業的催化轉換過程的步驟，本案承認系爭發明已被限制使用範疇，其與Benson案是有所不同，所以該演算法在石油化學與油品精煉工業之外還是可被自由使用。然而，Flook案已駁斥利用「後解決手段」（post-solution activity）就能將一不具可專利性之理論轉換為一可專利之製程的見解。本院根據專利法第101條判決系爭專利中的製程是不具可專利性的，不是因為它包含一數學演算法作為一構成要素，而是因為該演算法若被認為是一項已知的先前技術，以整體技術來看，該系爭專利就不是可專利性的發明。Flook案主張並不能藉由將公式限定使用在特定「技術範疇」或「增加一個無關緊要的後解決手段」的方式來規避禁止申請抽象概念專利的規定(註9)。

最後，於Diehr案中，本院在Benson案及Flook案中所表達的原則上建立了一個限制條件。在Diehr案中是請求一前所未見之用於「將生的、未固化的橡膠模製為固化的精密產品」的方法，此方法藉由電腦使用數學公式來完成其數個步驟，儘管 Diehr案已解釋一抽象概念、自然法則、或數學公式是不可專利的，但是，將自然法則或數學式的「一個應用（a application）」運用到一個已知的結構或製程，仍可能是值得專利加以保護的。 Diehr案強調需要整體地考慮該發明，而不應將該申請專利範圍分成舊要素及新要素，且在分析上忽視舊要素的存在。最後，本院針對Diehr作出如下結論：因為該專利範圍不是企圖要取得數學公式的專利權，而是一用於模製橡膠產品的工業方法，故其落在101條款的可專利標的事項中。

基於這三個判例，本院認定Bilski之892申請案很清楚地不是一個可專利的方法，該申請案中的專利範圍第1項與第4項是解釋避險的基本概念。由於避險是長久存在於商業系統中的基礎經濟實務，且在任何基礎財務課程中都會被教授。所以本案在專利範圍第1項中被描述出來，且在專利範圍第4項中被推導成數學公式的避險概念是一個不可專利的抽象想法，其只是像在Benson案和Flook案中所爭論演算法則而已。允許申請人對避險提出專利保護會使其在所有領域先佔有此方法的使用，並獨佔一抽象想法。故本案第一、四請求項所界定之方法為一抽象概念，不屬於專利適格標的。

本案其他的專利範圍是一如何將避險應用於商品及能源市場的概括例子。在Flook案中已建立「將一抽象概念限制於一使用範疇或加入象徵性的後解決元素，無法使其具可專利性」的見解。然而，這正是892案其餘的請求項所請求保護的內容，這些請求項試圖請求將避險的抽象概念應用於能源市場的專利，然後，並建議使用已知的亂數分析技術去協助建立方程式的某些輸入，故，892案中的其它專利範圍也不屬於專利適格標的。

本院再次重申，不應在專利法上加諸與法條內容不一致的限制條件。依據對於抽象概念不具可專利性的判例，892案理應判決駁回。因此，本院除了需釋明專利法100(b)條中的用語定義，及注意Benson, Flook與Diehr三案所提供的指標外，不需更進一步定義什麼是一個可專利的「製程」。

本院於本案中的見解中沒有任何部分應被解讀為對CAFC過去對專利法101條所做之解釋的背書。正因為CAFC的判例尚未適當地確認出出限制商業方法專利且較不極端的方式（包括應用本院在Benson、Flook、Diehr的見解），因此可能導致CAFC認為它必須將「機器或轉換測試法」變成一的測試方式。本院不贊同將「機器或轉換測試法」作為唯一測試法的立場，但也決不是要排除CAFC為了促進專利法目的且非與法條不一致而發展出的其它限制準則。

肆、 美國專利商標局因應之過渡審查基準

於最高法院對於本案作出判決之後，美國專利商標局即推出過渡之審查基準(註10)，上述過渡之審查基準中對於審查作法雖與先前之審查基準略有不同，但對於大多數非經常遇到抽象概念專利範圍之審查員並不會增加其審查的複雜度。

且過渡之審查基準中也強調，即使審查之專利範圍被察覺有專利法第101條適格性缺陷的問題，也需要繼續審查其是否符合專利法第102條之新穎性、專利法第103條之進步性與專利法第112條之完整揭露性，以期於第一次官方審查結果中，就可將所有核駁理由與問題都清楚呈現，避免掉繁雜與反覆的補充修正程序與公文往返，加速案件審查流程。

過渡之審查基準內容中用於判斷方法發明的程序包含以下步驟：「是否有充分引用具體實例(註11)」、「是否包含或被實施於機械或設備中，且機械或設備是否被列舉於專利範圍中」、「是否方法將導致任何轉換或其他包含特定物質的轉換」及「是否一普遍概念被牽涉於執行步驟內」。

由上述之步驟中可明顯得知，USPTO仍保持使用「機器或轉換測試法」測試方法發明，但「機器或轉換測試法」並非測試專利適格性的唯一測試方法，經過「機器或轉換測試法」後仍須適當地以過渡審查基準中條列之要素一一測試。且於使用「機器或轉換測試法」之前，先檢視該案件是否有充分引用具體實例，無具體實例之案件仍會以其為抽象概念予以核駁。

伍、 結論

由於目前已由工業時代進入電腦科技時代，所有技術領域發展方向不斷多元化，為避免限縮未來領域之創作與發明，最高法院於892案中明確表示其拒絕在解讀專利法時，將國會立法時未曾表述之限制條件加諸於法條含意內，以使專利法可適用於未來之技術或未知的科技領域中。

所以，最高法院認為CAFC以「機器或轉換測試法」作為是否為符合第101條定義的唯一且必須的測試，是不適宜的作法，「機器或轉換測試法」只是一個用於決定某些請求發明是否為專利法第101條所定義之方法的有用且重要的線索與調查工具而已。

此外，最高法院認為專利法第101條所謂「製程」之現代通常與常見的含義並未將商業方法排除在外，同時，由專利法第273條可知於某些環境下之商業經營方法是適格之專利申請標的，但是，最高法院仍與往常一樣，並未於892案之判決意見中對商業方法落入專利法101條的測試條件給予明確規範，而由USPTO的過渡審查基準看來，USPTO於審理方法發明時主要仍是利用「機器或轉換測試法」作為測試是否符合專利法第101條適格性的條件，因此後續是否對於商業方法有更新或更進一步的定義仍待後續觀察。

※註 釋：

1、Supreme Court of The United States，”Opinion of the Court”，No.08-964。

2、State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.,149 F.3d 1368(Fed. Cir.1998).

3、胡功定、「由In re Bilski 案審視美國之專利適格標的判斷方式」，聖島國際智慧財產權實務報導第11卷5期，頁12-18，2009年5月。

4、Cochrane v. Deener, 94 U. S. 780, 788 (1877)。

5、Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972)。

6、Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978)。

7、Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)。

8、“method is defined as a method of doing or conducting business. ”

9、the prohibition against patenting abstract ideas “cannot be circumvented by attempting to limit the use of the formula to a particular technological environment” or adding “insignificant postsolution activity.”

10、Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in view of Bilski v. Kappos (Interim Bilski Guidance) Federal Register/Vol. 75，No.143/，43923-43928，July 2010。

11、“sufficiently recite a physical instantiation”。