一、前 言

美國專利法第271(f)條規定，乃是美國專利法對於「專利屬地主義」原則的一項著名例外規定。關於專利屬地主義之內涵及其近年來在美國司法實務面之發展，本刊已有數篇文章論及(註1)。本所同仁黃詩芳之大作(由Microsoft Corp. v. AT&T Corp.案論美國專利法第271(f)條之適用)，對美國專利法第271(f)條規定之立法緣由、內容中譯與近期之實踐，尤其有明晰之介述(註2)。

美國專利法第271(f)條之規定，其實包含2款，分別與「引誘侵權」與「輔助侵權」原則發生關聯(註3)。

舉例言之，假設有一專利(例如一件車窗遮陽簾專利)，其包含數個構件(components，例如簾布、特製捲輪、特製卡掣組件、特製彈性組件等等)。現若有一家廠商，在未經專利權人許可的情形下，從美國向人供應(provided，例如販賣)這些零組件，所供應的專利零組件不必包括全部專利構件，只須相當部分就好，重點在於未予完全組裝(all or a substantial portion of the components of a patented invention, where uncombined in whole or in part)。那麼，這家廠商既未完成專利物品的製造，甚至對於專利物品構件的供應還有缺漏，依照「全要件原則」，自難認定有專利侵害行為。

但是，如果他同時還有「積極促使」(actively induce)組合這些零組件的行為，例如販賣零組件的同時附贈「搭配組裝說明書」，告知消費者可將某些零組件互相組裝而形成遮陽簾，那麼，依照美國專利法第271(b)條所謂「引誘侵權」的規定，他仍然構成專利侵害。從一般社會大眾的法感情觀之，此規定不難理解(註4)。現在第271(f)(a)條規範的是這樣的情形：假設廠商不是「積極促使他人『在美國境內』組合這些專利構件」而是「積極促使他人『在美國境外』」為此等行為，例如出貨到歐洲後命其歐洲關係企業進行組裝，則行為人一樣侵害「美國」專利。

另一種情況，廠商雖無「積極促使」的行為，甚至他只販賣單一零組件，但是，如果此等零組件乃是專利的主要部分(material part，例如前揭的特製簾布捲輪)，而且廠商主觀上還知道：這些核心零組件乃是特別為此專利所製造，或特別適用於此專利，並不是通常交易可取得且不具實質非侵權用途之物(knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use)，那麼，依照美國專利法第271(c)條所謂「輔助侵權」的規定，他仍然構成專利侵害。台灣專利法目前亦有類似修正之討論，其間難免牽動產業界的敏感神經。現在，美國專利法第271(f)(b)條進一步規定：假設廠商具備「讓該專利構件『在美國境外』組合而侵害該專利之意圖」（intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent），那麼他也一樣侵害「美國」專利。易言之，同一核心零組件在美國境內販賣，可能構成輔助侵權，如果同時外銷到美國境外使之組裝，則可能又是一個侵權行為，在侵害訴訟中會產生兩部分的損害賠償計算。

二、方法專利適用問題之背景

綜上，吾人對第271(f)條可以有以下幾點認識。第一，在立法目的上，是為了彌補法律漏洞。如前所述，如果最後的組裝事實不發生在美國，則廠商縱使基於侵權的意圖而在美國境內販賣專利零組件，將難以論為侵權，立法者認為對於專利權人不公。事實上，就立法沿革來看，第271(f)條在西元1984年(下同)之增訂，正是因為聯邦最高法院先前在「Deepsouth」判決中認定此類行為不構成侵權，美國國會不滿此結果而思所以補救之立法。第二，完全不考慮專利權人在該境外地區是否取得對應專利，造成了專利屬地主義的例外，使得廠商對其所意圖發生的「境外組裝行為」承擔侵權風險，額外負擔一項損害賠償責任(註5)。第三，在條文架構上與「引誘侵權」與「輔助侵權」相關聯。不可諱言，這是一條很特殊的法律，多數國家包括台灣並無相對應的立法。

但是，細讀第271(f)條的文字，其實和第271(b)條「引誘侵權」、第271(c)條「輔助侵權」的規定，仍然有些不同。首先，在第271(f)(a)條中，並未出現輔助侵權的「專利構成主要部分」(material portion)字眼。第二，在第271(f)條的(a)與(b)兩款中，對適用客體都只規定為「受專利保護之發明(patented convention)…之構件(components)」，不明確區分「物品專利」與「方法專利」的情形。反觀第271(c)條輔助侵權的規定，則有明顯區別，而且只對物品專利使用「構件」一詞，方法專利則不以「構件」稱之，而易為「用以實施該專利方法之物件或裝置」(a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process)。

於是，究竟第271(f)條能否適用於「方法專利」？便可能成為問題。如果答案為肯定，則方法專利之「構件」為何？侵權人又是如何「供應」這些方法專利的構件？又是如何「組合」這些方法專利的構件？也都成為問題。

這些答案的取捨，對專利申請、專利訴訟都造成實質的影響。早在2006年間，美國聯邦巡迴上訴訟法(下稱其英文縮寫CAFC法院)的Radar法官已於「Union Carbide v. Shell Oil」一案判決中做成了肯定的結論(註6)。該案中，Union Carbide享有環氧乙烷(Ethylene Oxide)製備方法之專利，其製備方法之實施有賴於一種催化劑，而被告殼牌石油公司則把催化劑直接供應給境外客戶，俾便其使用直接專利方法製造環氧乙烷。Radar法官認為殼牌此舉正構成第271(f)條之侵權行為。

但在1年之後，美國聯邦最高法院開始在「AT&T v. Microsoft」判決中重申專利屬地主義之原則，撤銷了CAFC原判決，並窄化第271(f)條的適用—僅是從美國供應資訊、指南或用來產生構件的工具給國外人士並不落入第271(f)條的範圍(註7)。雖然「AT&T v. Microsoft」該案尚不涉及方法專利的適用問題，但是風向似已微妙改變。

最近，CAFC法院遂利用「Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc.」(註8)（以下簡稱「Cardiac Pacemakers」案）審判的機會，專就「第271(f)條是否適用於方法專利」進行了聯席審理，就在2009年8月19日做成判決，除了Newman法官有不同意見外，其餘11位法官均同意：第271(f)條應排除方法專利，而2006年Union Carbide的相反見解則不再適用。

三、「Cardiac Pacemakers」判決介述

系爭US4,407,288號專利涉及一種「心臟除顫器」的技術(implantable cardiac defibrillator，「ICD」)，有物品專利請求項，也有方法專利請求項，本件判決只涉及後者。請求項1前言略謂：「一種心臟刺激方法，係使用可植入式心臟刺激器，該心臟刺激器可偵測數個心律不整現象，並可依程式設定而進行單一或複數模式的運作，以治療該心律不整現象」，並記載其技術特徵包含3個步驟(註9)。由此可知，這不是一個完全抽象的、未界定體現於實體物件的方法專利。如果用第271(c)條的語言來說，此方法請求項裡的「可植入式心臟刺激器」(implantable hear stimulator)便是一個「用以實施該專利方法的裝置」(apparatus for use in practicing a patented process)。此刺激器當屬此方法專利的關鍵裝置，假設它又無其他非系爭專利之用途，且非通常交易可得之物，則若有第三人明知上情而在美國境內予以製造、販賣，自應構成第271(c)條之輔助侵權。問題是，在第271(f)條之脈絡下，情形又將如何？

本件專利權人Cardiac Pacemakers公司主張：被告St. Jude Medical公司運往美國境外的心臟除顫器(ICD)正可以執行系爭專利方法請求項的步驟，而且St. Jude有「積極促使」的行為，故違反第271(f)(a)條而侵害‘288專利。在法律主張上，Cardiac Pacemakers公司正是將第271(f)條所謂「受保護專利的構件(component)」解釋為包涵方法項中「實行該方法的裝置」(the apparatus that performed the process)，也就是類比於第271(c)條的裝置要件。Cardiac Pacemakers公司並主張：依通常意義解釋，第271(f)條既無明文區別，則所謂「受保護專利」(patented invention)自應兼括方法請求項與物品請求項。

CAFC法院多數意見不採此說。他們的說理責任並不輕鬆，因為「通常意義解釋原則」(plain language rule)乃是美國法院基於對立法權之尊重，在進行法律解釋時最常被引用的原則。美國專利法的編寫，固然不如成文法國家法典的精煉與一貫，但是「(可)受保護專利」(patented invention，patentable invention)之文義畢竟相當清楚，事實上，它也沒讓CAFC法院找到可單指「物品專利」的用例。因此，CAFC法官必須有其他充分理由，才可推翻「可受保護專利」兼指物品專利與方法專利之推定。就此，多數意見法官的理由可歸納為下述八點：

第一， 方法專利不是沒有「構件」(components)，但它指涉的是方法專利的「步驟或一系列行為」(a series of acts or steps)，必須與物品專利的「構件」嚴格區別。故Cardiac Pacemakers將「構件」解讀為包含實施方法專利的「裝置」，此說有誤。

第二， 聯邦最高法院在去年的「廣達 v. LG」(註10)案中，最高法院固然指出方法專利與系統專利中「裝置的功能」常感不易區別，但CAFC法官多數意見將此見解限縮於只適用於耗盡原則之脈絡，他們不認為在第271(f)條之「境外組合侵權」的脈絡下，有所謂難以區別兩種專利大分類的問題。

第三， 美國專利法第271(c)條在規範「輔助侵權」行為時，明文將物品專利與方法專利予以區隔，所謂「構件(components)」只指涉物品專利。故依體系解釋原則(with a review to their place in the overall statutory scheme)，Cardiac Pacemakers所主張的「用以實施專利方法之裝置」不能是「構件」(components)。

第四， 專利法第271(f)條不論(a)、(b)兩款都另有一共通行為要件：「在美國境內或從美國境內『供應』(provide)」。「供應」一詞，依韋式字典之權威字典解釋，應含有「轉讓實體物件」(transfer of a physical object)的意素。方法專利之「構件」既為無實體(intangible)之「步驟」，自無「供應」可言。

第五， 有一篇訴外人提供法院的參考意見(amicus curiae)指出(註11)：第271(f)條可解釋為包含：「供應」該方法專利「某一步驟所生之結果物品」(a physical object that is the result of one of the steps of a patented process)，嗣後再將該物品於境外與其他步驟「組合」的情形。筆者未見此參考意見全文之內容，但以經驗推斷，此所謂「結果物品」或者有如藥品製備方法專利某一製程步驟的中間產物。但CAFC法官多數意見仍以違背第271(f)條之明顯文義(只規範「構件」)而不採此說。
第六， CAFC法官多數意見認為探尋立法歷程，認為「幾乎完全缺乏」(almost completely devoid of reference)涉及方法專利保護之資料。況且，第271(f)條之增訂，其歷史場景乃是回應聯邦最高法院於Deepsouth一案的判決，該案涉訟專利是一件剝蝦機具專利，和方法專利無關。所謂「幾乎無全缺乏」這幾個字，似乎意在回應Newman法官的不同意見書。

Newman指出：第271(f)條在1973年的早期增修草案中出現的原貌，正好可以證明現行版本中所謂「受保護專利的構件」不限於物品專利。1973年版本的第271(f)條原載：「任何人若未得同意，而在美國境內製造、販賣『受專利保護的機器、製造物、或物質組合』之全部『構件』(all of the components of a patented machine, manufacture, or composition of matter)，雖未組合，但意圖讓此等構件於美國境外組合…」，顯然只規範物品專利，則現行法所謂「受專利保護之構件」，依「不同字詞應給予不同解釋」的沿革解釋原則，似乎也不是沒有理由解釋為兼指方法專利。

有趣的是，CAFC的多數意見並未論究這項1973年的草案，儘管這似乎是Newman法官最強的論據。

第七， CAFC法官多數意見主張：縱使立法者的意思模棱兩可(ambiguity)，但依最高法院在「AT&T v. Microsoft」案中的見解，亦即「專利屬地主義」是原則，域外效力(extraterritoriality)為例外，因此，證據如果不明確，解釋者必須認定立法者排斥「域外效力」而持守「專利屬地主義」。

第八， 最後，以上的見解乃是一體適用於第271(f)條之(a)、(b)兩款。

四、代結論：評析

從2005年到2006年，可能是CAFC法院在第271(f)條的闡釋學上取得重大進展的2年，僅在2005年一年之中，CAFC法院就接連做成了「Eolas v. Microsoft」、「AT&T v. Microsoft」(上兩件皆有關Windows軟體透過光碟傳輸至美國境外製造商)、「NTP v. RIM」(有關黑莓機專利在美國境外之使用)等3件判決，頗受矚目。此3判決見解雖不直接涉及方法專利的適用問題，但基本上肯認了：第271(f)條所謂的「構件」，對於物品專利而言，並不限於有實體之物，無實體(intangible)者例如物品專利所請求的目標碼也屬於「構件」(參見Eolas案)。聯邦最高法院雖然在2007年「AT&T」案中提出專利屬地主義的警告，但並沒有否定上述主張。

放在上述的脈絡裡，最近Caridac Pacemakers案中CAFC法官多數意見不免顯得轉變幅度頗大。姑且不論方法專利的適用問題，但第271(f)條中「供應」(supply)一語，在本案中已被解釋為限指有實體之物，這似乎和2005年3件判決的解釋有了出入。是否CAFC法院往後對於物品專利特別是通訊科技的系統專利也將嚴格化第271(f)條的適用標準，值得吾人繼續關察。

再者，雖然Newman法官的不同意見書的主要篇幅是從第271條各項用字為體系比較解釋。但是他提出的歷史沿革解釋也有一定的說服力。如果此案最後獲得上訴聯邦最高法院的機會，最後結果如何，還值得觀察。倒是Newman法官指出來一個問題值得省思：第271(f)條與方法專利，真的只是一個全有或全無的問題嗎？有沒有可能進行更細緻的個案判斷呢？

如前所述，系爭‘288專利的方法請求項並不是一個完全抽象的、未界定體現於實體物件的請求項(no for an abstract, disembodied process)，恰恰相反，「可植入式心臟刺激器」是實施其方法請求項所必備的裝置。一個包含著必備裝置的方法請求項，其裝置之「供應」行為如果確實會損及專利權人的利益，則是否可認為「構件」似乎還是存在著論辯空間。

或許因為第271(f)條本身就是一個利益折衝之下產生的條文，不易從事規範目的之探求，所以在多數意見書中並未見到這方面的討論。Newman法官的不同意見書則略有之，他認為第271(f)條之增訂原是為了防堵法律漏洞，並有禁止以分割侵權行為規避專利法的作用，現在排除方法專利，等於讓堵住的洞又開了半邊。不過，何謂法律漏洞這個更根本的問題，恐怕需要去更上位的「專利屬地主義 v. 專利權人利益」中權衡解決。隨著美國聯邦最高法院最近人事易動帶來的新氣象，吾人期待未來上述的問題能獲得更完滿的解決。

在此之前，專利權人在申請美國專利時，於請求項的撰寫上，應該尋求更經驗的專業人員，才能在渾沌的局勢中確保自己的利益。

※註 釋︰

1、張東揚，「美國聯邦法院受理外國專利紛爭之可能性－以Voda v. Cordis案為核心」，聖島國際智財權實務報導，第9卷4期，2007年4月。黃詩芳，「由Microsoft Corp. v. AT&T Corp.案論美國專利法第271(f)條之適用」，聖島國際智財權實務報導，第9卷9期，2007年9月。張東揚，「美國專利訴訟中之對人管轄權」，聖島國際智財權實務報導，第10卷2期，2008年2月。

2、同註1所引黃詩芳文。

3、 原文：「(a) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.」、「(b) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.」

4、 應指出者，第271(b)條不是只包括「供應相當部分零組件並積極促使他人組裝」這種行為態樣，還有其他行為態樣。

5、 不過，第271(f)條仍然要求行為人具備「在美國或從美國境內供應…構件」的行為而與美國發生基本的聯繫。因此，台商若不在美國設廠出貨，也不在美國設立公司做轉口貿易之行為，則適用此條之機率應不高。

6、 請見：Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corp. v. Shell Oil Co., 425 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2006).

7、 請參見註1所引黃詩芳文。

8、 Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc., No. 2007-1296, slip op. at 17 (Fed. Cir. Aug. 19, 2009). 判決全文請見：www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1296.pdf。

9、 請求項1的3個步驟為：(a)從數個心臟狀況中確定一項狀況；(b)決定可植入心臟刺激器的運作模式，至少決定一種模式，運作時，會對被確定的狀況發生一系列對應的獨特事件；(c)執行前述運作模式，用以治療被決確定的狀況。[(a) determining a condition of the heart from among a plurality of conditions of the heart; (b) selecting at least one mode of operation of the implantable heart stimulator which operation includes a unique sequence of events corresponding to said determined condition; and (c) executing said at least one mode of operation of said implantable heart stimulator thereby to treat said determined heart condition.]

10、 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct. 2109 (2008). 關於該案所涉及的權利耗盡原則，請參閱本刊第十卷五期賴蘇民律師之大作(專利權耗盡原則)(May 2008)。

11、美國民事訴訟法准許訴外人單純提供法律見解供法院斟酌，稱為「amicus curiae」，此與台灣民事訴訟的訴訟參加制度有別，也不是輔佐人。此訴外人無任何程序主體地位，也不受判決效力所及。

壹、案件背景

美國專利局在專利審查上一直面對案件數過高，造成審查人員負擔大且難以有較佳的審查品質之問題，為減少審查委員工作量、減輕申請案積壓、提高專利質量等目的，USPTO在2007年8月21日頒布多項規範專利申請之新規定，並訂2007年11月1日生效。在新規定中，比較受到注目且倍受爭議的就是「2+1規定」及「5/25暨ESD規定」。為有助於了解，先說明此二規定的內容。

所謂的「2+1規定」係與美國特有之續案制度有關[包括連續案(Continuation Application，簡稱CA)與部分連續案(Continuation-in-part Application，簡稱CIP)]與請求繼續審查(Request for Continued Examination，簡稱RCE)。在新規定生效之前，在美國專利之申請程序期間，收到最終核駁審定書(final action)時，若欲呈送新的請求項並續行審查，申請人可提出RCE或CA。若申請人欲保護基於母案之改良，但又欲保有母案之申請日，申請人可提出CIP之申請。RCE、CA、CIP皆享有母案之申請日，以下謹就其等現行制度作一簡要介紹，此等申請並沒有次數上的限制：

而新規定中之「2+1規定」主要就是要限制續案(包括CA與CIP)與RCE之次數，即規定針對一個專利案家族僅享有申請兩件續案以及一件RCE之權利，若符合此一規範，則USPTO一定要受理此等續案或RCE申請，但若超出「2+1規定」之續案或RCE申請，則是申請人提出申請書，改由USPTO裁量是否受理，而非一定受理。

續案以接續方式提出
續案以並行的方式提出	註：虛線代表擇一申請。

  又，所謂「5/25暨ESD規定」則與單一案件的申請專利範圍數目相關。若申請案有超出5個獨立項或25個總項次，申請人必須呈送審查支持文件(Examination Support Document，簡稱ESD)。為符合ESD，申請人須(1)進行審查前之前案搜尋，(2)提供最相關之前案文獻列表，(3)確認各文獻揭示哪些限制條件，(4)解釋各獨立項相較於該等文獻如何具有可專利性，並(5)顯示各限制條件在說明書何處有符合揭露充分性要件之揭露。

由於如此的新規定對於專利申請人的衝擊過大而引發美國專利界與業界方面的反彈，有相關的人士在美國對此等新規定提出訴訟並請求暫時禁制令，因此，於該等規定預定生效日前一天，被美國維吉尼亞州東區聯邦地方法院下達暫時禁制令阻止其等生效。其後於2008年4月1日，維吉尼亞州東區聯邦地方法院透過簡易判決認定該等規定皆是實體性者，而逾越美國專利局制定法律的權限範圍，故無效。USPTO因不服該項地方法院判決而向美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)上訴。2009年3月20日，CAFC作成判決。該判決主要係針對新規定中之「2+1規定」及「5/25暨ESD規定」之適法性進行討論。

貳、本案判決內容簡介

地方法院判決認定無效的理由在於其認為這些規定屬實體性，而逾越了法律所容許USPTO訂定規定的權限。就此USPTO不服，其主要論斷在，地方法院的分析有兩個主要的錯誤：(1)地方法院未能依照美國先前判例，適度地尊重行政機關對於授予其訂定規定之職權的基礎法條所作的解釋。即，USPTO認為實體/程序之區別不重要，依據先前判例，本案應探尋的並非這些規定屬實體性或程序性，而是此等規定本身是否落在USPTO訂定規定職權之法條合理解釋範圍內；(2)更勿論，地方法院認定該等規則屬實體性也是錯誤的。

一、CAFC對於本案所探討之規定性質的認定

針對於美國專利局之主張，CAFC作了下述二個前提要件的論斷。首先，CAFC援用許多相關先前判例，表示不同意USPTO所主張之規定是屬程序或實體的區別不重要之見解。就此部分，CAFC同意地方法院的見解，美國專利法「並未授予USPTO制定一般實體性規定之權力」。據此，對USPTO所主張的先前判例，也只限於在審視程序性規定時，才適用尊重行政機關行為原則，給予USPTO詮釋國會授權之法條的權限，但此尊重原則不適用於探究USPTO是否具有實體性規定訂定之權限。

據此，本案首先探究的是，該等規定究竟屬實體性或是程序性之問題。雖有部分先前案例認為實體性規定就是「影響個人權利與義務」者。但CAFC指出依過去案例的內容可以了解到，此標準未必能作適當的區分，因為多數程序性規定同樣會影響個人權利與義務。對於程序性與實體性之間的區別，CAFC採用一先前案例的見解，即所謂「程序行為」包括本身並未改變當事人權利或利益之行政行為，儘管該行政行為可能改變當事人向行政機關呈現他們自身或觀點的方式，只要完成個人案件申請之有效機會並未被剝奪，此等規定仍被認定屬程序性。據此，CAFC認為，由於此等規定所管理的是與專利申請案共同呈送之資料及時點，故屬程序性，即這些規定會「改變當事人向專利局呈送意見的方式」，但沒有「事實上排除讓這些專利申請案件獲得審查的機會」。基於上述內容，CAFC就各規定是否屬程序性者，其認定如下：

1. 各規定分別之認定

(1) 「2+1規定」是屬程序事宜

「2+1規定」之條文內容提供續案與RCE被准許的條件。CAFC認為於申請各續案時皆有呈送所有當時可得之修正、論點與證據的申請人並不會受新規定限制。同樣的，在申請程序期間盡快且盡力呈送所有修正、論點與證據的申請人所需之RCE次數也都會被准許。只要是遵照規定之時間要求所呈送的申請案，都會被完整的審查並獲得專利法所賦予之所有好處。因此，CAFC認為「2+1規定」要求申請人在兩次續案和一次RCE內提供所有當時可得之修正、論點與證據，不會造成過度負擔而實際剝奪請求專利權之權利。

(2) 「5/25暨ESD規定」亦屬程序事宜

關於ESD要求，CAFC認為未能證明請求項具可專利性之ESD不能作為核駁的基礎。即使審查委員基於ESD所揭露的參考文獻作出核駁，他仍必須闡明非具可專利性的表面證據。因此，即使該規定可能造成申請人的負擔，但審查委員仍具說服的責任。CAFC認為，即使為了遵守程序性規定造成申請人須付出更多努力，但只要所需努力沒有大到形同排除了專利申請人遵守的可能性，程序性規定就不會變成實體性規定。

CAFC也不贊同反對意見的看法，即「ESD要求過於嚴苛且使該規定不可能被遵守」的看法。CAFC認為，該規定表面上並未要求「不計範圍、時間或成本之全球性前案搜尋」，其字面也未要求申請人檢閱分類中的每一份文獻，而不考慮文獻的所在及可獲取性。CAFC也考慮到萬一USPTO於一些案件中以該規定實質上未被遵守而剝奪申請人的權利時，此亦可依循美國行政程序法進行司法審查來加以救濟。

就「5/25暨ESD規定」另一個重要的問題就是如此作法所伴隨之風險，而實質上致使明智的申請人形同受限於提出5個獨立項以及25個總項次。這些主張分為兩部分：

(i) 不論是如何盡力準備的ESD都有受不正行為的指控以及專利權被判為不可實施(unenforceability)之風險。

(ii) ESD會貶低專利權的價值，因為ESD的敘述內容會因申請過程的禁反言(prosecution history estoppel)原則而受限。

關於第(i)點，CAFC認為不能因為這類過度揣測性的擔憂而使該規定無效。這些憂慮的核心是關於不正行為法則(inequitable conduct doctrine)，與USPTO訂定規定的權限無關。CAFC承認為撰寫ESD須瀏覽許多文獻，而錯誤與遺漏將是無可避免的。不正行為是由法院認定而非專利局。何況，即使申請人在ESD上有重大過失，重大過失亦無法直接推導出該申請人具有該當不正行為之主觀要件─意圖欺瞞(intent to deceive)。因此，法院不能只是因為專利申請人對於司法是否有能力適當適用不正行為法則存疑，就排除USPTO在其法定權限內頒布規定的權利。

關於第(ii)點，CAFC不認為申請人有權在申請程序期間保持沉默，以求在後續訴訟中獲取最大的優勢。CAFC明白有些申請人試圖在申請程序期間盡量不表示意見，以在競爭產品進入市場與訴訟中發現新的前案文獻時，使其請求項的準確範圍保有爭議的空間。然而，CAFC認為這類實務是專利系統的負擔，而非可用來使上述規定無效的權利。

綜觀上述，CAFC強調其對於實體性/程序性的分析與地方法院並不相同。CAFC認為地方法院基於剝奪申請人根據專利法所享有之權利為由，而認定該等規定為實體性是錯誤的。

二、系爭規定是否與美國專利法一致之探討

CAFC認為即使系爭規定為程序性事宜而屬USPTO有權訂定之規範，但需進一步分析者，則是此等規定是否與專利法相符，而未超出專利法所授權之範圍。

CAFC已認定系爭規定皆屬程序性規定，又針對USPTO對於專利法中有關程序事項的行為，CAFC必須基於先前案例之行政機關尊重原則予以USPTO尊重。不論如何，行政機關所為之行政行為若要獲得司法機關的尊重，有一項重要的前提要件，即，行政機關之行政行為本身必須合法。換言之，若國會對於行政機關所為之行政行為已直接以立法方式在法條清楚明確規定，此部分行政機關之行政行為就沒有裁量空間，且行政機關和司法機關必須遵行該法條明文內容。然而，若法律對於該行政行為沒有明訂或者留有模糊空間時，法院對行政行為之審查則是該行政行為是否係基於對法律合理的解釋所為者。又，在審查上，法院原則上儘量採用行政機關對法條之解讀，除非行政機關所依據之法條本身用語規定是清楚明確且沒有留下任何行政機關可裁量之空間。基於此等原則，CAFC逐一就系爭規定是否適法作出判斷及解釋。

1. 「2+1規定」中關於續案數量限制之規定

地方法院認定「2+1規定」之「2個續案規定」違反美國專利法第120條的文義以及CAFC之先前判例。美國專利法第120條內容大致如下：

[1]針對先前在美國依據美國專利法第112條第一款或者第363條提申之發明，[2]由該先申請案之發明人提出一專利申請案，[3] 若為在[3a]第一申請案或者[3b]享有第一申請案之申請日的另一申請案獲准專利、或放棄、或程序終結之前提申者，且[4]若為包含（或者修正後包含）對該先申請案之特定引述者，則對於該發明，該申請案應享有該先申請案之申請日。

地方法院認定「2個續案規定」違反美國專利法對「符合資格之申請案應享有先申請案之優先權日」的規定，且認定其屬於「改變現行法律並剝奪申請人基於美國專利法第120條享有無限數量之續案的寶貴權利」。

CAFC認為「2個續案規定」確實違反美國專利法第120條。CAFC指出第120條明確陳述符合四個要件之申請人「應享有先申請案之申請日」。這四個要件即為：

[1]目前提申之發明必須揭露於先申請案中；

[2]目前提申案之發明人須與先申請案之發明人相同；

[3]目前提申之申請案是在第一申請案或者享有第一申請案之申請日的另一申請案獲准專利、或放棄、或程序終結之前提申；

[4]目前提申之申請案必須包含（或者修正後必須包含）對該先申請案之特定引述。

第120條用了「應（shall）」這個字，即表示這四個要件是唯一的要件。CAFC認定「2個續案規定」違反第120條，因為其企圖增加額外的要件(目前提申之申請案須不包含先前應可提出之修正、論點、或者證據)。由於美國專利法針對這部分的規定清楚且明確，USPTO無權增加限制。

再者，即使有部分反對意見認為第120條有關續案規範上仍存在非屬明確之處，但要注意的是，此不明確之處限於，在一連串的共申請案中一個後申請案到底可以主張幾個申請在前之先前申請案的利益，而與現今討論的問題，即一申請案可以有幾個續案(即「2+1規定」)無關。

此外，USPTO指出曾有先前案例認定，美國專利局內之專利上訴及衝突委員可對申請程序異常延遲案件之續案予以核駁（該申請人在八年的期間當中提出十二個續案，且在被要求且給予機會進行該等案件之申請程序時並沒有照作）。USPTO聲稱該判決承認「USPTO對於程序事項規範是屬其固有權限，而該權限包含允許其針對申請案之申請程序訂定合理的期限和必要的條件」。然而，CAFC不認為該先前判決可被如此廣義的解讀，因為該案的情況僅限於有申請歷史懈怠（prosecution history laches）之情況。換言之，USPTO不論如何制定，不能訂定牴觸美國專利法第120條之要件，除非其制定內容是適用於申請歷史懈怠之情事。但現行「2個續案規定」則屬過度約束性，而非落在有關申請歷史懈怠的範圍之內。故，即便將到申請歷史懈怠的問題納入考量，「2個續案規定」亦非屬考量懈怠問題上之合理規定。

2. 「2+1規定」中關於RCE數量限制之規定

地方法院認定「2+1規定」之「1個RCE規定」在二方面違反專利法：

(1) 「1個RCE規定」對RCE加諸限制是以申請案家族為基準，而非以個別申請案（無論是母案、連續案、部分連續案）為基準。地方法院認為就這方面「1個RCE」規定違反美國專利法第132條，因為第132條使用單數的「application」字眼。

(2) 地方法院判定美國專利法第132(b)條對「主管機關訂定規定來規範應申請人請求之專利申請案的持續審查」之授權，形同給予申請人對每件申請案依其自由斟酌提出無限次RCE的權利。地方法院認定「1個RCE規定」侵犯了這項權利。

就此部分CAFC持與地方法院完全相反的見解。關於(1)，CAFC不認為美國專利法第132(b)條有明確規定該條款之實施應以個別申請案做為基準。因此，在法條未有明確規範下，CAFC尊重USPTO對該法條之解釋的限制，認定「1個RCE規定」的實施可適切地以申請案家族為基準。同理，關於(2)，CAFC認為美國專利法第132(b)條可能是單純地指引USPTO訂定規定來規範申請人提出持續審查之請求的權利，由於第132(b)條並沒有明文要求USPTO在授權RCE之次數上不得限制，故CACF就此部分尊重USPTO所作的有權解釋。

3. 「5/25暨ESD規定」

地方法院判決「5/25暨ESD規定」違反了美國專利法第102、103、112及31條，同時亦違反CAFC於先前判例中作出申請人無搜尋前案義務的判決。地方法院論斷依據之重點在美國專利法第112條第二項規定「說明書應以一或者更多申請專利範圍總結，並且明確指出和請求申請人視為其發明之標的」，據此認定該文義就已明文禁止USPTO限定一專利申請案之請求項的數量。

CAFC不認為有必要對USPTO是否有權在申請專利範圍之數量上予以限制作認定，因為「ESD規定」根本沒有此一數量的限制。「5/25暨ESD規定」僅規定當申請案有超過5個獨立項和25個總項次的時候，申請人才需要提出ESD。就規定內容來看，CAFC不能直接認定「5/25暨ESD規定」會造成申請人事實上根本無法提出ESD文件，當然也就不能直接認定「5/25暨ESD規定」是會加諸一絕對的限制於申請專利範圍請求項之項數上而違反美國專利法第112條。

另就地方法院認為「5/25暨ESD規定」無效的一個重要理由在於其不合理地要求申請人「就專利、專利申請案以及文獻作出一廣泛的檢索，並且除了其他事項之外，還必須提供一『詳盡的說明』，指出『在引證案之下，每一獨立項如何具有可專利性』」。且，地方法院倚賴CAFC先前案例指出專利申請人「並無進行前案檢索之義務」。對此議題，CAFC認為申請人雖無進行前案檢索的義務，此並不表示USPTO無權要求申請人在審查上提供適當、必要且合理的資料，更有判例也肯認USPTO有權作此要求。因此，CAFC不認為有理由禁止USPTO透過「5/25暨ESD規定」作提供資訊之要求，即使該資訊是申請人必須主動採取行動才能獲得者，亦同。

最後，地方法院判定「5/25暨ESD規定」不適當地將審查委員之審查責任轉嫁到申請人身上。但CAFC不同意「5/25暨ESD規定」會轉嫁該責任的說法。CAFC認為「5/25暨ESD規定」並沒有要求申請人要作出可專利性之表面證據。事實上，「5/25暨ESD規定」要求申請人進行一前案檢索，並根據該前案檢索和其觀點，報告為何其發明可獲得專利保護，然而此等揭露的內容並不會改變審查該申請案之標準；審查委員不可因為申請人沒有找出最接近該發明之前案，或者因為不同意申請人的看法而核駁該申請案；即使有「5/25暨ESD規定」之存在，審查委員仍應依據美國專利法第131條的規定審查申請案，除非審查委員能建立不具可專利性之表面證據，否則申請人將有權取得專利保護。因此，CAFC認定，雖然「5/25暨ESD規定」在申請案提申程序中新增了一程序性步驟，然而其並不會改變審查委員或申請人在審查中的終局責任。

參、CAFC判決之結論

CAFC認定「2+1規定」之「2個續案規定」和「1個RCE規定」，以及「5/25暨ESD規定」皆為落入USPTO立法權限內的程序性規定。然而，「2+1規定」之「2個續案規定」因違反美國專利法第120條而無效。因此，CAFC確認地方法院所裁定之「2+1規定」之「2個續案規定」無效之簡易判決。此外，CAFC撤銷地方法院對「2+1規定」之「1個RCE規定」以及「5/25暨ESD規定」之簡易判決，並發回重審。

肆、總結

在本案判決文中，CAFC對於USPTO訂定規定的權限畫下較為明確的界限，即，CAFC認為USPTO可訂定用以管理該機關運作且「不會排除」申請人機會之「程序性事項」，但不可訂定「實體性事項」。又，USPTO只要在不違反法律明文規定之情事下，其對法律的解讀和所為行政行為皆應獲得司法機關的尊重。又，即便該等規定可能會有造成諸如專利申請人會在必須承擔更高不正行為之風險以及ESD若實施過度嚴苛對申請人之專利申請造成實質上的限制等問題，CAFC也認為該等問題並不能作為限制制USPTO之訂定規定權限之依據，而可於發生後由法院予以審查即可。

由此可知，CAFC基本上對於USPTO訂定規定之權限採取較為開放且支持的態度。雖然本案最後是現在發回地方法院重審，且本案中尚有其它許多未決議之事項。由於目前USPTO局長正在變動，且人選尚未確定，故尚無法探曉新的新局長對於該等規定的看法與態度，使得該等規定的施行除了司法之外，還有政治性的變數存在。然而，不管該等規定最終施行與否，此一判決仍在某種程度上確立USPTO於訂定規定上之範圍，且可為USPTO之未來新領導者在訂定任何新規定時提供一較為明確的判斷準則與方向。

※參考資料：

1. Tafas & Smithkline Beecham v. Doll, Appeal No. 2008-1352 (Fed. Cir. March 20, 2009)。

2. David Pressman, <Patent It Yourself>，第13版，2008年4月出版。

3. 聖島國際智慧財產權實務報導，楊美茹 (9卷10期，2007年10月)。