~ 十一卷二期 2009 年 2 月出刊 ~

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本期報導標題

由Rambus Inc. v. F.T.C.一案看技術標準化之專利箝制(patent hold up)問題

美國設計專利案例系列報導(一)
— Arminak v. Saint-Gobain Calmer案介紹

 

由Rambus Inc. v. F.T.C.一案看技術標準化之專利箝制(patent hold up)問題

目前產業上對於技術標準的運用十分普遍,尤其在高度依賴創新及智慧財產權的高科技領域,技術標準更是不可或缺。建立技術標準因為可以保證該產品之品質或提供一致的平台,故可促進創新並提昇經濟效率,而且因為標準化的產品及技術更容易被比較,所以其亦可促進產品價格的競爭,然而,建立技術標準亦可能被濫用,以封鎖競爭者的創新,或藉由排除新產品、服務來增加競爭者成本,例如專利箝制(patent hold up)行為,即為近來競爭法政策中最具爭議性的問題,其中又以美國聯邦貿易委員會(FTC)與Rambus公司數年來的法律角力最受矚目,因此本文將以此一案例介紹技術標準化中的專利箝制問題。

壹、前言

貳、專利箝制(patent hold up)的意義

參、Rambus Inc. v. F.T.C.

肆、結論...詳全文

 

美國設計專利案例系列報導(一)
— Arminak v. Saint-Gobain Calmer案介紹

在美國,設計專利侵害之判斷主要是依據美國專利法第289條:「任何人在一設計專利的專利權期間內且在未取得專利權人的授權下,(1)將此專利設計或此設計之任何假冒應用至任何供販售用途的製品;或(2)販售或為販售而展示任何應用有此設計或此設計之假冒的製品,必須賠償該設計之專利權人…。」再者,美國設計專利的侵害判斷主要分為兩個階段:第一階段,法院必須解讀專利設計的申請專利範圍,以決定其意義及範圍;及第二階段,法院需就解讀後之申請專利範圍與被控侵權產品進行比對,如果被控侵權產品之設計與專利之設計具有相同概略的視覺外觀,致使購買者[或一般觀察者(ordinary observer)]會被蒙蔽而產生混淆,如此將判定被控侵權產品之設計侵害該設計專利。

一、前言

二、案情簡介

三、CAFC及地院就本案各爭點之見解

四、結論...詳全文

由Rambus Inc. v. F.T.C.一案
---看技術標準化之專利箝制(patent hold up)問題


黃 于 珊 律師

壹、前言

目前產業上對於技術標準的運用十分普遍,尤其在高度依賴創新及智慧財產權的高科技領域,技術標準更是不可或缺(註1)。建立技術標準因為可以保證該產品之品質或提供一致的平台,故可促進創新並提昇經濟效率(註2),而且因為標準化的產品及技術更容易被比較,所以其亦可促進產品價格的競爭,然而,建立技術標準亦可能被濫用,以封鎖競爭者的創新,或藉由排除新產品、服務來增加競爭者成本,例如專利箝制(patent hold up)行為,即為近來競爭法政策中最具爭議性的問題,其中又以美國聯邦貿易委員會(FTC)與Rambus公司數年來的法律角力最受矚目,因此本文將以此一案例介紹技術標準化中的專利箝制問題。

貳、專利箝制(patent hold up)的意義

專利箝制(patent hold up)係指新產品不慎侵害一個在該產品設計後始公告之專利的風險,其可能發生在各種產業中,特別是電信、電腦等產業,因為這些產業在將新技術推向市場時,通常是以正式的標準制定為其核心(註3)。而標準制定過程中所發生的專利箝制,係指專利權人在技術標準制定過程中消極隱藏或積極欺瞞其專利於技術標準上之分布狀態,誘使技術標準組織將其專利技術採為技術標準,並藉由技術標準普遍實行以取得支配市場之力量,進而可能在行使專利權時濫用市場力量,構成濫用獨占地位之違法(註4)。其通常具備下列特徵(註5)

1. 專利權人在技術標準制定過程中,消極地未告知技術標準組織其對於技術標準擁有專利權,或積極地向技術標準組織說明其對於技術標準未擁有專利權。

2. 技術標準組織受專利權人行為之影響,採納其專利技術作為技術標準。換言之,若技術標準組織明知專利權人對一技術擁有專利時,將會避免採取該技術,而改採其他技術作為技術標準。

3. 在技術標準制定後,對技術標準擁有專利權之人開始對他人主張權利,並以技術標準組織之其他成員在一般合理情況下無法預期之條件進行授權。

4. 因技術標準制定程序需耗費許多的時間、成本,而另行開發與替代性技術相容之產品亦需龐大的資源與費用,故放棄使用技術標準或開發替代性技術並非商業上的理性行為。

專利權人對於利用專利箝制所取得的市場力量,除能維持經技術標準之推廣適用所形成的網路效應外,專利箝制對技術標準制定前(ex ante)與制定後(ex post)客觀情勢的影響也加深了專利權人難以動搖之地位(註6)。因此可知專利箝制可能會妨害市場競爭,並對其他競爭者產生潛在之威脅,而成為目前競爭法中備受關注的對象。

參、Rambus Inc. v. F.T.C.

一、案件背景事實

1、Rambus公司的DRAM專利(註7)

自1980年代後期到1990年代初期,電腦中央處理系統(CPU)的效能不斷的提升,然而動態隨機存取記憶體(DRAM)的技術卻沒有同等的進步,而使電腦硬體產業面臨所謂的記憶體瓶頸(memory bottleneck)問題。爲解決此一問題,Michael Farmwald 及 Mark Horowitz 在1980年代末期開始合作發明高效能的動態隨機存取記憶體(DRAM)架構。兩人一起在1990年3月創立Rambus公司,並於1990年4月18日向美國專利商標局(USPTO)申請第一個DRAM相關專利(Application No. 07/510898),該專利描述此二人相關的DRAM發明,其中包含了62頁書面說明、150個申請專利範圍及15個技術圖示。1992年3月Rambus公司將其前述申請案切割成10個分割申請案,並請求引用原案之優先權申請日。這個原始母案及後來的10個子案又陸續透過附加、分割、連續申請,最後形成許多的Rambus專利集合。

2、技術標準的制定(註8)

當Rambus公司根據其創始人的發明發展其專利組合(patent portfolio)的同時,電腦記憶體產業也正在制定DRAM的技術標準。此一技術標準主要係由美國電子工程設計發展聯合協會(Joint Electron Device Engineering Council, JEDEC)負責制定,任何與固態電子產品產業有關的公司,只要遞交申請書並繳交年費即可加入此一組織成為其會員,而能參加JEDEC委員會、參與投票,並會收到JEDEC通訊。

JC 42.3為JEDEC下的一個委員會,主要係負責發展電腦記憶體產品之標準。1991年12月Rambus公司以來賓身份第一次出席JC 42.3會議,並於1992年2月加入JEDEC後,開始正式參與該委員會。同時間,JC 42.3開始制定JEDEC的同步動態記憶體(synchronous DRAM, SDRAM)技術標準,其於1993年3月經該委員會投票通過完整的標準,並於1993年5月24日經JEDEC理事會核准。該SDRAM技術標準中包含了二個Rambus公司的專利技術,即可控制的列址延遲及可控制的突發存取長度(programmable CAS latency and programmable burst length)。

然而,該SDRAM技術標準制定後,其產品增加的速度仍十分緩慢,非同步DRAM(asynchronous DRAM)繼續主導電腦記憶體市場,因此JC 42.3開始考慮一些可能的因應之道,包括在原來的規格中包含下一代的SDRAM標準。於此過程中,JC 42.3的會員在1995年10月收到一份調查投票,徵求其對於進階SDRAM技術特色之意見,該調查主要係針對二個技術,即相位鎖相迴路及延遲鎖項迴路晶片(on-chip phase lock and delay lock loops, on-chip PLL/DLL)與時脈雙邊緣觸發(dual-edge clocking),最後並提出同步雙倍資料傳輸動態隨機存取記憶體(double data rate, DDR SDRAM)的技術標準。委員會在1995年12月的會議中紀錄並討論意見調查之結果,此次會議亦為Rambus公司最後一次以JEDEC會員身份參加。Rambus公司於1996年6月17日以書面正式宣布退出JEDEC,並表示其所提議之技術授權條件,可能與包括JEDEC在內之標準制定組織所設定之授權條件不一致。

在Rambus 公司退出此一組織後,JC 42.3仍繼續其標準制定工作,該委員會於1998年3月通過DDR SDRAM 的技術標準,而JEDEC理事會並於1999年批准此一標準。該標準除保留了可控制的列址延遲及可控制的突發存取長度(programmable CAS latency and programmable burst length)等SDRAM的技術特徵外,並加入相位鎖相迴路及延遲鎖項迴路晶片(on-chip PLL/DLL)與時脈雙邊緣觸發(dual-edge clocking)等技術,因此DDR SDRAM包含了Rambus公司的四個專利技術。

3、JEDEC對專利權之管理(註9)

促進半導體產業內的自由競爭係JEDEC一貫的立場,故其強調JEDEC會員需遵守所有相關法律,包括但不限於防止反競爭行為之法律。

JEDEC的手冊表示,所有的JEDEC會議應符合目前的美國電子產業聯盟(Electronic Industries Alliance, EIA)法律指導原則。而該EIA / JEDEC法律指導原則係建立了一個「基本規則」,即該組織所實施的標準制定行為,不應直接或間接造成限制競爭、給予任何製造者競爭優勢,或在市場上排除競爭者。

爲貫徹此一促進自由競爭之立場,JEDEC承諾盡可能避免將任何專利技術納入其所頒佈的標準中,或至少確保該些納入標準的技術將可被免費或是以其他合理而無差別待遇的條件授權。爲達成此一目的,JEDEC已實施一些程序以確保其會員揭露任何與該組織制定的標準有關的專利,或申請中的專利。

在JEDEC所有的工作(operation)委員會或次级的委員會會議中,主席均需例行性的聲明該專利揭露義務。此一程序要求係被紀錄在JEDEC手冊中,其目前的版本即指出:「任何JEDEC會議之主席,必須要求所有參與者注意EIA法律指引中的所有要求,以及參與者應將其可能擁有的任何與標準制定工作相關之專利,或審查中專利的內容通知工作會議的義務。」雖然上述規定於1993年10月才首次寫入JEDEC手冊中,但這些揭露義務的存在及其範圍,在此之前(含Rambus公司從 1991年後期到1996年中期參與JEDEC的期間)已廣為其會員所知悉。

JEDEC雖未全然地禁止在其所公布的技術標準中使用專利技術,然而,JEDEC的手冊確實規定這種情形「必須被十分小心的考慮」,且至少從1993年在手冊明訂相關規則後,即要求不能有專利項目被放進標準草案中,或是已經應用在標準的項目或製程中,除非(1)已有一種完整成熟的認可技術可以替代專利技術;以及,(2)有專利所有人的書面保證,保證其同意無償授權或至少以合理且無差別待遇的條件授權。

由上可知,至少從1993年10月起,JEDEC的手冊即已規定揭露義務及以合理且無差別待遇條件授權的義務,此外,JEDEC的會員亦有義務去揭示已知悉存在於制定中標準的任何專利。因此,若有一種技術需被使用於標準中且受專利權控制時,該專利權人將被要求保證其同意無償授權或以合理且無差別待遇的條件授權,且若缺少這樣的保證時,依JEDEC的規定是不允許通過包含此類專利技術之標準。

二、美國聯邦貿易委員會(FTC)的審理過程與結果(註10)

Rambus公司在技術標準制定過程中,未向其他JEDEC成員揭露其專利狀況,而使JEDEC將該公司已申請專利之技術採為技術標準,且Rambus公司在技術標準制定後,開始對使用此一技術標準之公司主張其專利權,因此FTC在2002年6月18日提出Rambus公司違反競爭法的起訴狀(註11),其認為Rambus公司係有計畫的捕獲(capture)SDRAM的技術標準,並違反JEDEC所規定的揭露義務,致使JEDEC 作出錯誤判斷而將Rambus公司之專利技術納入其記憶體技術標準中,因而使Rambus公司所有之(1)可控制的列址延遲(programmable CAS latency);(2)可控制的突發存取長度(programmable burst length);(3)相位鎖相迴路及延遲鎖項迴路晶片(on-chip PLL/DLL);(4)時脈雙邊緣觸發(dual-edge clocking)等四種專利技術,在SDRAM技術市場取得獨占地位,並在下列事件上造成反競爭效果:(1)增加與製造、銷售或使用SDRAM技術相關的權利金或其他費用;(2)使SDRAM晶片及使用SDRAM及其相關技術之產品的價格上升,或產量降低;(3)降低部分記憶體製造商生產使用SDRAM技術之記憶體的意願;(4)降低部分記憶體製造商或其他人參與JEDEC或其他標準制定組織的意願;(5)造成DRAM產業或其他產業,對於藉由產業標準制定的合作,以建立其標準的信賴及意願降低。因此Rambus公司的前述行為已違反夏曼法(Sherman Act)第二條及聯邦貿易委員會法第五條之規定。

2004年2月23日, FTC之行政法官(administrative law judge, ALJ)認為相關證據無法證明若Rambus公司揭露JEDEC要求的所有資訊後,JEDEC將採取其他的替代技術作為技術標準,且FTC之控訴律師(compliant counsel)無法證明Rambus公司意圖誤導JEDEC,以及其欺騙行為已造成反競爭效果,故駁回FTC對Rambus公司之前述指控,而作出有利於Rambus公司之裁決(註12)

其後,FTC之控訴律師隨即向FTC提起上訴,FTC並於2006年7月31日撤銷原先ALJ之駁回裁定(註13),並認定Rambus公司在參與JEDEC制定記憶體新技術標準的過程中,經由一連串的詐欺行為,且未向其他JEDEC成員揭露其專利狀況,而使JEDEC將該公司已申請專利之技術納入現在無所不在的JEDEC SDRAM及DDR SDRAM技術標準中,Rambus公司因此可以扭曲標準制定的程序,並從事電腦記憶體產業的反競爭箝制行為。FTC認為Rambus公司未向其他JEDEC成員揭露其專利狀況構成欺騙行為,而該當夏曼法(Sherman Act)第二條的排除競爭(exclusionary)行為,此外,其誘使JEDEC將四種專利技術採為技術標準,以在四個相關市場獲得獨占力並非法獨占市場,亦違反聯邦貿易委員會法第五條之規定。

在2006年7月的裁決後,FTC終於在2007年2月2日做出最終處分(註14)(final order),以救濟Rambus公司非法獨占市場力量對競爭效果產生的負面影響,並增加業者對標準制定程序之信心,該處分包括:

1、Rambus公司未來不得再向技術標準組織隱瞞其所擁有之專利技術。

2、Rambus公司應在其內部設置一法令遵循主管(compliance officer),就該公司應向標準制定組織報告之專利技術事宜負起全責,且其選任應先經FTC同意。

3、Rambus公司就其有關JEDEC DRAM技術標準之美國專利,其權利金之收取不得超過FTC所定上限,即三年內對於符合JEDEC標準之SDRAM產品可收取0.25%的權利金,對DDR SDRAM產品可收取0.5%之權利金,且在三年後即不得再收取任何權利金。又若過去締結之授權契約,其權利金超過此一上限者,即免除該超過部分之繳付義務。

4、Rambus公司就其有關JEDEC DRAM技術標準之美國專利,應提供全球性的非專屬授權管道予所有想取得授權之人,且其權利金不得超過前述上限。

三、美國聯邦哥倫比亞特區巡迴上訴法院(D.C. Circuit)的判決(註15)

Rambus公司對FTC之裁決與命令不服,向FTC聲請重新審理後遭駁回,因而向美國聯邦哥倫比亞特區巡迴上訴法院(下稱上訴法院,D.C. Circuit)提起上訴,並主張(1)FTC認為其違反JEDEC的專利揭露規則,從而破壞應向競爭者提供資訊的反壟斷義務,係一錯誤的裁決;(2)縱使其未揭露專利之行為已違反JEDEC的政策,惟FTC發現該行為僅可能避免JEDEC於制定技術標準時,以未取得專利的技術作為技術標準,或是要求Rambus公司承諾以合理且無差別待遇(RAND)的條件授權,因此其未構成反壟斷之侵害。

上訴法院於2008年4月22日之判決中,撤銷FTC對於Rambuse公司的裁決與命令,並命本案發回FTC重新審理。

上訴法院先肯認Rambus公司前述第2點上訴理由,並認為FTC無法證明Rambus公司的行為係屬反壟斷法所規定的排除競爭(exclusionary)行為。其於判決理由中表示:

1、FTC認為Rambus公司非法獨占四個相關市場,已違反夏曼法(Sherman Act)第二條之規定。惟,僅存在一個獨占權並不會違反夏曼法,而是除了在相關市場取得獨占力外,並需蓄意取得或維持該獨占力,且該獨占力係非因優良的產品、敏銳的商業手法或歷史的偶然所造成時,始構成非法獨占。

2、本案中,最重要的問題在於「Rambus公司是否從事排除競爭(exclusionary)行為,並因而在相關市場非法取得獨占力」。

(1) 獨占者之行為必須產生「反競爭效果」,才會被認為係屬排除競爭(exclusionary)之行為,亦即該行為必須傷害競爭過程,並因此而傷害消費者。反之,若僅傷害一個或多個競爭者仍不足夠。

(2) 反托拉斯法訴訟的原告,包括政府在內,皆需負擔舉證責任,證明獨占者之行為係具有「反競爭效果」。

3、FTC認為Rambus公司在JEDEC制定技術標準時,以不實陳述、 隱匿等方式欺騙JEDEC有關其專利利益之性質及範圍,而使該組織將其技術納入標準中,且若Rambus公司在制定標準的過程中充分揭露其智慧財產權,則(a)JEDEC可能自JEDEC DRAM技術標準中排除Rambus公司的專利技術,或是(b)JEDEC可在標準制定前的授權協商(ex ante licensing negotiations)中,要求Rambus公司保證以合理且無差別待遇(RAND)的條件進行授權。但是,上訴法院認為:

(1) FTC並未認定上述兩種結果何者較有可能發生。

(2) FTC判定Rambus公司的行為係屬排除競爭(exclusionary)之行為,是基於下列的推論,即(a)Rambus公司未揭露其專利利益以迴避前述任一結果之發生;(b)迴避該任一結果之發生即造成反競爭效果;(c)因此,Rambus公司未揭露專利即屬反競爭行為。

(3) 假設當Rambus公司在標準制定過程中更完整地揭露其專利權,將導致JEDEC採納不同的技術標準,則Rambus公司未充分揭露專利的行為將被認為係傷害競爭秩序,並可能支持FTC的獨占指控。但:即使我們可以假設,比起廣泛揭露專利權,Rambus公司未揭露其專利權之行為,將使其技術更可能被採為技術標準,惟,FTC已在其處分理由書中明白指出,其並未有充分的證據可以證明,若JEDEC得知Rambus公司智慧財產權之完整範圍後,其將採用其他技術作為技術標準。

(4) 又為使FTC前述推論能夠成立,並滿足其證明Rambus公司的行為具有反競爭效果的責任,FTC必須說服我們若Rambus公司的行為僅能避免前述第2種結果,亦即Rambus公司向JEDEC保證以合理且無差別待遇(RAND)的條件進行授權,則該行為單獨可被認為傷害競爭。惟其並無法說服我們。

(5) 此外,欺騙行為與其他行為一樣,必須具備反競爭效果,才能符合獨占的指控。一個商業競爭者不利於其他競爭者的單純惡意行為,若無法證明「其將有獨占一特定市場的危險可能性」,並不構成聯邦反托拉斯法之違反,甚至當欺騙行為使賣方取得更高的價格,惟未傷害競爭時,亦非反托拉斯法所能處理之範圍。由相關案例可知,唯有當欺騙行為係排除競爭(exclusionary)的關鍵,且該損害競爭者之行為能引起或是保護被告的獨占力時,才會構成反托拉斯法之違反,反之,由NYNEX Corp. v. Discon, Inc.一案可知,當合法獨占者單純使用欺騙行為以獲得更高價格的情形,通常不會排除其他競爭者並因而減損競爭。

(6) 而根據Hovenkamp教授在IP & Antitrust一書的主張可知,反托拉斯法的原告必須證明,標準制定組織若非(but for)因原告不實的陳述或隱匿,不會將該技術採為技術標準,而在本案中,FTC無法排除當Rambus公司已完整揭露其智慧財產權時,JEDEC仍將Rambus公司的技術採為其技術標準之可能性,因此FTC並無法證明Rambus公司之欺騙行為,與JEDEC將其專利技術採為技術標準之因果關係。

(7) 在此一前提下,JEDEC僅失去一個從Rambus公司獲取一合理且無差別待遇(RAND)之授權承諾的機會,然而失去這樣的承諾對於相關市場的替代技術而言,並未造成任何競爭傷害。因為若JEDEC限制Rambus公司只能收取合理的權利金,並要求其以無差別待遇的條件進行授權,我們預期替代技術的競爭將會更少而非更多,反之,高價格及產量的限制將會吸引競爭者,而非驅除競爭者,因此Rambus公司未予JEDEC一合理且無差別待遇(RAND)之授權承諾的行為亦未造成任何競爭傷害。

(8) 因此,假設沒有Rambus公司的欺騙行為,JEDEC仍會將相同的技術採為技術標準,則Rambus公司的欺騙行為並不能被認為具有反競爭效果而違反反托拉斯法,此外,JEDEC失去一個取得更有利授權條件的機會,亦非反托拉斯傷害(antitrust harm)。而FTC迄今並未排除上述的可能性,因此我們認為FTC無法舉證證明Rambus公司的行為係排除競爭(exclusionary),亦無法證實該公司非法獨占相關市場的指控

4、基於上述理由,上訴法院撤銷FTC的判決,並將本案發回FTC重新審理。

四、FTC上訴最高法院

上訴法院於2008年4月22日做出判決,駁回FTC的控告後。FTC針對該上訴法院的判決,要求以全體法官聯席(en banc)的方式重新審理,但同樣被駁回,因此FTC於2008年11月22日以下列理由向最高法院提出上訴(註16)

1、上訴法院關於因果關係的結論並不正確

上訴法院對於夏曼法第2條之因果關係分析,採取嚴格的「若非則無的檢驗標準(but for)」,惟相關前案並非採取此一標準。例如在Standard Oil Co. of California v. United States一案中,最高法院即表示若非則無(but for)雖係一證明的標準,惟該標準如果不是不可能滿足,至少也不適合由法院來確定。此外,反托拉斯法的學者及其他上訴法院亦有相同的顧慮。例如Areeda教授及Hovenkamp教授即認為,排除競爭行為應包含任何正當競爭(competition on the merits)以外的行為,因此只要能合理證明其對於獨占力的建立或維持有明顯助力(significant contributionto)即可。由上述說明可知,上訴法院對於因果關係錯誤採取一個較嚴格的標準。

於本案中,FTC發現JEDEC的其他會員希望能避免專利授權金,以維持較低的成本,因此Rambus公司的欺騙行為,對於JEDEC將其技術採為技術標準,可能有重要影響,此外,JEDEC將Rambus公司的技術採為技術標準,與Rambus公司在多個技術市場獲得獨占力之間亦有清楚的因果關聯。因此可知,Rambus公司的欺騙行為,對於其獨占力的取得係有明顯助力(significant contribution to)。

2、上訴法院對於反競爭效果採取不正確的限制觀點

上訴法院引用NYNEX Corp. v. Discon, Inc.一案認為Rambus公司係一「合法獨占者」,故其以欺騙行為獲得更高價格的情形並非反競爭。然而,上訴法院引用此一判決,係假設Rambus公司合法取得獨占,而忽略JEDEC的RAND政策(即專利權人保證以合理且無差別待遇的條件進行授權)在相關競爭程序的關鍵地位,亦即專利權人保證以合理且無差別待遇的條件進行授權(RAND)係JEDEC選擇技術標準時的關鍵因素,以及其維持標準制定前(ex ante)競爭利益的主要方法。

在NYNEX案中NYNEX公司的欺騙行為與紐約電信公司取得獨占地位無關,而係一合法獨占者取得獨占地位後之欺騙行為,但在本案中,向JEDEC保證以合理且無差別待遇的條件進行授權(RAND)係該交易之關鍵部分,藉此JEDEC成員可估計替代技術之成本及利益,且當JEDEC將專利技術採為技術標準時,可藉RAND維護標準制定前(ex ante)的競爭利益,因此當Rambus公司欺騙JEDEC成員,以避免提供「以合理且無差別待遇的條件進行授權(RAND)」之承諾時,即非僅標準制定後(ex post)合法獨占者市場力量的執行而已。

此外,JEDEC要求專利權人保證以合理且無差別待遇的條件進行授權(RAND),亦可確保其成員獲得標準制定前(ex ante)的競爭利益,亦即當JEDEC將專利技術採為技術標準時,對專利權人施加RAND授權條件,將可避免該公司取得超競爭的權利金(supracompetitive royalties)。

綜上所述,專利權人保證以合理且無差別待遇的條件進行授權(RAND)係JEDEC選擇技術標準時的關鍵因素,因此,Rambus公司藉由欺騙行為,使JEDEC將其技術採為技術標準,並因而取得獨占地位,即與NYNEX案之合法獨占者取得獨占地位後之欺騙行為不同。因此,上訴法院基於NYNEX案認為FTC無法證明Rambus公司的反競爭效果係錯誤的。

肆、結論

Rambus一案目前尚待美國最高法院之判決,惟不論其後續發展為何,都已經對許多標準制定組織造成影響,許多標準制定組織已經開始修改其規則,要求其參與者進行更透明與更明確的專利揭露與授權。例如標準制定組織IEEE即向美國司法部申請在其專利揭露政策中,將要求其成員採取更明確的專利揭露與標準制定前(ex ante)的授權承諾。而世界最大的三個標準制定組織,IEC,ISO及ITU也在最近一致表明將聯合要求其成員在標準制定過程中充分揭露其專利權(註17)

我國重要的高科技產業如電腦、手機及其零組件等,爲產品相容性及網路經濟之考量,幾乎都需參與或接受技術標準組織所制定的技術標準,尤其,因為我國廠商多從事中下游代工製造生產等工作,故多為產業技術標準的接受者,而可能面臨專利箝制者後續的專利侵權訴訟,例如當Rambus公司成功使其專利技術被納入JEDEC SDRAM技術標準後,即對Infineon Technology等公司提出專利侵權訴訟。此時,我國廠商若能清楚掌握各國實務對於專利箝制行為在競爭法之評價,其在將來可能面臨之侵權訴訟中即可適時提出反訴,主張專利箝制者之行為違反反托拉斯法,因此Rambus案的發展及其所突顯之議題,對我國高科產業及從事智慧財產權與競爭法相關領域之人員,將有相當的啟發與參考價值。

※註 釋:

1、技術標準常被用在下列三個方面:產品須具有相容性、涉及公共健康與安全,以及具全球競爭性。請參閱Janice M. Mueller, Patenting Industry Standards, 34 John Marshall L. Rev. 897, 903 (2001); David A. Balto, Standard Setting in the 21st Century Network Economy, 18, No. 6 the Computer & Internet Law, 5 (June 2001)

2、Ernest Gellhorn, Standard Setting FTC/DOJ Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, (FTC/DOJ, Apr. 18, 2002) http://www.ftc.gov/opp/intellect/

3、Carl Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting, http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/thicket.pdf

4、陳貞妤, 技術標準制定與相關專利實施之競爭法問題探討, 國立政治大學智慧財產研究所碩士論文, 民國九十六年, 第168頁

5、Gerald F. Masoudi, Antitrust Enforcement and Standard Setting: The VITA and IEEE Letters and The IP2 report, spring Meeting of the American Intellectual Property Law Association Boston, Massachusetts, 3 (2007)

6、Joseph Farrell, John Hayes, Carl Shapiro, and Theresa Sullivan, Standard Setting, Patents, and Hold-Up,
http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/standards2007.pdf

7、In re Rambus Inc., FTC COMPLAINT, Docket No.9302, http://ftc.gov/os/adjpro/d9302/020618admincmp.pdf;Rambus Inc. v. Federal Trade Commission, 522 F.3d. 456(D.C. Cir., April 22, 2008)

8、Id.

9. In re Rambus Inc., FTC COMPLAINT, Docket No.9302, http://ftc.gov/os/adjpro/d9302/020618admincmp.pdf

10.FTC關於反拖拉斯案件之處理/救濟程序:1.調查程序;2.公布起訴狀;3.和解協議(若協議成立即達成行政和解);4.協議未成立則向行政法官起訴;5.法官審理程序;6.初步判決;7.委員會決議後作成最後判決;8.對最後判決不服可向上訴法院提起上訴;9.對上訴法院之判決不服可向最高法院提起上訴。請參閱李兆國,標準制定組織及標準專利權之爭議, 國立交通大學科技法律研究所碩士論文, 民國九十一年, 第108頁

11.Id.

12.In re Rambus Inc., Initial Decision of Chief Administrative Law Judge, Docket No.9302, http://ftc.gov/os/adjpro/d9302/040223initialdecision.pdf

13.In re Rambus Inc., Opinion of the Commission, Docket No.9302, http://ftc.gov/os/adjpro/d9302/060802commissionopinion.pdf

14.In re Rambus Inc., final order, Docket No.9302, http://ftc.gov/os/adjpro/d9302/070205finalorder.pdf

15.Rambus Inc. v. Federal Trade Commission, 522 F.3d. 456(D.C. Cir., April 22, 2008)

16.Federal Trade Commission v. Rambus Inc., Petition For A Writ of Certiorari to the Court of Appeals for the District of Columbia Circuit http://ftc.gov/os/caselist/0110017/081124rambuspet.pdf

17.蔡岳勳,聯合技術標準制定、專利權揭露與競爭法—對2008年Rambus Inc. v. F.T.C.案之初步分析,2008年全國科技法律研討會論文集,第18頁

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美國設計專利案例系列報導(一)
— Arminak v. Saint-Gobain Calmer案介紹


林 雅 香

一、前言

在美國,設計專利侵害之判斷主要是依據美國專利法第289條(註1):「任何人在一設計專利的專利權期間內且在未取得專利權人的授權下,(1)將此專利設計或此設計之任何假冒應用至任何供販售用途的製品;或(2)販售或為販售而展示任何應用有此設計或此設計之假冒的製品,必須賠償該設計之專利權人…。」再者,美國設計專利的侵害判斷主要分為兩個階段:第一階段,法院必須解讀專利設計的申請專利範圍,以決定其意義及範圍(註2);及第二階段,法院需就解讀後之申請專利範圍與被控侵權產品進行比對,如果被控侵權產品之設計與專利之設計具有相同概略的視覺外觀,致使購買者[或一般觀察者(ordinary observer)]會被蒙蔽而產生混淆,如此將判定被控侵權產品之設計侵害該設計專利(註3)

上述第二階段的比對涉及兩個檢測:第一個檢測是「一般觀察者檢測」,此檢測是由美國最高法院在Gorham案(註4)中所確立;及第二個檢測為「新穎特徵(point of novelty)檢測」,此檢測是在Litton案(註5)中建立的,此兩個檢測在以往的設計專利訴訟案中被廣泛的應用來判定是否侵害設計專利(註6)。在以下本文所討論之Arminak v. Saint-Gobain Calmer案中,美國聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱CAFC)就「一般觀察者」之個案認定引發了不少討論及注意。

二、案情簡介

Saint-Gobain Calmar (以下簡稱為「Calmar」)及Arminak & Associates (以下簡稱為「Arminak」)都是販賣「扳機式噴頭(trigger sprayer)」的製造者。此「扳機式噴頭」是裝設在盛裝有液體之瓶子的瓶口上方,並連接一根由扳機式噴頭延伸至液體的管子,該扳機式噴頭具有一個噴嘴、一個扳機以及一個位於噴嘴後方及扳機機構上方的噴頭裝置,該噴頭裝置之頂部的外蓋被稱為「罩蓋」,此罩蓋通常是由模造的塑膠設計所製成。

1997年,美國專利商標局(簡稱PTO)核准Calmar的兩件關於「扳機式噴頭罩蓋」之設計專利---381,581及377,602(以下分別稱為「’581專利」及「’602專利」)。Calmar隨後製造’581專利的市售商品『ERGO』罩蓋,’602專利沒有任何市售商品。

2004年,Arminak開始販賣具有被控侵權之罩蓋設計的「AA扳機式」噴頭。在2004年10月,Calmar發函給Arminak的其中一客戶,函中說明Arminak之「AA扳機式」噴頭的罩蓋設計侵害Calmar前述的兩件專利。同年11月16日,Arminak向地院提出一對抗Calmar之確認之訴 (declaratory judgment action)。Calmar提出反訴,主張Arminak之AA扳機式噴頭產品侵害其’581及’602設計專利。之後,Arminak再對上述確認之訴提出一個修正控訴,其中加入對Calmar之專利無效性及一些州法請求(state law claims)的主張。在一段審理前的證據揭示程序期間後,Arminak請求對其確認之訴進行簡易判決,並主張Arminak的AA扳機式罩蓋的設計並未侵害Calmar專利。在2006年3月20日,地院判定Arminak的AA扳機之罩蓋並未侵害Calmar的設計專利,並於同年5月9日,駁回Calmar的專利侵害反訴,並停止關於Arminak的專利無效及州法請求的爭訟,以及依據聯邦民事訴訟程序規則 54(b) [Federal Rule of Civil Procedure 54(b)]做成利於Arminak的判決。

針對上述地院的判決,Calmar向CAFC提起上訴,而CAFC同意地院的見解而維持原判,後Calmar再向最高法院提出移審令之請求(petition for a writ of certiorari),該請求亦已於2008年6月9日遭否決。因此地院就本案的判決仍被維持。

三、CAFC及地院就本案各爭點之見解

Calmar在此訴訟中主要提出四個爭點:(A)地院錯誤地將Calmar專利的申請專利範圍做過窄之解讀;(B)地院錯誤地將工業購買者認定為一般觀察者,而非將零售消費者認定為一般觀察者;(C)地院錯誤地認為任何一般理性的陪審團均認定一般觀察者不會對爭論中的扳機式噴頭罩蓋的近似處產生混淆;(D)地院錯誤地認為任何一般理性的陪審團會認定專利設計的新穎特徵未呈現於Arminak的AA扳機式罩蓋設計中。CAFC及地院針對此四爭點之見解,將於下文中進行分項討論:

爭點(A)  地院將申請專利範圍解讀過窄?

Calmar爭辯---地院對於申請專利範圍的解讀過窄,且不適當地對專利設計與AA罩蓋之間的差異及微小細部,以並排(side by side)、元件對元件(element by element)方式進行比對。

CAFC認為---地院係藉由描述Calmar該二專利之圖1~5的每一個來進行申請專利範圍的解讀,且謹慎地指出專利設計未包含噴嘴、扳機或瓶蓋,再者,地院也注意到,Calmar為了克服’581專利申請案無法與先前的’602專利申請案加以區別之PTO早期核駁,曾提出期末棄權書(terminal disclaimer)來爭取’581專利之核准。判例法並未禁止設計專利圖式之詳細申請專利範圍解讀,判例法只是不同意申請專利範圍的解讀超出所請圖式於視覺上所呈現之新穎、非功能之裝飾性特徵,或者未涵蓋整體設計之所請裝飾性特徵(註7)。因此,地院對Calmar該二專利之圖1~5已嚴密且準確地描述,其解讀並未構成錯誤。

爭點(B) 地院對一般觀察者有錯誤認定?

Calmar爭辯---依據Contessa案(註8)內容,可支持一般觀察者為購買組裝有噴頭罩蓋之零售產品的零售消費者,如果一般觀察者被認定是零售消費者,則專利設計與被控設計之間的近似處將會使一般觀察者混淆而認為Arminak的AA扳機式罩蓋為專利設計。罩蓋之購買者(即工業購買者)並未使用罩蓋且因此不可被當作一般觀察者。

地院見解---一般觀察者並非為零售消費者,而應為組裝並販售產品給零售消費者之「扳機式噴頭機構的購買者」。紀錄也清楚地顯示Calmar從未將具有專利設計的罩蓋直接販售給零售消費者(註9)。如果一般觀察者為扳機式噴頭的承包購買者(contract buyer)或工業購買者,將不會發現專利罩蓋與被控罩蓋之間的實質近似處,所以不會被混淆而認定Arminak的AA扳機式罩蓋為專利設計。

CAFC認為---在Gorham案之一般觀察者認定中,雖然最高法院明白地排除一精通所爭議之特定工藝中的設計、從事製造或販賣具有該設計之產品,或習慣比較此等設計跟其他設計之專家或專家檢查者(expert examiners),但一般觀察者是否可為工業購買者之問題仍未獲解。又,於Goodyear案中,CAFC提出一般觀察者測試的焦點在於『供購買之實際產品以及該產品之一般購買者』,由於此案涉及用於貨車的輪胎,因此CAFC裁定專利胎面設計的一般觀察者為貨車駕駛員及車隊經營者。另於Keystone案中,雖然被控侵權磚塊堆疊為牆時,會近似於專利設計之磚塊所堆疊成的牆,但CAFC認為一般觀察者的視覺觀感只會聚焦於單一磚塊,並非已堆疊成牆的磚塊,所以一般觀察者應為磚塊之購買人,而裁定一般觀察者為「商業展覽參觀者」。最近有兩個地院判決認定機構購買者(institutional purchasers)為一般觀察者之適當人選,一是E.g. Spotless Enters.案(註10),其是關於女睡衣衣架之設計專利,在此案中一般觀察者並不是一般大眾,而向衣服製造商購買衣服且後續會把掛在衣架上之衣服賣給零售店者;另一是Puritan-Bennett案(註11),其是關於可攜式液態氧氣罐之設計專利,此案之一般觀察者必需包含醫藥設備批發商,且至少需包含醫院及醫生,因為醫院及醫生依據處方提供此氧氣罐給病人。
CAFC不認同Calmar引用Contessa案部分判決內容:「…一般觀察者分析非被限制在該被控侵權產品正常使用期間之某一階段或部分可被觀察到的那些特徵,反之,必需延伸至產品之正常使用期間(即始於製品或裝置完成後以及終於物品的最終破壞、損失或消失)可被觀察到的全部裝飾性特徵」,並將上述內容解釋成「零售消費者必定為扳機式噴頭罩蓋之一般觀察者」。相對地,CAFC表示,上述Contessa案判決內容不是要描述一般觀察者是誰,而是要解釋那些專利設計的特徵是一般觀察者需要審視的,以判定專利設計與被控侵權產品之間是否具有實質近似處。

又,CAFC不認同工業購買者並未使用罩蓋的爭辯,CAFC認為工業購買者確實使用罩蓋,因為工業購買者後續會將罩蓋覆蓋該扳機式噴頭裝置,再與瓶子、瓶蓋進行組裝,全部組裝後即為零售產品。在本案中,專利設計及被控侵權產品的購買者為零售產品之一元件(即罩蓋)的購買者,因此維持購買者為適當假定之一般觀察者的認定是明確符合CAFC先例,也就是一般觀察者為足以對專利設計的產品有興趣,且在觀察被控侵權產品設計時,具有對被控侵權產品是否實質上與專利設計所請產品相同做出辨別決定之能力的購買者。

據上所述,CAFC同意地院對於一般觀察者的定義,並認同專利設計為噴頭裝置之罩蓋。所以,CAFC認定本案之扳機式噴頭罩蓋的一般觀察者,就如同地院所裁定的,應為購買獨立的扳機式噴頭裝置之公司的承包或工業購買者,而不是最終產品的零售消費者。

爭點(C) 地院錯誤地應用一般觀察者測試?

標準測試流程---CAFC表示,在應用一般觀察者測試時,法院比對專利設計與被控侵權產品之設計,以決定此兩者是否具有相同視覺外觀,而會使購買者(或一般觀察者)被蒙蔽並產生混淆。在測試時所提出的問題是,一般觀察者是否會因為被控侵權產品之設計與專利設計實質上為近似的而被蒙蔽。

記錄顯示,透過上述的測試,一般觀察者不會被Arminak的AA扳機式罩蓋與Calmar之具有專利權的噴頭罩蓋設計之間的近似處所蒙蔽。又,Calmar的專家承認「Arminak扳機式噴頭之組裝購買者對Calmar ERGO罩蓋以及Arminak AA罩蓋應該不會產生困惑,且無疑問地,組裝購買者將可容易地辨別兩罩蓋之差異。」再者,Calmar先前的客服經理也證實多數的Calmar顧客在瞬間不會被蒙蔽。因此,CAFC同意地院,並確立一般觀察者將不會被Arminak的AA扳機式罩蓋與Calmar的專利罩蓋設計之間的近似點所蒙蔽。

爭點(D) 地院錯誤地應用新穎特徵測試?

標準測試流程---CAFC認為,在應用新穎特徵測試時,必須比對經解讀之專利設計與被控侵權產品之設計,以決定被控侵權產品之設計是否竊用專利設計之新穎特徵,且當一特定設計領域中有眾多技藝時,法院必須狹隘地解讀均等物的範圍。

Calmar提出的新穎特徵---(1)具有沿著罩蓋的每一側延伸的凸起水平線,此水平線係平行於罩蓋的頂面;及(2)罩蓋的側邊首先向下走直線,接著如背面所視,在每一側的水平線,以球根狀向外凸起至罩蓋的底後緣。

(1) 就「凸起水平線」特徵之判定---

地院見解:Calmar的凸起水平線並未被Arminak的AA扳機式罩蓋所竊用,因為AA扳機上的水平線是與界定一凸面的斜線在水平線之下以及扳機機構之上相交。

CAFC認同地院見解:雖然Arminak的AA扳機式罩蓋的凸面位在沿著罩蓋側延伸至罩蓋背面的水平線之下,但是凸面的後緣(rear edge)是由在靠近罩蓋側與Arminak的AA扳機式罩蓋水平線相交的朝下斜線所界定。相較於Calmar所宣告之專利設計的第一新穎特徵,Arminak之AA扳機式罩蓋的水平線下方的凸面以及相交的斜線會產生不同的整體設計外觀。

(2) 就「球根狀向外凸起」特徵之判定---

地院見解:Arminak的AA罩蓋並未竊用此新穎特徵,因為AA扳機罩蓋並未包含Calmar專利之球狀面,且由後側觀看AA扳機罩蓋時,可發現其背面近似於’222專利之背面。因此,與’198及’222先前技術專利近似之AA罩蓋的背面並未竊用Calmar的第二新穎特徵。

CAFC就此爭點之總結:Arminak的AA罩蓋並未竊用Calmar聲稱之兩個新穎特徵,故任何一般理性的陪審團會認定Calmar的新穎特徵並未存在於Arminak的AA罩蓋中。

四、結論

在本案中,CAFC認定一般觀察者並非是零售消費者,而為工業購買者,就本案判決持反對意見者謂:此判決與Gorham案中最高法院排除專家作為一般觀察者之見解矛盾,且當一般觀察者為工業購買者時,對設計專利與被控侵權產品兩者產生混淆的機率會降低,使得被控侵權產品被判為侵害的機率因此降低,此對設計專利之保護將產生負面之影響。然,以筆者之觀點言,此案認定與前述Goodyear等先例中CAFC的認定頗為一致,即一般觀察者測試之焦點在於『供購買之實際產品以及該產品之一般購買者』,而Gorham案判決亦未明言工業購買者不可為一般觀察者。

本案判決提醒申請人,美國設計專利在訴訟時,一般觀察者測試多數是傾向以「供購買之實際產品」以及該「產品之一般購買者」來判斷一般觀察者是否會受到侵權產品之蒙蔽而產生混淆,因此,申請人於申請設計專利或於未來擬定訴訟策略時,最好可考量上述一般觀察者測試焦點。

繼本案引發美國設計專利保護之廣泛討論後,Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.案對美國設計專利侵害判斷實務產生相當的變動,在Egyptian案中,CAFC廢棄了新穎特徵測試,本所在下一期報導中將詳細介紹該案。

※註 釋:

1、Paragraph 1of 35 U.S.C. 289:「Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than $250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties.」

2、OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc.,122 F.3d 1396, 1404-05 (Fed. Cir. 1997)

3Goodyear, 162 F.3d at 1116.

4、Gorham Manufacture Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871).

5、Litton Sys.,Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423, 1444 (Fed. Cir. 1984).

6、Bernhardt, L.L.C. v. Collezione Europa USA, Inc.,386 F.3d 1371, 1383 (Fed. Cir. 2004).

7、Amini Innovation Corp. v. Anthony California, Inc., 439 F.3d 1365, 1371(Fed. Cir. 2006).

8、Contessa, 282 F.3d at 1376.

9、Arminak, 424F. Supp. 2d at 1198.

10、E.g. Spotless Enters., Inc. v. A & E Prods, Group, L.P., 294 F. Supp. 2d 322, 347(E.D.N.Y. 2003).

11、Puritan-Bennett Corp. v. Penox Techs., Inc., No. IP02-0762-C-M/S, 2004 W.L. 866618, at *26(S.D. Ind. Mar. 2,2004).

※參考資料:

1. United States Court of Appeals for the Federal Circuit, “ARMINAK AND ASSOCIATES, INC. and HELGA ARMINAK and ARMIN ARMINAK v. SAINT-GOBAIN CALMAR, INC.(now known as MeadWestvaco Calmar, Inc.)” (No. 2006-1561)

2. Patently O,“Re-Litigating Gorham v. White:Design Patents at the Supreme Court”,網址:http://www.patentlyo.com/patent/2008/04/re-litigating-g.html,瀏覽日期:2008年12月20日

3. Patently O,“Design Patent: Ordinary Observer Test Must Examine Design as a Whole”,網址:http://www.patentlyo.com/patent/2006/03/design_patent_o.html ,瀏覽日期:2008年12月20日

4. Patently O,“Design Patents: Corporate Parts Buyer as Ordinary Observer”,網址:http://www.patentlyo.com/patent/2007/09/design-patents-.html ,瀏覽日期:2008年12月20日

5. 葉雪美,「設計專利申請實務 台灣及美國專利申請策略」,元照出版,2007年11月。

6. 葉雪美及高韻萍,「參加2008年美國專利商標局全球智慧財產學院舉辦『工業設計專利保護課程』研習課程報告」,網址:http://open.nat.gov.tw/OpenFront/report/show_file.jsp?sysId=C09701001&fileNo=001,瀏覽日期:2008年12月20日

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