~ 十卷九期 2008 年 9 月出刊 ~

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本期報導標題

美國專利侵害訴訟中之事物管轄權及其他
–– 以Litecubes v. Northern Light Products案為核心

小蝦米戰勝大白鯊-
淺談美國聯邦巡迴上訴法院之Z4 v. Microsoft一案

 

美國專利侵害訴訟中之事物管轄權及其他
–– 以Litecubes v. Northern Light Products案為核心

台灣公司A,是自行車零件製造商,其產品先售予另一台灣公司B,再由B公司與其他產品進行組裝。最後B公司以「FOB高雄港」之交易條件,銷往美國市場。

誰知,在今年中秋節前夕,A、B兩家公司突然分別收到了下游公司之通知,才知道競爭對手韓商K公司已在「美國德州東區聯邦地方法院」對A、B兩家公司提起專利侵害訴訟。中秋節過後,A、B兩家公司都收受了起訴狀之送達,必須準備答辯。起訴狀中指稱:B公司直接侵害K公司之美國專利X;A公司則構成「引誘侵權(active inducement)」或「輔助侵權(contributory liability)」。

A、B兩家公司緊急會商。A公司之法律顧問認為:兩家公司在美國均未設分公司或工廠,完全沒有資產,更無營業行為。因此,兩家公司可先從程序上提出「法院欠缺對人管轄權」之抗辯,同時,美國既然採取「專利屬地主義」,則兩家公司亦可提出「法院欠缺事物管轄權」之抗辯。B公司之法律顧問則指出:B公司並無在美國境內之商業行為,因此,如果程序抗辯失利,B公司會聲請法院以簡式判決駁回此案。兩家公司之經營階層聽罷上述分析,頗感惶惑無措。試問:兩家被告公司究竟應如何擬定答辯策略?

一、前言:

二、Litecubes v. Northern Light Products案之事實與程序概觀

三、爭點之導出:「事物管轄權」、「專利屬地主義」、「在美國境內」

四、審法院之判斷

(一) 管轄權要件,抑或實體法要件?

(二) 「在美國境內」,抑或「在美國境外」?

五、結論...詳全文

 

小蝦米戰勝大白鯊-
淺談美國聯邦巡迴上訴法院之Z4 v. Microsoft一案

在美國專利侵權訴訟過程中,兩造的主張通常包含,專利權人會主張被控侵權者侵害系爭專利,並請求排除、防止侵權行為及損害賠償,並視侵權者的侵權行為是否為故意來請求加重賠償金額,反之,被控侵權者則會主張其未侵權,同時亦提供證據來證明系爭專利無效,除此之外,兩造可能還會就舉證責任問題進行爭執,或就專利申請過程、證據開示(Discovery)或審判過程中對造是否涉及不正行為(misconduct)來提起主張。

本文所介紹之Z4 Technologies, INC., v. Microsoft Corp.一案,即為一個由地方法院至美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit,以下簡稱CAFC)的訴訟過程中,同時涉及上述各項議題的有趣案例,該案之所以受人注目,主要係因其為最高法院e-Bay案判決出爐後第一個由地方法院判決被告(即微軟)為故意侵權但卻未准予核發永久禁制令之案例,另外,Z4 Technologies, INC.(以下簡稱Z4科技)是一個規模相當小的軟體業者,相較於獨步全球的軟體霸者微軟,其就像是大白鯊前面的小蝦米,但是Z4科技卻能成功扳倒微軟並獲判高額賠償金,實為弱勢專利權人的權益打下一劑強心針。
以下即就本案於CAFC判決內容加以簡介,期有助於讀者同時一窺美國專利訴訟過程之各個攻擊防禦手段。

一、前言

二、案情簡介

三、爭點分析

(一)申請專利範圍之解讀(Claim Construction)

(二)專利無效性的舉證責任(Burden of Proof on Invalidity)

(三)法律制裁(Legal Sanction)

四、結論...詳全文

美國專利侵害訴訟中之事物管轄權及其他
–– 以Litecubes v. Northern Light Products案為核心


張 東 揚 律師

台灣公司A,是自行車零件製造商,其產品先售予另一台灣公司B,再由B公司與其他產品進行組裝。最後B公司以「FOB高雄港」之交易條件,銷往美國市場。

誰知,在今年中秋節前夕,A、B兩家公司突然分別收到了下游公司之通知,才知道競爭對手韓商K公司已在「美國德州東區聯邦地方法院」對A、B兩家公司提起專利侵害訴訟。中秋節過後,A、B兩家公司都收受了起訴狀之送達,必須準備答辯。起訴狀中指稱:B公司直接侵害K公司之美國專利X;A公司則構成「引誘侵權(active inducement)」或「輔助侵權(contributory liability)」。

A、B兩家公司緊急會商。A公司之法律顧問認為:兩家公司在美國均未設分公司或工廠,完全沒有資產,更無營業行為。因此,兩家公司可先從程序上提出「法院欠缺對人管轄權」之抗辯,同時,美國既然採取「專利屬地主義」,則兩家公司亦可提出「法院欠缺事物管轄權」之抗辯。B公司之法律顧問則指出:B公司並無在美國境內之商業行為,因此,如果程序抗辯失利,B公司會聲請法院以簡式判決駁回此案。兩家公司之經營階層聽罷上述分析,頗感惶惑無措。試問:兩家被告公司究竟應如何擬定答辯策略?

一、前言:

本刊於西元(下同)2007年4月、2007年9月、2008年2月間,曾分別刊出「美國聯邦法院受理外國專利紛爭之可能性 — 以Voda v. Cordis案為核心」、「由Microsoft Corp. v. AT&T Corp.案論美國專利法第271(f)條之適用」、「美國專利訴訟中之對人管轄權」等三篇文章,就「專利屬地主義」(territoriality principle)在美國專利訴訟中之實踐,做過一系列的簡介(註1)

如本刊前揭文所述,如果被告只有境外之製造、販賣行為,那麼,原告主張專利權時,就會面臨「專利屬地主義」之障礙。此時,若是在我國,因為專利法無明文規定,原告似乎只有回到民法第185條,論證被告屬於共同侵權行為人。若是在美國,因為專利間接侵害責任理論(secondary liability)之發展,原告則有主張被告構成「引誘侵權」(active inducement)、「輔助侵權」(contributory liability)之依據。不過,以上乃是實體法層面的討論,在真正的侵權訴訟案件中,不論台灣或美國,法院首先審理的都是程序問題,而「受訴法院有無管轄權」便是首要的程序問題之一。

美國專利訴訟中常見的管轄權問題有三類,一是「事物管轄權」(exclusive subject matter jurisdiction),二是「附帶管轄權」(supplemental jurisdiction),三是「對人管轄權」(personal jurisdiction)。有關「附帶管轄權」與「對人管轄權」,本刊2007年4月、2008年2月前引文中已經簡述過,不再贅述。所剩之「事物管轄權」問題,則尚無機會討論。剛好,美國聯邦上訴巡迴法院在2008年4月間就Litecubes v. Northern Light Products案作成了判決(註2),而「事物管轄權」與「專利屬地主義」正是該判決之重點。同時,該判決亦討論了直接侵權中「販售」態樣之認定。國內廠商對上述議題或者也有瞭解之興趣。筆者是以不揣譾陋,即以該判決為核心,撰此報導。

二、Litecubes v. Northern Light Products案之事實與程序概觀

本件原告有2位:專利權人、專利被授權人(Litecubes公司)。涉訟之專利為美國第6,416,198號專利「Illuminatable Beverage Accessory Device(可發光之飲料附加物)」。質言之,此專利乃是揭露一種人造發光冰塊,可放進雞尾酒之類宴會飲料中增加氣氛。在專利之外,Litecubes公司又針對冰塊產品之美術設計,取得了美國著作權註冊。

至於被告Northern Light Products公司,則是加拿大公司,其營業所設於加拿大卑詩省而鄰近溫哥華,但被告公司在美國境內完全沒有營業所、工廠設備或資產。被告公司亦販賣人造發光冰塊,其產品是先由中國大陸之製造商出貨至加拿大給被告公司,再由被告公司銷往美國。此後端貿易之交易條件,是採用「FOB加拿大」模式。台灣讀者對「FOB(即Free on Board之簡稱)」應不陌生,在此種貿易條件下,賣方只要將貨物交付予買方指定之運送人,運送義務即履行完畢,從此,依美國法,貨物之所有權與滅失風險即同時轉移由買方取得、承受(註3)

原告於2004年4月間,向美國聯邦密蘇里州東區之聯邦地方法院起訴,主張被告公司侵害其‘198號專利及著作權。至於侵害之態樣,在專利是美國專利法第271(a)條之「販售(sale)」與「進口(importation)」行為,在著作權則是美國著作權法第106(3)條之「公開散布(public distribution)」(註4),本文以下只就專利部分進行析述。

在訴訟前階段,被告公司並未提出任何程序抗辯,地方法院亦完成了解讀申請專利範圍之聽證程序(即所謂馬克曼聽證程序,「Markman hearing」)(註5),而兩造對地方法院之解讀結果,亦不爭執。從而,在2005年10月間,開始了陪審團參與的審判庭(trial)。就在審判庭進行中,被告公司突然(口頭上)提出了「法院欠缺事物管轄權」之抗辯,主張法院對本件根本沒有管轄權。其理由是:被告公司在美國境內根本沒有販售行為,也沒有進口行為(importation)。

對於被告之管轄權抗辯,法院並未立刻作成裁判,而讓審判庭繼續進行。審判庭結束之後,陪審團裁決被告公司故意侵權。被告公司不服,乃以書狀繼續主張「法院欠缺事物管轄權」,請求法院駁回起訴。

地方法院之回應很簡單。法官贊同原告之主張,認為卷內事證已顯示被告公司確有「進口」至美國境內之行為,由此可證法院可行使事物管轄權無誤。至於被告公司有無在美國境內「販售」或「要約販售」?地方法院則不再論究。從而,地方法院最後認可了陪審團的裁決,作成被告公司敗訴之終局判決。

被告公司不服,提出上訴,仍然以前揭理由主張法院無管轄權,而原告則持相反理由主張法院有管轄權。研究過兩造書狀之後,二審之聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC,下稱「二審法院」)深感議題已被模糊,兩造及原審之分析方法都不正確,而事物管轄權之有無,又是法院應依職權調查之事項,於是主動為兩造整理爭點,命其辯論。此爭點乃是:究竟「系爭侵權行為在何處發生」、「可否證明被告公司『在美國境內』販售或進口系爭產品」,應落入事物管轄權之範疇,還是實體請求之範疇(註6)

三、爭點之導出:「事物管轄權」、「專利屬地主義」、「在美國境內」

在進行後續討論之前,吾人可先設想一下,如果相同之問題發生在台灣的民事法院或智慧財產法院,結果如何。首先,因為被告是外國公司,系爭侵害行為可能有一部分發生在國外,因此,此類訴訟將被定性為涉外民事訴訟。之後,法院會依職權判斷自身有無「直接的一般管轄權」(註7),也就是要進行「各相關國司法權界限之審查」,如果判斷結果為否定,則必須裁定駁回起訴,且不發生應訴管轄問題。關於「直接的一般管轄權」之判斷標準,學說尚無定論,但就司法實務觀察,似以「類推適用說」為主,而輔以「管轄原因集中說」、「利益衡量說」及「逆推知說」之見解(註8)。所謂「類推適用說」,即類推適用我國民事訴訟法之規定。舉例而言,民事訴訟法第20條規定:「共同訴訟之被告數人,其住所不在一管轄區域內者,各該住所地之法院均有管轄權」,其類推適用之結果,也就是被列為共同訴訟之多數被告,如果住所散在我國與其他國家,又無其他民事訴訟法規定可資決定共同管轄法院,此時,我國法院與其他住所地法院,均有管轄權。至於其他判斷標準學說,並非本文重點,故不再贅述。

若與我國對照,美國聯邦法院之管轄權,則確有其特色。從2007年4月、2007年9月、2008年2月間本所一系列前揭文之討論可知,在美國專利訴訟中,縱有涉外因素存在,所發生之管轄權問題,乃集中在對人管轄權、附帶管轄權與事物管轄權上,而這些管轄權問題,並非涉外案件所獨具,而是適用於一切聯邦法院訴訟案件(註9)。換言之,美國聯邦法院對涉外案件,並沒有一個整合、獨立而先行的「審查各相關國司法權界限」之程序法概念(註10)。此一現象有利於司法單邊主義之發展,可不待言。

對人管轄權所討論者,是法院與被告個人之關係,也就是要探討某一聯邦法院所在地區,對於某特定被告是否存在一定的聯繫,足可使得被告合理預料到其人可能在此一法院遭受訴訟。至於事物管轄所討論者,是法院與涉訟案件之關係,而背後則涉及聯邦立憲主義之權限分配問題。因此,美國聯邦訴訟法第1331條規定:聯邦地方法院所管轄者,原則上必須是與聯邦法律有關之案件(Federal-question cases)(註11)。再就專利、著作權案件言之,美國聯邦訴訟法第1338(a)條則規定由美國聯邦訴訟法院取得專屬管轄權(註12),這也是事物管轄權之規定。

因為涉及聯邦立憲主義之權限分配問題,事物管轄權有其更為嚴肅之特色。第一,法院應不待當事人提出,依職權主動調查有無事物管轄權;第二,法院之調查,也不受辯論主義之拘束;第三,事物管轄權不存在當事人合意或應訴管轄之問題;第四,事物管轄權在訴訟進行中必須始終存在,當法院發現欠缺事物管轄時,必須駁回全部訴訟(註13)。在Litecubes v. Northern Light Products案中,被告直到審判庭中才提起事物管轄權之抗辯,而二審法院甚至可以跳脫兩造之思維,重塑事物管轄權之爭點,原因就在於此。

依照前述美國聯邦訴訟法第1338(a)條之規定,凡「因專利法所生」之爭議案件,專屬聯邦法院管轄。因此,通常會發生的問題,是那些專利法與州法(通常是契約法)連結的邊緣案件,應如何認定。不過,若就侵害訴訟而言,此類案件較少發生。通常之專利侵害訴訟案件,依美國聯邦法院之判例法,有所謂「起訴狀釋明原則(well-pleaded complaint rule)」:只要原告能在起訴狀中講明白其請求之訴因(cause of action)是本於某項專利法之規定,或者講明白其主張之法律救濟必須依傍於某一實質專利法問題之解決; — 只要原告能釋明清楚,便足使法院取得事物管轄權(註14)。至於原告所主張之事實是否存在,例如被告是否侵害專利,則是實體問題,與管轄權之認定無涉。此一原則,可謂訴訟法之共通原則,在我國亦同等存在。

本件之原告當然通過了此一「起訴狀釋明原則(well-pleaded complaint rule)」之檢測。問題在於,美國專利法第271(a)條之直接侵權規定,另設有一限制域外效力之「在美國境內」的要件(「makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States」)。所謂「在美國境內」,究竟只是實體法之要件,還是兼有事物管轄權之意義 –– 只有「在美國境內發生之專利侵害案件,美國法院才有管轄權」,–– 卻有爭執之空間。

究竟,法院進行事物管轄權之審查時,就此一「在美國境內」之要件,是該完全聽任起訴狀之主張?還是應作形式上之審查?還是應該超越形式而跨入實體審查之門檻?或者,法院根本就不必考量此一要件?這些都是過往判決所未完全解決的問題,而其答案之選擇必將影響訴訟之攻防。為解決這些問題,應該就是本件二審法院重塑爭點之命意所在。

再者,「在美國境內」不論定性為管轄權還是實體法之範疇,法院最終都不免要審酌:系爭「販售」、「進口」行為是否「在美國境內」發生。此即專利屬地主義之核心。究竟在本件之事實法律關係下,「在美國境內」之界限何在?被告公司是否構成直接侵權?此爭點亦在二審法院之審理過程中浮現出來。

四、審法院之判斷

(一) 管轄權要件,抑或實體法要件?

或許,因為美國不是成文法國家,而國會之立法技術往往不盡如人意,職此之故,美國法院將實體法要件與管轄權要件混同之情形,竟時常有之(註15)。在本件中,二審法院還觀察到,至少在2006年以前,在「聯邦商標法(Lanham Act)」;「外國貿易反壟斷促進法(Foreign Trade Antitrust Improvement Act)」、「反壟斷法(Sherman Antitrust Act)」、「證券法(Securities Act)」之案例中,某些法院甚至形成一種把「在美國境內」此類限制域外效力之文字,解釋為事物管轄權要件之趨勢(註16)。這股趨勢,自然有助於被告公司 –– 聯邦專利法為何不能向聯邦商標法看齊呢?

但是,在2006年間,美國聯邦最高法院針對事物管轄權問題,恰好作成了一件指標性之判決「Arbaugh v. Y & H Corp.」(註17),而成為二審法院立論反駁原告之依據。Arbaugh案其實與智慧財產權無關,乃是涉及「人權法案(Civil Rights Act 1964)」之歧視救濟。該案原告主張遭雇主歧視,而被告則主張自己根本不是人權法案規定之「雇主(employer)」,因為人權法案規定,在系爭時期內至少僱用15名員工的才算「雇主」,但被告不足此數。因此,被告主張法院無事物管轄權。

Arbaugh案看似奇怪,但美國聯邦法院之事物管轄權問題,其實不乏存在類似「數字限制要件(numerosity requirement)」之立法。最明顯者,就是錯綜管轄權(diversity jurisdiction,是事物管轄權之一種子分類):依照美國聯邦訴訟法第1332條之規定,在兩造為不同國籍或不同州籍等情形之案件,其「訴訟標的價額必須超過75,000美元」,才能使聯邦法院取得管轄權。至於最常見的可能是對主體的限制:法規中明定只有特定人可以就某種案件起訴,或者只有特定人可以被訴(註18)。有趣的是,或者因為法學分類與概念之不同,在台灣法學觀照之下,所謂對主體的限制恐怕應歸屬當事人適格問題,則美國的分類似稍嫌紛紜。無論如何,就在這紛紜的情形下,Arbaugh案的一、二審都認定自身無事物管轄權,一直打到聯邦最高法院,原告才獲翻案,而且是九位大法官一致同意。

聯邦最高法院之判斷標準頗為簡明:除非國會在立法中明白表示某個法律適用之限制要件屬於管轄權要件,不然,法院就無權做此認定。此一標準,對於Litecubes v. Northern Light Products案之二審法院而言,不啻一盞明燈。二審法院藉此改寫了本件的爭點:專利法第271(a)條的限制域外效力要件「在美國境內」,與其他法定要件相比,究竟有何特別之處足以顯示國會希望它成為管轄權要件?

答案自然是否定。二審法院指出:國會的「立法管轄權(jurisdiction to prescribe)」,與法院的「司法管轄權(jurisdiction to adjudicate)」是不同的觀念,應與區別,國會所界定的專利屬地主義,只有實體法上的效力,並不能自動換軌取得管轄權上的效力。除此之外,二審法院又引了美國聯邦最高法院1953年作成的另一件判決Lauritzen v. Larsen(註19),該案所涉法律是海員賠償法(Jones Act),其中亦有限制域外效力之要件,而被美國聯邦最高法院解釋為並非管轄權要件。

值得注意的是,美國聯邦最高法院並不是沒有相異的見解,事實上,在1991年的E.E.O.C. v. Arabian American Oil Co.一案中(註20),所涉人權法案之其他限制域外效力之要件,就被解釋為是管轄權要件,此案與Arbaugh案時間較為相近,在Arbaugh案中成了一個解釋的障礙。Arbaugh案中秉筆判決的大法官Ginsburg有如下的解釋:過去的分析稍欠精細(「less than meticulous」),該案不應成為判例(「should be accorded ‘no precedential effect’」)(註21)

因此,依二審法院之見解,聯邦法院遇到專利侵害訴訟,便根本不必考量「在美國境內」之要件(註22)。就此而言,「法院欠缺事物管轄權」之抗辯,此後在專利侵害訴訟之適用機會自然非常微小,美國境外的被告恐怕只有在「法院欠缺對人管轄權」之抗辯上,才比較有著力之處了。

(二) 「在美國境內」,抑或「在美國境外」?

二審法院認定一審法院確有事物管轄權之後,即進入實體部分:一審中,陪審團的裁決(被告公司構成直接侵害)究竟有無實質的證據支持?此處的爭議在於:被告公司乃是「FOB加拿大」出貨,換言之,系爭侵害產品「在美國境外」已完成所有權轉讓,被告公司之契約履行義務「在美國境外」即告完成,那麼,美國專利法第271(a)條所謂「在美國境內」之要件 –– 實體要件,究竟是否符合?

就此,二審法院在2005年關於MEMC v. Mitsubishi專利侵權案(註23)之判決,恰好又是一盞明燈。該案原告MEMC,是美國晶圓大廠,其取得之專利即美國第5,919,302號專利,乃是揭露一種單晶矽產品(「low defect density vacancy dominated silicon」)。該案被告,除三菱公司(Mitsubishi Materials Silicon Corp.)外,還包括同是晶圓大廠的SUMCO公司。至於該案的關鍵,在於交易模式:系爭晶片是由SUMCO公司完全在日本米澤市製造,由第三人封裝,然後依日本三星公司(Samsung Japan)之訂單,用「FOB日本」之貿易條件,銷往美國德州三星公司(Samsung Austin)。依美國契約法之解釋,系爭晶片是SUMCO公司售予日本三星公司,再轉售予美國德州三星公司。現在的爭點是:SUMCO公司被控以美國專利法第271(a)條直接侵權之「販售」行為,此項指控是否成立?

首先,二審法院認為:所謂「販售(sale)」之地點,不應採取形式主義之認定標準,逕以「所有權於何處移轉」定之。因此,「FOB」的地點縱使在美國境外,仍有可能構成直接侵害。其次,二審法院指出:更切近當事人交易關係之締約地與履行地應更為優位(「more familiar places of contracting and performing may take precedence over the passage of legal title」)。用一個更抽象的概念來總結:買賣關係的「核心活動」(「“essential activities” of the sale」)在何處被完成,才是法院首應考量之因素。以上觀點,依台灣法觀之,亦有可相印證之處,所謂一部行為地亦可論為侵權行為地,此已是法院慣常適用之法則。至於所謂「更切近之地點」,其觀念之出發點,亦略同於國際私法所謂「關係更切之法律」(註24)

在MEMC v. Mitsubishi案中,原告固然難以主張在法律上系爭晶片之所有權「直接」從SUMCO公司移轉予美國德州三星公司。此外,原告也沒有找到SUMCO公司與任何美國公司直接就系爭晶片之買賣關係進行過協商籌畫之任何證據。原告固然從證據開示程序(discovery proceeding)中發現了SUMCO公司曾向美國德州三星公司提供技術支援文件的通訊,但是這些通訊都是貨到之後才發生,故與「販售」或「要約販售」行為無關。

再就積極事證言之。第一,SUMCO公司的出貨時間與數量,都完全掌控在日本三星公司手中;第二,負責交運的封裝廠也是日本三星公司選定;第三,交運時之裝箱與標籤,也都是日本三星公司安排;第四,封裝廠交運之後,日本三星公司即對SUMCO公司電匯,而不是等到美國貨主收貨後才付款。最重要的,日本三星公司上述「核心活動」,都是在日本進行。

綜據上情,二審法院認定:原告只能證明SUMCO公司有「系爭產品出品後,最終會進入美國」之認識,但僅此事實並不足以證明SUMCO公司有所謂「販賣」或「要約販賣」之行為(註25)。雖然如此,從本刊一系列文章之討論中,吾人可以知道:此種程序的認識,已經可能使得美國聯邦法院足以取得對人管轄權,同時,被告也可能因此構成「間接侵權」,特別是原告還證明了SUMCO公司曾向美國客戶端提供跡近售後服務性質的技術支援。事實上,二審法院在本件判決的後半段中,正是認定原告另對SUMCO公司提出之「引誘侵權」指控,乃存在真實的事實爭議,因而廢棄了所謂「被告不侵害」的一審判決,發回更審。

依上述的標準回顧本件Litecubes v. Northern Light Products案,則本件案情顯然簡單許多,而二審法院也明快地做成判斷。第一,本件被告公司是直接向美國客戶出貨,所有權也是直接移轉;第二,那些美國客戶在締約、訂貨時,也是位在美國。因此,一審陪審團之裁決無誤。

值得注意的是,二審判決在此較多的是事實的舖陳,卻未見臨門一腳的結語;究竟本件買賣關係之「核心活動」地點是在加拿大?還是美國?還是兩者都是?另外,二審判決的分析,在認定了「販賣」的直接侵權之後,就戛然而止,至於被告公司是否有「進口」的直接侵權,二審判決則認為無庸再行討論。

五、結語

從以上的討論與分析,吾人似可得到幾點知識:

一、在專利侵害訴訟中,美國聯邦法院之事物管轄權,很難被抗辯成功。

二、台灣公司成為美國專利侵害訴訟之被告時,必較有著力空間的管轄抗辯,仍然是「法院欠缺對人管轄權」之抗辯。

三、台灣公司出貨的直接對象如果是美國客戶,「FOB」的裝箱、交運也是自身為之,而美國客戶的訂單也是從美國發出,則在美國專利侵害訴訟中成立直接侵權之可能性,在Litecubes v. Northern Light Products案後提高。

四、相反的,台灣公司的交易模式,如果是趨近於光譜上另一端即MEMC v. Mitsubishi案的模式,則構成直接侵權之風險降低。

五、但,縱使是採取MEMC v. Mitsubishi案之交易模式,仍有可能被美國聯邦法院認定為間接侵權。

至於間接侵權之討論,非本文所能及,請俟他日。 

※註 釋

1、張東揚,「美國聯邦法院受理外國專利紛爭之可能性 — 以Voda v. Cordis案為核心」,聖島國際智財權實務報導,第9卷4期,2007年4月。黃詩芳,「由Microsoft Corp. v. AT&T Corp.案論美國專利法第271(f)條之適用」,聖島國際智財權實務報導,第9卷9期,2007年9月。張東揚,「美國專利訴訟中之對人管轄權」,聖島國際智財權實務報導,第10卷2期,2008年2月。

2、該案全名及引註資訊:Litecubes, LLC v. Northern Light Products, Inc., 523 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008). 判決全文可見於:http:// caselaw.lp.findlaw.com/data2/circs/fed/061646p.pdf.

3、美國權威法律辭典Black’s Law Dictionary之解釋可資參考:“[a] mercantile-contract term allocating the rights and duties of the buyer and the seller of goods with respect to delivery, payment, and risk of loss, whereby the seller must clear the goods for export, and the buyer must arrange for transportation. The seller's delivery is complete (and the risk of loss passes to the buyer) when the goods pass the transporter's rail. The buyer is responsible for all costs of carriage.” Black’s Law Dictionary, Abridged 8th Edition, Thomson/West, 2005.

4、必須補充者,在起訴伊始,原告僅主張被告有「販售」行為,未主張「進口」行為。事實上,「進口」行為之部分,是到了審判庭進行中,因為被告公司提出相關爭執,才追加的。

5、地方法院解讀所解讀之標的,是請求項1與16之限制條件:「a filler within said cavity, said filler adapted to retain heat (cold) when said device is heated (cooled)」,所解讀之結果,是「a filler within said cavity, said filler made suitable to or fit for the specific use of retaining (cold) heat when said device is heated (cooled).」所謂filler,即該人造冰塊內部之填充物,如水、膠狀物、粉末等等。

6、二審法院原本整理之爭點,比較複雜,且分兩方面。第一,關於專利權侵害訴訟之部分:「Whether failing to establish that an alleged infringer "makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention" is sufficient to divest the federal courts of subject matter jurisdiction over a patent infringement action, or instead whether the location of the allegedly infringing activity is a factual element of the claim which must be proven to show patent infringement but which does not affect the subject matter jurisdiction of the federal courts.」。第二,關於著作權侵害訴訟之部分:「The parties were also asked to address whether the extraterritorial scope of the Copyright Act was an issue of subject matter jurisdiction…」。本文為取便讀者瞭解,故再加整理簡化。

7、相對於「直接的一般管轄權」,有所謂「間接的一般管轄權」,發生於法院依民事訴訟法第402條之規定,受理外國判決之承認與執行事件時,判斷該外國法院有無管轄權。

8、請參見台灣台北地方法院96年度保險字第10號民事判決;同法院94年度海商字第20號民事判決。併請參見最高法院81年度台上字第2517號民事判決。

9、同註1。

10、同時,美國聯邦憲法第3條第2項亦規定:「The judicial power shall extend to . . . to Controversies . . . between a State, or the Citizens thereof, and foreign States, Citizens or Subjects.」

11、原文:「The district courts shall have original jurisdiction of all civil actions arising under the Constitution, laws, or treaties of the United States.」條文引註:28 U.S.C. §1331。又,錯綜管轄權(diversity jurisdiction)亦可能成為法院取得事物管轄權之情形。詳見美國聯邦訴訟法第1332條,本刊前揭文:張東揚,「美國聯邦法院受理外國專利紛爭之可能性 — 以Voda v. Cordis案為核心」,聖島國際智財權實務報導,第9卷4期,2007年4月。

12、原文:「The district courts shall have original jurisdiction of any civil action arising under any Act of Congress relating to patents, plant variety protection, copyrights and trade-marks. Such jurisdiction shall be exclusive of the courts of the states in patent, plant variety protection and copyright cases.」

13、本文提到的幾項原則,均見於Litecubes v. Northern Light Products案之判決理由中:523 F.3d 1362.

14、Litecubes v. Northern Light Products案中,二審法院之說明如下:「Under what is known as the "well-pleaded complaint rule," subject matter jurisdiction exists if a "well-pleaded complaint establishes either that federal patent law creates the cause of action or that the plaintiff's right to relief necessarily depends on resolution of a substantial question of federal patent law, in that patent law is a necessary element of one of the well-pleaded claims.」

15、本件判決引述美國聯邦最高法院 Arbaugh v. Y&H Corp.案之判決有謂:「courts have at times erroneously called a limitation jurisdictional that was actually simply an element of the claim」。

16、原判決引用之案為:McBee v. Delica, 417 F.3d 107 (1st Cir. 2005) (Lanham Act); United Phosphorus, Ltd. v. Angus Chem. Co., 322 F.3d 942 (7th Cir. 2003) (en banc) (Foreign Trade Antitrust Improvement Act); Mannington Mills, Inc. v. Congoleum Corp., 595 F.2d 1287 (3d Cir. 1979) (Sherman Antitrust Act); Des Brisay v. Goldfield Corp., 549 F.2d 133 (9th Cir. 1977) (Securities Act). 事實上,就連美國聯邦最高法院自己,也曾如此判決:E.E.O.C. v. Arabian American Oil Co., 499 U.S. 244, 111 S. Ct. 1227, 113 L. Ed. 2d 274 (1991); 轉引自Litecubes v. Northern Light Products案,523 F.3d 1364。

17、該案全名及引註資訊:Arbaugh v. Y & H Corp., 546 U.S. 500 (2006)。

18、在Litecubes v. Northern Light Products案中,二審法院引了好些例子,詳見523 F.3d 1362。

19、該案全名及引註資訊:Lauritzen v. Larsen, 345 U.S. 571 (1953)。

20、參見前註16。

21、值得思考的是:僅就案例比較而言,所謂「員工人數限制」與「域外效力限制」在法學之意義上,應有層次上差別,未必能夠相提並論。至於所謂探尋國會立法意旨之標準,雖然簡單,對國會而言或許也有提醒其注意立法技術之功能,但在實際適用上,是否此後再也不必考量各別涉案法規之性質差異?實有待往後的案例澄清。

22、原文:「There was no need for the district court to consider whether GlowProducts had imported products into the United States in order to determine whether it had jurisdiction over the case.」

23、該案全名及引註資訊:MEMC Elec. Materials, Inc. v. Mitsubishi Materials Silicon Corp., 420 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005).

24、請參見涉外民事法律適用法修正草案第23條第1項:「關於由侵權行為而生之債,依侵權行為地法。但有關係更切之法律者,依該法律。」

25、原文:「Mere knowledge that a product sold overseas will ultimately be imported into the United States is insufficient to establish liability under section 271(a).」

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小蝦米戰勝大白鯊-
淺談美國聯邦巡迴上訴法院之Z4 v. Microsoft一案


劉 少 華

一、前 言

在美國專利侵權訴訟過程中,兩造的主張通常包含,專利權人會主張被控侵權者侵害系爭專利,並請求排除、防止侵權行為及損害賠償,並視侵權者的侵權行為是否為故意來請求加重賠償金額,反之,被控侵權者則會主張其未侵權,同時亦提供證據來證明系爭專利無效,除此之外,兩造可能還會就舉證責任問題進行爭執,或就專利申請過程、證據開示(Discovery)或審判過程中對造是否涉及不正行為(misconduct)來提起主張。

本文所介紹之Z4 Technologies, INC., v. Microsoft Corp.一案,即為一個由地方法院至美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit,以下簡稱CAFC)的訴訟過程中,同時涉及上述各項議題的有趣案例,該案之所以受人注目,主要係因其為最高法院e-Bay案判決出爐後第一個由地方法院判決被告(即微軟)為故意侵權但卻未准予核發永久禁制令之案例(註1),另外,Z4 Technologies, INC.(以下簡稱Z4科技)是一個規模相當小的軟體業者,相較於獨步全球的軟體霸者微軟,其就像是大白鯊前面的小蝦米,但是Z4科技卻能成功扳倒微軟並獲判高額賠償金,實為弱勢專利權人的權益打下一劑強心針。

以下即就本案於CAFC判決內容加以簡介,期有助於讀者同時一窺美國專利訴訟過程之各個攻擊防禦手段。

二、案情簡介

Z4科技的創辦人David Colvin研發了一種關於減少盜版軟體的機制,並以此於西元(下同)1998年6月4日向美國專利商標局(PTO)申請而獲准第6,044,471號與第6,785,825號兩件美國專利(註2),David Colvin亦將該二專利授權給Z4科技使用,由於該二專利之說明書內容相同,故以下直接統稱為Z4專利。

Z4專利的主要技術特徵涉及常見於商業軟體安裝在電腦後所需執行的產品啟動程序(Product Activation Process),這種要求使用者輸入正確合法的認證資料之後才能正常使用軟體的方式,已是目前軟體防盗的主流設計趨勢(註3),而微軟亦在其所發售的軟體商品之中嵌入了這項設計(註4)

因此,Z4科技便於2004年9月在東德州地方法院對微軟與Autodesk, INC.提起了侵權訴訟,而地方法院於2006年8月18日判決微軟與Autodesk, INC.是故意侵權(Willful Infringement),必須分別賠償Z4科技1.15億美金與1800萬美金。

微軟不服地方法院之判決而向CAFC提起上訴(註5),主張地方法院對於Z4專利的申請專利範圍解讀並非正確,而且微軟在Z4專利申請之前已研發並釋出了同一技術特徵的BP98軟體,故微軟不僅未侵害Z4專利,而且Z4專利更違反美國專利法第102(g)(2)條(註6)而應屬無效。然而,微軟上述主張亦遞遭CAFC於2007年11月16日判決駁回(denied),隨後,微軟再向CAFC請求全院聯席重新審理,亦於2008年1月30日遭駁回,隨後微軟於同年3月31日再向美國最高法院提出移審令之請求(petition for a writ of certiorari),但是於5月8日被最高法院裁為不受理(dismissed),至此,本案冗長之法院審理程序已告終結。

三、爭點分析

地方法院與CAFC針對微軟於本案中所提出的各項訴訟主張,其主要判決意旨摘要如下:

(一)申請專利範圍之解讀(Claim Construction)

Z4專利的主要技術特徵(註7)是藉由使用者(user)來與軟體代表者接觸,而獲得密碼或授權碼(password or authorization code),然後再以手動方式,或自動的或電子的(automatic or electronic)方式來輸入授權碼,以完成產品啟動程序並註冊成功。其中,「使用者」、「密碼/授權碼」、「自動的/電子的」三個限制條件即為微軟所爭執之地方法院解讀違誤之處。

1. 關於「使用者」的限制條件

地方法院解釋「使用者」可以是一個人、一個使用電腦的人、一台電腦,或數台電腦,對此,CAFC則推翻地方法院的認定,並認同微軟所主張者,「使用者」只能是一個人或是一個使用電腦的人。但是由於Z4專利又界定註冊資訊是從軟體(software)、使用者(user)、電腦(computer)任一者而來,此技術特徵即涵蓋了微軟利用電腦來儲存註冊資訊的本質手段,故CAFC認為即使修正地方法院對於「使用者」此一限制條件的解釋,也不會改變微軟確實侵權的事實。

2. 關於「密碼/授權碼」的限制條件

首先,兩造同意「密碼」及「授權碼」二個字在Z4專利中是互為可替代之用語。微軟強調,Z4專利是界定「要求一與該軟體有關聯的密碼……使得輸入之後即啟用該軟體(註8)」,但微軟的軟體在安裝時可以輸入任何一把產品金鑰(product key),所以軟體與產品金鑰間不具關聯性,因而兩者技術手段不同云云。惟CAFC認為,微軟的軟體雖然可以用任何一把產品金鑰來完成產品安裝,但由呈現給陪審團之證據以及微軟自己的證人所言都支持,若要完成產品啟動程序,以使該軟體全部功能都能正常啟用,便只能輸入一把隨軟體被提供之特定(specific)的產品金鑰,也就是說,這把與軟體有關聯的產品金鑰就是符合Z4專利所界定的密碼或授權碼,此一條件確已構成侵權態樣,至於可能使用其他無關聯之產品金鑰來安裝軟體雖然可被視為一未侵權的操作模式,但是這也不會改變前述確實存在的侵權態樣,故CAFC肯認地方法院陪審團對於此一限制條件所作之解讀。

3. 關於「自動的/電子的」的限制條件

類似地,兩造同意「自動的」與「電子的」二用語在此訴訟中是可一起被分析的。微軟主張,在Z4專利之技術中,一旦使用者選擇自動/電子的方式來進行註冊後,就無需使用者再另外進行操作,不同地,在微軟的產品之中,使用者在選擇了自動的/電子的選項之後,還是要再按下「next」按鈕才會開始進行註冊。惟CAFC認為,Z4專利的申請專利範圍中就自動註冊有至少最小程度地要求使用者選擇註冊模式,且申請專利範圍或說明書中皆從未排除註冊時需要使用者的操作,而在微軟被控侵權產品之操作中,按下「next」按鈕的步驟確實可以視為Z4專利所界定之選擇過程的一部分,因此,微軟所提出兩者相異的主張應屬無據,所以CAFC也認同地方法院陪審團對於此一限制條件的解讀。

(二)專利無效性的舉證責任(Burden of Proof on Invalidity)

基本上美國對證據法之法定舉證有三種:優勢證據(evidence of preponderance)、清楚且令人信服的證據(clear and convincing evidence),以及無合理懷疑證據(beyond a reasonable doubt)(註9)。在美國專利訴訟系統中,只有提出清楚且令人信服的證據,才能足以克服專利權的有效推定(註10),此即是美國對於專利無效之舉證責任之認定原則與精神(註11)

而微軟為了要依據美國專利法第102(g)(2)條的先發明規定(註12),來推翻Z4專利的有效性,其所提出之證據:BP98軟體,即必需滿足先發明者的付諸實施(reduction to practice)相關判例所建立的數個判斷原則,才能達到清楚且令人信服的證據標準,其中最重要的判斷原則,即是BP98軟體是否符合Z4專利的所有限制條件,以及能否達到Z4專利的預期目的(intended purpose)(註13)

對此,微軟提出了兩個爭點,其一是地方法院錯誤地認定Z4專利的預期目的是阻止盜版(stop piracy);其二則是BP98軟體是Z4專利審查歷史中未被審酌的資料,故於訴訟時再提出,其舉證責任要求應降低,亦即,無需達到清楚且令人信服的證據標準。

針對上述兩個爭點,CAFC則分別提出以下之否定理由:

1. 雖然CAFC認同微軟所言,地方法院錯誤地認定Z4專利的預期目的,實際上應解釋為減少盜版(reduce piracy),但是CAFC又依據微軟的內部e-mail所載內容,BP98軟體出現有某一位使用者註冊34次的情形,也有其他使用者註冊15次的狀況,顯然BP98軟體不只是無法阻止盜版,甚至連減少盜版都無法達到,因此,CAFC認為BP98軟體不能符合Z4專利申請之前即已付諸實施的定義,亦即微軟並不能執此來推翻Z4專利的有效推定。

2. CAFC列舉出Uniroyal, Inc. v. Rudkin-Wiley Corp.(1988),以及Bio-Red Labs., Inc. v. Nicolet Instruments Corp.(1984)兩案,來強調未被PTO審酌的先前技術,在作為訴訟證據時,並不會減低被告本來應盡之舉證責任程度,也就是不會改變其需符合清楚且令人信服的證據標準,因此,對於地方法院否決微軟所請求下達給陪審團關於「專利審查歷史中未被審酌的資料,其舉證責任無需達到清楚且令人信服的證據標準」的指示,CAFC認為地方法院並未濫用其裁量權。
在經過上述CAFC對於BP98軟體作出其並非清楚且令人信服的證據的認定之後,微軟在向最高法院提出移審令之請求中,又特別針對上述第2點提出,在KSR一案(註14)中,被用來證明第6,237,565號專利案(下稱Teleflex專利)為顯而易見的證據-第5,010,782 號專利案(下稱Asano專利),是Teleflex專利在PTO審查過程中並未審酌過的先前技術,最高法院認為此種先前技術會削弱(diminish)Teleflex專利的有效性推定(註15),而微軟便認為最高法院所謂的削弱有效性推定,即意指證據無需達到清楚且令人信服之程度;簡言之,微軟係認為在KSR一案中已有先前技術並未達到清楚且令人信服之證據標準的前例,則本案中CAFC也應採用相同的標準才是。
惟,KSR一案中的Asano專利乃是一個在Teleflex專利申請前已公告的美國專利,而本案中BP98軟體是微軟自身所擁有且只在美國境外銷售而未在美國境內公開(註16),兩案是否能適用同一判斷標準,尚屬未定。因此,一般咸認為,微軟上述主張的立足根基並非穩固,然因最高法院最後並未受理微軟移審令之請求,故就此問題,最高法院並未表示意見。

(三)法律制裁(Legal Sanction)

本案另外值得注意的一點,則是地方法院對於微軟在訴訟過程中的不正行為(misconduct),所提出之加重賠償的制裁。

地方法院主要是基於微軟於訴訟過程中採用了「大量證據策略(Voluminous Exhibit Tactic)」,提出高達3000件以上的證據,但是其中卻只有107件確實相關,這些大量的證據不只使得Z4科技難以消化理解,而且對於法院本身或陪審團也是容易造成混淆與誤解,微軟便是希冀可藉此將本案導引至非關重要的審理方向。

除了大量證據策略之外,微軟還隱匿了對自己不利的資訊,例如前述記載有BP98軟體確有重覆註冊狀況的微軟內部e-mail,並不是在一開始就由微軟主動提供出來,而是Z4科技在地院審判庭開始之前一天的取證(deposition)時,才使微軟的證人承認了該e-mail的存在。

根據微軟的大量證據策略與刻意隱匿不利資訊這兩項作為,已驅使地方法院的法官相信,微軟確有訴訟上的不正行為,因此,地方法院特別制裁(sanction)微軟必需就該不正行為負責,並負擔Z4科技的律師費-230萬美金,且該不正行為亦成為故意侵權加重賠償之部分基礎。

筆者於此要特別說明的是,為何在證據開示階段的不正行為會導致微軟受到地方法院額外制裁的原因,這可從美國於2006年12月1日修正生效的「民事程序之聯邦法規(the Federal Rules of Civil Procedure, FRCP)」談起,在FRCP中加入了有關E-Discovery的新規定,也就是針對電子儲存資訊(Electronically Stored Information,簡稱ESI)的相關證據開示程序與原則,此一規定主要因應於電子資訊的發達,以致許多資料已非以書面方式儲存,而是以ESI方式儲存,倘若法律未就ESI訂出明確規定,訴訟兩造即有可能不互相配合而使E-Discovery的程序陷入膠著,影響訴訟效率,甚至造成判決不公。

這種因為E-Discovery程序中未配合公開ESI而導致敗訴的事件,可從Coleman Parent Holdings v. Morgan Stanley & Co., Inc.一案之地方法院判決(註17)中得以驗證,在該案中,Morgan Stanley因為被發現沒有揭露1400份備份磁帶(backup tape)並坦承搜尋程式故意設定錯誤,而使地方法院認定Morgan Stanley在E-Discovery程序中刻意隱匿不利資訊,確實構成不正行為,並以此為基礎作出Morgan Stanley必須負擔美金6億4百萬的補償金與8億5千萬的懲罰性賠償金。

因此,E-Discovery程序中的不正行為-不配合對造要求揭露ESI、刻意隱匿ESI、以大量ESI證據模糊審理方向-,都會使得當事人陷入極端不利的情況。依筆者之觀點言,在本案中,微軟這種不正行為實已令CAFC在審理本案時,產生諸多不利於微軟的負面印象,因此,縱算微軟試圖在上訴時提出更多、更合理的主張理由,CAFC基本上已認定微軟未盡善良誠實之義務,顯然微軟在未洗刷不正行為的前提下,想要扭轉戰況並使CAFC作出有利於己之判決,自屬難度極高的任務,故微軟在向CAFC的上訴程序中敗下陣來,亦為意料中事。

四、結論

綜觀本案CAFC判決文所論述者,可知微軟在申請專利範圍之解讀上顯非合理,CAFC針對此部分爭點之判決應屬明確;至於微軟所強調其未被PTO於審查過程中審酌之BP98軟體,無需達到清楚且令人信服的程度,此一請求亦未被CAFC所接受,依筆者之觀察,倘若CAFC降低了未於美國境內公開之證據的可信度要求,則可能會不當地鼓勵企業在美國境內將發明保密而不公開,並因此背離鼓勵創新之專利立法精神。

除此之外,由於E-Discovery程序在美國專利訴訟制度的重要性逐漸增重,一旦處理不當就有可能導致鉅額賠償,而這部分又與我國民事訴訟法規明顯不同,因此,國內企業應致力於教育員工ESI的觀念(註18),在訴訟程序中及早認知考量ESI,啟動ESI保存動作,適當回應對造所提ESI的要求等等,亦即,特別注意E-Discovery程序上的合作,避免法院對當事人產生不正行為的印象,應為本案所能帶給國內企業界的前車殷鑑。

參考資料:

1. e-Discovery Team, “Morgan Stanley Wins Two This Week” ,網址:http://ralphlosey.wordpress.com/2007/03/25/morgan-stanley-wins-two-this-week/,瀏覽日期:2008年9月9日。

2. FindLaw, “Corporate America And Uncle Sam Need To Wake Up To E-Discovery and E-FOIA Obligations” ,網址:http://technology.findlaw.com/resources/scripts/printer_friendly.pl?page=//articles/00006/011167.html,瀏覽日期:2008年9月9日。

3. Florida Circuit Court, “Coleman [Parent] Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co., Inc., No. CA 03-5045 AI”

4. Patently-O, “Challenging Patent Validity: Microsoft Asks Supreme Court to Reduce "Clear and Convincing" Standard” ,網址:http://www.patentlyo.com/patent/2008/04/challenging-pat.html,瀏覽日期:2008年9月8日。

5. Supreme Court Petition For Writ of Certiorari, “MICROSOFT CORPORATION, v. Z4 TECHNOLOGIES, INC.” ,網址:http://origin.www.supremecourtus.gov/docket/07-1243.htm,瀏覽日期:2008年9月8日。

6. United States Court of Appeals for the Federal Circuit, “Z4 TECHNOLOGIES, INC., v. MICROSOFT CORPORATION and AUTODESK, INC. ”(No. 2006-1638)

7. United States District Court for the Eastern District of Texas, Tyler Division, “Z4 TECHNOLOGIES, INC., v. MICROSOFT CORPORATION and AUTODESK, INC. ” (2006 U.S. Dist. LEXIS 58374)

8. 王承守、鄧穎懋,「美國專利訴訟攻防策略運用」,元照出版,2004年11月。

9. 李育菁、陳原逢、孫士欽、黃彩綿、黃萬見,「台灣企業對美國專利訴訟之e-Discovery程序的因應」,網址:http://iip.nccu.edu.tw/mmot/upload/file/96-6-ppt.pdf,瀏覽日期:2008年9月9日。

10. 馮浩庭,「美國專利訴訟程序之研究-現況、困境與美國國會之修法回應」,智慧財產權月刊第110期,頁71-97,2008年2月。

11. 鄧穎懋,「中美刑事制度之比較」,網址:www.stlc.isu.edu.tw/election/007.pdf,瀏覽日期:2008年9月9日。

※註 釋:

1、可參見本所國際智慧財產權實務報導八卷九期,2006年9月,「由eBay v. MercExchange案論美國禁制令核發標準」。

2、第6,785,825號專利是第6,044,471號專利的連續申請案(continuation application),兩者都擁有相同的申請日1998年6月4日。

3、包括Autodesk的Autocad,Symantec的Norton AntiVirus等等都使用了這套防盜機制。

4、微軟的被控侵權軟體,以Office與Windows最為著名,都具有這套防盜機制。

5、Autodesk與z4達成和解,故並未上訴。

6、在專利申請人發明之前,該項發明已在本國由他人完成且其未在本國放棄、壓抑或隱匿者。在決定發明之優先性時,不僅需考慮該發明之構想及實施日期之關聯,並且需顧及先於他人構想而晚於付諸實施者,在該他人構想前之合宜之努力。

7、見第6,044,471號專利的claim 32與第6,785,825號專利的claim 44與claim 131。

8、requiring a password associated with the software;……enabling the software after the password has been communicated to the software.

9、優勢證據適用於民事案件,即一般證據能力超過50% (more probable than not),通常意謂一方當事人出示的證據主張比另一方當事人的證據主張更具優勢地位,無合理懷疑證據則適用於刑事案件,證據能力幾乎接近100%,排除一切合理懷疑以及能夠消除所有可能的不確定性,至於清楚且令人信服的證據則介於優勢證據與無合理懷疑證據之間。

10、見SRAM Corp. v. AD-II Eng’g, Inc., 465 F.3d 1351, 1357 (Fed. Cir. 2006) (“Under the patent statutes, a patent enjoys a presumption of validity, see 35 U.S.C. § 282, which can be overcome only through facts supported by clear and convincing evidence.”).

11、不同於美國實務,蓋台灣有關專利訴訟中舉證責任主要是適用民事訴訟法第277條「當事人主張有利於己之事實者,就其事實有舉證之責任。」但是,並無法律明確規定專利無效性之舉證責任需達何程度或等級。

12、在決定發明之優先性時,不僅需考慮該發明之構想及實施日期之關聯,並且需顧及先於他人構想而晚於付諸實施者,在該他人構想前之合宜之努力。

13、這兩個有關於付諸實施的判斷原則是揭櫫於Cooper v. Goldfarb, 154 F.3d 1321, 1327 (Fed. Cir. 1998).

14、見KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (2007).

15、this Court thought it appropriate to note that the rationale underlying the presumption—that the PTO, in its expertise, has approved the claim—seems much diminished when a defense of invalidity rests on evidence that was never considered by the PTO during the prosecution of an asserted patent

16、在本案中,微軟援引102(g)法條來主張z4專利無效,即代表其自認BP98軟體非為一適用102(a)-(f)法條之先前技術,如微軟於移審令請求理由書第7頁自述地,BP98軟體是在1998年3月在美國被釋出來製造,隨後在巴西販售,亦即是在非美國境內被販售及公開,依美國專利法規定,於美國境外(巴西)付諸實行的發明行為(販售)不得被援引來攻擊美國專利,而於美國構思或付諸實行(製造)的發明行為是否為真實,其認定係屬法律問題。由於援引102(g)來攻擊專利有效性的先前技術係非公開的,因此一般而言是較不可信的。

17、見Coleman Parent Holdings v. Morgan Stanley & Co., Inc.; Case No. 2003 CA 005405 AI; Circuit Court of the Fifteenth Judicial Circuit, Palm Beach Country.,該案經過上訴法院判決之後,因為上訴法院認為Coleman無法舉證其損失金額,故Morgan Stanley已不用負擔鉅額賠償,但是上訴判決理由並未對Morgan Stanley在E-Discovery的不正行為作出任何評述,亦即,地方法院對E-Discovery不正行為的見解,上級法院認為並無違誤。

18、企業應教育員工在撰寫e-mail內容時宜謹慎行之,避免如同微軟在E-Discovery時出現有不利於己的e-mail內容。

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