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一、前 言
「專利屬地主義」是各國專利制度的基本原則，若一項產品欲於多個國家或地區獲得專利保護，則該產品的專利申請權人應分別在這些國家或地區申請專利並取得專利權。舉例來說，若一項產品僅在美國取得專利權，任何人未經專利權人同意而在美國境內生產、使用或販賣該產品，或進口該產品至美國，即為侵害該產品專利權；但，若該任何人是在美國境外生產、使用或販賣該產品，依據前述專利屬地主義之原則，是不會產生侵權問題的。
這樣的原則，在西元（下同）1972年的「Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.」美國最高法院判例中引發爭論，該判例揭示：當時意圖侵權者確實可藉由「在美國境內製造專利構件再運至國外組裝」之投機方式，而迴避美國專利法之規範；但到了1984年，美國國會立法通過專利法第271（f）條，將前述行為明定為侵權態樣之一種，藉以修補Deepsouth案所突顯的「法律漏洞」。
過去幾年，聯邦巡迴上訴法院對於專利法第271（f）條應用在受美國專利保護的電腦軟體相關發明作出數個相關判決，其中最受注目的不外乎「Microsoft Corp. v. AT&T Corp.」(註1)一案。此案由於涉及專利法271（f）對於電腦軟體之適用性解讀，影響電腦軟體製造業者可謂甚鉅，因而引起最高法院重視，最高法院在2006年10月受理本案之上訴，嗣於今年（2007年）4月30日作出判決(註2)。本文擬以美國最高法院所作出判決，探討美國最高法院現階段對於美國專利法271（f）的解讀，以供台灣電腦軟體相關業者作為借鏡及參考。
二、美國專利法第271（f）條立法緣由及內容
本案所涉及之侵權法條，是在1984年美國專利法修正時，國會基於當時的環境背景以及美國社會與企業的期待，而對於最高法院於1972年之「Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.」判例所做出之回應。在Deepsouth案，被告Deepsouth生產一種受專利保護之機器的所有構件，並將該等構件輸送到國外，由其顧客依照其所提供的安裝手冊進行組裝。Laitram提出：「Deepsouth在美國境內的教唆侵害（inducing infringement）行為或協助侵害（contributory infringement）行為，促成了在美國境外生產專利產品的事實，可能構成美國專利的非直接被侵害」。訴訟歷經地方法院、聯邦巡迴上訴法院，最後由最高法院裁定，該案的爭議在於「美國公司與持有美國專利者在外國市場競爭的權利」，然而，美國專利法並未被賦予域外效力，因此被告Deepsouth並未侵權。Deepsouth案判例中彰顯了出口專利構件至境外組合之行為，在當時並不違反任何一條專利法。美國國會視此為法律漏洞，為了有效截斷仿冒品構件的供應源頭，遏止仿冒者輕易地透過「從美國提供專利構件到境外組合」，而避開專利法規之規定，因此在專利法第271條中增列第（f）項。其內容如下(註3)：
（f）（1）任何人未經許可，在美國或由美國提供或使人提供「受專利保護之發明的未被組合的全部或主要構件」，且積極促使該等構件在美國境外進行組合；若這組合行為在美國境內是屬侵犯專利權，則由美國提供或使人提供該構件亦屬專利侵害行為。
（f）（2）任何人未經許可，在美國或由美國提供或使人提供「受專利保護之發明的未被組合的任何構件，又，該構件是為此發明特製或專門適用於此發明，而不是適用於實質上非侵權用途的主要物品(staple article)或商品」，且其知曉該構件乃特製或專門適用之事實，並存有於美國境外組合該構件之意圖；若這組合行為在美國境內是屬侵犯專利權，則由美國提供或使人提供該構件亦屬專利侵害行為。
271（f）（1）與（f）（2）之差別主要在於：前者所規範的情況是，被提供之構件為「發明的全部或主要構件」，該構件可用於此發明，也可作其他用途，且該提供構件者有「積極促使（actively induce）組合」的行為，對應於271（b）所規範之教唆侵害；而後者規範之情況則是，被提供之構件為「此發明專用的構件」，且該構件不適用於作為其他用途，該提供構件者有使該構件在境外組合的「意圖（intent）」，類似於專利法271（c）所規範之「幫助侵害（contributory）」行為。然而就本案來說，兩造的爭點在於涉訟物品的境外組合行為，是否符合專利法271（f）條所規定的「構件」以及「從美國提供」等客觀要件，在此情況下，尚無論述實質侵權行為之主觀要件的必要，且訴訟當事人也認為細究Microsoft Corp.究竟是違反271（f）（1）或（f）（2），對判決結果並不會有決定性影響，因此最高法院為明確起見，在本判決中著重於第271（f）（1）的分析上。
三、Microsoft v. AT&T案由概述
AT&T擁有一個用來數位編碼且壓縮被錄下之語音檔的技術專利（美國Re. 32,580號專利，下稱’580專利）。Microsoft Corp.在美國境內已取得AT&T授權許可，而能在美國境內所販售的Windows作業系統中嵌入該語音處理軟體。該Windows作業系統在安裝到電腦後，Windows軟體碼具體化而使該電腦得以處理語音檔，這樣一部電腦即屬於AT&T之專利可主張權利的標的。
AT&T於2001年向美國紐約南區地方法院提出侵權訴訟，要求Microsoft Corp.對於「被安裝到國外的電腦上的Windows系統」擔負侵權責任。AT&T表示：Microsoft Corp.從美國境內提供（supplied by Microsoft from the United States）受AT&T之專利保護的語音處理電腦的「構件（components）」，以供「境外組合（combination）」，Microsoft Corp.已違反美國專利法271（f）之規定。
雖然Microsoft Corp.宣稱：他們只是將Windows以原始版本形式（master version）發送給國外製造商，這種原始版本是非具體化的軟體，並不能歸類為專利法271（f）下所謂發明「構件」；且這些國外製造商在美國以外的地區進行安裝用的拷貝版，是在國外製造，不是Microsoft Corp.從美國境內提供，因此Microsoft Corp.並不需為數以百萬計之可能侵權的電腦負責。但在地方法院及聯邦巡迴上訴法院的判決中，皆認為以軟體業發佈軟體的現實來說，Microsoft Corp.的行為即相當於專利法271（f）所規定之侵權態樣—「從美國提供構件」，因此駁回Microsoft Corp.之主張，並判決Microsoft Corp.應負侵權之責。
四、Microsoft v. AT&T案爭點
本案之所以引發爭議，主要來自於軟體本身的型態、性質，甚至軟體之於電腦的關係，與一般裝置的構件是完全不同，因此在法條的解讀上各方見解不一。
分析Microsoft Corp.的行為：該公司以原始版本形式將Windows軟體透過光碟或電子傳輸方式發送給國外製造商。該原始版本本身載有目標碼（object code），且是在被壓製成拷貝版後，該拷貝版被電腦讀取並安裝到電腦，讓電腦變成可執行語音處理功能的裝置。事件中，實際製造、販賣’580專利所主張之電腦者，是Microsoft Corp.的顧客—美國境外的電腦製造商；而實際使用’580專利所主張之電腦者，是這些電腦製造商的顧客—數以萬計的美國境外使用者。
欲釐清Microsoft Corp.之行為在美國專利法271（f）之下的法律責任，最高法院提出兩項爭點：第一、什麼形式的「軟體」可被認定為271（f）中所稱的「構件」？第二、本案中涉及「在境外組合」的構件，是否由Microsoft Corp.「從美國提供」？
（一）針對第一項爭點，由於Microsoft Corp.傳送的Windows原始版本，普遍被視為不具物質形體、抽象的軟體碼，而後來壓製的拷貝版，由於能被電腦讀取、執行安裝，因此Microsoft Corp.與上訴法院皆認為：只有軟體的拷貝版才能被認定為271（f）中所稱「構件」，抽象的軟體不是。AT&T則主張：不只有拷貝版這樣之軟體特定形式，抽象的軟體也應被視為271（f）中所稱的「構件」。
最高法院認為：專利法271（f）一節，是要對於將「受專利保護之發明的構件」提供到境外的行為課予責任，且271（f）（1）甚至強調這些未被組合的構件，在境外被促使發生組合行為。因此，271（f）所規範的「提供」行為，應該只適用在「這些構件被組合成受專利保護之發明」的情況下；也就是說，被告所提供「構件」必須是用來「組合」的。
在本案，受專利保護之發明是指AT&T的語音處理電腦，Windows軟體的「拷貝版」由於能被該電腦讀取、執行安裝（相當於「組合」行為），因此可被認定為「構件」。提出部分同意書的Alito,J.法官甚至提到：嚴格來說，該拷貝版只有在放入光碟機中被讀取、執行軟體的時候才是該電腦的構件，當該拷貝版退出光碟機，它甚至不是該電腦的構件。至於軟體的原始版本，最高法院認為它的性質相當於一包含有設計資訊的「藍圖」，或類似「用來產生構件的工具」，「藍圖」或「工具」不會是該發明的構件；且由於抽象的軟體碼若未以電腦可讀取的格式載錄於光碟片或其他形式的記錄媒體上，則無法被電腦讀取，因此該原始版本本身不是一個可被用來「組合」的構件，即便就目前技術而言，將原始版本壓製成拷貝版是十分輕而易舉，但此壓製步驟是明顯存在且必要的，Microsoft Corp.所傳送出的原始版本仍不能直接被解讀成271（f）中所稱的「構件」。
（二）有關第二項爭點，上訴法院認為：Microsoft Corp.乃出於複製的意圖而將軟體原始版本傳送到國外，對於軟體構件來說，拷貝（copying）的效用應等同於提供（supplying），因此涉及在境外組合的構件—拷貝版，相當於由Microsoft Corp.從美國境內提供。
但最高法院引用Rader法官之看法指出：畢竟「拷貝」相當於一種「製造（manufacturing）」行為，與「提供」行為可明顯作出區格，且專利法271（f）並未指示如何估計「『拷貝』行為多容易時，始足以被視為『提供』」。因此，以本案來說，「在境外組合」的構件，事實上乃國外製造商所製造的拷貝版，並非由Microsoft Corp.從美國提供的原始版本。
五、最高法院對於行使專利法第271（f）條之態度
1972年美國最高法院對「 Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.」一案作出的判決文中提到：美國的專利制度不具境外效力(註4)。在此之後，雖立法通過271（f）條而針對「從美國提供專利構件到境外組合」的情況例外地擴張專利權效力，但由以上最高法院對於本案的分析來看，最高法院很清楚：這種域外效力乃「專利屬地主義」基本原則之例外，國會在立法當時，已針對應受專利保護的情況作了明確的限定，日後的解讀應採謹慎的態度而避免再作擴張；例如「從美國提供資訊、指南、或用來產生構件的工具」的情況，就不在271（f）規範的範圍內。
最高法院在本案判決中，更明確地重申專利屬地主義之基本原則：美國境外所發生的行為，原則上屬外國法律所管轄，而與美國法律無涉。若AT&T想要防止國外的拷貝行為，或者說一專利權人若想要擁有外國產品市場，即應在該外國申請專利，並於獲准專利權後於該國境內行使其權利。 至於本判決中對於專利法271（f）的解釋，已排除了「國外之軟體拷貝版的保護範圍」，如此一來確實可能有利於軟體製造者。最高法院對此表示：這問題應留給國會思考，倘若國會認為軟體可輕易被大量拷貝的性質使得「至美國境外製造軟體拷貝版」形成一法律漏洞（loophole），並認為Microsoft Corp.這樣的行徑不應被容許者，則應由國會來立法修補此一漏洞。最高法院將事件問題明確切割—AT&T應在其他國家主張權利，而法條的問題留給國會思考，至於Microsoft Corp.的行為，就現行美國專利法而言，並不需負侵權之責。 六、結 論 本案在最高法院作出判決之前，已引發各方高度關切且紛紛向法院遞交法院之友意見書(amicus curiae
briefs)(註5)，Microsoft Corp當時甚至表示：上訴法院的判決，是把責任加諸在將研發中心設在美國的企業，這將抑制像Microsoft Corp.一樣—研發中心設在美國，而製造與銷售工作在美國境外之公司，縱使在技術或產品未獲專利保護的國家地區，亦無從進行該技術或產品之使用、製造與販賣。最高法院此判例一出，不僅有利於Microsoft Corp.，不少美國軟體業者也因此擺脫涉嫌違反專利法271（f）的困境，其背後牽涉的利益，以及對於軟體業者的發展影響可謂甚鉅。 本判決所涉及美國專利法第271（f）條適用性的問題，雖與台灣專利制度大異其趣，但台灣企業人士不乏在美國申請專利者，更有許多與美國公司配合之廠商，因此仍值得國人多加留意。由本判決可知：「從美國境內提供原始版本，而在美國境外製造軟體拷貝版、安裝到電腦」對美國來說目前仍無法可管，但國會是否將此視為漏洞而修法保護，仍可拭目以待。 ※註 釋
1、聯邦上訴法院的判決全文見於：http://fedcir.gov/opinions/04-1285.pdf
2、判決全文見於：http://www.supremecourtus.gov/opinions/06pdf/05-1056.pdf
3、(f)(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.
(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an
infringer.
4、原文為：our patent system makes no claim to extraterritorial effect…our legislation does not, and was not intended to , operate beyond the limits of the United States, and we correspondingly reject the claims of others to such control over our markets.
5、美國政府、雅虎、殼牌石油等，向法院遞交法庭之友意見書表示支持微軟。支持AT&T公司則包括美國飛利浦、飛利浦北美電子公司等。
※參考資料：
1、Supreme Court of the United States，「Microsoft Corp. v. AT&T Corp.」 No.05-1056
2、聖島國際智慧財產權實務報導9卷4期，「美國聯邦法院受理外國專利紛爭之可能性」，張東揚律師。
3、Donald S. Chisum ，「Chisum on Patents」 第16章「Direct Infringement」--§16.02[7] Export of Components。
4、中央社2007年2月22日報導，「AT&T與微軟為語音辨識專利鬧上美最高法院」。
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