淺談大陸外觀設計的專利保護

吳俊彥

一、前 言 隨著科技文明的進步及生活水準的提升，產品的外觀設計對消費市場的影響越來越直接而有效；特別是成熟產業的可替代性技術與日俱增，更相對地加重了外觀設計在市場中所扮演的角色。 隨著改革開放以及加入世界貿易組織的帶動，大陸經濟大幅成長，不僅已成為世界的工廠，其眾多的人口及經濟繁榮所帶來的龐大消費能力，更是不容忽視。以下便藉由大陸專利法與專利法實施細則，並配合自今年7月1日起實施的西元（下同）2006年版專利審查指南，簡介大陸專利制度中對外觀設計的保護機制，提供讀者進一步地了解與運用。 二、大陸對「外觀設計」的定義 大陸對於「外觀設計」的定義並未明確地規範在其專利法中，而是在其專利法實施細則第2條指出，外觀設計是「對產品的形狀、圖案、色彩或者其結合所作出的富有美感並適於工業上應用的新設計。」 此定義符合世界智慧財產權組織（WIPO）對工業設計的定義「工業品外觀設計是指物品的裝飾性或富有美感的特點，該外觀設計可具有立體特徵，諸如物品的外觀或外表，也可具有平面特徵，諸如形狀、線條或色彩。」(註1)的規範，且與台灣專利法對新式樣的定義「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」(註2)相仿，依此定義，凡是以任何用工業方法生產出來的物品(註3)，於其外表所做出關於形狀、圖案、色彩或其結合的設計，均是屬於外觀設計的範疇。 三、外觀設計的審查制度 大陸外觀設計採行初步審查(註4)制度，凡經初步審查認定不具應予駁回理由的外觀設計申請案，便授予外觀設計專利權，頒發證書並予以登記和公告(註5)。此制度相當於台灣現行專利法中對於新型所採取的形式審查制度。依據最新的專利審查指南第一部分第三章第1節之分類，外觀設計的初步審查範圍包含： (1)、申請文件的形式審查(註6)，其審查項目包含對請求書，圖片或照片等文件數目及其記載方式等； (2)、申請文件的明顯實質性缺陷審查(註7)，其審查項目包含申請人資格及修正程序，以及申請內容是否為法定不予外觀設計專利權部分； (3)、其他文件的形式審查(註8)，其審查項目包含委任書及優先權證明文件等； (4)、有關費用的審查(註9)。 值得注意的是，在初步審查的範圍中，並未包含大陸專利法第23條，即「授予專利權的外觀設計，應當同申請日以前在大陸領域內外出版物上公開發表過或者大陸領域內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似，並不得與他人在先取得的合法權利相衝突」，因此在進行外觀設計專利申請的初步審查過程，一般是不會進行新穎性的審查。加上在現行大陸專利審查指南第一部分第三章6.5節亦載明，在初步審查中，有關外觀設計專利申請是否符合上述專利法第9條以及專利法實施細則第13條第1款「同樣的發明創造只能被授予一項專利。」的規定，除了審查人員已經得知的情形外，一般並不透過檢索進行審查；故大陸外觀設計專利在初步審查的過程中，並不會進行前案檢索。 四、法定不予專利權的外觀設計 由於大陸外觀設計僅進行初步審查，故對於大多委託涉外代理機構辦理專利申請的台灣申請人來說，有關申請文件及程序規定部分，均應能獲得妥當處理，在此不再深究。因此對台灣申請人而言，最直接影響專利權授予與否的，便是申請內容是否直接觸及法定不予專利權的外觀設計。而此一部分主要是規定於專利審查指南中，關於專利法第5條及專利法實施細則第2條第3款的解釋與列舉。 1、明顯違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的外觀設計 依據現行大陸專利審查指南第一部第三章第6.1節對有關違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造(註10)的闡述，所謂的違反國家法律，是指外觀設計內容違反了經立法程序制定和頒佈的法律。例如，專利申請以國旗、國徽作為圖案內容的外觀設計因違反了大陸的國旗法、國徽法而不能授予專利權。而社會公德則是指公眾普遍認為正當的、並被接受的倫理道德觀念行為準則，然此準則將會依社會變遷、因時因地而有所變化，宜稍加留意的是，專利審查指南明文規定所稱之社會公德是以在大陸境內為準。至於，所謂的妨害公共利益，是指外觀設計的實施或使用會給公眾或社會造成危害，或會使國家和社會的正常秩序受到影響。例如，專利申請的文字或者圖案涉及重大政治事件、經濟事件、文化事件，或者涉及宗教信仰，以致妨害公共利益或傷害人民感情或民族感情的、或宣揚封建迷信的，或者造成不良政治影響的，是不能被授予專利權。 2、不予「外觀設計」專利權的客體 大陸專利審查指南第一部分第三章第6.4.3節對有關大陸專利法實施細則第2條第3款規定不予外觀設計專利保護的客體實例，列舉如下： (1)、取決於特定地理條件、不能重複再現的固定建築物、橋樑等。 (2)、因其包含有氣體、液體及粉末狀等無固定形狀的物質而導致其形狀、圖案、色彩不固定的產品。 (3)、產品的不能分割、不能單獨出售或使用的局部或部分設計。 (4)、對於由多個不同特定形狀或圖案的構件組成的產品而言，如果構件本身不能成為一種有獨立使用價值的產品，則該構件不屬於外觀設計專利保護的客體。 (5)、不能作用於視覺或者肉眼難以確定，需要藉助特定的工具才能分辨其形狀、圖案、色彩的物品。 (6)、要求保護的外觀設計不是產品本身常規的形態。 (7)、以自然物原有形狀、圖案、色彩作為主體的設計。 (8)、純屬美術範疇的作品。 (9)、僅以在其產品所屬領域內司空見慣的幾何形狀和圖案構成的外觀設計。 (10)、文字和數字的字音、字義不屬於外觀設計保護的內容。 (11)、產品通電後顯示的圖案。 根據上述第（3）項與第（11）項可知，現行大陸的外觀設計專利明確地不提供部分外觀設計，以及電腦形成圖像（Icon）的保護。 五、「外觀設計」專利權的要件 欲在大陸地區（香港(註11)和澳門(註12)特別行政區除外）取得確實的外觀設計專利權保護，除了上述的形式要件外，該外觀設計亦須符合法定的實質要件；依據大陸專利法及其實施細則的有關規定，外觀設計的實質要件是指申請專利的內容必須符合新穎性及產業利用性。 1、新穎性 關於新穎性的要求部分，其可見於大陸專利法第23條，即「授予專利權的外觀設計，應當同申請日以前在大陸領域內外出版物上公開發表過或者大陸領域內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似，並不得與他人在先取得的合法權利相衝突」。 所謂「不相同」和「不相近似」，依據1988年5月大陸專利局法律事務部編寫組編寫的「專利問題解答」有關專利法對外觀設計專利申請有否規定創造性問題時之答覆(註13)，其認為不相同是新穎性的要求，而不相近似就是創造性條件。但根據大陸現行專利審查指南第一部分第三章6.5.1節對於專利法第9條及實施細則第13條第1款「同樣的發明創造」所作的解釋：「同樣的外觀設計是指兩項外觀設計相同或者相近似。」(註14)，若再參照大陸專利法第22條第2款(註15)解釋新穎性時有關「同樣的發明或者實用新型…」的說法，判斷現行專利法第23條的規定應是較接近對外觀設計的新穎性要求。 （1）、單獨比對原則 探討外觀設計實質要件是否包括創造性的問題，歸根究底的目的在於了解當欲判斷一件外觀設計的可專利性時，是否僅能以單一先前已經存在的外觀設計（在先設計）進行比對，或亦可同時結合兩件以上的在先設計進行比對？由於在現行專利審查指南明白指出新穎性的審查原則應是「單獨比對」(註16)，而審查創造性的原則則與新穎性「單獨比對」的審查原則不同，審查創造性時是將一份或者多份現有技術中的不同技術內容組合在一起對要求保護的發明進行評價(註17)。由此觀之，專利審查指南在第四部分第五章第5.2節針對外觀設計相同或者相近似的判斷，認為應採單獨比對的方式，可理解為對外觀設計的新穎性要求較為恰當。 （2）、單獨比對原則的例外 需要補充說明的是，現行專利審查指南中第四部分第五章對外觀設計的相同和相近似的判斷方式裡，確實記載有「被比外觀設計是由組裝在一起使用的至少兩個構件構成的產品的外觀設計的，可以將與其構件數量相對應的明顯具有組裝關係的構件結合起來作為一項在先設計與被比外觀設計進行對比」(註18)，然此處雖同意可藉由兩個以上的「構件」結合起來成為一個在先設計的前案進行比對，但其對組成「構件」的要求條件是必須「明顯具有組裝關係」，因此是屬於對外觀設計中「物品」結合可否的界定，並不是指可藉由一特定人（一般消費者或所屬技藝領域具有通常或專業知識者）來判斷依附於產品或構件上的「設計」是否能「輕易組合」；進一步而言，此處是針對可分解為兩個以上構件的產品，對於利用已知構件可選擇地組裝後，其結合之後所呈現的外觀設計應屬於具體存在且有效的先前技藝，因而可視為一個在先設計來進行相同和相近似的判斷。 2、產業利用性 另外，雖大陸專利法中並未明確記載外觀設計應具備產業利用性，但依據大陸專利法實施細則第2條第3款「專利法所稱外觀設計，是指對産品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計」，以及現行專利審查指南第一部分第三章第6.4.2節對細則的闡發：「適於工業應用，是指該外觀設計能應用於產業上並形成批量生產」，可確實理解外觀設計的要件之一必須是能複製生產以供產業上利用。 六、大陸外觀設計專利的保護範圍與效力 依據大陸專利法第56條第2款的規定「外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準」。此一保護範圍與台灣現行專利法中對新式樣專利權範圍以圖面為準(註19)之規定相同。 大陸專利制度中對外觀設計專利權的保護效力是「未經專利權人許可，任何單位或個人均不得實施其專利」(註20)，而所謂的實施，依據大陸專利法第11條第2款之規定，是包含不得為生產經營目的製造、銷售、進口該外觀設計專利產品。 值得注意的是，大陸專利法中，發明與實用新型有關物品專利權的排他效力，包含了未經專利權人許可不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售(註21)、銷售、進口其專利產品。而外觀設計的專利權則未包含排除他人「使用」及「許諾銷售」外觀設計專利產品之效力。相較之下，外觀設計專利權相對發明與實用新型專利權是受到相當的侷限(註22)，此與台灣專利法對於發明、新型與新式樣專利權採用相同保護標準截然不同，台灣專利權人在權利的主張上應特別留意！ 有學者認為，此一部分未明確列舉「使用」方面的排他效力，導因於外觀設計理應獲得專利授權的，是排除該外觀設計專利產品的功能性與技術性的部分；而「使用」是應用一產品的功能或技術，因此並非外觀設計所欲保護與可以主張排他效力的範圍。但實務顯示，外觀設計倘未包含「使用」專利產品的排他權，將難以提供有效完善的保護，例如當侵權人是出租或出借使用，且又刻意隱瞞專利產品的製造或來源的訊息時，由於不屬「製造、銷售、進口該外觀設計專利產品」的行為，將導致專利權人無法主張其權利，而在促進科學技術進步和創新，以及維持公益與私利的平衡上，將產生相當的不足與缺憾。 七、結 語 大陸外觀設計專利在本質上與台灣專利申請人熟悉的台灣新式樣專利及歐、美設計專利（Design）存在部分差異，例如在實質要件中，並未明確要求須具備創造性（即不將結合兩件以上在先設計的部分視為先前技藝），而在審查制度上更因採用初步審查，而與採行實質審查的台灣及美國大相逕庭；加上在部分國家已開放設計專利可保護的項目，如部分設計及電腦形成圖像（Icon），在大陸外觀設計專利制度中仍是明列為不予專利權之範疇；故在表面上各國均相近的工業設計專利制度，在實務與執行層面上，往往因其背後所持思考邏輯的不同，導致在申請、審查，以及權利主張上大異其趣。專利申請人與權利人應特別審慎，因為不同的法令規定與制度細節，將具體地影響並左右專利策略的形成與佈局方向，故應多多深入了解，並尋求專業代理人的諮詢協助，方能在工業設計方面取得最佳且完善的保護。 ※註 釋︰ 1、An industrial design is the ornamental or aesthetic aspect of an article. The design may consist of three-dimensional features, such as the shape or surface of an article, or of two-dimensional features, such as patterns, lines or color. 2、台灣專利法第109條。 3、大陸（2001年版）專利審查指南第一部分第三章第4.4.1節。 4、大陸專利法第34條和第40條，以及專利法實施細則第44條規定。 5、大陸專利法第40條。 6、包括是否具備大陸專利法第27條規定的申請文件，及其是否符合專利法實施細則第4條、第16條第1款、第17條、第27條、第28條、第29條、第36條、第47條、第51條、第52條、第118條、第120條的規定。 7、包括是否明顯屬於大陸專利法第5條規定，或者不符合專利法第18條、第19條第1款的規定，或者明顯不符合專利法第31條第2款、第33條或專利法實施細則第2條第3款、第13條第1款、第43條第1款的規定，或者依照專利法第9條不能取得專利權。 8、包括與申請有關的其他手續和文件是否符合大陸專利法第24條、第29條第1款、第30條，以及專利法實施細則第7條、第14條、第16條第3款和第4款、第31條、第32條、第33條第1款、第34條、第37條、第42條、第43條第2款和第3款、第45條、第86條、第98條的規定。 9、包括是否按照大陸專利法實施細則第90條、第92條、第93條、第97條的規定繳納相關費用。 10、大陸專利法第5條。 11、若欲在香港特別行政區取得外觀設計專利的保護，必須依照「註冊外觀設計條例」（第522章）以及「註冊外觀設計規則」（第522A章）註冊後方能獲得保護，保護有效期間最長二十五年，自註冊申請日起每五年繳費續展，只可續期四次，與歐盟註冊新式樣（Registered Community Design, RCD）相類似。（有關歐盟註冊新式樣，筆者曾於本所「聖島國際智慧財產權報導七卷七期」專文報導）。 12、若欲在澳門特別行政區取得外觀設計專利的保護，必須依照「工業產權法律制度」（第97/99/M號法令）及有關的行政長官批示辦理註冊後方能獲得保護，保護期間最長二十五年，自註冊申請日起每五年繳費續展，只可續期四次，與歐盟註冊新式樣（RCD）相類似。 13、大陸專利局法律事務部編寫組編《專利問題解答》第44-45頁，專利文獻出版社，1988年5月第1版。 14、大陸（2006年版）專利審查指南第一部分第三章第6.5.1節。 15、大陸（2006年版）專利法第22條第2款。 16、大陸（2006年版）專利審查指南第二部分第三章第3.1節（2）。 17、大陸（2006年版）專利審查指南第二部分第四章第3.1節。 18、大陸（2006年版）專利審查指南第四部分第五章第5.2節第3段。 19、台灣專利法第123條第2項。 20、大陸專利法第11條第2款。 21、台灣稱「為販賣之要約」。 22、但仍符合TRIPS第26條之規定「工業設計所有權人有權禁止未經其同意之第三人，基於商業目的而製造、販賣、或進口附有其設計或近似設計之物品。」 ※參考文獻： 1、大陸專利法，大陸主席令（第36號）公佈，2001年7月1日起施行。 2、大陸專利法實施細則，大陸國務院令（第306號）公佈，2001年7月1日起施行。  3、大陸專利專利審查指南，國家知識產權局局令（第12號）公佈，2001年10月18日起施行。 4、大陸專利專利審查指南，國家知識產權局局令（第38號）公佈，2006年7月1日起施行。 5、「外觀設計專利申請審查指導」，劉桂榮，專利文獻出版社，1998年12月第2版。 6、大陸「國家知識產權局專利復審委員會—無效宣告請求審查決定（第4650號）」，決定日2002年11月29日。 7、「外觀設計專利侵權糾紛中相同和相近似的判斷」，游閩鍵、徐宇光，2005年5月7日。 8、「試論成套外觀設計專利權的保護範圍」，劉敏虹，中國知識產權報，2001年11月1日（第三版）。 9、「確認外觀設計專利權保護範圍若干問題初探」，董建中，《北京市第二中級人民法院/知識產權審判理論與實務研究》，2003年7月。 10、「外觀設計專利實質性授權條件的立法探索與比較研究」，劉筠筠，www.chinalawedu.com/news/2005%5C2%5Cli228244395250021216.html，瀏覽日期2006年5月30日。 11、「外觀設計授權審查標準及方式的質疑」，程永順，「深圳知識產權」網站， www.szip.org/llyjzl05.html，瀏覽日期2006年5月24日。 12、「外觀設計產品的製造、銷售與使用」，程永順，「深圳知識產權」網站， www.szip.org/llyjzl26.html，瀏覽日期2006年5月24日。 13、「對成套外觀設計專利的法律建議」，薛吉林，「深圳知識產權」網站，www.szip.org/llyjzl15.html，瀏覽日期2006年5月24日。

對違反競業禁止條款員工及惡意挖角對手之權利主張

廖錦玉 律師

一、案 例 李大同原本於國王電子公司擔任業務部經理一職，西元（下同）2005年1月進入國王電子時與公司簽有聘僱契約。契約中有一競業禁止條款，李大同同意：「於在職期間內，不兼任其他與公司具有競爭關係之公司之董事、監察人或員工；並自離職之日起一年內，非經公司同意，不為任何與公司具有競爭關係之公司之董事、監察人或員工。如違反規定，願支付公司新台幣300萬元之損害賠償金」。惟李大同於2006年5月自國王電子離職後，隨即於6月1日進入與國王電子具有競爭關係之皇后電子公司擔任相同職務。國王電子爰主張李大同違反前述競業禁止約定，應負損害賠償責任；並主張皇后電子之惡意挖角行為應與李君負共同侵權責任。 二、解 析 (一)、競業禁止之意義 在市場競爭激烈之今日，專業人才為企業最重要之資源，亦為各家廠商極力網羅之對象。惟培養一個優秀人才並不容易，尤其是當該員工掌握公司研發或營運等重要資訊時，無限制的人才流動可能將使企業之商業機密流失。因此，企業都會極盡所能地防止其他公司挖角或員工跳槽，以保護自身之智慧財產權及營業秘密。最普遍常見之方式是於員工之工作規則或僱傭契約中制定「競業禁止」條款，要求員工遵守。所謂「競業禁止」，依行政院勞工委員會（下稱勞委會）2004年12月所公布之「簽訂競業禁止參考手冊」，其定義為：「事業單位為保護其商業機密、營業利益或維持其競爭的優勢，要求特定人與其約定在職期間或離職後之一定期間、區域內，不得經營、受僱或經營與其相同或類似之業務工作」。簡言之，就是禁止員工於在職期間及離職後一定期間內，從事與雇主互相競爭之工作。其所欲保護之法益除了雇主之營業秘密外，還包含了惡意競爭等之避免。故如員工違反競業禁止條款時，原雇主通常可祭出該條款來對員工及挖角者為權利主張。例如：Google從微軟延攬李開復擔任其大陸公司總裁時，微軟控告Google及李開復違反競業禁止條款。另外，PC HOME為了防止興奇公司挖角，也為相同主張。惟相較於雇主之強勢，員工於締約上本居於弱勢地位，且因員工於離職後與公司已無勞動契約關係，對公司不再負忠誠義務，故離職後之競業禁條款即生有否侵害員工工作權之爭議。是以，此等競業禁止條款在法律上之效力究竟為何？而除了對員工外，雇主對於惡意挖角的競爭對手是否亦得為權利主張？本文將以此二問題為中心進行討論。 (二)、競業禁止條款之效力 1、其他國家之規定 (1)、德 國(註1) 德國法對於在職期間中之競業禁止並未加限制；然對於離職後之競業禁止，德國商法第74條明文規定：雇主與受僱人就僱傭關係終止後，於其產業活動中對受僱人之限制合意必須以書面為之。且雇主於競業禁止期間，每年至少應支付受僱人離職前一年年收入之1/2做為補償額，否則該競業禁止條款不生效力。另外，與未成年人或低薪資之受僱人所定立之競業禁止條款也是無效的。此規定屬強行法規，當事人不得為不同之約定。惟如當事人之約定更有利於受僱人時，則仍有效。 (2)、日 本 日本法對於此問題雖然尚無法明文規定，但對於在職期間中之競業禁止規定，通說認為係屬僱傭關係中所附隨之忠實義務及誠實義務，故肯認其效力。至於離職後之競業禁止，在過去曾出現過許多相關案件之判決，最具指標性意義的為Foseco Japan Limited案件。在此案件中，奈良地方法院明白揭示：競業禁止條款如超越合理範圍，對員工之職業選擇自由為不當拘束，致使該員工之生存受到威脅時，此等限制即因違反公序良俗而無效。而法院為判斷競業禁止條款內容是否合理，需從競業禁止限制之時間、職務種類、場所範圍及代償之有無等事項予以慎重檢討(註2)。於奈良地方法院之前開判決後，日本法院出現了寬窄不一之見解。惟近年來，日本法院傾向於採用嚴格之判斷標準來審視競業禁止條款之效力。通常法院於判斷雇主與員工間之競業禁止規定無任何不合理處，且員工之競業行為確實已對原雇主造成嚴重影響或損害時，始認可競業禁止條款之效力(註3)。對於沒有限制競業禁止期間及地域(註4)；或競業禁止期間過長(註5)之競業禁止條款，法院多以違反公序良俗故無效為由，駁回雇主之請求。此外，如雇主無法舉證證明員工係基於自由意志簽訂此等條款(註6)或舉證證明所受損害時(註7)，法院亦會駁回原告之訴。 (3)、美 國 美國普通法上僱傭關係彰顯以誠實及充分注意其主人利益之責任，故受僱者在僱用期間自不得將業務移轉至其雇主之競爭對手或自行開業等(註8)。至於離職後之競業禁止條款,美國各州的規定並不一致，有些州認為競業禁止為一限制競爭行為，違反自由公平競爭原則，故否認此種條款的效力，例如加州法規定(註9)。而有些州則承認競業禁止條款之效力，例如麻州。 2、台灣相關法令規定及實務見解 (1)、在職期間之競業禁止約定 除民法及公司法對於經理人及代辦商、無限公司之執行業務股東、有限公司董事及股份有限公司董事(民法第562條、公司法第32條、第54條2項、第108條3項、第209條第1項)之在職期間競業禁止有明文規定外，就其他員工之在職期間競業禁止並無任何法律拘束，而委由企業與員工自行約定。對於此等約定之效力，勞委會認為：於勞雇關係存續期間，勞工除有提供勞務之義務外，尚有忠誠、慎勤之義務，亦即勞工負有保守公司之秘密及不得兼職或為競業行為之義務，故企業於員工間所簽訂之在職期間中競業禁止規定是法所允許的(註10)。但值得注意的是，由於現行勞工法令並未明文禁止勞工之兼職行為，故如公司未透過工作規則或勞動契約等方式明定在職期間中之競業禁止義務，恐難限制勞工之兼職行為。 (2)、離職後的競業禁止規範 台灣學者多認為：依私法自治原則，此等契約原則上有效(註11)。另外，勞委會於2000年所發佈之解釋令中亦表示：勞資雙方於勞動契約中約定競業禁止條款，除競業禁止條條款內容顯失公平外，該等條款原則上有效(註12)。在實務運作上，在過去出現了不少與競業禁止紛爭有關之判決。早期的判決雖承認競業禁止約款之有效性，惟未對離競業禁止條款之合理性判斷加以深入討論(註13)。其後，在太平洋房屋控告旗下仲介人員違反競業禁止約款的案件中，台北地方法院於參酌外國立法例及學說後，首次提出合理之競業禁止約款標準如下(註14)：  A、企業或雇主需有依競業禁止特約保護之利益存在，亦即雇主的固有知識和營業祕密有保護之必要； B、勞工或員工在原雇主或公司之職務及地位。關於沒有特別技能、技術且職位較低，並非公司之主要營業幹部，處於弱勢之勞工，縱使離職後再至相同或類似業務之公司任職，亦無妨害原雇主營業之可能，此時之競業禁止約定應認拘束勞工轉業自由，乃違反公序良俗而無效； C、限制勞工就業之對象、期間、區域、職業活動之範圍，需不超逾合理之範疇； D、需有填補勞工因競業禁止之損害之代償措施。代償措施之有無，有時亦為重要之判斷基準，勞工競業禁止有代償或津貼者，如無特別之情事，此種競業特約很難認為係違反公序良俗； E、離職後員工之競業行為是否具有顯著背信性或顯著的違反誠信原則。亦即當離職之員工對原雇主之客戶、情報大量篡奪等情事或其競業之內容及態樣較具惡質性或競業行為出現有顯著之背信性或顯著的違反誠信原則時，此時該離職違反競業禁止之員工自屬不值保護。 於台北地方法院之前開判決後，相關之競業禁止案件多依循此判斷標準為認定(註15)。而主管勞工事務之勞委會，為使雇主與員工能有所依循，於統合學者及實務判決之見解後，更為競業禁止條款條件提出建議如下： A、離職員工之競業行為需顯著背信性及顯著違反誠信原則； B、雇主需有實質被保護之利益存在； C、離職員工需於原公司擔任一定職務，且因該職務而有機會接觸公司之營業秘密、參與公司技術研發等；  D、簽訂競業禁止條款應本契約自由及誠信原則約定(即雇主不得以強迫或脅迫手段強制員工簽立競業禁止條款；且於要求員工簽立競業禁止條款時，應敘明理由)； E、條款中應明定勞工競業之期間(註16)、區域(註17)、職業活動範圍(註18)等； F、對於勞工因不從事競業行為所受損失，雇主應予補償； G、違約金需合理(註19)。 3、小 結 綜上所述，如欲要求員工履行競業禁止之義務時，公司首先須與員工明文為特別約定始可。約定之方式可採與員工個別簽訂契約之方式；亦可採於工作規則中制定相關規定方式。但無論如何，在個別契約或工作規則中都必須向員工說明競業禁止之目的及公司欲保護之法益，並需給員工一定之考量期間，不得以威脅利誘方式強迫員工簽訂此等條款，競業禁止條款之形式上效力始稱完備。而關於競業禁止之內容，除應遵守上述勞委會所揭示之原則外，亦應依員工之職位及工作內容之不同而對其所應負之責任及義務為調整，以為一有效之競業禁止約定。 此外，除以債務不履行為請求權基礎外，如果公司確實掌握足夠的證據得以證明離職員工係為自己或他人從事與原雇主具競爭性業務之目的，而利用職務關係帶走雇主之商業機密者，公司可以該離職員工即違反刑法第342條背信罪提起告訴。另外，如員工簽有保密合約卻故意洩漏公司機密時，亦可能觸犯刑法第317條之洩漏工商秘密罪。再者，如員工所洩漏之公司資訊被判定屬營業秘密法中之「營業秘密」時，雇主則可依營業秘密法第11條請求排除或防止該營業秘密之侵害，並得依同法第12條向離職員工請求損害賠償。 (三)、對於惡意挖角者之權利主張 在日本，通說認為：單純的挖角並不違法(註20)，然如挖角行為已超越社會所容許之範圍時，挖角者之行為即侵害了原雇主對員工之勞務債權，原雇主可依侵權行為之相關規定向惡意挖角者請求損害賠償。此類案件不多，1991年由東京地方法院承辦之 Rokuson案件為最著名之案件。本件原告X為一經營英文會話之公司，被告Y1為一販賣英文教材之公司。被告Y2為X之董事，在X之經營占有重要地位，但因對X之經營不滿，故辭任X之董事，並即轉任Y1之董事。在確認轉任Y1之董事時，Y1與Y2並開始計畫挖角行動。Y1與Y2先租好新辦公室後，並得到前部屬之協助，以公司旅遊為由，帶領X之業務人員出遊，再於旅途中利用機會說服X之業務人員職離。被說服跳槽的業務人員高達20餘人，且旅遊費用均由Y1負擔。Y1及Y2並設計在業務人員出遊當日，由Y2之前部屬則將所有業務人員之個人物品及業務文件均自X取出並搬運至Y1之新辦公室。對於Y1之行為，東京地方法院認為從離職員工在原公司所占地位、離職員工在公司內部之原待遇、挖角之人數、挖角之手段及員工離職對公司所造成之影響等來判斷(註21)，Y1之挖角行為已超越社會所容認之範圍，故屬違法之挖角行為，而判定Y1應對X負損害賠償責任。其後，在類似案件中，大阪地方法院平成14年9月11日判決及東京地方法院平成17年10月28日亦為相近之判斷。 在台灣，學說上對此部分之討論甚少。在有限之參考文章中，有學者從民法及公平交易法之角度來探討挖角之合法界線。在民法部分，學者認為：如第三人秉持私法自治及契約自由而介入或影響他人間之僱傭契約關係，基本上欠缺侵權行為法上之主觀可非難性。但如事業之挖角行為與他事業之員工之離職行為該當民法第184條第1項後段所稱「故意以違背善良風俗之方法加損害於」該他事業者；或民法第184條2項「違反以保護他人為目的之法律」之行為，則應負損害賠償責任。而所稱之「善良風俗」，學者認為是指「自由市場經濟」，而後者之「以保護他人為目的之法律」，則是指「公平交易法」(註22)。再者，從公平交易法之角度，有學者認為惡意挖角之行為屬於公平交易法第19條第1項第5款之「以不正當方法取得他事業之產銷秘密」之行為(註23)。亦有學者認為：如公司為取得競爭對手之營業秘密，而針對有管道接近該秘密之員工有計畫進行挖角；或為將競爭對手排除在市場競爭外，針對其生存競爭不可或缺之重要員工進行挖角；或以反社會倫理手段挖角他人員工(例如以高價利誘方式使員工跳槽)；或侵入他人事業之領域挖角其員工(例如派員直接到競爭對手之門口挖角；或利用競爭對手設立之通訊設備挖角員工；或強化員工跳槽之決心(例如為其準備好與原雇主之解約書、為其承擔可能發生之違約金或其他損害賠償責任等行為)，則屬於可能違反公平交易法第19條第3款及第24條之惡意挖角行為(註24)。 實務上對於挖角之競爭對手而為之判決亦屬少見。有兩則相關之案件，一為大霸電子股份有限公司（下稱大霸公司）控告其離職員工違反競業禁止之案件中，大霸公司曾主張鴻海精密股份有限公司（下稱鴻海公司）公開從事挖角行為，與離職員工構成共同侵權行為；另一相關案件則是兄弟象股份有限公司（下稱兄弟象公司）控告那魯灣股份有限公司（下稱那魯灣公司）惡意挖角職棒選手王光輝之案件。於前者，大霸公司所主張之請求權基礎為民法第184條第1項後段，惟台北地方法院審理後認為：大霸公司僅空言謂離職員工之進入鴻海公司「確已達到無法避免使用原告公司智慧財產權及企業秘密之程度」，原因僅為被告進入鴻海公司就業，並未具體主張其有任權利受損害，故判斷離職員工與鴻海公司不構成共同侵權行為(註25)。而後者，對於那魯灣抗辯公平交易法第19條第3款所規範之範圍係在於商業交易及消費關係之間(本案即為規範球隊與球迷觀眾間之交易關係)，應不及於那魯灣公司與王光輝間之勞務契約關係云云。在經過上訴發回判決後，台灣高等法院於更審中判決中明白表示：公平交易法並非消費者保護法，其第一條開宗明義即揭示除為維護消費者利益外，更重要之宗旨係在維護交易秩序，確保公平競爭。準此，公平交易法基本上係對兩種競爭類型行為之規範，一為對限制競爭行為之規範（獨占、結合、聯合行為），其終局目的在保護消費者，另一為不公平競爭行為之規範，其目的是保護企業免於不公平競爭之傷害。故不當競業行為之禁止，自亦在公平交易法規範之範圍內。...不公平競爭行為之規範，其目的是保護企業免於不公平競爭之傷害。就「惡意挖角」行為言，不論企業所提供者是否具為求滿足而消費之特性，均有保護其不受他人惡意挖角侵害之必要…。 由於那魯灣公司既係以高薪利誘王光輝與之訂立職棒選手契約，無異是使其競爭者即兄弟象之交易相對人與自己為交易之行為，其行為有違公平交易法第19條第3款之規定(註26)。 綜上所述，挖角行為在台灣原則上屬合法之行為，惟如競爭者之挖角行為被認定為屬惡意挖角者，原雇主可依民法第184條、公平法第19條第3款及第24條向惡意挖角者為權利主張。此外，如原雇主能舉證證明離職員工於競爭者處所貢獻之技術乃是屬於原雇主之營業秘密；或其提供之服務使用依原僱傭契約應歸屬於原雇主之智慧財產時，原雇主亦可依營業秘密法第10條向挖角者為權利主張。而如員工所洩露之機密涉及原雇主之專利權時，雇主尚可以挖角者違反專利法為由(註27)，並結合假扣押或假處分，對於競爭者為權利主張。 三、結 論 從台灣實務來看，如國王公司欲以李大同違反競業禁止條款向其請求給付違約金，國王公司除需舉證證明該公司之競業禁止條款符合台北地方法院85年勞訴字第78號判決及前開勞委會於「簽訂競業禁止參考手冊」中所揭示之判斷標準，屬於合理之競業禁止條款外；另需舉證證明李大同在公司之重要性及公司確實因李大同之競業行為而受到傷害始可。另外，關於國王公司控告皇后公司之部分，則國王公司需舉證證明皇后公司係主動挖角；且其挖角行為已超越社會通念而屬於惡質之挖角行為始可。 ※註 釋： 1、勞委會編印，「簽訂競業禁止參考手冊」28頁(2004) 2、奈良地方法院昭和45年10月23日判決(1970) 3、大阪地方法院平成3年10月15日判決(1991)；最高法院昭和52年8月9日判決(1977)；名古屋地方法院昭和63年3月4日判決(1985) 4、大阪地方法院平成17年4月15日判決(2004)；浦和地方法院平成9年1月27日判決(1997) 5、東京地方法院平成12年12月18日判決(2000) 6、東京地方法院平成15年10月17日判決(2003) 7、東京地方法院平成15年8月5日判決(2003)；仙台地方法院平成7年12月22日判決(1995) 8、勞委會編印，「簽訂競業禁止參考手冊」28頁(2004) 9、加州「商業及職業法」第16600條規定：「除本章另有規定外，任何限制契約相對人或第三人從事合法職業、交易、商業的契約概屬無效。」(Except as provided in this chapter, every contract by which anyone is restrained from engaging in the lawful profession, trade, or business of any kind is to that extent void.) 條文中所稱之另有規定則僅指同法第166001條所允許之於讓售「商號」或「公司股份」時得附帶簽署禁止競業契約而已，至於勞雇間任何形式之競業禁止約定則均為法律所禁止。 10、勞委會編印，「簽訂競業禁止參考手冊」5頁(2004) 11、鄭玉波著，「民商法問題研究(二)」181頁，台灣大學法學叢書(1980)；黃劍青著，「勞動基準法詳解」144-145頁(1987年)；劉志鵬著「勞動法解讀」102頁(1996年) 12、勞委會(89)台勞資二字第 0036255 號解釋 13、最高法院75年度台上字第2446號判決 14、台北地方法院85年勞訴字第78號判決 15、台北地方法院87年勞訴字第90號判決、台北地方法院88年勞簡上字第14號判決、台北地方法院88年訴字第2826號判決、台北地方法院89年簡上字第659號判決、台北地方法院89年勞訴字第76號判決、台北地方法院90年勞訴字第42號判決、台北地方法院91年勞訴字第129號判決、新竹地方法院91年訴字923號判決、新竹地方法院92年訴字202號判決、新竹地方法院93年竹簡字第131號判決等。 16、目前較為常見且為法院所接受之期限為2年以下。 17、應以公司之營業領域及範圍為限。 18、通常需限於與原事業單位具有競爭性之行業。 19、應考量與競業禁止期間長短之相關性，並應與是否提供勞工代償措施做衡量。 20、大阪地方法院平成元年12月5日判決(1989)；東京地方法院平成6年11月25日判決(1995)；仙台地方法院平成7年12月22日判決(1996) 21、東京地方法院平成3年2月25日判決(1991) 22、劉孔中著，「挖角與惡意挖角」，月旦法學雜誌97期182-183頁(2003.06) 23、賴源河編著，公平交易法新論312頁(2000) 24、劉孔中著，「挖角與惡意挖角」，月旦法學雜誌97期187頁(2003.06) 25、見台北地方法院91年勞訴字第129號判決理由 26、見台灣高等法院88年重勞上更字第4號判決理由 27、例如：甲公司擁有A物品專利，並將A之「製程」以營業秘密保護。甲公司之職員乙在職務上知悉該專利品的製程，之後卻遭丙公司惡意挖角。丙公司除使用相同製程外，並進行專利規避製造該專利物品，惟仍然落入A專利之均等範圍。此時，甲即可同時向乙及丙，請求負(1)A物品專利侵害及(2)營業秘密（製程）侵害之連帶賠償責任。

日本意匠法及商標法等部分修正之介紹

廖錦玉 律師

為遏阻仿冒品之侵害並強化權利人之智慧財產權保護，日本於西元（下同）2006年6月16日公布了意匠法(意匠即相當於台灣新式樣制度)、商標法、特許法(特許即相當於台灣發明制度)等之部分修正條文。其修正重點如下： 一、將資訊家電(Information Appliances)等操作畫面之設計亦列為意匠法之保護標的； 二、於意匠權、特許權及實用新案權之「實施」定義及商標權之「使用」定義中增加「輸出」； 三、對於後申請之零件相關意匠或部分意匠，如其與先申請之意匠之一部相同或類似且申請人為相同時，至先申請意匠之專利公報發行日前為止，申請人得提出零件相關意匠或部分意匠之申請； 四、關於申請人為證明其意匠並未喪失新穎性之證明文件之提出期限，從原有規定自申請日起14天內，更改為自申請日起30天內； 五、延長關連意匠(Design Variations)之申請期限至專利公報發行之日前為止； 六、將得請求秘密意匠(3年內不公開登錄意匠之制度)之期間，放寬為得與繳納第一年年費同時為之； 七、將意匠權之權利期間自公告日起15年延長為20年； 八、就意匠是否類似之判斷，明定為應基於需要者(消費者、交易業者)之視覺上美感而為之； 九、將為轉讓、出借及輸出為目的而持有侵害意匠權、特許權及實用新案(即相當於台灣新型制度)權物品之行為，亦視為侵害行為。 十、刑罰之重新規定 1、關於意匠權、特許權、實用新案權及商標權之刑事罰規定，除提高徒刑刑期及罰金刑之上限且規定可予併科外，並提高對法人處罰之罰金刑上限。  2、關於不正競爭防止法所規定之營業秘密侵害行為及仿冒品轉讓行為等之刑事罰規定，除提高徒刑刑期及罰金刑之上限外，並提高對法人處罰之罰金刑上限。 3、關於意匠法、特許法、實用新案法、商標法及不正競爭防止法所規定之違反保密命令之刑事罰規定，提高對法人處罰之罰金刑上限。 十一、對於申請人於接獲拒絕理由通知後之補正，禁止申請人將專利申請範圍中所記載發明變更成為異於該技術特徵之其他發明。十二、承認專利審查後及拒絕審查後30天內之分割申請。 十三、關於申請相關文件之譯文提出期間，要求申請人應自提出申請之日起14個月內為之。但如有優先權存在時，則應於第一申請國之申請日起計算14個月內為之。 十四、提供對零售與批發業務等相關商標之保護。亦即，就零售與批發業於提供顧客便利服務時所使用之商標，可登記為服務商標。 十五、許可社團法人(但不包含不具法人格之團體及公司)可登記為團體商標。 關於上述修正要點之實施日，日本政府表示：應自公布日起1年內為之。惟上開第四點及第十五點之相關法令實施，應於公布日起三個月內實施；第二點、第九點及第十點之實施日期為2007年1月1日起實施。

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