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一、前 言
國內廠商向美國專利商標局提出專利申請者，所在多有，但美國專利制度，採用「先發明主義」，與世界各國之採「先申請主義」不同。(註1)因為制度不同，國內廠商常常認為他人取得之類似美國專利，只要其申請日晚於國內廠商美國專利之申請日或優先權日，即不足為懼。然而事實上，因為美國先發明主義之制度，在後申請之專利案，卻往往使得在前申請之專利案無效，進而產生在前申請之專利權人必須面對侵權之危機。再者，先發明制度衍生之相關問題，例如，「發明」似為一種心理活動，則如何證明其存在？倘認為「發明」須有外在產製行為佐證，又將至何種程度為足夠？倘數人均主張其為發明人，又將以何種程序及標準決定誰是先發明人？又，倘若發明之活動係在台灣完成，美國法院或專利商標局會不會有所歧視？凡此種種，國內廠商均有加以瞭解之必要，本所特為文加以介紹。敘述重點，將聚焦於美國專利法及案例法所建構之相關審查標準，文末並附述美國國會近期之修法活動。
按先發明主義之精神，乃使首先發明人取得專利，而非使先完成合法申請者取得專利。其特色可從兩個層面觀察，一為「當首先申請人並非首先發明人時」，一為「當首先申請人並非真正發明人時」；而真正發明人若非首先發明人仍不能取得專利權。因此，「誰是首先發明人」遂成先發明主義之核心。
二、首先付諸實行之人
原則上，「首先將發明付諸實行」(reduction to practice)之人，即推定為首先發明人(prima facie the first and true inventor)，就同一發明在美國可主張優先取得專利 (priority)。付諸實行有二種態樣：一種是推定的付諸實施(constructive reduction to practice)，即推定以「合法提出專利之申請時」為「付諸實行時」，惟該申請案內，須對系爭發明提出書面說明，且足以據以實施該發明，始足當之。(註2)另一種是真實的付諸實施(actual reduction to practice)，即由質疑者提出實際的付諸實行時點。(註3)
(一)、「真實的付諸實行」如何證明
實務上，欲主張真實的付諸實行時點，必須證明：(一)在該時點，他已「做出及測試該發明之實施例」(makes and tests an embodiment of the invention.)，該實施例必須「具有物質形體，而能呈現該發明之全部特徵」(in a physical or tangible form that shows every element of the count)；(二)該實施例必須已經充分實驗而足以證明其能符合企求之功能(must have been sufficiently tested to demonstrate that it will work for its intended purpose)，(註4)但毋須完全具備實際運作時之特殊條件或商業需求。(註5)發明如為機械(machine)，必須證明已經組裝、校正及使用(assembled, adjusted and used)；發明如為工業產品(manufacture)，必須已經製造完全(completely manufactured)；發明如為三度空間之設計(three-dimensional design)，必須已有能含蓋該設計之物件(an article embodying that design)，不得僅有草圖(drawing)。(註6)
(二) 首先付諸實行之人遲不提出申請
美國專利法第102(g)條規定：首先將發明付諸實行之人(先發明人)，倘如隨後發生放棄、壓抑或隱藏 (abandon, suppress, or conceal)
其專利申請之行為，將不得再主張優先。實務上，最常發生之案例類型為：「先發明人長期遲延或不合常理地遲延提出專利申請」(long delay or unreasonable delay)；至其動機，常為確保營業秘密，規避專利公告制度。基本上，欲主張他方遲延，應證明：1.先發明人縱使曾將發明首先付諸實行，但長期怠惰不提出專利申請；2. 後發明人之發明行為係獨立為之且立即申請專利；3. 先發明人嗣後主張其優先之地位，係在知悉後發明人之積極動作後，始猝然為之 (spur back into action by knowledge of the second inventor’s activity)。(註7)但實務上對於如何始構成遲延或怠惰，並無確定標準，仍視個案情形為具體判斷。(註8)
先發明人倘有上述放棄、壓抑或隱匿之行為，但隨後又有恢復付諸實行之行為，即以其恢復之日為其發明日。
三、首先形成構思之人
「首先付諸實行」之人雖可推定為「首先發明人」，但此人未必是首先構思出相同發明之人 (the first person to conceive)。美國專利法對構思(conception)仍設有保護，因此，某人縱使較晚將同一發明付諸實行，倘若其能證明：(一)
他比首先付諸實行之人更早構思出相同之發明(prior conception of the invention)；及 (二)
他在首先付諸實行之人構思出同一發明前不久，即已開始不斷地且合理地付出努力讓發明付諸實行(continuous and reasonable diligence from a date just prior to the senior party’s conception to the junior party’s reduction to practice)；此時，此人即成為「首先發明人」，而可主張優先取得專利。(註9)
例如：A在2000年構思出X，但隨後並無付諸實行之動作，直至2001年5月1日始付諸實行。而B在2001年2月1日構思出X並立即付諸實行。此時，A如欲主張優先而成為先發明人，除須證明其構思在先之外，尚須證明：從2001年2月1日(即B之構思日)之前，到同年5月1日之間，為將其構思付諸實行，A曾合理而且不間斷地做出努力行為(diligent activity)。
付諸實行是發明之客觀行為，而構思(conception)則是發明之心理狀態。發明人必須在其心中，對申請專利範圍之每一項特徵，均已形成明確且恒久(definite and permanent)之概念，祇須將其表達於外，即可使具有通常相關技術之人了解予以付諸實行，而無須其他研究或實驗；必如此方可謂有構思存在。(註10)由此可知證明構思存在並非易事。尤其在實務上，對發明人單純之證詞，法院通常不予採信，發明人必須另外提出佐證(corroboration)。較能被法院採信之佐證如：具有特定揭露日期之媒介物 (草圖或模型)、及其他證人之證詞。(註11)易言之，假設某人能提出記錄其發明過程之實驗室筆記（laboratory notebooks），又有非共同發明人能證明其構思存在，則較能獲得法官之採信。但各個法官之判斷標準寬嚴有別，上述佐證在法庭中是否能被採信，仍須視個別具體狀況而定。
必須指出者，上述「構思之形成」、「付諸實行」、「放棄、壓抑或隱藏」等事項，依美國現行專利法實務見解，均屬於法律問題(question of law)，於訴訟中，應由法官加以判斷，非交由易受左右之陪審團判斷。(註12)
四、美國境外之發明行為
上述之「構思」、「付諸實行」等事項，均屬於「發明行為」(inventive activity)。而上述原則中，有關發明行為之部分，基本上乃限於「美國境內之發明行為」。倘發明行為乃在美國境外為之(foreign inventive activity)，其應適用之原則，依其情形有所不同。
倘如發明人已向美國提出專利申請，並據其外國發明行為，用以證明其為首先發明人時，只要該外國於發明行為發生時是WTO會員國，則仍有上述原則之適用。例如，A於2002年9月於美國構思發明出X並付諸實行，且於2002年10月向美國提出專利申請；而另有B於2002年8月於台灣構思發明相同之X並付諸實行（台灣之加入WTO於2002年1月1日正式生效），而於2002年11月向美國提出專利申請；則美國專利商標局於其發明人審查程序中 (特稱為interference procedure，衝突程序)，將就B之台灣發明行為一體考量，則應授予B專利權，因為B之真實付諸實行日及構思日均在A之前。相關規定為美國專利法第102(g)(1)條及第104條。(註13)
但在其他議題 (非衝突程序，non-interference procedures)如新穎性、非顯而易見性之情形，當事人即不得援引外國發明行為。例如，A 於2002年9月於美國構思發明出X並付諸實行，且於2002年10月向美國提出專利申請，嗣後主張另有C侵害其專利權；而C乃提出撤銷專利之訴(invalidation proceedings)對抗，主張曾有D於2002年8月於台灣構思發明相同之X並付諸實行，故A不具優先地位云云。但依美國現行專利法，C之主張應遭駁回，因為C不得援引外國發明行為攻擊美國專利。惟C對於D在美國之發明行為仍得援引；亦即，倘若D之台灣發明曾被導入美國(domestic introduction)，如曾向美國提出專利申請，或曾在美國對該發明付諸實行，則C仍可主張該日期為先發明日以攻擊A之專利。相關規定見於美國專利法第102(g)(2)條。
上開原則，具體表現於美國專利法第102(g)條中。簡言之，即當事人可依據美國境外之發明行為，取得或保護自己之美國專利；但不得依據相同行為，攻擊他人之美國專利 (foreign inventive activities can be used to obtain or protect one’s US patent, but can not be used to defeat other’s US patent.)。之所以有此歧異，原因在於第102條(g)項之第1款及第2款規定，文字上不同：後者有「在美國」(in this country)之限制，而前者闕如。惟須指出者，就筆者所知，美國司法實務上就此尚無指標性判決，以上所述僅是多數有力學者依文釋義之見解，但非別無異說。(註14)
五、先發明主義與新穎性
新穎性（novelty）與先發明主義有接壤之處；惟牽涉層面較廣且問題複雜，非此處所能詳論。約略言之，美國專利法關於新穎性之規定，見諸第102條第(a)、(b)、(d)、(g)等項，其中涉及「發明時」之認定，即以上揭原則為準。除其中(g)項已如前述外，它如第102(a)條規定，若某項發明之內容，於其發明前，已經他人揭露於美國或外國核准公告之專利，或已經他人「揭露於印刷刊物內」(patented described in printed publication)時，該發明即不具新穎性。此處所謂「發明」之時點，即應依本文上揭原則及標準予以判斷。又所謂印刷品之認定，實務上之原則為：是否處於可被公眾查考之狀態(public accessibility)，而可被查考之目錄或索引，則為一具體指標。如論文、型錄等印刷品，倘符合上述標準，則可攻擊美國專利之新穎性。(註15)
六、非真正發明人之排除
先發明主義之本旨既為保障首先發明人，則若從他人處獲得發明之構思 (derivation of invention from third party)，無論後來是由誰先付諸實行，亦不論係在美國或他國處獲得，依美國專利法第102(f)條，該他人即真正發明人均有權排除僭稱發明人。但該他人必須證明：(一) 其構思在先；(二) 其與僭稱發明人曾有聯繫(connection)；(三) 該聯繫所揭露之內容，足使任何具有通常相關技術之人據以實行該發明。(註16)
七、衝突程序 (interference procedure)
當數人就同一發明均主張為首先發明人時，先發明主義必須決定誰為真正首先發明人，其審查標準見於前述，而其審查程序則稱為衝突程序，此皆為先申請主義所無。衝突程序，由美國專利商標局依職權或專利申請人之聲請，而宣告開啟，性質上屬於行政程序。開啟之時點有二：(一) 當美國專利商局發現有多數尚在審查中之專利申請案，均本於同一發明時（two pending applications）；(二) 當美國專利商標局發現某申請案與已核准而尚屬有效之專利，均本於同一發明時（between a pending application and an issued, unexpired patent）。(註17)對美國專利商標局之衝突程序決定不服，得上訴至美國聯邦上訴法院。惟據統計，衝突程序之比例極低，約1萬件專利案，才有25件進入衝突程序；其原因，當與衝突程序涉及上述「誰為首先發明人」之煩難事實認定有關，故除非涉及龐大商業利益，發明人常捨而選擇和解。(註18)又，倘數件本於同一發明之專利案均已核准時，即不適用衝突程序，當事人應向聯邦上訴法院尋求救濟，請求宣告對方專利為無效。(註19)
八、代結論：專利制度改革法案（Patent Reform Act of 2005）之相關修正
美國為世界上極少數採用先發明主義之國家。其立法理由，或謂與其憲法第1條第8項第8款（即所謂「智財權條款」）之「國會應授予『發明人』專利權」之規定有關。亦有論者主張，先發明主義能保護美國本土之個別發明人，且先申請主義下之申請案，常為申請而申請，淪於粗糙，並不能表彰真正發明時云云。
惟在全球化之趨勢下，美國發明人（尤其是實力大廠）仍須尋求他國專利法（尤其是歐盟專利法）之保護，其結果，即完成發明日與申請日幾近重合，而先發明主義被先申請主義取代。此外，美國現行專法亦並不完全任由先發明人取得專利；如前所述，當首先發明人放棄、壓抑或隱藏專利申請時，美國法第102(g)條即不核予專利，而將專利核予先申請之後發明人。尤有甚者，由前文所述可知，首先發明人之相關議題，基本上屬於歷史事實之調查，操作上甚為煩難模糊，固有不如先申請主義便捷之處。
今年6月8日，美國眾議員Lamar Smith提出之「專利制度改革法案」（Patent Reform Act of 2005）已排入國會議程(註20)。觀察其草案內容，專利制度改革法案已朝先申請主義大幅度傾斜（稱為the first inventor to file）：不僅廢除衝突程序，並大幅修正現行第102條。如前所述，現行第102條之(a)、(b)、(g)等項，均以首先發明人之確定為前提，而同條第(f)項，則規範非真正發明人之排除。依新修正草案，上述 第(a)、(b)、(g)等項內容已被刪除；(註21)新內容與我國專利法第22條第1項及第23條已趨近似，即以申請日為新穎性審查之基準時點。惟第(f)項之精神則予以保留，但無特別規定，僅合併於現行第101條內：「專利申請權；得申請專利之標的。發明人……有依本法規定申請專利之權及取得專利之權。」(註22)
由此觀之，倘若美國國會未來通過上述修正草案，前述現行發明人之審查標準，即有成為歷史陳跡之虞；惟假設有發明人主張他人盜用其發明而為申請，則現行「非真正發明人之排除」審查標準，似仍有適用餘地。因此，我國廠商與美國廠商若涉及共同研發之情事，宜建立細密之研發紀錄，或者於合作伊始，即訂定合作研發協議，載明發明人應如何認定，以杜爭議。(註23)
※註 釋：
1、參見Schacht and Thomas, Patent Reform: Innovation issues, p.14 (July 15, 2005). 此文為學者Schacht與Thomas為美國國會就「專利制度改革法」作成的報告，見諸：http://patentlaw.typepad.com/patent/RL32996.pdf。
2、亦即必須符合美國專利法第112(1)條規定。又，參見Hyatt v. Boone, 146 F.3d 1348 (Fed. Cir. 1998).
3、以上參見：Mahurkar v. C.R. Bard, Inc., 79 F.3d 1572 (Fed. Cir. 1996).
4、此二標準，見於：Eaton v. Evans, 204 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2000).
5、DSL Dynamic Sciences Ltd. v. Union Switch and Signal, Inc., 928 F.2d 1122 (Fed. Cir. 1991).
6、Corona v. Dovan, 273 U.S. 692 (1928). Fitzgerald v. Arbib, 268 F.2d 763
(CCPA 1959).
7、參見Fujikawa v. Wattanasin, 93 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1996).
8、參見Paulic v. Rizkalla, 760 F.2d 1270 (Fed. Cir. 1985).
注意Friedman 法官的不同意見書。
9、參見Fujikawa v. Wattanasin, 93 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1996); Gould v. Shawlow, 363 F.2d 908
(CCPA 1966). 後一案即著名之雷射光專利之爭。
10、參見Kirdle v. McCormick, 105 F.3d 1446 (Fed. Cir. 1997); Seawall v. Walters, 21 F.3d 411 (Fed. Cir. 1994).
11、參見Mahurkar v. C.R. Bard, Inc., 79 F.3d 1572 (Fed. Cir. 1996); Price v. Symsek, 988 F.2d 1187 (Fed. Cir. 1993).
12、參見Borroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc., 40 F.3d 1223 (Fed. Cir. 1994); DSL Dynamic Sciences Ltd. v. Union Switch and Signal, Inc., 928 F.2d 1122 (Fed. Cir. 1991).
在美國專利訴訟實務中，法律問題或事實問題之爭，常成為上訴理由。惟值得玩味者，凡構思之形成、付諸實行、放棄壓抑隱藏等事項，就經驗法則以觀，無一不是事實問題 – 「有或沒有」而已。
13、因此，依照美國專利法形式上之解釋，倘若台灣發明行為發生於2001年12月31日以前，即不能被援引為爭取首先發明人之證據；請讀者特別注意。
14、按，以上對第102(g)條之解釋，見於Craig Allen Nard, Principles of Patent Law: Cases and Materials, p.412, 413, Thomson West (3d ed. 2004).
但 Roger E. Schechter & John R. Thomas, Principles of Patent Law § 4.4.2.3 (Inventive Activity in Foreign Country), Thomson West (2d ed. 2004).
則對第102(g)條的解釋有所保留：「Of what use could the newfound ability to prove dates of inventive activity under § 104 be to foreign inventors if, when they seek to apply these dates to the substantive law of § 102(g)(2), these dates have no prior art effects? Until this issue is the subject of judicial resolution or further legislative reform efforts, the prior art status of dates of foreign inventive activity remains clouded.」（依第104條之規定，援引外國發明行為以為發明日之佐證，此固為外國發明人新近取得之權利；但倘若在實體法上，依第102(g)(2)條之規定，外國發明日並無前案技術之效力，則此新權利又有何用？究竟外國發明行為有無前案技術之效力，此項爭議恐怕仍須日後司法裁判或立法改革後，方能釐清。）由此可知，此爭議其實可以簡化為：第102(g)(2)條究否排除第104條之適用。前說認為（或曰主張）應予排除，後說之態度則較保留。
15、參見In re Hall, 784 F.2d 897 (Fed. Cir. 1986); In re Cronyn, 890 F.2d 1158 (Fed. Cir. 1989).
16、參見Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare, Corp., 110 F.3d 1573 (Fed. Cir. 1973).
17、參見美國專利法第135條規定。
18、參見Roger E. Schechter & John R. Thomas, Principles of Patent Law § 4.4.2.2, FN 11 (2d ed. 2004).
19、參見美國專利法第291條規定。
20、參見注1。又草案全文，見諸http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c109:H.R.2795:/。惟美國國會已進行審議，對此草案亦有所增訂，參見http://www.4ipt.com/IPMetalworks/Title35-perCoalitionPrint_1Sep2005.doc。如關於injunction一節，已與原草案多所不同。但先申請主義之基本框架，則未更動。
21、又，美國現行專利法第102(c)條、及第102(d)條之內容亦被刪除。又，同法第104條之內容，即據外國發明日主張前案技術之規定，亦同遭刪除。
22、該條原文：「§101. Right to patent; subject matter eligible for patenting. The inventor . . . has the right to apply for and to obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.」
23、按「專利制度改革法案」之第102(b)條中，對共同研發協議（joint research agreement）已有所規範。
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圖1：BAB公司的泰迪熊商標
圖2：V-Teddy Bear公司的泰迪熊商標
