由Microsoft v. I4I 案探討美國專利無效抗辯的證明標準 (2011年9月)



 

 

李佳怡

一、前言

在美國的專利侵權訴訟中,被控侵權的一方除了主張未侵權之外,通常還會提出證據主張專利無效以茲抗辯。而1952年制定的美國專利法第282條(註1)明文規定:「一專利應被推定為有效(a patent shall be presumed valid)」,以及「建立無效的責任…應落在主張無效的一方(the burden of establishing invalidity … shall rest on the party asserting it)」,因此在專利無效抗辯中,被控侵權者負有證明專利無效的舉證責任(burden of proof)。雖然美國專利法第282條的條文內容未明確記載證明專利無效的證明標準(standard of proof)的高低,但在美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)對於該法條的解讀下,一個試圖克服該推定的被告必須藉由「明確且令人信服的證據(clear and convincing evidence)」說服事實調查者接受其無效抗辯。而且自從American Hoist案(註2)之後,CAFC對於專利法第282條的解讀從未動搖,該「明確且令人信服的證據」證明標準亦沿用至今。

而本文所探討的案例中,Microsoft為被控侵權者,其提出專利無效作為抗辯,並主張使用較低的證明標準就可以證明專利無效,企圖挑戰並推翻美國法院對於較高的證明標準的認定。想當然爾,若Microsoft的主張被接受,便能提高其專利無效抗辯的成功機率,但如此也意味著提高專利權的不穩定性。

究竟Microsoft的主張是否能被美國最高法院接受?長久以來使用的較高的證明標準是否會被推翻呢?以下透過本文案例來瞭解美國最高法院在此方面的態度與認定標準。

二、 案件背景

(一) 本案背景

i4i (I4I Limited Partnership)為美國第5,787,449號專利的專利權人,該專利是有關於一種編輯電腦文件的改良方法,主要是將文件的內容與資料結構的屬性資訊(metacodes)分開儲存(註3)。2007年,i4i在德州東區地方法院起訴,控告Microsoft故意侵權,主張Microsoft製造與販售的WORD產品侵害i4i的專利。而Microsoft除了否認侵權外,還反訴i4i專利無效且無法據以實施,Microsoft主張根據美國專利法第102條(b)的on-sale bar(註4),使得i4i專利失去有效性,因為i4i在專利申請前的一年之前已販售實施該專利技術的軟體S4。兩造同意i4i販售S4軟體的事實,但是針對該軟體是否已實施i4i專利的發明,i4i對陪審團提出反對意見。基於USPTO審查委員不知道有S4軟體的事實,Microsoft反駁i4i之主張,即,Microsoft的專利無效抗辯必須藉由明確且令人信服的證據來證明。Microsoft主張:若是基於系爭專利於訴訟期間完全未受到審查委員審查的先前技術證據,則在無效抗辯中的證明標準,只需採用優勢證據(preponderance of the evidence)標準。

地院駁回Microsoft提出的上述混合性(hybrid)證明標準,並判決系爭專利並非無效、Microsoft為故意侵權、Microsoft必須賠償損害賠償金2.9億美元,並核發永久禁制令。Microsoft繼而上訴至CAFC,CAFC維持地院判決,並認為依據美國專利法第282條之解釋,陪審團要求Microsoft提供證明專利無效的證據必須為明確且令人信服的證明標準,此一要求並無錯誤。隨後Microsoft又上訴至最高法院,最高法院於2011年6月9日作出判決(註5)。

(二) 證明標準的分類

由於本文涉及專利無效的證明標準的高低,所以在此先介紹證明標準的概念與分類。所謂證明標準是指提出控訴的一方說服事實發現者其控訴事實成立的程度,英美法上,一般可分為下列三種標準(由較低的標準排列到較高的標準):(1)「優勢證據」標準,其證明力大於50%,亦即有大於50%的可能性可以證明事實成立,在英美民事訴訟中及證明專利侵權通常使用此標準。(2)「明確且令人信服的證據」標準,其證明程度高於優勢證據標準,例如本案討論的證明專利無效,長久以來都是使用此標準。(3)「無合理懷疑(beyond a reasonable doubt)」標準,所提出之證據須排除一切可合理懷疑之疑點,證明力幾乎近於100%,由於刑事判決造成的結果較嚴重,若誤判將導致受刑人失去自由甚至失去生命,所以刑事案件使用此最高的標準。

在了解證明標準的種類後,以下即進入本文所要討論的主題。

三、 Microsoft的主張及最高法院的見解

(一) 最高法院由RCA案探討專利無效的證明標準

Microsoft上訴到最高法院,主要主張以下兩點:(1)在專利無效抗辯中,只要以優勢證據說服陪審團即可;(2)至少當無效抗辯所採用的證據是PTO於審查過程中從未考量過的證據時,就應該使用優勢證據標準。Microsoft提出上述主張的用意,是想藉由降低證明標準,或者至少在某些特殊情況下必須降低證明標準,並企圖說明本案正是符合該特殊情況,因此只需要以標準較低的優勢證據標準來證明專利無效即可,藉此提高Microsoft的抗辯成功機率。

但最高法院認為:如同美國專利法第282條所述「一專利應被推定為有效」及「主張一專利的全部或任何部分申請專利範圍無效之舉證責任應由主張者(即主張無效的一方)負擔」。雖然法令明確地規定舉證責任的歸屬,卻未清楚地說明證明標準,但是最高法院表示,法令的問題不能簡單地就此打住。最高法院假設國會於立法之初所選的用語的通常意義,就能用於明確地表達立法目的,當國會於法規中使用普通法的用語,則表示其沒有其它不同的意義。因此,專利法第282條所載一專利應被「推定有效」,國會使用的用語就是在普通法中被確立意義的用語。

最高法院認定其在RCA案(註6)的裁決是權威性的。在該案中,追溯近一世紀以來最高法院及其它法院的判例法(case law),Cardozo法官代表法院表示:「關於有效性的推定,除了藉由清楚且令人信服的證據之外,不應被推翻(there is a presumption of validity, a presumption not to be overthrown except by clear and cogent evidence)」。Cardozo法官提出下列原則來解釋:「攻擊專利有效性的侵權者負有說服的重大責任,且除非他的證據強過一可疑的優勢證據,否則他會失敗」。而且Cardozo法官還透過其他說明表達以下觀點:當攻擊者可能是真正發明人時,都要以較高的證明標準來證明專利無效,更何況攻擊者並非真正發明人時,此標準的使用更加確立。

最高法院又表示,「普通法推定」換句話說反應了普遍的了解,即,以優勢證據標準認定專利無效實在太含糊可疑(dubious)。因此在國會頒布專利法第282條且宣告專利係「推定有效」之前,專利有效性的推定長久以來已是普通法的一部分。依專利法第282條規定,該推定不僅涵蓋舉證責任的配置,也涵蓋施加一提高的證明標準。基於一普通法用語伴隨其普通法意義的一般規則,而且最高法院引用了幾件案件中的說明(註7),認為不能只因為專利法第282條沒有明確地重申該較高的證明標準,而推論國會企圖對該推定捨棄較高的證明標準(註8)。因此,最高法院認為RCA案未留下疑問,其依附於專利有效性之普通法推定是ㄧ個關於其「效力」的措詞,那就是,用於克服它(編按:指效力)的證明標準(註9)。

(二) 最高法院引入American Hoist案作進一步說明

Microsoft重申前述兩個主張中較為限縮的第二個主張,認為優勢證據標準必須至少應用在那些只提供給事實調查者而未出現在PTO審查程序中的證據。尤其因為KSR案的存在,使依據該有效性推定的闡述-USPTO已依據其專業核准專利範圍-似乎變得薄弱。

針對Microsoft的主張,最高法院提出以下幾點見解:

(1)雖然在此情況下尚有其它理由(註10)可以支持此推定,但是Microsoft的陳述的確是事實。然而,問題依然在於國會是否明確說明可適用的證明標準。如同已經建立的,國會所作的就是將專利有效性的普通法推定編入法典,並且隱含有較高的證明標準。

(2)在最高法院於1952年以前的案件從未採用或認同Microsoft所想像的變動的(fluctuating)證明標準。而且這些案件也沒有指出任何低於明確且令人信服的標準可以用於侵權行為所引起的無效性抗辯,即使在判決的附帶意見也沒有指出。相反地,法院在RCA案對此爭點直接說明,因為當提供給法院的證據不同於PTO已經考慮過的證據時,即須採用較高的證明標準,所以當提供給法院的證據與在PTO的證據相同時,此標準的採用就更為明確。同樣地,法院敘明有疑義的優勢證據從不足以支持無效抗辯,而且沒有明顯的例外。最後,不管相關的先前技術證據是否已經被PTO審查委員考慮過,最高法院通常使用較高的證明標準。

(3)由專利法第282條的法條內容,看不出國會打算違反這樣的理解而制定一個將隨著每一案件提高或降低的變動性證明標準,因為可以肯定的是,在1952年以前,多數上訴法院觀察到,在侵權訴訟的證據未被PTO考慮過的情況下,有效性的推定是被弱化或消散的,但最高法院不能因此將這些案例解讀為認為、甚至是建議一個優勢標準將應用於這些情況,最高法院拒絕將這樣的解讀歸因於國會(編按:最高法院拒絕認為此解讀是國會立法的意思)。相反地,最高法院瞭解這些案例是反應了相同的常識原則,也就是CAFC自始至終都認定:在一個侵權訴訟的無效性抗辯中,當要考量新的證據時,可以比先前被PTO所考慮過的證據佔有更高的權重。如同American Hoist (同註2)一案中,Rich法官解釋道:「當法院依據未被PTO考慮到的涉及專利有效性的新證據時,其面對的不是必須與PTO持不同意見、或聽從其審定或將其專業知識列入考量。此證據可能因此佔有較高的權重並且更加確認攻擊者的不變責任」。

(4)雖然Microsoft在給陪審團的主張中強調S4軟體從未被PTO考量過,但Microsoft沒有向地方法院要求「法官應指示陪審團去考量這個證據」。Microsoft現在才在給最高法院的答覆理由書(reply brief)中,堅持「法官應指示陪審團去考量這個證據」一事曾被核准,但最高法院認定Microsoft的該主張來得太慢,因此拒絕考慮該主張。

(三) 法院之友(amici)的意見

兩造與法院之友對於國會採取清楚且令人信服的證明標準的看法有相反觀點。Microsoft與其法院之友主要是主張高證明標準會過度地讓不好的專利逃過無效性的挑戰而阻礙創新。而i4i及其法院之友則主張:較高的證明標準適當地限制非專業的陪審團推翻行政機關的專家在思量後所作的審定。而且較高的證明標準是專利協議的必要元素,也是促使發明人公開揭露其發明以交換專利權之保護。

(四) 最高法院的結論與判決

最高法院認為其沒有立場去審判兩造對於證明標準的主張,因為將近三十年來,CAFC對於專利法第282條的解釋,就如同法院今日所作的一般。在這段期間,國會已不只一次修訂專利法第282條,但就如同最高法院及Microsoft所知,國會未曾考慮降低證明標準。此外,國會已考量到「壞(bad)」專利而修改專利法,包含增加複審程序(reexamination process)中的雙造複審(inter partes reexamination)(註11)。綜上所述,專利法第282條所採納的證據標準已不被動搖,儘管來自於聯邦政府內部或外部的批評不斷,國會還是留給CAFC對於專利法第282條的解釋空間。當國會在1952年將專利有效性的普通法推定(編按:普通法的用語)編入專利法時,已將可適用的證明標準明確化。從那時起,國會已允許CAFC對於專利法第282條的正確解釋的成立。

基於上述理由,無論專利法第282條是否要求無效抗辯必須以明確且令人信服的證據來證明,最高法院都認定要如此。最高法院維持CAFC的判決,也就是Microsoft侵害i4i專利,必須賠償2.9億美金。

四、 結論

在最高法院的判決結果出爐之前,原本各界有許多猜測認為最高法院既然接受審理本案,可能是打算推翻現行較高的證明標準,但最終,最高法院還是認定美國專利法第282條的「推定有效」有很大的效力,因此專利的無效性抗辯仍必須藉由明確且令人信服的高證明標準來說服。此外,最高法院還提出一個值得注意的見解:在無效抗辯中提供給陪審團的證據是一個未曾提供給USPTO 的新證據時,法院要作的只是在考量證據時可以給予證據不同的權重,但不需要改變證明標準。

而各家公司對於本案也持有不同的看法,例如通用電氣[又稱奇異(GE)]、3M、杜比實驗室(Dolby Laboratories Inc.)等是支持i4i的一派;一些科技公司,例如:Dell 、HP、HTC、Apple、Google等公司則支持Microsoft。但無論如何,本案從地院、CAFC一直到最高法院都秉持相同見解,使本案成為近年來相當重要且經典的小蝦米戰勝大白鯊的案例。至此,專利無效的證明標準已經過最高法院確立,值得擁有美國專利權的專利權人參考及關注。

註釋:

1.美國專利法第282條第1段:“A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim. Notwithstanding the preceding sentence, if a claim to a composition of matter is held invalid and that claim was the basis of a determination of nonobviousness under section 103(b)(1), the process shall no longer be considered nonobvious solely on the basis of section 103(b)(1). The burden of establishing invalidity of a patent or any claim thereof shall rest on the party asserting such invalidity.”

2.American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc., 725 F. 2d 1350 (CA Fed. 1984).

3.可參考本所實務報導:賴蘇民律師,「由I4I v. Microsoft案看專利侵權訴訟策略」,聖島國際智慧財產權實務報導,第12卷第4期,2010年4月。

4.美國專利法第102條:“A person shall be entitled to a patent unless —(a)the invention was…, or(b)the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States”

5.本案最高法院的判決書全文可於美國最高法院的下列網址下載:http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/10-290.pdf (2011年8月17日連結)。

6.Radio Corp. of America v. Radio Engineering Laboratories, Inc., 293 U. S. 1 (1934)(RCA)

7.見Neder v. United States, 527 U. S. 1, 23 (1999); Nationwide Mut. Ins. Co. v. Dar-den, 503 U. S. 318, 322 (1992);Standard Oil Co. of N. J. v. United Sates, 221 U. S. 1, 59 (1911).

8.關於此部分的最高法院判決文如下:“Under the general rule that a common-law term comes with its common-law meaning, we cannot conclude that Congress intended to “drop” the heightened standard proof fromthe presumption simply because §282 fails to reiterate it expressly. ”

9.針對最高法院認定從其1952年以前的案例反應出國會採用較高的證明標準,Microsoft提出反對意見,並主張較高的證明標準只在某些限制的情況下使用。而且Microsoft還主張CAFC對於美國專利法第282條的文字內容:「一專利應被推定有效」的解釋必須是無效的,因為其導致該條文的規定:「建立一專利無效的責任應落在主張無效的一方」變成多餘的。但上述主張同樣被最高法院駁回。

10.其它理由包括專利權人首次公開此裝置、使該技術被記錄下來、使該技術具體實施,以及提供給公眾等等,見The Barbed Wire Patent, 143 U. S. 275, 292 (1892)案。

11.美國的複審程序是當複審請求人對於一專利的有效性有質疑時,可以針對該專利提供相關的先前技術資料給USPTO,並請求USPTO再度審查該專利。而複審程序包含單造複審(ex parte)和雙造複審(inter partes)兩種方式,前者較早制定,後者則是在1999年才依據發明人保護法而建立的制度。兩者的主要差異在於:ex parte複審請求人第一次將相關的先前技術資料及意見送交USPTO後,於後續複審程序中無法進一步提出意見,而且若ex parte複審請求人不服USPTO作出的處分,是無法提出訴願(appeal)的。相對地,inter partes複審請求人可以參與整個複審程序,以針對專利權人的申復理由再度提出意見,而且當USPTO作出最終處分後,若inter partes複審請求人不服,後續還可以提出訴願。