繼德國聯邦最高法院於今年5月以判決對FRAND原則之適用論述1後，英國最高法院亦於2020年8月26日藉由Unwired Planet v. Huawei等案([2020] UKSC 37)以判決表達英國法院對跨國標準必要專利權人適用FRAND授權原則之態度。由於本件涉及行動電信標準必要專利之授權議題，此判決被評論為近幾年國際最重要的智慧財產判決之一，預期將會對國際電信通訊市場產生一定影響。茲摘錄前述判決背景及要旨如後供參：
- 本件涉及專利均屬於歐洲電信標準協會(ETSI)所制訂的2G(GSM)、3G(UMTS)、4G(LTE)標準必要專利(Standard Essential Patents；下簡稱SEP)。ETSI擁有來自66個國家含跨五大洲國家/地區的八百個成員，被公認為歐洲電信方面的標準制定組織聯盟。一旦成為SEP，其持有者即可能透過拒絕授權或收取過高權利金之方式破壞國際電信市場，產生專利箝制之情形。因此，ETSI設置「IPR政策」，要求其會員提出不可撤銷之承諾遵守前述政策，其核心為第6條，包括同意將依公平、合理與無歧視原則(fair, reasonable and non-discriminatory terms，簡稱「FRAND」原則)授權給使用者，使有需利用者有接觸SEP的途徑，並同時提供公平的補償予SEP持有者；其後SEP之收購者亦須繼續適用前述IPR政策，且前述承諾之範圍原則上及於所有現在以及未來對應之全球專利家族。
- 本件涉及兩件上訴最高法院之案件：
(1) 第一件「Unwired Planet vs. Huawei」(「無線星球」訴「華為」)：
無線星球於2014年據其向Ericsson收購之全球電信設備和裝置專利之其中5件SEPs在英國向手機製造商「華為」提起專利侵權訴訟，理由是後者雖曾取得Ericsson之授權，但於2012年授權期滿之後即未經授權實施本件專利。華為一面應訴抗辯無線星球無權要求在英國進行全球專利組合授權談判，一面另訴爭執本件專利之有效性，其後在2015年至2016年間，本件SEPs中有三件被認定有效，另兩件被認定無效。訴訟期間，華為另在德國被無線星球訴稱侵害本件專利在德國之對應案，華為又對本件專利中國對應案全面提起專利無效訴訟，其中兩件被駁回。2017年英國高等法院對本案為初審判決並核發禁制令：認定本件SEP持有者已遵守其FRAND承諾，且大型跨國公司之間的FRAND授權協議本即得涵蓋全球範圍，並未違反競爭法，倘華為不同意此一由法院確認之FRAND全球專利授權費率，則法院將禁止華為在英國銷售其無線通信產品。其後，英國上訴法院維持了原審對於實質性問題之判決，華為再提起上訴。
(2) 第二件「Conversant vs. ZTE and Huawei」(「康文森」訴「中興通訊」及「華為」)：
康文森(Conversant Wireless Licensing)在英國據其向Nokia購得之電信SEP向華為及中興通訊ZTE Corporation)提起侵害4件英國專利之侵權訴訟(康文森於2011年向Nokia收購後者在40個國家的2,000件專利或申請中專利，與無線星球同樣皆是僅透過授權利用專利之非專利實施體)。被告等另亦在中國、德國以及英國分別對康文森專利家族提起無效之訴，部分勝訴、部分敗訴，且在中國大部分的專利都被認定無效。英國一、二審法院之後為與前述第(1)案相同之判決，被告等均提起上訴。
- 英國最高法院以全席無異議判決維持原審判決，並闡明以下議題：
(1) 管轄權議題-英國法院具有管轄權，並得在未經雙方同意之情形下適當行使以下權力：（a）倘法院確定實施者拒絕SEP持有者「全球」專利組合之FRAND授權協議，英國法院有權核發禁制令，並（b）確定授權金之費率以及其他授權條款
- 根據產業慣例，標準必要專利本即得以「全球」為其授權範圍：
在產業慣例上，標準必要專利權人通常享有多國專利組合，而其實施者亦在多國行銷其產品，且電信產業的SEP 持有者經常也是實施者，有與同業交叉授權之需求，參以消費者亦常持行動通訊裝置跨國移動，且在不同國家間分別提起專利有效性以及侵權訟爭亦有費用考量；因此，電信產業絕大多數之SEP都是以「全球」為範圍進行合理的授權。原審以此認定本件兩造均為跨國公司，在雙方合意之情形下討論全球專利授權事宜符合業界慣例並無違誤。
- ETSI的IPR政策已透過契約賦予英國法院對於FRAND原則適用與否之國際管轄權：
－基於專利屬地原則，英國法院固然原則上僅能對英國核發專利之有效性以及侵權與否加以審理。然而ETSI已透過前述「IPR政策」，以契約賦予英國法院管轄權，得以決定授權專利組合中包含外國專利之部分。
－華為抗辯ETSI的「IPR政策」並不排除實施者分別向各SEP核發國爭執專利有效性或侵權與否之權利，因此「IPR政策」解釋上應僅限於確認涉及英國之SEP授權條款及其專利有效性/侵權爭議。惟ETSI的「IPR政策」制定目的不僅是避免「專利箝制」，同時亦平衡兼顧SEP持有者公平取得適當報酬之權益，華為抗辯SEP持有者僅能向各該SEP核發國主張專利有效性或者侵權與否，有悖於「IPR政策」制定目的。
－ ETSI的「IPR政策」有其制定之外部背景：
電信產業的經營者或其受讓人可能持有數百或數千項國際專利組合，此些專利可能與標準必要專利有關。但實際上SEP持有者和實施者均無法逐一測試全部專利之有效性及侵權與否。實施者有興趣的是獲得SEP授權後，得以儘快將產品投放市場，並且避免SEP侵權事宜。因此，實務解決方案是SEP持有者提供授權聲明，說明其含有SEP的國際專利投資組合，組合中的專利有效性自始即因未經完全檢驗而具有不確定性，而此種不確定性也反映在授權價格，SEP實施者透過付費取得某程度的確定性(即專利權人不得在各國對其授權實施者據其專利聲請核發禁制令)；倘若實施者對於專利組合中之特定專利有效性或者侵權與否有特別顧慮，得以在授權條款中保留挑戰該等專利有效性之權利，並要求在挑戰成功時對應降低權利金。
－華為雖然抗辯：「IPR政策」亦包含禁止SEP持有者向國家法院對SEP實施者聲請禁制令救濟，但該政策之目的是為鼓勵雙方以達成授權協議之方式避免訴訟(包括聲請禁制令)，因此要求SEP持有者以不得撤回之承諾聲明：將會以FRAND原則授權給有需利用SEP之實施者，並同時排除對後者聲請禁制令之權利。
－華為稱：SEP實施者透過商業談判自願達成的協議，與透過法院強加的義務迥然有別，法院不能強人所難。惟法院認為「IPR政策」已經設想到法院可以決定爭議的授權協議條款是否符合FRAND原則，且法院在進行前述評估時亦應探詢現實世界中的商業實踐情形。
－相關外國法院之判決亦顯示，各國法院在適當的情形下會審理FRAND原則下之國際授權議題。
(2)「不便利法庭」原則
- 本議題僅在「康文森訴中興通訊及華為」案被據以為上訴理由。華為以及中興主張：其等雖均在英國設立登記子公司，但集團總公司設立登記地以及產品主要製售地均在中國，因此中國法院相較於英國法院更適合審理本件爭議，聲請暫停本件訴訟程序直到中國法院對於康文森在華對應專利之有效性做出確定判決為止。
- 「不便利法庭原則」要求英國法院確認由哪一法院審理對爭訟雙方更合適。本件訴訟之實質爭點在於全球FRAND授權條款以及(如華為以及中興通訊所述)英國專利侵權與否及其有效性。且法院審理是否符合FRAND原則，是為確認SEPs持有者聲請核發禁制令是否違反其與ETSI間之契約義務，此種因契約賦予之管轄權應獲得締約雙方之同意，本件至少康文森並未同意中國法院具有審理國際FRAND原則之管轄權，因此相較於中國法院，英國法院更適於審理本件爭議。
- 至於是否暫停本件訴訟程序屬於英國法院對於「案件管理」之職權，即使本件訴訟程序不暫停也無違法之虞。
(3)「FRAND」原則下之「非歧視性」議題
- 本議題在對無線星球上訴案中提起，華為主張根據FRAND原則下「非歧視性」之子原則，除非客觀上有給予不同待遇之理由，否則無線星球應提供其與「三星」間相同或類似的授權條件(全球授權費率)予華為。
- 法院認為無線星球並未違反「FRAND」之「非歧視性」原則，並闡明：ETSI的IPR政策要求SEP持有者（如無線星球）以「公平、合理和非歧視」的條款及條件進行授權，這是一項綜合義務，而非三項個別的義務，「非歧視性」被用以作為衡量授權條款整體是否「公平」或者「合理」，並縮小了前述標準的衡量範圍。又授權「非歧視性」並非刻板要求SEP持有者以相同的條款授予最優惠費率給所有類似的被授權人，而是提供所有市場參與者一個符合FRAND 原則的個別授權金費率。因此，授權金費率得基於個別專利組合的市場價值加以調整。此一論據可從ETSI以往刪除了在FRAND承諾中，要求SEP持有者聲明提供「最優惠授權條款」(most favourable licence)給所有被授權人之歷史即可得到印證。
(4) 違反競爭法之議題
- 在對無線星球之上訴中，華為據歐盟法院「華為v 中興通訊」之判決（case C-170 / 13）辯稱，無線星球聲請核發禁制令前僅通知涉有侵權，並未提供FRAND授權，因此，聲請核發禁制令之行為應視為濫用其市場支配地位，違反《歐盟運作條約》第102條之規定。
- 惟法院認為：在完全未通知涉嫌侵權者即逕行聲請核發禁制令之情形，的確違反《歐盟運作條約》第102條之規定。但前述所謂「通知」的形式則可取決於案例情況而定，歐盟法院「華為v 中興通訊」之判決（Case C-170 / 13）反映的是只有在涉嫌侵權者表示有「意願」以 FRAND原則達成授權協議時，SEP持有者才有義務以FRAND條款提出授權要約，而涉嫌侵權者有無接受授權的意願依個案情節而有不同，因此「華為v 中興通訊」判決揭示的通知形式並非強制規定。實際上，在本件無線星球亦已表示願意依法院確定FRAND原則授權予華為，因此，法院認為無線星球並無濫用市場支配地位之情形。
(5) 補救措施之議題
在兩件上訴中，華為都爭辯即使其侵犯涉案的SEP，法院亦不應核發禁制令，更適當以及合乎比例原則的侵權補救措施是由法院判決相當於涉案英國專利權利金之損害賠償，因為SEP持有者至多也僅能從此範圍獲利。惟法院認為：華為的主張是以SEP持有者可能以禁制令為手段威脅實施者，藉以收取昂貴權利金才有的考量，在本案SEP持有者均已受到IPR政策之拘述，除非已依FRAND原則提出授權，否則無法行使聲請核發禁制令之權利；且損害賠償亦不能完全替代禁制令之效力，因此，華為此項上訴並無理由。
1 可參見本所109年7月17日「德國聯邦最高法院對FRAND原則適用之最新見解( Sisvel v. Haier)」 報導。