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沈思吟

一、前言

由於醫療診斷方法大多利用自然法則或已知的實驗方式對樣本進行分析，故涉及醫療診斷方法的相關發明經常受到專利標的適格性之挑戰，前已有許多生物相關專利適格性探討(註1)(註2)。本案例為關於一種藉由檢測哺乳類動物中的肌肉特異性酪氨酸激酶（muscle specific tyrosine kinase，下稱MuSK）之自體抗體，而診斷神經傳導障礙的醫療診斷方法。

二、案件背景

Athena Diagnostics, Inc. （本案原告，下稱Athena）為美國專利第7,267,820號名稱「神經傳導障礙」的專屬被授權人，其於2015年6月2日在美國聯邦地方法院對Mayo Collaborative Services, LLC.（本案被告，下稱Mayo）提出專利侵權告訴，Athena指稱Mayo研發出的兩種檢測方法侵害其專利。在2015年前，Mayo原為Athena客戶，Mayo提供MuSK自體抗體測試的訂單請Athena進行檢測，之後Mayo開始研發前述被控侵權的兩種檢測方法，開始於市場上與Athena競爭。

Mayo針對Athena所提出的侵權告訴，依據美國聯邦民事訴訟規則Rule 12(b)(6)，請求地方法院駁回原告之起訴（motion to dismiss），理由為系爭專利之申請專利範圍因不符合美國專利法第101條的規範，不具專利適格性而無效，專利權既不存在、則無侵權可言。

美國聯邦地方法院於2017年8月4日作出判決，同意Mayo提出的駁回起訴之請求，認為系爭專利不符專利適格性的規範；Athena不服，向美國聯邦巡迴上訴法院（下稱CAFC）提出上訴。CAFC合議庭（divided Federal Circuit panel）於2019年2月6日作出確認維持地方法院之判決結果；Athena不服，請求法院進行合議庭再聽證或是進行全院聯席審理，CAFC於2019年7月3日以七比五的投票結果駁回Athena的請求；Athena又於2019年10月1日向最高法院提起請求移審（Petition for a writ of Certiorari），最高法院於2020年1月13日駁回請求。

研究發現，重症肌無力（myasthenia gravis，下稱MG）為一種患者體內會產生對抗乙醯膽鹼受體（acetylcholine receptor）的自體抗體，造成肌肉無力和易疲勞的自身免疫性神經肌肉障礙性疾病，此自體抗體會將病患本人的蛋白質視為外來抗原而造成免疫疾病。有80％的MG患者體內會產生乙醯膽鹼受體的自體抗體，而有20％的MG患者體內雖不具有乙醯膽鹼受體的自體抗體，但仍有相關症狀。

系爭專利「神經傳導障礙」為一種用於診斷重症肌無力患者的醫療診斷方法。發明人發現，前述20％的MG患者會在體內產生對於被稱為MuSK之一種薄膜蛋白質的自體抗體，在此之前，從未發現有任何疾病與MuSK相關聯。系爭專利的主要實驗步驟為，首先產生一個人造的分子MuSK或MuSK片段，以被稱為¹²⁵I的碘放射性同位素將其標定(labeling)。此¹²⁵I-MuSK在自然界中不存在，為一種在實驗室中產生而具放射性之人造形式的MuSK分子，所以很容易可以被偵測到。於系爭請求項的操作步驟中，將¹²⁵I-MuSK與諸如血液樣本的體液樣本接觸，若樣本內有對抗MuSK的自體抗體，它們就會與¹²⁵I-MuSK結合，產生一個自然界不存在的第二複合物(second compound)：¹²⁵I-MuSK與抗MuSK自體抗體的「複合體(complex)」。接著使用免疫沉澱法(immunoprecipitation)將¹²⁵I-MuSK與抗MuSK自體抗體的「複合體」從周圍液體分離。在此步驟中，引入(通常來自動物的)次要抗體，此次要抗體會與¹²⁵I-MuSK與抗MuSK自體抗體的「複合體」結合，形成自然界不存在的第三種組成物(third composition)。接著可用離心機來將此第三種組成物從其它液體中分離出來。最後觀察放射性標記，若沒有偵測到放射性訊號，則判斷此體液樣本不含有MuSK的自體抗體，若有偵測到訊號，代表此體液樣本含有MuSK的自體抗體，這表示提供此體液樣本者存在MuSK相關的疾病。

本案系爭請求項主要為請求項第6至9項，地方法院主要針對第7至9項內容分析，內容為：

系爭請求項涉及「發現」一自然法則以及觀察此自然法則運作的一些特定步驟，系爭請求項陳述一自然法則，亦即發現在一病患之體液樣本中自然存在的MuSK自體抗體，此自體抗體可由與MuSK/自體抗體複合物結合的¹²⁵I標記所偵測出，進而指示出此病患為患有MuSK相關神經疾病者。系爭專利的說明書亦強調了發明人發現此自然法則，並解釋發現20%的MG患者體內雖不具有乙醯膽鹼受體的自體抗體，但會在體內產生MuSK的自體抗體，且說明書內提及檢測體液樣本內自體抗體的具體步驟可根據已知的免疫分析技術來完成。

三、美國地方法院見解  

美國地方法院應用美國聯邦最高法院在Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. 66 (2012)(註3)（下稱Mayo案）與 Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014)(註4)判決中所建立的二步驟分析法測試來分析系爭請求項是否具專利適格性。第一步驟為判斷系爭請求項內容是否指向（directed to）自然法則、自然現象或抽象概念，若為肯定，則再確認系爭請求項是否包含一額外之技術特徵，足以將請求項之本質轉換為一具有專利適格性的應用，若為肯定，則該專利請求項具有專利適格性，若為否定，則該專利請求項不具有專利適格性。地方法院認為，系爭請求項主要技術內容為以¹²⁵I標定之MuSK與在體液內之MuSK自體抗體進行相互作用後，觀察此相互作用後的產物，而此相互作用僅屬於自然法則，並未提供進一步的發明概念（inventive concept）。此外，系爭專利於其說明書中明確記載，其所使用的主要技術，如：碘化（iodination）與免疫沉澱（immunoprecipitation）以及整體放射免疫分析法…等，皆為在申請時此相關領域中已知的標準技術。故系爭請求項指向自然法則，且並未將系爭請求項之本質轉換為一具有專利適格性的應用，不符合美國專利法第101條專利適格性的規範而使專利無效。

四、CAFC見解

AFC合議庭同樣採用二步驟分析法來分析系爭請求項，於2019年2月6日作出確認維持地方法院判決的結果中提到，在二步驟分析法的步驟一中，合議庭多數法官認為系爭請求項指向自然法則，此自然法則為「在體液內MuSK自體抗體與如MG的MuSK相關神經疾病之間的關聯」。詳言之，系爭請求項描述了一系列的化學反應去偵測MuSK的自體抗體，但此僅提供公眾另一種審視MuSK自體抗體與MuSK自體抗體相關疾病之關聯的方式。多數法官意見認為，系爭請求項所提及的關聯性不需任何人類行為介入而存在於自然界中，因此，系爭請求項無爭議地指向不具專利適格性的自然法則。雖然系爭請求項並未意圖搶佔（preempt）MuSK自體抗體與MuSK自體抗體相關疾病的關聯，但仍不足以使得系爭請求項具專利適格性。即使Athena主張，先前未曾有人以此技術來偵測MuSK自體抗體而診斷MG，但於步驟二中，多數法官仍認為系爭請求項雖提及使用人造分子（亦即，放射性標記¹²⁵I），但此僅為採用標準技術來檢測或觀察自然法則，故系爭請求項不具發明概念。最後，多數法官提到，即使使用自然法則，請求「疾病的自然原因和眾所周知的觀察手段」之發明與請求「自然法則的應用」或「疾病的新治療方法」的發明是有所區別的，前者（「疾病的自然原因和眾所周知的觀察手段」）不具專利適格性、但後者是具有專利適格性的，因為後者並未請求自然法則本身。

Newman法官持不同意見，認為系爭請求項應為具專利適格性的化學生物醫療程序，因系爭請求項並未針對發明人所發現的「現象」請求專利，而是應用此發現，創造一種針對先前無法診斷之神經系統疾病的診斷方法。一般而言，對新穎且非顯而易見的診斷方法提供專利保護，將會推動科學與相關技術的發展，但由於聯邦最高法院於Mayo案中說明了生物材料的存在與疾病之間的關聯性僅為一種自然法則，且純粹使用傳統或顯而易見的先前解決方案，一般不足以將不具可專利性的自然法則轉換成為具專利適格性的應用。無論個別法官是否同意本案系爭請求項僅提及一種自然法則，先前的判例（即Mayo案）造成多數法官沒有餘地作出不同的結果。

CAFC於2019年7月3日以七比五的比例，拒絕Athena請求法院進行合議庭再聽證或是進行全院聯席審理，並提出了八份協同意見與不同意見書。簡言之，有七位法官認為，即使他們對此存疑，CAFC仍然需受到Mayo案判例的拘束力，作出系爭請求項為不具專利適格性的裁定。其餘五位法官則認為，此僅為CAFC對Mayo案的誤解，才會造成如此的裁定。

法官Newman重申其在合議庭中的不同意見，認為應該將系爭請求項整體一起考量(as a whole)，而非將各個步驟拆解開，且提出Mayo案並未建立起只要是診療方法就是不符合專利適格性的規則；CAFC對本案的裁定，與法規規範內容、及CAFC先前的一些關於治療方法的判例並不一致，CAFC判定系爭請求項不具專利適格性，實為錯誤的擴張了對Mayo案例的解釋，因此，全院聯席審理是需要的。而法官Moore(及法官O'Malley等人)在其等之不同意見書中則是提出全院聯席審理不是必要的，應由最高法院的進一步判決或由國會的立法層級(例如，修法)，來處理分歧與混亂的意見及爭議，以對社會與市場發展相關技術有所助益。

對於CAFC的裁定，Athena進而向聯邦最高法院提起請求移審(Petition for a writ of Certiorari)主要理由有三，第一，最高法院應檢視本案以澄清最高法院的先前判例；第二，CAFC的裁定將威脅且破壞重要的醫療創新；最後，Athena聲稱本案例為澄清診斷方法之專利適格性的理想媒介。

Athena於移審請求書中提到，CAFC法官意見之分歧實為前所未有的呼救，希冀聯邦最高法院能闡明醫療診斷測試的專利適格性判斷，並請求聯邦最高法院針對該如何恰當的應用美國專利法第101條提供指引。

Athena進一步指出，雖然CAFC拒絕了合議庭再聽證或是進行全院聯席審理之請求，但CAFC也表示，具有充分的實用性且足夠明確的診斷方法應當具有專利適格性。CAFC法官之間達成「迫切需要最高法院的複審」的廣泛共識。然而，聯邦最高法院在2020年1月13日駁回了Athena的請求，造成輿論一片譁然。

五、結論

本案最終發展結果導致許多藥學與生物研究相關機構提出抗議，並且認為這樣的結果將會阻遏廠商投入研發能量、對於整體社會福祉造成負面影響。如同法官Moore及O'Malley等人於不同意見書中所述，對於專利適格性判決標準的不明確與分歧，恐僅能留待立法層級進行修法才能解決。實際上，在2019年6月美國參議院智慧財產權小組委員會已針對美國專利法第100、101以及112條的修正草案(註5)舉辦了聽證會，若能透過法條修正以及將法條中的名詞定義明確化，或許是可使法官從先前判例解套的一個出口。 雖然由本案的判決結果觀之，似乎導引出CAFC恐將所有診斷方法都視為不具專利適格性標的之結果，但實務上觀察到，自從2019年1月4日美國專利及商標局（USPTO）在其網站上發佈了新修訂的專利標的適格性審查指南（2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance）(註6)後，過去一年以來，USPTO對於發出專利標的不適格的核駁的態度逐漸趨於和緩，即使於案件審查階段收到請求項不符專利適格性的核駁，在答辯的過程中只要強調請求項可整合於法定例外的一實際應用，答辯成功的機率也很高。 為有助於避免遭遇專利標的適格性核駁的問題，建議於撰寫說明書時，應將發明整體可達到的特定效果、或在特定領域中可解決的特定問題與特定應用完整地陳述於說明書中。此外，亦可於收到核駁意見通知書之答辯階段，強調發明在特定領域中的實際應用以及透過何種特定手段解決問題，並且於答辯階段中保持立場的一致性，注意禁反言的規範(註7)等，如此應有助於日後發生訴訟事件時之攻防。

※ 註釋 ※