智慧財產專業團體

賴蘇民  律師

一、前言

2020年初由於COVID-19肺炎疫情的爆發，對全球經濟與人們的生活型態都帶來衝擊。為遏止疫情蔓延所採取居家辦公及社交距離等因應措施，使得人們有更多時間待在家中，反而使得某些宅經濟產業逆勢成長，其中之一便是本文報導案件相關的動畫電玩遊戲業。本件原告專利權人McRO, Inc.(下稱McRO)以Planet Blue名稱經營電腦動畫影像事業，在2012年向十多家知名的動畫遊戲開發公司，包括BANDAI NAMCO(萬代南夢宮)、Sony Computer Entertainment、LucasArts、Blizzard、Disney Interactive Studios等(下稱遊戲開發公司)提起一系列專利侵害訴訟，由於訟爭專利係有關可產生3D動畫的電腦軟體專利，攻防間之爭點頗值得參考。首先就是美國專利法第101條適格專利標的問題，原本地方法院在2014年先判決認定McRO所主張的二件專利請求項係構成使用相關規則之抽象概念應用而不合第101條規定(註1)。案經上訴，CAFC不同意原審見解而認定McRO專利屬於適格專利標的，在2016年9月廢棄發回地方法院(註2) (下稱第一案)。

縱使第一案獲得CAFC有利判決而通過適格專利標的考驗，但McRO還是没能從此一帆風順，第一案發回後地方法院先後又作出二個不利McRO的簡易判決與後續的終局判決：一為專利不侵害；另一則是因說明書欠缺可據以實現(enablement)要件而無效。McRO不服再次上訴。本文要介紹的是CAFC於2020年5月20日對第二個上訴的判決(註3)(下稱第二案)。

二、專利技術簡介

第二案中，McRO主張的美國專利第6,611,278號(下稱278專利)係關於一種自動產生動畫的方法，可以產生3D人臉在說話時的嘴唇與臉部表情。說明書揭示，該方法使用二個基本建構單元：一為音位(或稱音素，phoneme)；一為形變目標(morph target)。說明書指出，音位乃最小語音的單元且可以對應至單一聲音。形變目標則是一個說話發音時嘴形位置的模型，係以相對於閉口不語時的人臉嘴形(稱中性嘴形位置，neutral mouth position)的變化位置來定義，所以形變目標可以理解為隨著不同的音位而有不同的人臉嘴形位置變化。專利再提到在每一個形變目標上都會有一組許多的頂點(vertex)，這些頂點在所有的形變目標(中性嘴形位置亦同)上都會有相一致的拓樸結構對應。這部分為便於讀者了解，本文試著予以說明：以上描述可想為將人臉3D圖像表面劃分成為許多區塊，每一區塊以一個空間位置來代表即所謂頂點。不說話時中性嘴形位置的該組頂點可作為參考位置原點，當發出某個音位時人臉會有臉型嘴形位置變動，即所謂形變目標。形變目標也有對應劃分的區塊頂點，相較於中性嘴形位置之對應區塊頂點則會產生位移，這個位移就是以下討論的變量(delta)。說明書明白表示，基於此等對應，每一個形變目標都可以由中性嘴形位置加上一組的變量(delta)來定義，其中每一個變量則是一個頂點特定的向量(vector)。本文要再補充說明，至此本件解釋專利範圍的重要爭議已經出現─就是這個向量的意義為何？透過以上說明，或可知悉所謂的變量delta其實是一個空間位置向量，這的空間向量的方向及距離則表示形變目標頂點相對於中性位置頂點的在空間座標上的位移，所以只要用向量的加減法就可以描述中性位置頂點、形變目標頂點與變量三者的關係。如下所述，這部分是本件專利範圍解釋的核心，也是法院認定不侵的主要理由。

說明書進一步指出，習知動畫技術為了產生一特定臉部表情的動畫，動畫師會定義許多的形變目標以及對應的變量，且指定一個純量值的形變權重(morph weight，通常為0到1的數值)至每一個目標上。接著，動畫師會選一個參考模型上的頂點，以之加上一個對應變量乘以形變權重，再重複這個過程至所有的形變目標後，動畫師會將結果向量加總並繼續次一個參考模型頂點。而針對選自中性模型的每一個頂點，這樣的流程可用下列公式描述：

其中│result│、│neutral│、│delta set_x│的│ │符號代表向量，而形變權重morph weight_x則是純量。

以上是278專利自承的先前技術，要點在於，以前動畫師必需人工自行設定每一動畫格的適當權重數值，所以非常耗時費力，即使是以設定關鍵格(keyframe)並搭配電腦程式內插方法來產生，也是非常煩瑣而不夠精確。相較之下，278專利則可以使用形變權重組(morph weight sets)來自動產生動畫。茲附上McRO主張有侵害的請求項1中英文內容，供有興趣的讀者參考：

「1. 一種用於3D角色之嘴唇同步化及臉部表情的自動動畫方法，包含：(A method for automatically animating lip synchronization and facial expression of three-dimensional characters comprising)

取得一第一組規則的步驟，該組規則定義一形變權重組串流為音位序列及該音位序列相關聯時間的函數之步驟；(obtaining a first set of rules that defines a morph weight set stream as a function of phoneme sequence and times associated with said phoneme sequence;)

取得多數個次序列時間音位對應至該3D角色之一所需聲音序列之步驟；(obtaining a plurality of sub-sequences of timed phonemes corresponding to a desired audio sequence for said three-dimensional characters;)

產生一輸出形變權重組串流，係藉由應用該第一組規則至每一次序列之該多數個次序列時間音位之步驟；以及(generating an output morph weight set stream by applying said first set of rules to each sub-sequence of said plurality of sub-sequences of timed phonemes; and)

應用該輸出形變權重組串流至一輸入序列動畫角色以產生一輸出序列具有嘴唇及臉部表情同步化至該聲音序列之動畫角色之步驟。(applying said output morph weight set stream to an input sequence of animated characters to generate an output sequence of animated characters with lip and facial expression synchronized to said audio sequence.)」

三、CAFC的判斷

前言中提到在第一案，CAFC並不認同原審認為McRO專利非屬適格標的之意見，CAFC先解釋了申請專利範圍，之後採用美國最高法院的Alice二步驟測試判斷，在第一步驟即認定McRO專利的申請專利範圍並非抽象概念，故非不適格專利標的，而不必進行第二步驟判斷。至於在第二案，爭點之一是專利不侵害，另一則是專利效力的可據以實現要件，CAFC第二案的判決理由也是從專利範圍解釋的確立來開展。

(一) 專利範圍的解釋與不侵害

誠如前述，原被告雙方對解釋專利範圍爭執重點在於向量之意義為何。被告主張請求項1的形變權重組(morph weight set)必需是三度空間的向量，理由是作為解釋專利範圍內部證據，說明書已載明，形變權重組係由變量組(delta set)來定義，而變量組在說明書中很明確的是一種向量。至此原告也没有不同意見，只是接下來何謂向量？會因為是採取狹義或廣義的見解，而對專利範圍的寬窄形成重大影響，故兩造頗有歧見。

在說明CAFC的解釋結論之前，必需先岔開一下話題轉到被告各家動畫遊戲開發公司皆有使用到被控侵害的軟體FaceFx或Annosoft，這些用以形成臉部動畫的軟體所用技術稱為骨幹動畫(bones animation，下稱bones)，bones方法當在產生由中性嘴形位置到形變目標對應區塊頂點的變化時，是使用一種矩陣轉換(transform)的方式，由一個4x4矩陣來進行轉換。何以向量的意義對本件結論居關鍵地位？因為若採狹義的三維空間向量見解，以三維直角座標系統為例，所謂向量係指三度空間中具備長度與方向性的指向，有對應於xyz軸三個分量，如此則4x4矩陣並不符空間向量定義，此為被告遊戲開發公司所主張，亦為地方法院認同作為不侵理由。相對的，原告McRO則主張廣義的向量，宣稱只要是一組數目的序列都稱為向量，所以4x4矩陣可以看成是一組16個數字的序列向量，而對於電腦處理資料的方式上而言，不論是向量或矩陣兩者並無不同，故McRO引用電腦圖學教科書以及專家意見來背書。這樣的外部證據自然不敵內部證據，CAFC使用Philips v. AWH Corp.案的解釋方法，把請求項放在整個專利包括說明書的前後文來看，認定向量應採狹義看法故為三度空間幾何意義的向量。再者，CAFC強調前述說明書中的公式│result│=│neutral│+ Ʃ│delta set_x│*morph weight_x也會呼應這個觀點，前已指出，公式中│ │符號是向量的意思，既然│result│及│neutral│都是三度空間向量，則│delta set_x│也必需是三度空間向量，才能使等號成立。因此，就侵害與否部分，CAFC維持地方法院不侵害的見解。

第二案在專利範圍解釋確立後幾乎勝負已定。其實，專利範圍解釋的結果並不只攸關第二案侵害與否的判斷，即使是第一案的第101條適格專利標的問題，或以下所述的第二案第112條據以實現要件的判斷也有影響。

(二) 不可據以實現？

美國專利法第112條第1項規定有關專利說明書的揭露要件，即文字敘述(written description)、據以實現(enablement)與最佳模式(best mode)，其中據以實現的規範內容為：「說明書應包括發明的文字敘述…以使得任何發明所屬領域、或與發明最接近關聯領域之技藝人士，能據以製造及使用該發明(The specification shall contain a written description of the invention…as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same…」簡單講，即說明書的敘述要能據以實現所請求的發明。然而，由於所請發明(即申請專利範圍)通常會以較上位的方式撰寫，據以實現要件雖不要求需敘述發明所有可能的實施方式，但判例指出，對所請求範圍還是要有「合理的據以實現(reasonable enablement)」，要合乎合理要求，說明書必需要教示技藝人士如何可以製造以及使用該發明的完整範圍而不需過度實驗(without undue experimentation)。在此必需留意的是，許多判例皆強調，第112條據以實現要件所要求被實現的規範對象，僅以所請發明為限，而不及於申請專利範圍以外的事項(註4)。所以前面曾經提到，專利範圍解釋的結果會對於可據以實現要件的判斷結論具有攸關性。另外，也要留意到，要挑戰專利效力包括可據以實現要件在內，負舉證責任的一方必需提出明白而信服(clear and convincing)的證據(註5)。

在第二案中，原審地方法院之所以認定278專利無法據以實現，主要依據被告遊戲開發公司的專家證人所提出的二個具體例子：一為前述被控侵權軟體使用的bones技術，另一個則是稱為BALDI的系統，以這二個例子作為認定請求項1中第一組規則(first set of rules)限制要件無法據以實現的支持。前已論及，bones方法是使用矩陣轉換的方式，由一個4x4矩陣來進行線性轉換，被告專家證人表示，278專利完全没有建議發明人已能掌握到關於bones方法這種特定的規則組，而該規則組可以定義一形變權重組串流作為音位序列及時間的函數。類似情況，BALDI係使用連鎖的數學公式組，以平衡在模型臉部表情各方面的不同近似音位之影響。被告專家證人指出，BALDI系統提供了一個適切的例子，其使用一種遠比278專利所揭示還要複雜許多的規則，而非278專利所能據以實現。基於以上專家意見，地方法院認定278專利發明之時，所屬領域的技藝人士並不具備相關的工具可以實現完整的請求項1之第一組規則要件。

CAFC指出以上地方法院判斷的幾個錯誤或問題。首先，從CAFC對專利範圍形變權重組的狹義向量解釋，很清楚的，bones並未使用三維幾何向量來移位頂點，同樣的，BALDI對應於個別音位的參數標的值也非代表如專利範圍所指的變量組，且BALDI的公式也不是用來表示由空間位移向量對應頂點的位移。誠如前述，可據以實現要件所要求被實現的客體，僅以所請求的發明為限，而不及於申請專利範圍以外的事項，由於不論是bones方法或是BALDI系統，都不會落入專利範圍裡頭，所以是不相關的實施方式，並非是278專利不能據以實現的適切證據。CAFC接著指出，除了這兩個失敗的具體例證，其他被告針對不能據以實現的說法以及地方法院的說理，都過於抽象且推斷性，CAFC表示，不論是被告或地方法院在判決中所引用許多成功的欠缺據以實現要件案例，沒有一個是只有抽象而廣泛的主張，相反的，能成功挑戰據以實現要件的案例，都具體指出一個有落入專利範圍而無法據以實現的事例，由於本件挑戰專利有效性的一方未能提出明白且信服的證據，CAFC就此部分予以廢棄發回。

四、結論

由以上所介紹的第二案，首先我們可以看到關於美國專利法第112條可據以實現要件的二個訴訟攻防要點：一是要注意可據以實現要件的規範對象，以請求的發明為限，並不及於申請專利範圍以外事項；第二，為成功挑戰可據以實現要件，被告最好能舉證有落入專利範圍且没有辦法被說明書據以實現的具體事例，方能符合無效抗辯之明白而信服舉證責任標準。本件被告遊戲開發公司所提出的bones方法及BALDI系統，依CAFC解釋專利範圍的結果，都不會落入278專利範圍，所以並不是專利無法據以實現的適切證據，其他抽象而廣泛的主張亦不足以支持，是CAFC就此部分予以廢棄發回。

第二案中CAFC先透過解釋專利範圍，將與向量相關的請求項要件解釋為狹義三度空間幾何向量，再以此為基礎針對專利不侵與專利無效的據以實現要件作判斷，顯示專利範圍的解釋結果攸關訴訟成敗。雖然專利侵害與否以及專利有效性，兩者在判斷方法上截然不同，不同的有效性要件(例如進步性與據以實現要件)也有不同的判斷方式。然出於訴訟策略需求，常會見到被告在抗辯專利不侵與專利無效上有著共通的證據關聯與互動。這樣的雙重或多重策略，例如第二案中被控的bones方法，被告除了主張不侵害之外，也用以作為專利無法據以實現的無效抗辯事例，所以bones方法在第二案不僅是侵害分析的測試標的，也是據以實現要件的分析對象。諸如此類被告的不侵與無效互動訴訟策略，也可見於被告主張先前技術阻卻以對抗原告均等擴張的情況，在本質上固然是一個侵害分析題目，然而並不排除被告有迫使原告陷入到底要主張較大權利範圍(以有利侵害但不利有效性)、或較保守的權利範圍(以利有效性但不利侵害)兩難的策略目的。另外，更為直接的，透過「That which infringes, if later, would anticipate, if earlier」這個在一百多年前即已存在而被美國最高法院判例所承認的法則(註6)，若被告能找到一個先前技藝事例，用侵害分析測試該先前技藝有落入專利文義範圍，則被告可能有機會主張專利不具新穎性。

專利範圍的解釋，除了對第二案結果以及上述訴訟策略的成敗都至為關鍵之外，對於第一案的適格專利標的判斷也很重要。McRO所主張的是電腦軟體專利，相似的專利類型如商業方法、人工智慧或金融科技專利等，在撰寫專利範圍時，能否通過適格專利標的門檻自有詳加考量的必要。此類型專利在審查過程中，或因前案證據不易檢索，或因審查人員不甚了解技術內容，而獲得准許。然而行使權利時，特別是此類專利常有方法請求項，原告要先面對如何蒐證的重大難題，準備訴訟進行侵害分析時就專利的範圍也要對未來法院可能的解釋預留一定空間，進入訴訟後，誠如第一案及第二案歷程，由於被告可靈活運用的防禦策略很多，原告都必需予以評估並審慎應對。

※ 註釋 ※